Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI
Berna, 30 aprile 2025
Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
BK-D-BB8A3401/1090
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
Il 15 marzo 2024, il Parlamento ha approvato la revisione parziale della legge federale del 25 giugno 19541 sui brevetti d’invenzione (LBI). Il termine di referendum è decorso infruttuosamente il 4 luglio 2024. Nel quadro di questa revisione, che trae origine dalla mozione 19.3228 Hefti «Per un brevetto svizzero al passo con i tempi», il Parlamento ha deciso in sostanza le seguenti modifiche della LBI:
– introduzione di un esame completo facoltativo relativo al contenuto (esame com- pleto) di una domanda di brevetto, vertente anche sull’adempimento dei requisiti di novità e attività inventiva;
– ricerca obbligatoria e rapporto sullo stato della tecnica per ogni domanda di bre- vetto;
– possibilità di utilizzare atti tecnici in inglese;
– sostituzione della procedura di opposizione vigente finora con una possibilità di ricorso estesa.
L’obiettivo di queste e di altre piccole modifiche è di snellire la procedura di rilascio del brevetto, eliminare ostacoli inutili, accrescere la trasparenza del sistema dei brevetti e rafforzare la certezza del diritto per tutte le parti interessate.
L’approvazione della revisione parziale della LBI (nLBI) impone di adeguare e integrare le disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza, e in particolare quelle dell’ordinanza del 19 ottobre 19772 relativa ai brevetti d’invenzione (OBI) e dell’ordinanza dell’IPI del 14 giugno 20163 sulle tasse (OTa-IPI). L’OBI vigente è entrata in vigore il 1° gen- naio 1978. Molte delle sue disposizioni risalgono all’era predigitale e non rispondono più alle attuali esigenze, evidenti nel contesto internazionale del diritto dei brevetti, di presentare, gestire e conservare elettronicamente il maggior numero possibile di docu- menti.
Le modifiche proposte dal presente avamprogetto eliminano gli esistenti ostacoli alla digitalizzazione, facilitano la trasmissione e la gestione elettronica dei dati e creano i presupposti per l’ulteriore digitalizzazione dell’Istituto Federale della Proprietà Intellet- tuale (IPI) in futuro. Oltre a garantire ai depositanti numerose semplificazioni e miglio- ramenti sul piano tecnico, esse consentono di snellire e velocizzare la procedura di rilascio del brevetto.
Infine, anche la struttura e la partizione dell’OBI, ormai datate e poco chiare a causa delle numerose revisioni parziali subite, vengono adeguate alle attuali prescrizioni delle Direttive di tecnica legislativa4 (DTL).
4 Consultabili sotto: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tec- nica legislativa DTL (stato: 21.3.2025). 3/78
2 Punti essenziali del progetto
Di seguito vengono illustrati sinteticamente i punti principali della revisione dell’OBI (nOBI). I commenti ai singoli articoli figurano al capitolo 3.
– Eliminazione degli ostacoli alla digitalizzazione: l’obiettivo di facilitare la tra- smissione e la gestione elettronica dei dati comporta la modifica di numerose disposizioni dell’attuale OBI.
– Ricerca obbligatoria e rapporto sullo stato della tecnica: d’ora in poi, per ogni domanda di brevetto l’IPI redigerà e pubblicherà un rapporto sullo stato della tecnica. La nOBI disciplina in modo dettagliato i compiti dell’IPI nel quadro della determinazione dello stato della tecnica e le condizioni che devono es- sere soddisfatte per poter rinunciare alla redazione del rapporto.
– Esame completo facoltativo: ai fini dell’introduzione dell’esame completo facol- tativo, nella nLBI5 vengono adeguati l’oggetto dell’esame e le caratteristiche fondamentali della richiesta di esame. La nOBI disciplina i dettagli del nuovo esame dei brevetti.
– Utilizzo di atti tecnici in inglese: la nLBI consente ora di pubblicare domande in inglese, se gli atti tecnici non sono stati depositati originariamente in una lingua ufficiale svizzera. Ciò consente di ridurre notevolmente le traduzioni necessa- rie.
– L’abrogazione della procedura di opposizione dinanzi all’IPI nella nLBI ha reso superflue varie disposizioni dell’OBI, che vengono pertanto abrogate.
– Le disposizioni relative al registro sono armonizzate con le corrispondenti norme valide per i marchi e i design. Viene inoltre introdotta la distinzione tra il registro dei brevetti e il registro dei certificati protettivi complementari: in quanto titoli di protezione indipendenti sui generis, i certificati protettivi complementari (CPC) non figurano nel registro dei brevetti, ma in un registro a sé stante.
– Il presente avamprogetto stabilisce il principio secondo cui una richiesta può essere considerata depositata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa.
– In conformità con la Convenzione del 5 ottobre 19736 sul brevetto europeo (CBE 2000), il numero delle rivendicazioni coperte dalla tassa è aumentato del
50 per cento (da 10 a 15), pertanto, d’ora in poi, una tassa aggiuntiva sarà do-
vuta soltanto a partire dalla sedicesima rivendicazione.
– Ai fini della certezza del diritto e dello snellimento della procedura, il prosegui- mento della procedura viene escluso per diversi termini per i quali finora era prevista tale possibilità: si tratta del termine per presentare il documento di priorità, del termine per la richiesta di inizio anticipato dell’esame completo re- lativo al contenuto, del termine per il pagamento delle tasse annuali e di alcuni termini nel quadro dell’inizio della fase nazionale.
5 FF 2024 685 6 RS 0.232.142.2 4/78
3 Commento ai singoli articoli
3.1 In generale
Revisione totale L’OBI vigente risale al 1977 e da allora è stata sottoposta a diverse revisioni parziali, a causa delle quali la partizione e la struttura attuali dell’ordinanza risultano poco chiare: l’inserimento delle disposizioni in materia di CPC ha, ad esempio, reso necessario l’uso di numerazioni come 127zocties per gli articoli. Occorre pertanto adeguare la struttura e la partizione della nOBI alle attuali prescrizioni delle DTL7. Si intende altresì facilitare la trasmissione e la gestione elettronica dei dati ed eliminare gli ostacoli alla digitalizza- zione esistenti. A tal fine la nOBI viene rielaborata integralmente, per cui si tratta di una revisione totale.
Struttura e partizione Nel quadro della presente revisione totale, la partizione e la struttura dell’OBI sono rielaborate allo scopo di rendere l’ordinanza più chiara e comprensibile. La nOBI pre- vede parti distinte sia per le disposizioni generali che per ogni titolo di protezione. All’in- terno di queste parti le disposizioni sono suddivise in titoli, capitoli e sezioni. In virtù di questa nuova struttura più articolata, diversi dei temi esistenti vengono spostati in un livello di partizione superiore. Infine si procede alla numerazione progressiva degli ar- ticoli, eliminando gli articoli intercalari introdotti con le numerose revisioni parziali.
Lingua e terminologia Il presente avamprogetto è redatto secondo i principi della formulazione non sessista enunciati nella Guida all’uso inclusivo della lingua italiana nei testi della Confedera- zione8. La soluzione suggerita per i testi normativi in italiano è quella del maschile in- clusivo, vale a dire l’utilizzo della morfologia maschile per riferirsi all’intero spettro dei generi. Nell’ambito dei testi ufficiali, il maschile inclusivo viene utilizzato in modo siste- matico negli atti normativi per evitare ambiguità e per non appesantire periodi a volte già complessi. Questa strategia ha infatti il vantaggio di essere economica dal punto di vista grammaticale, poiché riduce vistosamente le variazioni morfologiche e semplifica la costruzione sintattica delle frasi, rispondendo così ai requisiti della comprensibilità e della chiarezza linguistica dei testi ufficiali. Una strategia simile è stata adottata per la versione francese, mentre il testo tedesco segue altre regole (cfr. le spiegazioni in me- rito nel rapporto esplicativo in tedesco).
L’adeguamento dell’ordinanza ai principi vigenti per la redazione dei testi normativi della Confederazione comporta alcune modifiche linguistiche a disposizioni riprese dall’atto in vigore. Questi cambiamenti sono di natura puramente redazionale e non implicano alcuna modifica materiale delle disposizioni.
Infine, la revisione totale dell’OBI viene sfruttata per procedere ad alcune sostituzioni terminologiche nel testo tedesco, italiano e francese, al fine di garantire l’uniformità linguistica con la LBI e la nLBI nonché all’interno dell’ordinanza stessa. Per quanto riguarda l’italiano, il termine «concessione» viene sostituito con «rilascio», che ricorre con più frequenza in entrambi gli atti normativi attualmente in vigore. Al termine
7 Consultabili sotto: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tec- nica legislativa DTL (stato: 21.3.2025). 8 Linguaggio inclusivo di genere – Guida all’uso inclusivo della lingua italiana nei testi della Confederazione. Consultabile sotto: www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e la tradu- zione > Guida al linguaggio inclusivo di genere (stato: 24.3.2025). 5/78
«istanze» è preferito «documenti» in linea con la versione francese, in quanto non si riferisce solo a domande o richieste, ma anche ad atti di altro genere. Il termine «manchevolezze» è rimpiazzato con «difetti», già usato nella OBI in vigore. «Inserto», termine ormai obsoleto, è sostituito con «fascicolo» e «documenti probatori» con «documenti di prova» per uniformità con «mezzi di prova» e sul modello di altre ordinanze relative ai titoli di protezione. Inoltre, il termine «atti tecnici depositati/presen- tati inizialmente» viene cambiato in «atti tecnici depositati originariamente» per unifor- mità con l’articolo 58 LBI. Il termine generico «atti» utilizzato nel contesto dell’immunità derivata da un’esposizione è sostituito con «attestato», che, oltre a essere più preciso, è anche più in linea con le altre versoni linguistiche dell’ordinanza. Il termine «dati» è stato rimpiazzato con «indicazioni» laddove in tedesco c’era il termine «Angaben». Infine si è proceduto a uniformare l’uso dei termini «domanda» e «richiesta» in base alla sostituzione di espressioni prevista dalla nLBI. In singoli articoli vengono apportate altre modifiche minime per uniformare la terminologia o il tenore dei capoversi all’interno della OBI, senza alcuna ripercussione dal punto di vista materiale.
Inoltre, la nOBI stabilisce ora chiaramente che l’IPI tiene un registro a sé stante dei CPC, in quanto diritti di protezione indipendenti sui generis. Questa modifica redazio- nale riguarda diverse disposizioni: negli articoli 160, 170 capoverso 1, 176 capoverso 1 e 184 il termine «registro dei brevetti» viene infatti sostituito con «registro dei certificati protettivi complementari».
3.2 Commento ai singoli articoli
Titolo Il titolo attuale dell’OBI, che menziona unicamente i brevetti (ordinanza relativa ai bre- vetti d’invenzione o OBI), viene precisato e ora fa riferimento anche ai certificati protet- tivi complementari. In questo modo, il titolo viene adeguato a quello dell’ordinanza del 23 dicembre 19929 sulla protezione dei marchi (OPM), che rinvia a tutti i titoli di prote- zione ivi disciplinati (ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di prove- nienza). Inoltre la nozione di «brevetti d’invenzione», ormai desueta, è sostituita con «brevetti». Si tratta di modifiche di natura puramente redazionale.
Ingresso In seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), occorre adeguare anche i rispettivi rimandi nell’ingresso della nOBI. Il rimando all’articolo 59c capoverso 4 LBI (opposi- zione) è stato stralciato, in quanto con la nLBI viene meno la procedura di opposizione dinanzi all’IPI, peraltro mai utilizzata fino a oggi.
Rimangono invariati i rimandi agli articoli 35b (privilegio degli agricoltori: portata e in- dennità), 40d capoverso 5 (licenze obbligatorie di esportazione di prodotti farmaceu- tici), 40e capoverso 5 (disposizioni comuni agli articoli 36–40d), 50a capoverso 4 (esposto dell’invenzione: materiale biologico), 56 capoverso 3 (data di deposito: in ge- nerale), 65 (consultazione degli atti), 140l (CPC per medicinali: procedura, registro, pubblicazioni) e 141 (disposizioni finali e transitorie: misure d’esecuzione) LBI nonché all’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 199510 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI).
9 RS 232.111 10 RS 172.010.31 6/78
Nell’ingresso viene aggiunta la norma di delega relativa alla procedura di proroga della validità dei certificati, alla loro iscrizione nel registro dei certificati protettivi complemen- tari nonché alle pubblicazioni dell’IPI (art. 140s LBI), poiché mancava.
La nLBI prevede anche la delega delle seguenti competenze legislative aggiuntive, ora inserite nell’ingresso: articolo 57a capoverso 4 (rapporto sullo stato della tecnica), arti- colo 58b capoverso 6 (richiesta di esame) e articolo 60 capoverso 2 (registro dei bre- vetti).
Parte prima: Disposizioni generali
Titolo primo: Comunicazione con l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Art. 1 Competenza L’articolo 1 disciplina le competenze per quanto riguarda l’esecuzione della LBI. Sotto il profilo contenutistico, la disposizione coincide con il vigente articolo 1 OBI, ma, in considerazione della nuova partizione della nOBI, vengono modificati i rimandi.
Art. 2 Data di presentazione degli invii postali L’articolo 2 stabilisce quale giorno è considerato data di presentazione per gli invii po- stali recapitati all’IPI. Il contenuto della disposizione coincide con la norma attuale sia nel diritto dei brevetti che in quello dei marchi e del design: condizioni identiche sono infatti previste dall’articolo 14a OPM e dall’articolo 14 dell’ordinanza dell’8 marzo 2002 sulla protezione del design (ODes). Questi articoli costituiscono norme speciali rispetto all’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa (PA).
Art. 3 Lingua Basato sull’attuale articolo 4, l’articolo 3 disciplina un aspetto fondamentale della pro- cedura di rilascio del brevetto, vale a dire le lingue consentite. L’introduzione dell’in- glese come lingua ammessa per gli atti tecnici (cfr. art. 58a cpv. 4 nLBI) impone tuttavia di considerare diverse nuove situazioni. Pertanto, la struttura dell’articolo 3 viene com- pletamente rivista.
La revisione totale è sfruttata per uniformare la terminologia italiana usata nell’arti- colo 4 OBI attualmente in vigore, per cui «istanze» viene sostituito con «documenti» in linea con la versione francese. Questa modifica è di natura puramente redazionale e non ha ripercussioni materiali.
Il principio secondo cui i documenti destinati all’IPI devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera (cpv. 1) rimane immutato. Inoltre, il capoverso 1 stabilisce ora espres- samente ciò che prima valeva in modo implicito: mentre la richiesta va presentata in una lingua ufficiale svizzera, gli atti tecnici allegati possono essere essenzialmente re- datti in una lingua qualsiasi al fine di assicurare la data di deposito. Se, tuttavia, non sono redatti né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese, occorre presentare suc- cessivamente una traduzione.
11 RS 232.121 12 RS 172.021 7/78
I capoversi 2–4 disciplinano la lingua in cui l’IPI conduce la procedura di rilascio del brevetto. Questa corrisponde essenzialmente alla lingua degli atti tecnici (se essi sono disponibili in una lingua ufficiale svizzera) o a quella della traduzione presentata suc- cessivamente in una di queste lingue (cpv. 2).
L’inglese non può essere la lingua della procedura, quindi, se gli atti tecnici vengono depositati in inglese, la lingua della procedura sarà il tedesco. All’inizio della procedura, il depositante può però, di sua iniziativa, richiedere una volta un’altra lingua ufficiale svizzera come lingua della procedura (cpv. 3).
Capoverso 4: attualmente, per gli atti tecnici depositati in inglese è previsto un termine di 16 mesi per la traduzione (anziché tre mesi come per le altre lingue non ammesse, cfr. art. 50 cpv. 3 e 4 OBI in vigore). Con la presente revisione, tale obbligo di tradu- zione decade. Ciononostante può accadere che, per ragioni di tempo, gli atti tecnici siano stati depositati in inglese, ma il depositante desideri comunque che vengano esa- minati in una lingua ufficiale svizzera. È peraltro anche nell’interesse del legislatore che atti tecnici in inglese, benché per principio ammessi, siano tradotti in una lingua ufficiale svizzera. Per le domande nazionali, la traduzione a titolo volontario potrà ora essere presentata entro tre mesi dalla data di deposito. Siccome per le domande internazionali tale termine sarebbe già scaduto all’inizio della fase nazionale (svizzera), in questi casi la traduzione volontaria può essere presentata all’inizio della fase nazionale. Se il de- positante si avvale della possibilità di presentare una traduzione volontaria, la lingua della traduzione diventa anche lingua della procedura. Lo scopo di questa soluzione a più livelli nei capoversi 2–4 è, da un lato, di evitare cambiamenti di lingua e, dall’altro, di permettere all’IPI di comunicare con i depositanti, per quanto possibile, nella lingua degli atti tecnici.
Per evitare cambiamenti di lingua, il capoverso 5 stabilisce, come già l’attuale articolo 4 capoverso 3 OBI, che, una volta scelta, la lingua degli atti tecnici va mantenuta. Questo vale sia per la procedura di rilascio del brevetto sia per un’eventuale successiva pro- cedura di rinuncia parziale. Se il depositante si avvale della possibilità di presentare una traduzione volontaria, eventuali modifiche successive devono avvenire nella lingua della traduzione. Questa norma implica anche che la lingua de gli atti tecnici rilasciati dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) – che corrisponde anche alla lingua della proce- dura dell’UEB – è determinante anche per gli atti tecnici di rinunce parziali relative a brevetti europei presentate in Svizzera.
I capoversi 6 e 7 disciplinano ulteriori requisiti di traduzione: nel capoverso 6 (corri- spondente all’attuale art. 4 cpv. 4 OBI) il termine «altri scritti» viene adeguato alla nuova terminologia («documenti») e integrato con «diversi dagli atti tecnici» per speci- ficare il diverso trattamento dei documenti che non sono atti tecnici (consentiti solo in una lingua ufficiale svizzera) rispetto agli atti tecnici (consentiti sia in una lingua ufficiale svizzera che in inglese).
Il capoverso 7 corrisponde all’attuale articolo 4 capoverso 5 OBI. La modernizzazione linguistica (passaggio dal passivo all’attivo per garantire una maggiore comprensibilità) non ha ripercussioni sul contenuto del capoverso. Il capoverso è ampliato con l’alter- nativa dell’inglese, affinché i depositanti che presentano documenti di prova in inglese non debbano tradurli. Come finora, sono fatte salve le disposizioni speciali in materia di documenti di priorità (art. 53 cpv. 2) e di attestato dell’immunità derivata da un’espo- sizione (art. 59 cpv. 3; per il termine «attestato» v. commento all’art. 59). Sono invece stralciate le riserve relative alla procedura di opposizione (dato che quest’ultima è stata abrogata) e alla procedura di revoca concernente la proroga della validità dei CPC,
poiché diventate superflue. Nella suddetta procedura di revoca è consentito già oggi l’uso dell’inglese.
La nuova formulazione aperta del capoverso 8, che si basa sull’attuale articolo 4 capo- verso 6 OBI, comprende ora anche le traduzioni presentate a titolo volontario.
I capoversi 9 e 10 si basano sul vigente articolo 4 capoverso 7 e disciplinano i requisiti linguistici delle domande divise (art. 57 LBI) e della richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 30 cpv. 2 LBI). Oltre allo stralcio dei rimandi diventati superflui13, viene eliminato anche il riferimento alla dichiarazione che rivendica una priorità interna (art. 17 cpv. 1ter LBI). Quest’ultima può pertanto essere ora redatta in una lingua diversa dalla rivendicazione di priorità. Poiché d’ora in poi la domanda anteriore potrà essere depositata anche in inglese, il capoverso 9 viene diviso per garantire una maggiore comprensibilità (lett. a per le domande anteriori in una lingua ufficiale svizzera e lett. b per quelle in inglese).
Art. 4 Pluralità di depositanti L’articolo 4 corrisponde all’attuale articolo 5 OBI e rimane invariato dal punto di vista del contenuto, pur menzionando ora, oltre alle domande di brevetto, anche altre do- mande in generale.
Art. 5 Sostituzione di parte Il contenuto del nuovo articolo 5 coincide interamente con l’articolo 4a OPM, introdotto nel 2021, che disciplina il trasferimento del titolo di protezione litigioso nel corso della procedura. Questa norma si è resa necessaria perché né la PA né la legge federale del 28 agosto 199214 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM) contengono disposizioni sulle conseguenze procedurali del trasferimento du- rante la procedura di opposizione di un marchio oggetto di un’opposizione o contro cui viene presentata un’opposizione. Il rimando alle regole previste nell’articolo 83 del Co- dice di procedura civile del 19 dicembre 200815 è giustificato dal fatto che la procedura di opposizione è assimilabile a una procedura civile con due (o più) parti. Mediante l’articolo 4a OPM è stato chiarito che, per i marchi, una sostituzione di parte nel corso della procedura dinanzi all’IPI è consentita anche senza l’autorizzazione degli oppo- nenti.
Per i brevetti si poteva verificare una situazione paragonabile nella procedura di oppo- sizione, che però è stata completamente abolita con nLBI. Se terzi presentano una richiesta di esame completo relativo al contenuto, la questione non si pone, poiché in questo modo essi non diventano parte nella procedura (cfr. art. 58b cpv. 5 nLBI) e il rilascio del brevetto rimane come in passato una procedura con una sola parte. Nella procedura di revoca della proroga della validità di un CPC (cfr. art. 169) sono tuttavia ipotizzabili circostanze paragonabili alla procedura di opposizione. Per tale motivo e ai fini dell’armonizzazione dell’OBI e dell’OPM, appare opportuno introdurre nel presente avamprogetto una norma identica.
Art. 6 Rappresentanza A livello di contenuto, la disposizione corrisponde al vigente articolo 8a OBI. Poiché, conformemente alla prassi applicata già oggi, la versione riveduta dell’OBI distingue tra 13 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in parti- colare commento agli art. 25 e 27. 14 RS 232.11 15 RS 272
il registro dei brevetti e il registro dei certificati protettivi complementari, occorre ade- guare di conseguenza anche il tenore dell’articolo 6.
Una procura che, ad esempio, non è limitata a un determinato affare continua a essere considerata di portata generale, vale a dire non include soltanto tutte le operazioni cor- relate a una domanda di brevetto, ma anche quelle legate a eventuali certificati protet- tivi complementari basati su quest’ultima.
Art. 7 Firma L’articolo 7 corrisponde nel contenuto al vigente articolo 3 OBI. Il capoverso 1 stabilisce ora espressamente ciò che vale già oggi nella prassi a causa del diritto sovraordinato: la firma elettronica qualificata è equiparata alla firma autografa. A causa della nuova struttura dell’OBI, vengono modificati i rimandi.
Nell’ottica della digitalizzazione, già oggi l’IPI cerca di accettare il maggior numero pos- sibile di documenti in formato elettronico. Come finora, il capoverso 3 attribuisce all’IPI la facoltà di designare ulteriori documenti per i quali non è necessaria la firma, renden- doli noti in forma appropriata (presumibilmente nelle sue direttive).
Art. 8 Prove L’articolo 8 corrisponde all’articolo 4b OBI e rimane invariato.
Art. 9 Comunicazione elettronica L’articolo 9 corrisponde all’articolo 4a OBI. L’attuale articolo 4a capoverso 1 OBI, che consente la comunicazione elettronica, risale al 1999 e quindi a un’epoca in cui il diritto sovraordinato non disciplinava ancora i documenti elettronici (cfr. l’attuale art. 21a PA). Oggi risulta superfluo e può quindi essere abrogato.
Titolo secondo: Termini
Art. 10 Computo A livello di contenuto, l’articolo 10 corrisponde al vigente articolo 10 OBI. Malgrado la regola generale per il computo dei termini stabilita dall’articolo 20 PA, esso è necessa- rio perché il diritto dei brevetti prevede termini in mesi e anni. Il capoverso 2 prevede inoltre una regola speciale per il computo dei termini di priorità.
Art. 11 Proseguimento della procedura L’articolo 11, il cui contenuto si basa sul vigente articolo 14 OBI, disciplina, in virtù dell’articolo 46a capoverso 4 lettera i LBI, i termini esclusi dal proseguimento della pro- cedura.
In considerazione della nuova struttura dell’OBI, si modificano i rimandi. Conforme- mente alle attuali convenzioni per i testi giuridici della Confederazione, per ogni punto elencato è indicato un solo termine. Inoltre, viene ampliato l’elenco dei termini esclusi dal proseguimento della procedura. Da un lato, vengono aggiunti i termini derivanti dalla revisione parziale della LBI (nLBI) e dall’esame flessibile del brevetto con ricerca obbligatoria introdotto in tale occasione. Dall’altro lato, la revisione parziale della LBI intende però anche snellire la procedura di rilascio del brevetto e accrescere la certezza del diritto, il che comporta necessariamente l’esclusione dal proseguimento della
procedura per diversi termini esistenti, perché altrimenti terzi sarebbero costretti ad attendere mesi per scoprire se una domanda di brevetto respinta o un brevetto cancel- lato saranno ripristinati. L’ordine in cui i termini sono elencati si basa ora sul ciclo di vita dei brevetti e dei CPC.
Per esigenza di completezza, le lettere a e b del capoverso 1 menzionano ora non solo la firma mancante, ma anche le prove richieste dall’IPI nel quadro dell’articolo 8.
Le nuove lettere c e d escludono dal proseguimento della procedura la presentazione a titolo volontario e obbligatorio di una traduzione di atti tecnici in inglese (cfr. art. 3 cpv. 4 e 10).
Analogamente all’attuale articolo 14 capoverso 1 lettera f OBI, la lettera e esclude dal proseguimento della procedura il pagamento delle tasse di rivendicazione per rivendi- cazioni soprannumerarie. Nella maggior parte dei casi, le rivendicazioni di questo ge- nere possono infatti essere depositate e pagate ex novo, per cui il proseguimento della procedura risulta comunque superfluo.
La lettera f corrisponde al vigente articolo 14 capoverso 1 lettera d OBI, ma è comple- tata con il rimando ai nuovi articoli concernenti l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma, introdotti con la revisione parziale della LBI (nLBI).
I termini di cui alle lettere g, h, i e j decorrono di regola durante l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma e dunque rientrano nel campo d’applicazione della lettera f. Tuttavia possono avere valenza anche in una fase successiva della pro- cedura, per cui devono essere menzionati anche separatamente. La lettera h com- prende ora anche i documenti di priorità, a integrazione della lettera g (dichiarazione di priorità).
Le lettere k ed l corrispondono al vigente articolo 14 capoverso 1 lettera c OBI senza modifiche di contenuto.
Le lettere m ed n concernono i termini nel quadro della redazione del rapporto sullo stato della tecnica e della ricerca necessaria a tal fine. La tassa di ricerca aggiuntiva (cfr. art. 92 cpv. 2) dev’essere menzionata separatamente, in quanto può diventare ri- levante anche in una fase successiva della procedura.
La lettera o riguarda la nuova possibilità di presentare una richiesta di inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto.
La lettera p coincide con il vigente articolo 14 capoverso 1 lettera h OBI senza modifi- che di contenuto.
La lettera q stabilisce ora espressamente che anche i termini nel quadro dell’inizio della fase nazionale (per le domande internazionali si tratta del corrispettivo dell’esame al momento del deposito e dell’esame relativo alla forma per le domande nazionali) sono esclusi dal proseguimento della procedura. Questo vale in particolare per il nuovo ter- mine supplementare assegnato dall’IPI per completare la domanda (cfr. art. 147).
La nuova lettera r stabilisce una regola analoga a quella per i brevetti (lett. f) anche per l’esame (al momento del deposito) dei CPC (inclusi CPC per prodotti fitosanitari, cfr. art. 189).
Con la nuova lettera s viene escluso dal proseguimento della procedura anche il paga- mento delle tasse annuali, in conformità con la CBE 2000 e le disposizioni di altri Paesi. Come finora, le tasse annuali possono comunque essere pagate da due mesi prima del termine fino a sei mesi dopo il termine, vale a dire nell’arco di otto mesi. Con l’esclu- sione del proseguimento della procedura, si elimina però la successiva fase di incer- tezza circa la validità del titolo di protezione, che si prolungava per diversi mesi.
A integrazione dell’articolo 46a capoverso 4 lettera c LBI, la lettera t esclude il prose- guimento della procedura per il pagamento della tassa di reintegrazione così come per il termine per pronunciarsi (cfr. art. 12 cpv. 2 e 3). Ciò è necessario per ridurre al minimo l’incertezza del diritto che esiste comunque per i terzi nel quadro della reintegrazione.
La lettera u corrisponde al vigente articolo 14 capoverso 1 lettera k senza modifiche di contenuto.
Il capoverso 2 resta inalterato e disciplina le conseguenze giuridiche se la richiesta di proseguimento della procedura non adempie le prescrizioni legali.
Il nuovo capoverso 3 codifica la prassi dell’IPI nell’interesse dei depositanti. Siccome la procedura di proseguimento può, a seconda delle circostanze, durare anche diversi mesi, può accadere che nel frattempo diventino esigibili altre tasse (p. es. tasse an- nuali) e che i rispettivi termini di pagamento risultino ravvicinati o addirittura scaduti. Per evitare situazioni del genere, se la richiesta di proseguimento della procedura può essere accolta, l’IPI fattura tutte le tasse nel frattempo esigibili e stabilisce un termine adeguato per il pagamento. Nella versione italiana si è proceduto alla sostituzione del termine «scadute» con «esigibili» per uniformità con il resto del testo dell’ordinanza e in particolare con il titolo degli articoli 14 e 15.
I termini esclusi dal proseguimento della procedura nel quadro delle disposizioni tran- sitorie sono disciplinati nel rispettivo articolo 196.
Art. 12 Reintegrazione nello stato anteriore L’articolo 12 accorpa i vigenti articoli 15 e 16 OBI, che disciplinano la reintegrazione nello stato anteriore. Il contenuto rimane sostanzialmente inalterato.
Il capoverso 2 precisa il tenore dell’articolo 16 capoverso 2 OBI. Per i depositanti non cambia nulla sul piano materiale: se la domanda presenta dei difetti, l’IPI dà loro la possibilità di esprimersi almeno una volta e l’opportunità di correggere i difetti in que- stione (p. es. se la tassa di reintegrazione non è stata pagata) o, qualora i difetti non siano correggibili (p. es. se i termini sono scaduti per colpa del depositante), consente al depositante di pronunciarsi. Se i difetti o i dubbi dell’IPI non vengono eliminati, esso respinge la domanda.
Il capoverso 4 è nuovo e ricalca l’articolo 11 capoverso 3, anch’esso nuovo. Le relative considerazioni valgono pertanto per analogia anche per l’articolo 12 capoverso 4 nOBI.
L’articolo 16 capoverso 3 OBI, in base al quale in caso di accettazione della domanda la tassa di reintegrazione può essere restituita interamente o in parte, viene stralciato. Finora questa regola di equità non è stata quasi mai applicata. Inoltre l’esame delle domande di reintegrazione risulta perlopiù molto oneroso anche in caso di approva- zione, per cui si è deciso di rinunciare a tale possibilità d’ora in poi.
Titolo terzo: Tasse
Art. 13 Ordinanza sulle tasse L’articolo 13 corrisponde all’articolo 17 OBI e rimane invariato nel contenuto, mentre il suo tenore è armonizzato con quello dell’articolo 7 OPM. L’ammontare delle tasse e le modalità di pagamento continuano a essere disciplinate dall’OTa-IPI o, per le tasse internazionali, dalle convenzioni internazionali applicabili e dai rispettivi ordinamenti esecutivi in virtù della riserva dell’articolo 1 di tale ordinanza.
L’articolo 17a OBI contiene un elenco delle tasse dovute per i brevetti, mentre le tasse per i CPC sono disciplinate nei rispettivi articoli. Con la revisione totale dell’OBI, anche per i brevetti viene precisato nei rispettivi articoli che, per determinate azioni, è riscossa una tassa (p. es. per la domanda di brevetto, art. 30 cpv. 2). Ciò rende superfluo l’at- tuale articolo 17a OBI, che viene pertanto stralciato.
Art. 14 Tasse annuali ed esigibilità Sotto il profilo del contento, l’articolo 14 corrisponde in larga misura al vigente arti- colo 18 OBI. Il capoverso 1 è nuovo e stabilisce espressamente che per mantenere una domanda di brevetto o un brevetto devono essere pagate delle tasse annuali. I vigenti capoversi 1–3 diventano quindi i capoversi 2–4.
Come finora, il capoverso 2 stabilisce che le tasse annuali devono essere pagate anti- cipatamente ogni anno. D’ora in poi, però, per analogia con la regola per i brevetti eu- ropei, esse saranno dovute a contare dal terzo anno e non più dal quarto.
Art. 15 Esigibilità in caso di domande divise e di costituzione di un brevetto L’articolo 15 corrisponde all’articolo 18a OBI, che disciplina le tasse in caso di costitu- zione di un nuovo brevetto. Con la revisione parziale della LBI (nLBI), viene meno la necessità di costituire nuovi brevetti a causa della mancanza di unità in caso di rinuncia parziale (cfr. art. 25 LBI) e nullità parziale (cfr. art. 27 cpv. 3 LBI). Di conseguenza, il capoverso 2 si limita ora a disciplinare le tasse annuali per le domande e i brevetti che sono stati costituiti ex novo in seguito a una cessione parziale (cfr. art. 30 LBI).
Il vigente capoverso 3 disciplina le modalità di pagamento per le tasse annuali già esi- gibili alla data di deposito di una domanda divisa o di una costituzione di un nuovo brevetto in base all’articolo 30 LBI. Già oggi l’IPI rinuncia alla riscossione a posteriori di tali tasse annuali, poiché la relativa gestione comporta oneri sproporzionati. Il capo- verso 3 viene pertanto riformulato, precisando che, per le domande divise e i brevetti costituiti a posteriori, sono ormai dovute unicamente le tasse annuali esigibili al mo- mento o dopo il deposito della domanda divisa o della richiesta di costituzione di un nuovo brevetto. Questa modifica rappresenta anche un’armonizzazione con gli altri ti- toli di protezione.
Art. 16 Pagamento anticipato A livello di contenuto, l’articolo 16 corrisponde all’articolo 18c OBI. Il capoverso 2 dell’articolo vigente, che disciplinava la restituzione delle tasse annuali non ancora sca- dute, viene abrogato, dato che le norme relative alle restituzioni sono riunite sotto l’ar- ticolo 19. Questa modifica non comporta alcun cambiamento dal punto di vista mate- riale.
Art. 17 Richiamo di pagamento Il capoverso 1 corrisponde nel contenuto all’articolo 18d OBI e rimane in larga misura invariato.
Capoverso 2: siccome per ogni domanda di brevetto o brevetto l’IPI spedisce (per ogni tassa annuale) un richiamo di pagamento all’anno, soprattutto i titolari di vasti portafogli di brevetti e i loro mandatari hanno ripetutamente espresso il desiderio di non ricevere più tali richiami. Per ragioni tecniche, ciò non è attualmente possibile, ma con il nuovo capoverso 2 è già stata creata un’apposita base legale per il futuro. I titolari che rinun- ciano all’invio di un richiamo sono pienamente responsabili del pagamento delle tasse annuali entro i termini previsti.
Art. 18 Inosservanza del termine di pagamento L’articolo 18 corrisponde dal punto di vista del contenuto all’articolo 18b OBI. Il capo- verso 1 precisa innanzitutto le conseguenze giuridiche: nel momento in cui per una domanda pendente sono esigibili le prime tasse annuali, nel quadro dell’attuale esame del brevetto, l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma si sono già conclusi e l’IPI ha già dichiarato ricevibile la domanda. Di conseguenza, se le tasse annuali non sono state pagate, la domanda viene respinta. Le conseguenze giuridiche per i brevetti già rilasciati a questo punto (la norma) rimangono immutate.
Con la nuova formulazione del capoverso 2 si chiarisce inoltre che la data in cui l’IPI iscrive la cancellazione nel registro non deve corrispondere alla data in cui un brevetto perde retroattivamente il suo effetto materiale a causa del mancato pagamento delle tasse annuali. Viene meno la regola speciale per i brevetti che sono stati rilasciati sol- tanto dopo tale data, poiché già secondo la prassi attuale in questi casi il rilascio non è consentito e quindi non deve più essere regolamentato.
Art. 19 Restituzione
L’articolo 19, basato sul vigente articolo 20 OBI, disciplina la restituzione delle tasse, che avviene unicamente nei casi elencati.
Con la nuova articolazione dei capoversi 1 e 2, viene operata una chiara distinzione tra domande e brevetti rilasciati. La restituzione delle tasse di ricerca viene stralciata: in seguito alla revisione parziale della LBI, in futuro verrà effettuata in ogni caso una ri- cerca (cfr. art. 57a cpv. 1 nLBI). Non appena la tassa di ricerca è stata pagata, l’IPI inizia la ricerca, per cui decade la restituzione successiva se la domanda non ha esito positivo.
Il capoverso 2 lettera c disciplina la restituzione della tassa di esame al depositante (e della tassa per l’esame completo relativo al contenuto al depositante o a terzi), se l’esame relativo al contenuto non è ancora iniziato. Per snellire la procedura, al termine dell’arco temporale previsto per la richiesta o dopo il pagamento della tassa per l’esame completo relativo al contenuto, l’IPI inizierà comunque senza indugio l’esame relativo al contenuto.
Titolo quarto: Intervento dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Art. 20–29 Il titolo quarto concerne l’intervento dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, disciplinato nel diritto vigente dagli articoli 112–112f OBI.
Parallelamente alla revisione del diritto dei brevetti (LBI e OBI), probabilmente a metà del 2025 entreranno in vigore le nuove disposizioni concernenti le misure d’intervento in ambito doganale16. Siccome queste ultime non fanno parte del presente avampro- getto, nel titolo quarto della parte prima (art. 20–29) figurano le disposizioni vigenti. Tuttavia, la numerazione tiene conto del fatto che probabilmente verranno aggiunti tre nuovi articoli. Le nuove disposizioni in materia di intervento in ambito doganale (incluse le corrispondenti competenze nell’art. 1 cpv. 2) saranno integrate nell’OBI prima dell’entrata in vigore della revisione totale.
Parte seconda: Brevetti
Titolo primo: Domanda di brevetto
Capitolo 1: Generalità
Art. 30 Documenti richiesti e tasse dovute L’articolo 30, basato sul vigente articolo 21 OBI, disciplina i requisiti minimi che una domanda di brevetto deve soddisfare. Il capoverso 1 elenca i documenti che occorre presentare. I depositanti devono innanzitutto presentare una richiesta di rilascio del brevetto. Come finora, all’occorrenza l’IPI mette a disposizione appositi moduli. Tale richiesta include anche eventuali dichiarazioni di priorità o dichiarazioni relative a un’im- munità derivata da un’esposizione (cfr. art. 34 cpv. 2) con i rispettivi documenti e ora anche il titolo (cfr. art. 36), che per ragioni tecniche è trattato come elemento distinto e non come parte della descrizione. Alla lettera h viene usata la nuova terminologia ita- liana introdotta nell’art. 59 («attestato» al posto del più generico «atti», v. commento all’art. 59).
Poiché l’elenco dei tipi di tasse nell’articolo 17a OBI viene stralciato e in futuro l’IPI effettuerà una ricerca per ogni domanda (cfr. art. 57a cpv. 1 nLBI), il capoverso 2 sta- bilisce ora espressamente che per ogni domanda di brevetto occorre pagare sia una tassa di deposito che una tassa di ricerca.
Art. 31 Correzione di errori L’articolo 31 corrisponde all’articolo 22 OBI. Mediante un’aggiunta nel capoverso 1 si chiarisce che questa disposizione vale unicamente per i documenti presentati all’IPI. Tale aggiunta è introdotta in linea con la regola 139 del regolamento d’esecuzione del 7 dicembre 200617 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000). A causa della nuova struttura dell’OBI vengono inoltre adeguati i rimandi.
16 Consultabile sotto: www.ige.ch > Diritto e politica > Sviluppi nazionali > Diritto dei marchi > Revisione: Di- struzione della merce contraffatta (stato: 23.12.2024). 17 RS 0.232.142.21 15/78
Art. 32 Procedura accelerata di rilascio del brevetto In virtù dell’articolo 63 OBI, i depositanti possono chiedere che l’esame relativo al con- tenuto sia attuato secondo una procedura accelerata. La relativa richiesta può essere presentata solo dopo che sono andati a buon fine l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma.
Con la nLBI è stata introdotta la possibilità di chiedere una procedura accelerata anche per la ricerca18. I depositanti hanno inoltre auspicato ripetutamente l’accelerazione di altre fasi della procedura. Alcune di esse (p. es. l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma) sono già state così snellite nel frattempo da non consentire un’ulteriore abbreviazione. Altre fasi possono invece essere accelerate soltanto se le condizioni della domanda lo permettono o dipendono da fattori esterni (il termine per la richiesta di esame di terzi può ad esempio essere anticipato soltanto se i depositanti chiedono l’esame completo relativo al contenuto della loro domanda). Ne consegue che una procedura accelerata per singole fasi con diverse domande e tasse a sé stanti sarebbe difficile da attuare e comporterebbe elevati oneri amministrativi.
Pertanto, con la presente revisione, le possibilità di chiedere una procedura accelerata vengono notevolmente semplificate e ridotte a due opzioni: da un lato, entro i limiti appena illustrati, è possibile accelerare l’intera procedura di rilascio del brevetto. Dall’al- tro lato, i depositanti possono chiedere l’inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto presentando una richiesta in tal senso (cfr. art. 103).
L’articolo 32 disciplina la prima parte di questo nuovo sistema di accelerazione. Previo pagamento di una tassa una tantum, i depositanti possono richiedere la velocizzazione dell’intera procedura di rilascio del brevetto. La relativa richiesta può essere presentata in qualsiasi momento della procedura e vale da subito per tutte le successive fasi della procedura che possono essere accelerate. D’ora in poi potrà essere presentata anche direttamente al momento del deposito della domanda di brevetto, motivo per cui, per ragioni di sistematica, questa disposizione è collocata nella parte seconda titolo primo capitolo 1. Una volta presentata, la richiesta in questione non può più essere ritirata fino al rilascio del brevetto. Ciò risponde all’obiettivo della revisione parziale della LBI (nLBI) di snellire le procedure. Le procedure successive al rilascio del brevetto non possono essere accelerate, dato che l’IPI già le tratta nella maniera più tempestiva possibile.
Se i depositanti presentano la richiesta di accelerazione all’inizio della procedura e la loro domanda di brevetto soddisfa i requisiti legali, essi ottengono il brevetto il più rapi- damente possibile. Come già ricordato, il termine di sei mesi per la richiesta di esame di terzi (cfr. art. 58b cpv. 2 e 3 nLBI) può essere abbreviato soltanto se gli stessi depo- sitanti richiedono l’esame completo relativo al contenuto per la loro domanda: in tal caso non occorre attendere eventuali richieste di terzi. L’articolo 103 offre pertanto ai depositanti la possibilità di chiedere l’inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto.
18 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in parti- colare n. 4.1.1. 16/78
Capitolo 2: Richiesta di rilascio del brevetto
Art. 33 Forma L’articolo 33 corrisponde al vigente articolo 23 OBI e rimane invariato.
Art. 34 Contenuto L’articolo 34 disciplina il contenuto della richiesta di rilascio del brevetto e corrisponde, con piccole modifiche, all’articolo 24 OBI. I vigenti capoversi 1 e 2 OBI vengono com- binati insieme in base alle attuali DTL19. Nel capoverso 1 è adeguato il rimando nella lettera b, mentre nella lettera c l’elenco è armonizzato con il resto dell’OBI per evitare doppioni (come p. es. «domicilio» e «indirizzo»). Nella lettera d viene inserita l’espres- sione «se necessario» al fine di rispecchiare meglio la prassi vigente: in caso di inoltri (elettronici) strutturati non occorre un elenco degli atti depositati.
L’elenco, finora contenuto nell’articolo 24 capoverso 2 OBI, è strutturato in modo di- verso e vengono aggiunti due requisiti per quanto riguarda il contenuto della richiesta: se gli atti tecnici sono stati depositati in inglese, il titolo dell’invenzione e l’estratto de- vono essere tradotti (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI). Si tratta di indicazioni bibliografiche il cui scopo è offrire a terzi, indipendentemente dalla lingua degli atti tecnici, una rapida pa- noramica sul brevetto. La nLBI sancisce che la traduzione dev’essere in una lingua ufficiale svizzera, ma non una qualsiasi, bensì la lingua della procedura valida per la domanda conformemente all’articolo 3 capoversi 2 e 4. Inoltre, in caso di costituzione di nuovi brevetti ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 nLBI viene ora richiesto espres- samente al depositante di indicare il numero della domanda anteriore e la data di de- posito rivendicata. Tale norma corrisponde alla prassi odierna nonché alla regola ana- loga per le domande divise e consente all’IPI di esaminare la domanda in questione.
Capitolo 3: Atti tecnici
Art. 35 Contenuto Basato sull’articolo 25 OBI, l’articolo 35 disciplina, oltre alle parti costitutive degli atti tecnici, anche i requisiti formali che tali atti devono soddisfare.
Il capoverso 1 subisce modifiche di tipo linguistico. Viene inoltre adeguato l’ordine di enumerazione delle parti costitutive in modo da ricalcare la struttura di un tipico fasci- colo del brevetto.
Il nuovo capoverso 2 stabilisce, per analogia con la regola 49 paragrafo 1 RE CBE 2000, che le traduzioni presentate delle parti costitutive di cui al capoverso 1 sono considerate come atti tecnici per l’ulteriore procedura di rilascio del brevetto. Con quest’aggiunta si precisa che l’ulteriore procedura e quindi l’esame si basano sulle tra- duzioni presentate in una lingua ammessa per gli atti tecnici (lingua ufficiale svizzera o inglese), e non sugli atti tecnici depositati in una lingua non consentita. Per la questione dell’esposto originario continuano a essere determinanti gli atti tecnici depositati origi- nariamente nella lingua iniziale.
Consultabili sotto: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tec- nica legislativa DTL (stato: 21.3.2025).
I capoversi 4–7 dell’attuale articolo 25 OBI stabiliscono i requisiti formali per i docu- menti fisici (p. es. dimensioni ammesse dei margini). Dato che il processo di rilascio dei brevetti è in costante evoluzione, la regolamentazione di simili dettagli tecnici a livello di ordinanza ostacola la digitalizzazione e l’adeguamento agli standard internazionali, per cui tali prescrizioni formali sono stralciate. Contemporaneamente, il nuovo capo- verso 3 attribuisce all’IPI la facoltà di determinare autonomamente i requisiti formali e di pubblicarli in modo adeguato (p. es. nelle direttive dell’IPI). Di conseguenza il pre- sente avamprogetto si limita a stabilire il principio che gli atti tecnici devono prestarsi alla riproduzione elettronica. Per il momento, i requisiti formali validi per i depositanti rimangono invariati; all’entrata in vigore della revisione totale dell’OBI essi saranno tra- sferiti nelle nuove direttive. Nel quadro di eventuali adeguamenti delle prescrizioni for- mali, anche in futuro l’IPI terrà conto del diritto sovraordinato, e in particolare del Trat- tato di cooperazione del 19 giugno 197020 in materia di brevetti (PCT) e del Regola- mento d’esecuzione del 19 giugno 197021 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (RE PCT).
Per analogia con la regola 48 paragrafo 1 RE CBE 2000, il nuovo capoverso 4 stabili- sce ora espressamente ciò che non può figurare negli atti tecnici, vale a dire indicazioni o disegni contrari all’ordine pubblico o al buon costume, da un lato, e indicazioni pale- semente irrilevanti o superflue a seconda delle circostanze, dall’altro. Si è rinunciato invece a recepire la regola 48 paragrafo 1 lettera b RE CBE 2000 (divieto di dichiara- zioni denigratorie riguardo ai prodotti o ai brevetti di terzi), in quanto la norma in que- stione è troppo vaga e tali fattispecie sono comunque quasi sempre già coperte dal divieto di dichiarazioni irrilevanti o superflue. Per le dichiarazioni di questo tipo valgono peraltro le regole generali del diritto penale e del diritto in materia di concorrenza sleale.
I capoversi 5–7 corrispondono ai capoversi 8–10 dell’articolo 25 OBI. In linea con le attuali convenzioni linguistiche per i testi giuridici della Confederazione, nel capo- verso 7 è eliminata l’espressione «di regola». L’ultimo periodo aggiunto al capoverso 7 («L’IPI può consentire deroghe») chiarisce, tuttavia, che dal punto di vista materiale non cambia nulla e che, in casi giustificati, l’IPI può ammettere eccezioni.
Art. 36 Titolo Attualmente il titolo dell’invenzione fa parte della descrizione (cfr. art. 26 cpv. 1 OBI). Sia il titolo che l’estratto devono essere forniti dal depositante, ma la loro versione de- finitiva è stabilita dall’IPI sulla base degli atti tecnici al termine dell’esame relativo al contenuto. L’articolo 55b LBI sancisce che l’estratto serve esclusivamente a fini d’infor- mazione tecnica. Per il titolo come parte della descrizione manca un’apposita disposi- zione sia nella LBI che nell’OBI. Nella prassi si pone dunque regolarmente la questione se, oltre al titolo e all’estratto depositati originariamente dai depositanti, facciano parte dell’esposto da esaminare anche le rispettive versioni definitive del titolo.
Il presente avamprogetto intende ovviare a tale problema: il nuovo articolo 36 stabili- sce, in combinato disposto con l’articolo 34, che il titolo va indicato come elemento a sé stante nella richiesta (cfr. art. 34 lett. b). I requisiti relativi al contenuto del titolo ri- mangono invariati. In combinazione con l’articolo 45 si chiarisce comunque che il titolo definitivo e il contenuto definitivo dell’estratto stabiliti dall’IPI servono esclusivamente a fini d’informazione tecnica.
20 RS 0.232.141.1 21 RS 0.232.141.11 18/78
Art. 37 Descrizione L’articolo 37 corrisponde all’articolo 26 OBI. Poiché il titolo non fa più parte della de- scrizione (cfr. art. 36), il capoverso 1 viene stralciato.
Al tempo stesso viene modificato il contenuto della descrizione, in quanto d’ora in poi l’esame dei brevetti svizzeri potrà riguardare anche gli aspetti della novità e dell’attività inventiva. Ciò costituisce anche un’armonizzazione con la CBE 2000, auspicata da più parti. Il vigente capoverso 3 è integrato nel capoverso 1 lettera a. Contemporanea- mente, nel capoverso 1 è introdotta una norma analoga alla regola 42 paragrafo 1 let- tera c RE CBE 2000, in base alla quale nella descrizione vanno indicati gli eventuali vantaggi procurati dall’invenzione (cpv. 1 lett. b). Nel capoverso 1 lettera c viene inoltre inserita una norma analoga alla regola 42 paragrafo 1 lettera b, in base alla quale i depositanti sono tenuti a indicare nella descrizione lo stato anteriore della tecnica, nella misura in cui esso possa essere considerato utile per comprendere l’invenzione, redi- gere il rapporto di ricerca ed effettuare l’esame relativo al contenuto della domanda.
I vigenti capoversi 4–6 dell’articolo 26 OBI diventano i nuovi capoversi 2–4, che, a parte piccole modifiche di natura redazionale, rimangono inalterati nel contenuto.
Art. 38 Elenco della sequenza L’articolo 38 corrisponde al vigente articolo 27 OBI e rimane invariato nel contenuto.
Art. 39 Disegni L’articolo 39 si basa sull’articolo 28 OBI, sebbene la struttura e l’ordine dei capoversi siano stati adeguati. Il nuovo capoverso 1 ribadisce il principio vigente secondo cui ogni pagina di disegni può contenere varie figure.
Le restanti disposizioni formali sono aggiornate in modo mirato sotto il profilo sia lingui- stico che del contenuto. Nel capoverso 5 è, ad esempio, stralciato il requisito secondo cui le sezioni devono essere obbligatoriamente indicate con tratteggi, dato che in casi particolari esistono soluzioni più adatte per indicarle.
Come nel caso degli atti tecnici (cfr. art. 35), le prescrizioni formali dettagliate sono eliminate e sostituite con il principio secondo cui i disegni devono prestarsi a una ripro- duzione elettronica diretta (cpv. 8). L’IPI disciplina i relativi dettagli e li pubblica in modo adeguato. In questo modo si consente all’IPI di procedere ulteriormente sulla via della digitalizzazione e dell’armonizzazione a livello internazionale in modo più rapido ed efficiente. Per ora, ciò non comporta modifiche alle disposizioni formali vigenti. Anche in futuro, in caso di eventuali modifiche a tali disposizioni, l’IPI terrà conto del diritto sovraordinato e in particolare delle prescrizioni del PCT e del RE PCT.
Art. 40 Rivendicazioni L’articolo 40 si fonda sul vigente articolo 29 e disciplina i requisiti delle rivendicazioni di brevetto. Alla luce del nuovo esame volontario della novità e dell’attività inventiva, la disposizione è parzialmente adeguata alla regolamentazione della CBE 2000.
Il capoverso 1 è rimasto invariato nel contenuto. Nel capoverso 2, in linea con l’arti- colo 84 CBE 2000, è aggiunto il criterio che le rivendicazioni devono fondarsi sulla de- scrizione.
Il nuovo capoverso 3, che riprende la regola 43 paragrafo 1 RE CBE 2000, stabilisce che, qualora sia utile, le rivendicazioni devono essere articolate in due parti. Si tratta di una prassi in uso già oggi e adottata dalla maggior parte dei depositanti.
Nel capoverso 4 sono riuniti gli attuali capoversi 3 e 6 del vigente articolo 29 OBI.
Rispetto all’attuale articolo 29 capoverso 4 OBI e in applicazione del le attuali conven- zioni linguistiche per i testi giuridici della Confederazione, nel capoverso 5 è eliminata l’espressione «di regola». L’integrazione «L’IPI può consentire deroghe» chiarisce tut- tavia che dal punto di vista materiale non cambia nulla e che, in casi giustificati, l’IPI può ammettere eccezioni.
Il tenore del capoverso 6 è riformulato, ma il contenuto rimane invariato.
Art. 41 Rivendicazioni indipendenti L’articolo 41 corrisponde all’articolo 30 OBI e viene ripreso invariato.
Art. 42 Rivendicazioni dipendenti L’articolo 42 corrisponde all’articolo 31 OBI e viene ripreso invariato.
Art. 43 Tassa di rivendicazione Il capoverso 1 corrisponde al vigente articolo 31a OBI, che disciplina la tassa di riven- dicazione per le rivendicazioni soprannumerarie. In armonizzazione con la CBE 2000, il numero delle rivendicazioni esenti da tassa viene aumentato del 50 per cento pas- sando da 10 a 15: d’ora in poi una tassa aggiuntiva sarà quindi dovuta soltanto a partire dalla sedicesima rivendicazione.
Siccome possono esserci rivendicazioni soprannumerarie in ogni fase della procedura, le modalità di pagamento e le conseguenze giuridiche in caso di mancato pagamento devono essere regolamentate in maniera esaustiva. Il capoverso 2 stabilisce pertanto che, in linea di principio, le rivendicazioni vanno pagate al momento del loro deposito; in caso contrario, l’IPI assegna ai depositanti un termine di un mese per il pagamento.
Il capoverso 3 disciplina le conseguenze giuridiche se i depositanti non pagano le tasse di rivendicazione. In linea di principio, una richiesta è considerata depositata soltanto dopo che sono state pagate le rispettive tasse. Poiché, però, le rivendicazioni deposi- tate originariamente fanno parte dell’esposto originario della domanda di brevetto e la finzione giuridica di un mancato deposito, oltre a sollevare interrogativi sulle conse- guenze giuridiche, potrebbe penalizzare eccessivamente i depositanti, il capoverso 3 distingue tra rivendicazioni soprannumerarie depositate originariamente e rivendica- zioni soprannumerarie depositate dopo la data di deposito. In caso di mancato paga- mento delle tasse di rivendicazione per le rivendicazioni soprannumerarie depositate originariamente, queste ultime vengono eliminate cominciando dall’ultima. Tale prov- vedimento corrisponde alle regole attuali (cfr. p. es. art. 61a cpv. 3 OBI) ed è necessa- rio perché, in caso di pagamento solo parziale delle tasse di rivendicazione, l’IPI di regola non è in grado di capire quali rivendicazioni il depositante intende mantenere e quali no. Per le rivendicazioni soprannumerarie depositate successivamente alla data di deposito, è invece chiaro quali parti non sono state pagate (vale a dire la modifica presentata): in applicazione del principio generale ricordato in precedenza, in questo caso è dunque legittimo applicare la finzione giuridica di un mancato deposito.
Art. 44 Estratto L’articolo 44 si basa sul vigente articolo 32 OBI. Il capoverso 4 viene, da un lato, ag- giornato sotto il profilo linguistico e, dall’altro, riprende la distinzione operata nell’arti- colo 39 capoverso 1 tra disegni e figure.
Nel capoverso 5 il requisito della «riproduzione fotografica o elettronica», ormai supe- rato dal punto di vista tecnologico, è sostituito con quello della «riproduzione elettronica diretta». Ciò corrisponde sia ai processi odierni che ai requisiti previsti per gli altri atti tecnici (cfr. art. 35 cpv. 3).
Il capoverso 6 viene modificato linguisticamente con l’introduzione del verbo «dovere» («L’estratto non deve contenere più di 150 parole»). Anche in questo caso, come in passato, l’IPI può consentire deroghe in casi giustificati.
Art. 45 Titolo definitivo ed estratto L’articolo 45 si basa sull’articolo 33 OBI. Siccome il titolo dell’invenzione non fa più parte della descrizione (v. a tale proposito il commento all’art. 36), l’articolo 45 deve essere completato di conseguenza. In questo modo si chiarisce che sia il titolo definitivo che il contenuto definitivo dell’estratto sono stabiliti dall’IPI e servono esclusivamente a fini d’informazione tecnica.
Art. 46 Requisiti divergenti L’attuale articolo 25 capoverso 11 OBI diventa l’articolo 46. Come finora, quest’ultimo stabilisce che l’IPI può definire requisiti divergenti per l’invio elettronico dei documenti. La creazione di un articolo a sé stante è giustificata poiché già oggi la disposizione si riferisce all’intero capitolo.
Capitolo 4: Menzione dell’inventore
Art. 47 Contenuto L’articolo 47, basato sul vigente articolo 34 OBI, rimane invariato nel contenuto, ma subisce delle modifiche minime a livello linguistico. Il «domicilio», dichiarato dall’inven- tore e pubblicato dall’IPI, comprende il luogo di domicilio indicato e il rispettivo numero postale di avviamento.
Art. 48 Termine L’articolo 48 riprende il vigente articolo 35 OBI con piccole modifiche. Nel capoverso 2, oltre alle domande divise viene ora espressamente menzionata anche la costituzione di nuovi brevetti a causa di una cessione parziale disposta dal giudice (cfr. art. 30 LBI). Per analogia con numerosi altri termini previsti dal presente avamprogetto, il termine è inoltre esteso da due a tre mesi.
Art. 49 Rettifica L’articolo 49 disciplina, come l’articolo 37 OBI, la rettifica della menzione dell’inventore. Poiché in genere il lavoro di ricerca e sviluppo è condotto da team numerosi, spesso nella prassi, oltre alla rettifica standard (menzione dell’inventore B anziché dell’inven- tore A), viene richiesta successivamente la menzione di ulteriori inventori. Dato che anche in casi del genere vi è un’ingerenza nella posizione dell’inventore menzionato inizialmente (p. es. non figurerà più come inventore unico), l’IPI richiede già oggi 21/78
una dichiarazione di consenso dell’inventore menzionato in precedenza. Tale prassi è ora espressamente disciplinata sul piano legale mediante l’adeguamento del capo- verso 1. Anche il capoverso 2 viene modificato di conseguenza.
L’attuale articolo 37 capoverso 3 OBI esclude la restituzione di esemplari fisici della menzione dell’inventore. In considerazione dei moduli messi a disposizione dall’IPI e del fatto che la menzione in questione avviene prevalentemente per via elettronica, tale disposizione ha perso la sua importanza e viene pertanto stralciata.
Art. 50 Rinuncia alla menzione L’articolo 50 riprende quasi interamente il contenuto dell’articolo 38 OBI. Il capoverso 1 è riformulato in conformità con la prassi attuale: la presentazione all’IPI della dichiara- zione di rinuncia dell’inventore non spetta più per forza al depositante, ma può essere effettuata anche dallo stesso inventore. Occorre ricordare a tale proposito che il termine di 16 mesi per la presentazione della rinuncia scade prima se i depositanti presentano una richiesta di pubblicazione anticipata della domanda (art. 98 cpv. 2) o di inizio anti- cipato dell’esame completo relativo al contenuto (art. 103 cpv. 4). Nelle suddette fatti- specie deve infatti essere chiaro se l’inventore debba essere menzionato nei documenti o meno.
Per quanto riguarda il capoverso 2, occorre tenere presente che, se la dichiarazione di rinuncia viene presentata insieme alla domanda, il numero di deposito non è ancora disponibile e pertanto non deve essere indicato.
Anche il capoverso 4 viene adeguato alla prassi attuale. In base al diritto vigente, l’esi- stenza di documenti relativi alla menzione dell’inventore classati a parte deve essere menzionata nel fascicolo. Nella prassi, però, una menzione nel registro dei brevetti co- stituisce una soluzione migliore, dato che in questo modo l’esistenza dei documenti in questione risulta immediatamente evidente per i terzi, anche senza consultare gli atti. Inoltre, alle domande di consultazione degli atti, l’IPI acclude di regola un estratto del registro, per cui la rinuncia alla menzione dell’inventore o l’esistenza di documenti al riguardo classati a parte appare palese anche senza consultare il registro.
Capitolo 5: Priorità
Art. 51 Dichiarazione di priorità L’articolo 51 corrisponde all’articolo 39 OBI e rimane invariato nel contenuto, sebbene siano state apportate piccole modifiche di natura redazionale in linea con il resto del presente avamprogetto. Nel capoverso 2, l’espressione «presentata» è sostituita con «presentata successivamente», in quanto una dichiarazione di priorità deve in linea di principio essere presentata insieme alla richiesta di rilascio del brevetto e, dunque, un inoltro in un secondo momento è appunto «presentato successivamente» (cfr. capo- verso 1 primo periodo).
Va ricordato che il termine di 16 mesi scade prima se i depositanti presentano una richiesta di pubblicazione anticipata della domanda (art. 98 cpv. 2) o di inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto (art. 103 cpv. 4). In questi casi deve infatti essere chiaro quali priorità vengono rivendicate.
Art. 52 Dichiarazione di priorità in caso di priorità interna L’articolo 52 corrisponde al vigente articolo 39a OBI. Oltre a piccole precisazioni reda- zionali (aggiunta di «in caso di rivendicazione della priorità interna» nel cpv. 1 e «suc- cessivamente» nel cpv. 2), a causa della nuova partizione dell’OBI viene adeguato il rimando nel capoverso 3.
Art. 53 Documento di priorità L’articolo 53 si basa sul vigente articolo 40 OBI.
Il capoverso 1 è ripreso con una minima modifica redazionale per l’italiano (il termine «autorità» è messo al singolare come nelle altre lingue).
Capoverso 2: fino al 2016, l’OBI vigente prevedeva all’articolo 40 capoverso 2 l’obbligo di tradurre il documento di priorità se questo non era redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Tale regola è stata in seguito stralciata tra l’altro perché l’IPI non era tenuto a esaminare il documento di priorità per i brevetti con esame parziale (per i quali la mancanza di novità o di attività inventiva non ostacola il rilascio). Con l’introdu- zione dell’esame completo facoltativo, la regola in questione viene ripristinata, ma in forma attenuata: l’IPI può esigere una traduzione del documento di priorità nella lingua degli atti tecnici, se il documento in questione non è redatto né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese ed è necessario per l’apprezzamento della brevettabilità dell’in- venzione rivendicata. Tale regola corrisponde alle prescrizioni del PCT (cfr. re- gola 51bis.1 lett. e n. i) RE PCT).
Il contenuto dei capoversi 3–5 rimane invariato.
Il capoverso 6 riprende il contenuto dell’articolo 40 capoverso 5bis OBI, ma viene limi- tato alla presentazione del documento di priorità. Per il requisito della traduzione vale pertanto esclusivamente il nuovo capoverso 2.
Il capoverso 7 corrisponde all’articolo 40 capoverso 6 OBI e rimane invariato, tranne qualche minima modifica redazionale per uniformare la terminologia al resto dell’avam- progetto.
Va ricordato che il termine di 16 mesi per la presentazione del documento di priorità scade prima se i depositanti presentano una richiesta di pubblicazione anticipata della domanda (art. 98 cpv. 2) o di inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto (art. 103 cpv. 4). In questi casi, al momento della richiesta deve essere chiaro quali priorità vengono rivendicate.
Art. 54 Atti di priorità complementari L’articolo 54 è ripreso senza modifiche dal vigente articolo 41 OBI.
Art. 55 Priorità multiple L’articolo 55 è ripreso dal vigente articolo 42 OBI con piccole modifiche redazionali per uniformare il testo al resto dell’avamprogetto.
Art. 56 Priorità in caso di domande divise L’articolo 56 si basa sull’articolo 43 OBI. Finora la priorità rivendicata per la domanda anteriore valeva anche per la domanda divisa. Se venivano rivendicate più priorità, i depositanti dovevano specificare quali di queste priorità dovevano valere anche per
la domanda divisa. Questa disparità di trattamento tra domande divise con una e con più priorità derivanti dalla domanda anteriore viene eliminata con la presente revisione. I vigenti capoversi 1 e 2 dell’articolo 43 OBI sono riuniti in un solo capoverso.
In generale vengono modificati la numerazione e i rimandi, a causa della nuova strut- tura dell’OBI. Come finora, i depositanti sono tenuti a rinunciare alle priorità divenute eventualmente superflue nel quadro della domanda divisa.
Per analogia con numerosi altri termini previsti dal presente avamprogetto, il termine previsto nel capoverso 2 viene esteso da due a tre mesi. Inoltre, viene espressamente disciplinata la conseguenza giuridica di un’inosservanza del termine, vale a dire l’estin- zione del diritto di priorità.
Art. 57 Documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera L’articolo 57 coincide con il vigente articolo 43a OBI, tranne per la modifica dei rimandi in virtù della nuova struttura dell’OBI e l’adeguamento della terminologia al resto del testo dell’avamprogetto e alla LBI («atti tecnici depositati originariamente» al posto di «atti tecnici presentati inizialmente» per uniformità con l’art. 58 LBI).
Capitolo 6: Immunità derivata da un’esposizione
Art. 58 Dichiarazione relativa all’immunità derivata da un’esposizione L’articolo 58 corrisponde all’articolo 44 OBI. Oltre a minime modifiche redazionali, il rin- vio nel capoverso 3 è sostituito con una norma esplicita, senza però che questo abbia alcuna ripercussione materiale.
Art. 59 Attestato L’articolo 59 si basa sull’articolo 45 OBI. Nella versione italiana si è proceduto a sosti- tuire il termine generico «atti» con il termine «attestato», in quanto più preciso e più in linea con le altre versioni linguistiche dell’ordinanza. Questa modifica è di natura pura- mente redazionale e non ha alcuna ripercussione sul contenuto della disposizione.
Il contenuto dei capoversi 1 e 2 è rimasto invariato. Il capoverso 3, modificato sotto il profilo redazionale, è trasformato in una disposizione potestativa: la presentazione di una traduzione dell’attestato dell’immunità derivata da un’esposizione non è più obbli- gatoria; l’IPI può però chiederla, se la ritiene necessaria. Infine, in virtù della nuova struttura dell’OBI, nel capoverso 4 viene modificato il rimando.
Capitolo 7: Indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizio- nale
Art. 60 L’obbligo previsto dall’articolo 49a LBI e dall’articolo 45a OBI di indicare la fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale associato esiste dal 2008. La precisazione della norma vigente nel nuovo articolo 60 è opportuna, poiché ne facilità l’applicazione
per le cerchie interessate in conformità con le relative spiegazioni del Consiglio fede- rale22. Le precisazioni introdotte nel testo dell’ordinanza corrispondono alla prassi odierna dell’IPI.
Gli adeguamenti proposti sono anche maggiormente in sintonia con le disposizioni con- cernenti l’obbligo di divulgazione del nuovo Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche e il sa- pere tradizionale23 (Trattato OMPI). Le modifiche dell’articolo 59 non hanno tuttavia ri- percussioni sul campo d’applicazione o sulla vigente prassi attuativa dell’articolo 49 LBI in Svizzera, poiché l’obbligo di fornire indicazioni sulla fonte previsto dall’arti- colo 49 LBI, le relative spiegazioni nel messaggio e la vigente prassi attuativa dell’IPI già si conciliano con le disposizioni in materia del nuovo Trattato OMPI.
Quale novità, il capoverso 1 stabilisce che nella descrizione dell’invenzione occorre in- dicare sia la risorsa genetica che la sua fonte. A seconda dell’invenzione, devono es- sere menzionate diverse risorse genetiche e le rispettive fonti. Lo stesso vale per le invenzioni basate sul sapere tradizionale dei popoli indigeni o delle comunità locali as- sociato alla risorsa genetica.
I capoversi 2 e 3 definiscono ora espressamente le fonti «primarie» che i depositanti sono tenuti a indicare, se le suddette fonti sono loro note e se queste disposizioni sono applicabili. Finora tali fonti sono erano elencate in maniera non esaustiva (cfr. art. 45a cpv. 2 lett. c e d OBI). Queste fonti «primarie» corrispondono da un lato alla prassi attuativa adottata finora dall’IPI e, dall’altro, alle fonti menzionate nel nuovo Trattato OMPI (cfr. art. 3 par. 1 lett. a e par. 2 lett. b).
Il capoverso 4 elenca altre fonti da indicare qualora le fonti primarie non siano note né ai depositanti né agli inventori: va sempre menzionata la fonte da cui è stata diretta- mente attinta la fonte genetica o il sapere tradizionale associato. L’elenco riprende le fonti menzionate nell’articolo 45a capoverso 2 lettere b, e ed f OBI, che coincidono an- che con la definizione di fonte del nuovo Trattato OMPI. Quale novità, al posto della fonte «giardini botanici» vengono ora menzionate le fonti «raccolta ex situ» e «luogo di conservazione», che corrispondono al nuovo Trattato OMPI e includono i giardini bo- tanici. All’elenco è aggiunto anche l’offerente commerciale della risorsa genetica: l’esperienza concreta dimostra infatti che quest’ultimo figura tra le fonti più frequenti da cui viene attinta una risorsa genetica. Viene invece stralciata la menzione del «Paese fornitore di risorse genetiche» (cfr. art. 45a cpv. 2 lett. a OBI). Tale nozione non riscuote più il consenso internazionale previsto dal Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 201024 sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici deri- vanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (Proto- collo di Nagoya) e, di conseguenza, non figura nemmeno nella definizione di fonte del nuovo Trattato OMPI.
Conformemente all’articolo 49a capoverso 2 LBI, il nuovo capoverso 5 stabilisce che, se la fonte non è nota, i depositanti lo devono confermare per iscritto.
Nella prassi, i depositanti hanno ripetutamente espresso perplessità sulle ripercussioni della presentazione dopo la data di deposito delle indicazioni di cui al capoverso 1 22 Cfr. messaggio del 23 novembre 2005 relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l’approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione; FF 2006 1, in particolare pag. 77. 23 Consultabile in inglese sotto: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/gratk_dc/gratk_dc_7.pdf (stato:
17.12.2024). 24 RS 0.451.432 25/78
sull’esposto dell’invenzione nella domanda di brevetto (ai sensi dell’articolo 50 e, in particolare, dell’art. 58 cpv. 2 LBI). Pertanto il capoverso 6 precisa ora espressamente che l’esposto dell’invenzione e le indicazioni di cui ai capoversi 1–5 sono due cose distinte.
Capitolo 8: Deposito di materiale biologico
Art. 61–69 Gli articoli 61–69 corrispondono ai vigenti articoli 45b–45j OBI, che vengono aggiornati dal punto di vista linguistico e precisati. Inoltre, alcuni concetti sono armonizzati con il diritto sovraordinato e alcuni capoversi sono trasformati in elenchi per una migliore comprensibilità. Fatte salve due eccezioni, le disposizioni rimangono immutate in ter- mini di contenuto.
L’articolo 63 capoverso 2 è modificato come segue: esso disciplina i casi in cui il ter- mine per la presentazione successiva del numero del deposito scade in anticipo. Oltre ai casi già previsti, vale a dire la consultazione del fascicolo e la richiesta di pubblica- zione anticipata della domanda di brevetto, viene inserita anche la richiesta di inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto (cfr. a tale proposito anche gli art. 98 cpv. 2 e 103 cpv. 4). Questa integrazione trova applicazione unicamente se non vi è già stata anche una pubblicazione anticipata nel caso di un esame anticipato del contenuto.
L’articolo 68 stabilisce ora espressamente, in un nuovo capoverso 5, che il depositante può incaricare un terzo di effettuare il nuovo deposito. Finora questo si evinceva solo implicitamente dall’articolo 45e capoverso 2 (ora art. 64 cpv. 2).
Titolo secondo: Esame della domanda di brevetto
Capitolo 1: Esame al momento del deposito
Art. 70 Data di deposito L’articolo 70 corrisponde in larga misura all’articolo 46 OBI. Nel capoverso 1 lettera c, l’inserimento dell’espressione «in alternativa» chiarisce che occorre presentare una de- scrizione oppure un riferimento a una domanda anteriore. Ciò corrisponde alla prassi attuale dell’IPI, in base alla quale non sono consentite le «forme miste», vale a dire domande in cui solo parti della descrizione sono sostituite con riferimenti a domande anteriori. I depositanti devono altresì garantire che il riferimento sia inequivocabile. Se il riferimento risulta poco chiaro, ad esempio perché la banca dati indicata contiene diverse versioni, l’IPI può attribuire una data di deposito soltanto dopo aver chiarito il riferimento.
Poiché in seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI) sono ora ammesse anche domande con atti tecnici in inglese, il capoverso 4 viene modificato di conseguenza: se la copia della domanda anteriore a cui si fa riferimento è disponibile in inglese, in futuro non sarà più necessario tradurla. Diventa pertanto superfluo il rimando all’arti- colo 51 OBI.
Art. 71 Esame al momento del deposito L’articolo 71 si basa sull’articolo 46a OBI. Nel capoverso 1 viene modificata la conse- guenza giuridica: se la domanda di brevetto non soddisfa nemmeno i requisiti minimi dell’esame al momento del deposito, d’ora in poi essa sarà considerata non depositata (mentre finora l’IPI non entrava nel merito della domanda). Ciò corrisponde in larga misura alla regola 55 RE CBE 2000 e all’articolo 11 PCT in combinato disposto con la regola 20.4 RE PCT. L’attuale rimando alla riserva dell’articolo 46 capoverso 3 OBI (ri- ferimento, art. 70 cpv. 3 nOBI) viene abrogato in quanto superfluo, poiché già l’arti- colo 46 capoverso 1 OBI (art. 70 cpv. 1 nOBI) include il riferimento. Questa elimina- zione del rimando nell’articolo 71 non ha ripercussioni materiali.
Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 46a capoverso 2 OBI e rimane invariato a livello di contenuto, anche se subisce minime modifiche redazionali per garantire l’uniformità linguistica dell’ordinanza.
Nel capoverso 3 viene modificata la conseguenza giuridica analogamente al capo- verso 1. Inoltre vengono apportate modifiche redazionali e viene cambiato in parte il secondo periodo con lo stralcio della regola in base alla quale l’IPI rinvia i documenti depositati al depositante. Questa regola diventa superflua, dato che le domande di bre- vetto vengono ormai perlopiù depositate in forma elettronica. Tale modifica consente all’IPI di promuovere ulteriormente la digitalizzazione.
Art. 72 Certificato di deposito L’articolo 72 corrisponde al vigente articolo 46b e, tranne per una modifica redazionale nel capoverso 2 e l’adeguamento del rimando reso necessario dalla nuova struttura dell’OBI, rimane invariato.
Art. 73 Parti mancanti della descrizione o disegni mancanti L’articolo 73 corrisponde all’articolo 46c OBI. Siccome in seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI) è ammesso l’uso di atti tecnici in inglese, il vigente capoverso 4 viene integrato di conseguenza. Esso è poi trasformato in un elenco per consentire una mag- giore comprensibilità e suddiviso nei capoversi 4 e 5. In aggiunta vengono apportate piccole modifiche di natura linguistica.
Art. 74 Atti tecnici depositati originariamente L’articolo 74 corrisponde al vigente articolo 46d OBI, ma il suo contenuto viene preci- sato: l’espressione «gli atti tecnici depositati alla data di deposito» è sostituita con la formulazione più precisa «gli atti tecnici costitutivi della data di deposito», mentre il termine «atti tecnici depositati inizialmente» è rimpiazzato con «atti tecnici depositati originariamente» per uniformità con la terminologia della LBI (cfr. art. 58 LBI).
Art. 75 Domanda divisa L’articolo 75 corrisponde all’articolo 46e OBI. L’espressione «fino a che l’esame rela- tivo al contenuto non lo induca a concludere diversamente» è sostituita con «finché l’esame della domanda di brevetto non lo induca a concludere diversamente». Se- condo il Tribunale federale, non sussiste alcuna domanda divisa se le rivendicazioni coincidono con quelle della domanda anteriore25. Tuttavia, in determinate circostanze,
25 DTF 93 I 729, consid. 3b 27/78
L’IPI è in grado di notare o esaminare questo aspetto già prima dell’esame relativo al contenuto vero e proprio. La nuova formulazione tiene conto di tale circostanza.
Capitolo 2: Esame relativo alla forma
Art. 76 Oggetto dell’esame relativo alla forma L’articolo 76, basato sull’articolo 47 OBI, riassume gli aspetti valutati dall’IPI nel quadro dell’esame relativo alla forma. I requisiti e le conseguenze giuridiche sono disciplinati in dettaglio nei rispettivi articoli (cfr. art. 77–86).
La frase introduttiva è riformulata per rispecchiare meglio lo svolgimento dell’esame dei brevetti. Dopo il deposito della domanda, inizia l’esame al momento del deposito (cfr. art. 70). Se il suo esito è positivo, alla domanda viene attribuita una data di deposito; soltanto in dopo questo passo ha inizio l’esame relativo alla forma.
Nelle lettere a–g sono adeguati i rimandi (in virtù della nuova struttura dell’OBI) e intro- dotti miglioramenti puntuali. A livello di contenuto, le lettere a e b rimangono invariate, anche se la lettera b subisce minime modifiche redazionali. La lettera c è ampliata per includere la tassa di ricerca, che d’ora in poi dovrà essere pagata in ogni caso. La lettera d viene modernizzata dal punto di vista linguistico, senza ripercussioni sul con- tenuto. Per quanto riguarda la menzione dell’inventore, si chiarisce che essa non dev’essere soltanto presentata, ma anche risultare conforme alle disposizioni (lett. e). Infine la norma relativa alla priorità e all’immunità derivata da un’esposizione è preci- sata così che ora, oltre alla dichiarazione, occorre presentare anche il documento di priorità o l’attestato della suddetta immunità (lett. f e g).
Art. 77 Recapito in Svizzera L’articolo 77 si basa sull’articolo 48 OBI.
Nei capoversi 1 e 2 vengono modificati i rimandi in virtù della nuova struttura dell’OBI.
Il nuovo capoverso 3 stabilisce espressamente che, in caso di inosservanza del ter- mine, l’IPI dichiara la domanda irricevibile. Allo stato attuale, tale conseguenza giuridica si evince solo indirettamente dagli articoli 59 e 59a LBI, il che si traduce in continue richieste di chiarimenti da parte dei depositanti.
Art. 78 Richiesta di rilascio di un brevetto L’articolo 78 corrisponde all’articolo 48a OBI. I capoversi 1 e 2 sono ripresi con minime modifiche redazionali, ma il contenuto resta invariato. D’ora in poi, se depositano atti tecnici in inglese, i depositanti dovranno ora ricordarsi di indicare nella richiesta anche la necessaria traduzione del titolo e dell’estratto (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI in combinato disposto con l’art. 34 cpv. 2 lett. d).
Il nuovo capoverso 3 stabilisce espressamente che, in caso di inosservanza del ter- mine, l’IPI dichiara la domanda irricevibile. Allo stato attuale, tale conseguenza giuridica si evince solo indirettamente dagli articoli 59 e 59a LBI, il che nella pratica comporta continue richieste di chiarimenti da parte dei depositanti.
Art. 79 Rivendicazioni di brevetto L’articolo 79 corrisponde al vigente articolo 48b OBI. I capoversi 1 e 2 sono ripresi senza modifiche.
Il nuovo capoverso 3 stabilisce espressamente che, in caso di inosservanza del ter- mine, l’IPI dichiara la domanda irricevibile. Allo stato attuale, tale conseguenza giuridica si evince solo indirettamente dagli articoli 59 e 59a LBI, il che si traduce in continue richieste di chiarimenti da parte dei depositanti.
Art. 80 Estratto L’articolo 80 corrisponde al vigente articolo 48c OBI. I capoversi 1 e 2 sono ripresi senza modifiche materiali. Nel capoverso 1 viene però stralciato il rimando al termine del capoverso 2, poiché superfluo. Ciò non ha alcuna ripercussione materiale sulla norma in vigore: l’invito dell’IPI non riguarda un termine fissato dall’IPI, per cui il prose- guimento della procedura è escluso (cfr. art. 11). Il tenore del capoverso 3 è uniformato alle altre disposizioni del capitolo.
Art. 81 Tassa di deposito e di ricerca L’articolo 81 si basa sull’articolo 49 OBI. Siccome in futuro per ogni domanda di bre- vetto occorrerà redigere un rapporto sullo stato della tecnica, nei capoversi 1 e 2, oltre alla tassa di deposito, viene ora menzionata anche la tassa di ricerca. Per il resto non vi sono modifiche a livello di contenuto. Il termine per il pagamento viene ridotto a un mese per consentire all’IPI di iniziare tempestivamente la ricerca. Inoltre, nel capo- verso 1 viene stralciato il rinvio al termine del capoverso 2, in quanto superfluo. Ciò non ha ripercussioni materiali.
Il nuovo capoverso 3 stabilisce espressamente che, in caso di inosservanza del ter- mine, l’IPI non entra in materia, dichiarando la domanda irricevibile. Allo stato attuale, tale conseguenza giuridica si evince solo indirettamente dagli articoli 59 e 59a LBI, il che si traduce in continue richieste di chiarimenti da parte dei depositanti.
Art. 82 Tasse di rivendicazione L’articolo 82 disciplina il controllo del pagamento delle tasse di rivendicazione nel qua- dro dell’esame relativo alla forma.
Il meccanismo di fondo corrisponde a quello dell’articolo 81 concernente la tassa di deposito e la tassa di ricerca. L’IPI controlla se sono state pagate le tasse di rivendica- zione (cpv. 1) e, all’occorrenza, invita i depositanti a farlo (cpv. 2), nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarli. Il termine per il pagamento è pari a un mese.
Il capoverso 3 disciplina le conseguenze giuridiche se i depositanti non pagano le tasse di rivendicazione. In linea di principio, una richiesta è considerata presentata soltanto dopo che sono state pagate le rispettive tasse. Poiché, però, le rivendicazioni deposi- tate originariamente fanno parte dell’esposto originario della domanda di brevetto e la finzione giuridica di un mancato deposito, oltre a sollevare interrogativi sulle conse- guenze giuridiche, potrebbe penalizzare eccessivamente i depositanti, il capoverso 3 distingue tra rivendicazioni soprannumerarie depositate originariamente e rivendica- zioni soprannumerarie depositate dopo la data di deposito. In caso di mancato paga- mento delle tasse di rivendicazione per le rivendicazioni soprannumerarie depositate originariamente, queste ultime vengono eliminate cominciando dall’ultima. Tale
provvedimento corrisponde alle regole attuali (cfr. p. es. art. 61a cpv. 3 OBI) ed è ne- cessario perché, in caso di pagamento solo parziale delle tasse di rivendicazione, l’IPI di regola non è in grado di capire quali rivendicazioni il depositante intende mantenere e quali no. Per le rivendicazioni soprannumerarie depositate successivamente alla data di deposito, è invece chiaro quali parti non sono state pagate (vale a dire la modifica presentata): in applicazione del principio generale ricordato in precedenza, in questo caso è dunque legittimo applicare la finzione giuridica di un mancato deposito.
Art. 83 Difetti di forma degli atti tecnici L’articolo 83 corrisponde al vigente articolo 50 OBI. Nel capoverso 1 viene stralciata la lettera b, per cui la lettera c diventa la nuova lettera b nella quale, in virtù della nuova struttura dell’OBI, vengono modificati i rimandi. Inoltre l’espressione obsoleta «la pre- sentazione richiesta» è sostituita con «le condizioni»: se a livello di contenuto non cam- bia nulla, la nuova formulazione tiene conto della digitalizzazione, che può implicare un allontanamento da una presentazione formale rigidamente definita nel senso della for- mulazione originaria.
L’attuale articolo 25 capoverso 11 OBI, che consente all’IPI di stabilire requisiti diver- genti per i documenti presentati elettronicamente, è tramutato nell’articolo 46, per cui non è più coperto dall’articolo 83 capoverso 1 lettera b, pertanto viene reintrodotto nella nuova lettera c.
Il contenuto dei capoversi 2 e 3 è rimasto invariato, anche se subiscono piccole modi- fiche redazionali per uniformare il tenore al resto dell’ordinanza.
Poiché è stato ammesso l’utilizzo di atti tecnici in inglese nella procedura di rilascio del brevetto, il vigente articolo 50 capoverso 4 OBI diventa superfluo e viene pertanto stral- ciato. Al suo posto è introdotta una norma che sancisce espressamente la conse- guenza giuridica qualora i difetti di forma riscontrati nell’esame relativo alla forma degli atti tecnici non siano corretti entro i termini previsti: in questi casi, l’IPI dichiara la do- manda irricevibile.
Art. 84 Modifica degli atti tecnici L’articolo 84 si basa sul vigente articolo 51 OBI, ma il suo contenuto è armonizzato con le disposizioni della CBE 2000 (regola 137 RE CBE 2000). In questo modo, i deposi- tanti ottengono il diritto di modificare più volte i loro atti tecnici. Questo diritto è tuttavia soggetto a restrizioni temporali.
Il capoverso 1 prevede che, dopo l’attribuzione della data di deposito e fino alla tra- smissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica, sono ammesse solo modifi- che richieste dall’IPI o autorizzate espressamente dall’OBI. Ciò è necessario perché in futuro ogni domanda sarà oggetto di una ricerca e gli esaminatori devono sapere per quale invenzione o quali rivendicazioni sono tenuti a svolgere la ricerca. Se l’IPI elabora dapprima un rapporto provvisorio sullo stato della tecnica (p. es. per mancanza di unità delle rivendicazioni), il diritto di modifica inizia, secondo il tenore della disposizione, solo con la trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica.
In base al capoverso 2, dopo la trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica, i depositanti possono modificare ancora una volta gli atti tecnici entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità. A differenza di oggi, in caso di modifiche agli atti tecnici occorrerà per forza depositare una nuova versione di tali atti, invece di semplici
indicazioni di modifica. Oltre a semplificare la procedura, ciò permette di evitare errori di comunicazione in caso di indicazioni poco chiare da parte dei depositanti. All’occor- renza, l’IPI può chiedere che le modifiche vengano messe in evidenza (p. es. in un documento di confronto in modalità revisione). Dopo l’inizio della finestra di sei mesi per presentare le richieste di esame (cfr. art. 58b nLBI), fino all’inizio dell’esame relativo al contenuto non sono ammesse ulteriori modifiche. In questo modo si vuole garantire che, all’inizio dell’arco temporale per presentare le richieste, i terzi abbiano delle cer- tezze per quanto riguarda l’oggetto di un eventuale esame completo che intendono richiedere.
In base al capoverso 3, ulteriori modifiche sono permesse solo previa autorizzazione dell’IPI o se previste dall’OBI. In generale, i diritti di modifica previsti dall’ordinanza do- vrebbero essere sufficienti, ma in circostanze particolari l’IPI può consentire ulteriori modifiche.
Il capoverso 4 limita le modifiche ammesse a livello di contenuto da un duplice punto di vista: da un lato, come finora gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale che l’oggetto della domanda modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente (art. 74; cfr. però anche i motivi di nullità di cui all’art. 26 cpv. 1 nLBI). Dall’altro lato, le rivendicazioni modificate possono vertere unicamente su elementi oggetto della ricerca. Ciò corrisponde alla regola 137 paragrafo 5 RE CBE 2000. Uno degli obiettivi dichiarati della revisione parziale della LBI (nLBI) è di accrescere la certezza del diritto e la trasparenza. Grazie al rapporto sullo stato della tecnica obbligatorio per ogni domanda di brevetto, i terzi cui viene opposto un brevetto possono ottenere informazioni affidabili sulla novità dell’invenzione in questione e sull’attività inventiva alla sua base, indipendentemente dal fatto che la domanda sia stata oggetto di un esame parziale o completo26. Questa trasparenza è tuttavia possi- bile soltanto se, anche dopo un’eventuale modifica, le rivendicazioni restano nei limiti di quanto è stato oggetto della ricerca e documentato dall’IPI nel rapporto. Di conse- guenza tale prescrizione vale per tutte le domande di brevetto, a prescindere dal tipo di esame richiesto.
L’attuale articolo 51 capoverso 3 OBI, che disciplina la restituzione degli atti tecnici ai depositanti, viene stralciato. Ciò consente di promuovere la digitalizzazione e rende molto più semplice la gestione dei documenti per l’IPI. Visto che le domande di brevetto vengono ormai depositate prevalentemente in forma elettronica, questa disposizione ha comunque perso gran parte della sua importanza.
Art. 85 Menzione dell’inventore L’articolo 85 corrisponde al vigente articolo 48d OBI. In virtù della nuova struttura dell’OBI, viene modificato il rimando nel capoverso 1. Come per gli altri articoli di questo capitolo, il capoverso 2 esplicita ora le conseguenze giuridiche nel caso in cui i difetti non vengano corretti.
Art. 86 Priorità e immunità derivata da un’esposizione L’articolo 86 si basa sull’articolo 52 OBI.
Nella prassi, questa disposizione ha ripetutamente sollevato degli interrogativi, e per- tanto il capoverso 1 viene integrato con il riferimento ai termini vigenti per la presenta- zione delle dichiarazioni di priorità e delle dichiarazioni relative all’immunità derivata da
26 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in parti- colare n. 1.2.2. 31/78
un’esposizione. In questo modo viene sancita espressamente la prassi attuale dell’IPI: i termini legali per la presentazione di tali dichiarazioni valgono in maniera assoluta. Entro tali termini, le dichiarazioni devono essere non solo presentate, ma all’occorrenza anche completate o corrette. L’IPI contesta i difetti che possono essere corretti e offre, se possibile, ai depositanti l’opportunità di correggerle, ma ciò non comporta una pro- roga del termine legale. Se i depositanti presentano, ad esempio, una dichiarazione contenente errori un giorno prima della scadenza del termine, l’IPI non ha il tempo di inviare una notifica.
Nel capoverso 2 vengono adeguati i rimandi in virtù della nuova struttura dell’OBI.
Capitolo 3: Rapporto sullo stato della tecnica
In generale Per via della revisione parziale della LBI (nLBI), d’ora in poi per ogni domanda di bre- vetto sarà necessario redigere un rapporto sullo stato della tecnica (cfr. art. 57a nLBI). Per questo motivo, la possibilità per depositanti e terzi di chiedere facoltativamente un rapporto sullo stato della tecnica o una ricerca di tipo internazionale (cfr. art. 59 cpv. 5 e 6 LBI) risulta ormai superflua ed è stralciata. Di conseguenza vengono eliminate an- che le rispettive disposizioni nell’ordinanza (art. 53, 53a e 59–59c OBI). Pertanto, per le domande esaminate secondo il nuovo diritto e i brevetti già rilasciati, non sarà più possibile presentare richieste di questo genere. Ciononostante, le richieste inoltrate in maniera legalmente valida e pagate prima dell’entrata in vigore delle nuove norme sa- ranno ancora trattate dall’IPI.
Se l’esame di una domanda di brevetto pendente viene completato in base al diritto vigente, perché la tassa di esame è già stata pagata e la domanda in questione non è sospesa (cfr. art. 150 cpv. 2 nLBI), anche la redazione del rapporto sullo stato della tecnica è retta dal diritto vigente. Per queste domande di brevetto pendenti, anche dopo l’entrata in vigore della revisione del diritto dei brevetti, si potrà richiedere un rapporto sullo stato della tecnica entro i termini previsti dall’articolo 59 capoversi 5 e 6 LBI.
Art. 87 Ricerca Il nuovo articolo 87 stabilisce che per ogni domanda di brevetto occorre effettuare una ricerca. Tale ricerca serve a determinare lo stato della tecnica, che costituisce a sua volta la base per il rapporto sullo stato della tecnica (cfr. art. 57a nLBI). L’articolo 87 disciplina ora espressamente il nesso finora implicito tra ricerca (e tassa di ricerca) e il rapporto sullo stato della tecnica.
Art. 88 Basi del rapporto sullo stato della tecnica L’articolo 88, basato sul vigente articolo 54, stabilisce quale versione degli atti tecnici funge da base per il rapporto sullo stato della tecnica.
I rimandi nel capoverso 1 sono adeguati in virtù della nuova struttura dell’OBI. Inoltre il capoverso 1 è strutturato come elenco, poiché, se la ricerca viene ora espressamente disciplinata nella nOBI con l’articolo 87, questa deve essere indicata coerentemente anche nella lettera a come base per il rapporto sullo stato della tecnica. La lettera b corrisponde invece alla norma attualmente in vigore: la base del rapporto sullo stato della tecnica è costituita dagli atti tecnici al termine dell’esame al momento del deposito
e dell’esame relativo alla forma (ad eccezione della rivendicazione di priorità e della menzione dell’inventore, che possono essere presentate successivamente).
L’attuale articolo 54 capoverso 2 OBI, che disciplina il trattamento speciale degli atti tecnici in inglese, la cui traduzione deve essere presentata entro 16 mesi (cfr. art. 50 cpv. 4 OBI), è abrogato. Dato che in seguito alla revisione del diritto dei brevetti (LBI e OBI) d’ora in poi gli atti tecnici in inglese saranno ammessi anche senza traduzione, tale disposizione risulta infatti superflua.
Di conseguenza, il vigente articolo 54 capoverso 3 diventa il nuovo capoverso 2, in cui viene però modificato il momento per la presa in considerazione di eventuali priorità, dato che il rapporto viene ormai redatto subito dopo la conclusione dell’esame al mo- mento del deposito e dell’esame relativo al contenuto.
Siccome d’ora in poi l’IPI dovrà elaborare un rapporto sullo stato della tecnica per ogni domanda (cfr. art. 57a cpv. 1 nLBI), anche l’articolo 54 capoverso 4 OBI viene abrogato in quanto superfluo.
Art. 89 Contenuto del rapporto sullo stato della tecnica Basato sull’articolo 55 OBI, l’articolo 89 disciplina il contenuto del rapporto sullo stato della tecnica.
A livello di contenuto, i capoversi 1–3 e 5 sono rimasti invariati.
Il capoverso 4 rimane in essere, ma disciplina ora la citazione dello stato della tecnica disponibile in forma non scritta, ispirandosi alla CBE 2000 (regola 62 par. 4 RE CBE 2000). Il vigente articolo 55 capoverso 4 OBI, in base al quale il rapporto sullo stato della tecnica è redatto nella lingua della procedura, risulta superfluo: in linea di massima, anche senza questa precisazione vale il principio secondo cui l’IPI redige i suoi documenti nella lingua della procedura.
Art. 90 Informazioni sullo stato della tecnica Il nuovo articolo 90 disciplina la collaborazione dei depositanti nel quadro della deter- minazione dello stato della tecnica. Ispirato alla regolamentazione valida per i brevetti europei (art. 124 CBE 2000 e regola 141 RE CBE 2000), esso costituisce anche una precisazione dell’obbligo di cooperazione delle parti sancito dall’articolo 13 PA, in base al quale le parti sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti.
Capoverso 1: se viene rivendicato un diritto di priorità, è opportuno che i depositanti presentino all’IPI una copia dei risultati di eventuali ricerche effettuate in precedenza dall’autorità in relazione alla domanda di cui rivendicano la priorità (p. es. ricerche o rapporti sullo stato della tecnica).
Il capoverso 2 disciplina il momento in cui tali documenti devono essere presentati, a seconda del tipo di domanda. Se essi sono disponibili solo in un secondo momento, i depositanti li devono presentare non appena possibile.
Capoverso 3: indipendentemente dal fatto che sia stata rivendicata una priorità o meno, può capitare che i depositanti dispongano di informazioni ufficiali supplementari (p. es. rapporti di ricerca ufficiali, notifiche di altri uffici ecc.) relative ad altre domande di bre- vetto, che però sono rilevanti per l’esame della domanda depositata presso l’IPI. Se ha motivo di ritenere che tali informazioni siano disponibili, l’IPI invita i depositanti a fornirle entro un termine di due mesi. 33/78
Art. 91 Ricerche incomplete sullo stato della tecnica L’articolo 91 si basa sull’articolo 56 OBI. Poiché d’ora in poi ogni domanda potrà essere esaminata sotto il profilo della novità e dell’attività inventiva in un secondo momento, l’impossibilità di effettuare una ricerca in relazione a una domanda non può restare senza conseguenze. La disposizione in questione viene pertanto integrata con una possibilità di contestazione ripresa dalla CBE 2000 (regola 63 RE CBE 2000), che ga- rantisce per giunta ai depositanti il diritto di essere sentiti. Se l’IPI è in grado di redigere unicamente un rapporto limitato sullo stato della ricerca, ciò ha delle conseguenze per i depositanti per quanto riguarda la modifica successiva degli atti tecnici (cfr. art. 84 cpv. 4 e 104 cpv. 4).
In base al capoverso 1, i depositanti vengono innanzitutto invitati a fornire indicazioni che possano aiutare l’IPI a determinare lo stato della tecnica: l’obiettivo è che l’IPI rie- sca a redigere un rapporto sullo stato della tecnica.
Capoverso 2: se l’IPI non riesce a redigere il rapporto, perché le indicazioni in questione non vengono fornite o non bastano a fugare le perplessità, l’IPI lo attesta in una dichia- razione oppure redige un rapporto limitato sullo stato della tecnica. L’ulteriore proce- dura di rilascio si basa su questa dichiarazione o su questo rapporto limitato.
Capoverso 3: se è stato redatto unicamente un rapporto limitato, nel quadro dell’esame relativo al contenuto, l’IPI invita i depositanti a limitare le rivendicazioni all’oggetto della ricerca. In questo modo si garantiscono la trasparenza e la certezza del diritto perse- guite dalla revisione parziale della LBI (nLBI), poiché in fin dei conti si può rilasciare soltanto ciò che è stato oggetto di una precedente ricerca da parte dell’IPI (v. a tale proposito anche i commenti agli art. 84 cpv. 4 e 104 cpv. 4). Le conseguenze giuridiche in caso di inadempimento sono rette dall’articolo 59a capoverso 4 nLBI.
Art. 92 Mancanza di unità L’articolo 92 corrisponde all’articolo 57 OBI. Nel capoverso 2 il termine è prolungato da uno a due mesi e si è proceduto a piccole armonizzazioni di natura redazionale.
Poiché anche la mancanza di unità riconducibile al mancato pagamento della tassa di ricerca aggiuntiva, può sfociare in un rapporto di ricerca limitato, il nuovo capoverso 4 stabilisce che, analogamente all’articolo 91 capoverso 3, le rivendicazioni non possono estendersi oltre l’oggetto della ricerca. Tale principio non è sancito espressamente dalla CBE 2000, ma è stabilito da una decisione della Commissione allargata di ricorso dell’UEP27.
Art. 93 Rinuncia alla redazione del rapporto sullo stato della tecnica Se è già disponibile sufficiente documentazione sullo stato della tecnica, l’IPI può ri- nunciare a effettuare una ricerca o a redigere un proprio rapporto per motivi di effi- cienza, avvalendosi piuttosto dei lavori già fatti da altre autorità. In applicazione della norma di delega nell’articolo 57a capoversi 3 e 4 nLBI, il nuovo articolo 93 stabilisce le condizioni per la rinuncia.
L’IPI può rinunciare a redigere un rapporto sullo stato della tecnica qualora siano sod- disfatti i tre criteri cumulativi nel capoverso 1:
27 Decisione della Commissione allargata di ricorso dell’UEB del 6 luglio 1993; G 0002/92 (mancato paga- mento di tasse di ricerca aggiuntive). 34/78
− in primo luogo, l’IPI o un’autorità da esso riconosciuta deve aver già pubblicato un rapporto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese (lett. a); − in secondo luogo, la domanda di brevetto deve risultare da una domanda inter- nazionale (domanda PCT), dalla cessione parziale (art. 30 nLBI) o dalla divi- sione di una domanda di brevetto anteriore (art. 57 nLBI) o il rapporto si riferisce a un’altra domanda di brevetto, la cui priorità è rivendicata (lett. b); − in terzo luogo, il rapporto già esistente deve riferirsi a rivendicazioni uguali o sufficientemente simili (lett. c). La formulazione «sufficientemente simili» è adot- tata di proposito, poiché altrimenti il criterio risulterebbe non adempiuto già in caso di minime modifiche di natura linguistica nel quadro delle traduzioni neces- sarie.
L’articolo 93 costituisce una disposizione potestativa. Anche qualora siano soddisfatti i criteri di cui al capoverso 1, l’IPI deciderà caso per caso se basarsi sulla documenta- zione esistente oppure procedere ad accertamenti ulteriori o a una nuova ricerca, se necessario28.
In base al capoverso 2, l’IPI pubblica in modo adeguato un elenco delle autorità da esso riconosciute ai sensi del capoverso 1 lettera a (probabilmente nelle sue direttive). Attualmente non è ancora stato stabilito quali siano queste autorità, ma dovrebbe trat- tarsi solamente dell’UEB.
Il capoverso 3 stabilisce le conseguenze giuridiche se l’IPI rinuncia a redigere un pro- prio rapporto sullo stato della tecnica. In questo caso, pubblica un’indicazione di rinun- cia alla redazione del rapporto (a partire dalla quale inizia a decorrere il termine per la presentazione delle richieste di esame, cfr. art. 58b cpv. 3 nLBI) e inserisce una copia del rapporto ripreso nel fascicolo.
Nella fase transitoria successiva all’entrata in vigore della revisione del diritto dei bre- vetti (LBI e OBI), l’IPI rinuncerà per varie domande pendenti all’elaborazione di un rap- porto sullo stato della tecnica. I relativi dettagli sono disciplinati nelle disposizioni tran- sitorie (cfr. art. 193).
Art. 94 Parere sul rapporto sullo stato della tecnica Insieme al rapporto sullo stato della tecnica, l’IPI redige un parere provvisorio – come da prassi a livello internazionale – che riassume i principali risultati della ricerca. Tale parere consente ai depositanti e ai terzi di farsi una rapida idea della domanda e delle sue possibilità di successo.
Essendo il parere provvisorio, gli eventuali difetti in esso evidenziati possono essere integrati o corretti successivamente nel quadro dell’esame relativo al contenuto. Inver- samente, può anche capitare che un parere rilevi l’assenza di novità di una rivendica- zione, ma ciò non sia d’ostacolo al rilascio del brevetto poiché, in mancanza di una richiesta, quest’ultimo è sottoposto soltanto a esame parziale.
Nella fase transitoria successiva all’entrata in vigore della revisione del diritto dei bre- vetti (LBI e OBI), l’IPI rinuncerà per varie domande pendenti a redigere un parere prov- visorio. I relativi dettagli sono disciplinati nelle disposizioni transitorie (cfr. art. 193).
28 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in parti- colare commento all’art. 57a cpv. 3 e 4. 35/78
Art. 95 Trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica e del parere L’articolo 95 si basa sull’articolo 58 OBI. Il capoverso 1 disciplina il modo in cui l’IPI rende accessibile ai depositanti il rapporto sullo stato della tecnica. Già oggi l’IPI tra- smette il rapporto senza copie della documentazione brevettuale reperita durante la ricerca, peraltro pubblicamente accessibile. In considerazione della progressiva digita- lizzazione in atto, il capoverso è modificato, stabilendo che, in futuro, il rapporto e i documenti (termine con cui si intende in primo luogo la cosiddetta «letteratura non bre- vettuale») saranno resi accessibili «in modo adeguato». Grazie a questa formulazione, l’IPI godrà di maggiore flessibilità per quanto riguarda l’adozione di nuove soluzioni tecnologiche.
Il nuovo capoverso 2 è una conseguenza dell’introduzione dell’articolo 94: insieme al rapporto, i depositanti riceveranno anche il parere redatto dall’IPI. Contemporanea- mente, avranno l’opportunità di modificare la propria domanda (vale a dire gli atti tec- nici) sulla base dei difetti riscontrati nel parere (cfr. art. 84). Correggere tali difetti pos- sibilmente già prima dell’esame relativo al contenuto è importante sia per i depositanti, interessati a un esame dei brevetti rapido ed efficiente, che per il pubblico, interessato a brevetti di alta qualità.
Il capoverso 3, corrispondente all’attuale articolo 58 capoverso 2 OBI, stabilisce che l’IPI, su richiesta dell’UEB, può trasmettere a quest’ultimo il rapporto sullo stato della tecnica.
Capitolo 4: Pubblicazione della domanda di brevetto
Art. 96 Oggetto e forma Basato sull’articolo 60 OBI, l’articolo 96 disciplina la pubblicazione delle domande.
Il capoverso 1 elenca le informazioni che devono essere incluse nel fascicolo della do- manda. Attualmente nell’elenco figurano anche rimandi all’articolo 24 OBI e all’arti- colo 60 capoverso 1bis LBI. Quest’ultimo disciplina attualmente le indicazioni da inserire nel registro dei brevetti, che, a causa del rimando nell’articolo 60 OBI, sono incluse anche nel fascicolo della domanda. La revisione parziale della LBI (nLBI) ha compor- tato però lo stralcio dell’articolo 60 capoverso 1bis LBI e il trasferimento del relativo elenco nell’OBI tramite una norma di delega (cfr. art. 60 cpv. 2 nLBI e art. 121)29. Per- tanto si è reso necessario un adeguamento del capoverso 1. La base per le informa- zioni da includere nel fascicolo della domanda è costituita dalla domanda di brevetto nella sua versione eventualmente modificata dopo l’esame al momento del deposito e dall’esame relativo al contenuto.
Capoverso 2: se i depositanti utilizzano atti tecnici in inglese, solo il titolo e l’estratto vanno tradotti in una lingua ufficiale svizzera (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI). Tali indicazioni devono essere presentate insieme alla richiesta (cfr. art. 34 cpv. 2 lett. d). La tradu- zione del titolo e dell’estratto è pubblicata nel fascicolo della domanda al posto della versione originaria (inglese).
29 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in parti- colare commento all’art. 60. 36/78
Capoverso 3: in base all’articolo 100, d’ora in poi verranno pubblicate anche le do- mande internazionali di brevetto (domande PCT) che in Svizzera sono entrate nella fase nazionale. Il capoverso 3 disciplina i relativi dettagli.
Il capoverso 4 sostituisce il vigente capoverso 2, che regolamenta la pubblicazione di rivendicazioni di brevetto modificate. Le rivendicazioni modificate sono pubblicate in aggiunta alle rivendicazioni di cui al capoverso 1 lettera h, se sono state presentate entro 16 mesi o al più tardi al momento della richiesta di pubblicazione anticipata se- condo l’articolo 98 (lett. a). Per le domande internazionali è prevista una soluzione spe- ciale (lett. b), dato che in questi casi di regola il termine di 16 mesi è già scaduto: in questo caso si applica il termine di cui all’articolo 149.
Il capoverso 5 si basa sull’articolo 60 capoverso 3 OBI, ma viene modificato, poiché in futuro si procederà sistematicamente alla redazione di un rapporto sullo stato della tec- nica. Esso disciplina le circostanze in cui tale rapporto è pubblicato successivamente, dopo che il fascicolo della domanda è già stato pubblicato. Se il brevetto è rilasciato e pubblicato entro 18 mesi (documento B1, vale a dire prima che sia stato regolarmente pubblicato un fascicolo della domanda (documento A1 o A2/A3, non si applica l’arti- colo 96 (come già oggi l’articolo 60 OBI) e di conseguenza il rapporto di ricerca non viene pubblicato separatamente come documento A3. Ciò non comporta svantaggi per i terzi, dato che un rilascio così rapido è possibile soltanto quando i depositanti richie- dono l’inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto del loro brevetto (cfr. art. 103) e quindi i terzi possono quindi fare a meno di richiedere un tale esame. All’oc- correnza, essi possono consultare il rapporto di ricerca insieme al parere, chiedendo di consultare gli atti.
Il capoverso 6 corrisponde all’articolo 60 capoverso 4 OBI e rimane invariato.
Art. 97 Lingua L’articolo 97 si basa sull’articolo 60a OBI. Il capoverso 1 chiarisce che la domanda non è pubblicata in una lingua ufficiale svizzera qualsiasi, ma nella lingua della procedura (cfr. art. 3 cpv. 2–4). Se i depositanti si avvalgono della facoltà di tradurre volontaria- mente gli atti tecnici redatti in inglese (cfr. art. 3 cpv. 4), la lingua della traduzione di- venta la lingua della procedura e dunque della pubblicazione.
Capoverso 2: se gli atti tecnici sono disponibili unicamente in inglese, essi vengono anche pubblicati in questa lingua. Poiché il titolo e l’estratto devono essere tradotti nella lingua della procedura (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI), essi vengono anche pubblicati nella lingua della procedura. Il conseguente utilizzo di lingue diverse nel fascicolo della do- manda è inevitabile.
Il vigente articolo 60 capoverso 2 OBI viene stralciato, in quanto la ricerca di tipo inter- nazionale non è più prevista30.
Art. 98 Pubblicazione anticipata L’articolo 98 si basa sul vigente articolo 60b, che disciplina la pubblicazione anticipata della domanda.
Attualmente la pubblicazione anticipata è possibile «nella misura in cui siano soddi- sfatte tutte le condizioni della presente ordinanza». Il capoverso 1 è precisato e riporta
30 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in parti- colare commento all’art. 59 cpv. 5. 37/78
ora le indicazioni obbligatorie per la pubblicazione del fascicolo della domanda (art. 70–
83 e 85–86). In altre parole, la domanda deve aver superato con successo l’esame
relativo alla forma. La data di deposito non deve quindi più essere menzionata come requisito distinto, dato che al termine dell’esame relativo alla forma essa è stata per forza stabilita. La formulazione del capoverso 1 chiarisce altresì che tutte le indicazioni necessarie per la pubblicazione del fascicolo devono essere disponibili ovvero essere state messe a disposizione dai depositanti.
La pubblicazione anticipata è possibile anche in assenza del rapporto di ricerca, che all’occorrenza può essere pubblicato in un secondo momento. In questi casi, il termine per le richieste di esame (cfr. art. 58b nLBI) inizia a decorrere soltanto a partire da questa pubblicazione successiva.
Se, al momento della richiesta di pubblicazione anticipata, risultano pendenti altre ri- chieste di depositanti che riguardano la pubblicazione o le indicazioni da pubblicare (p. es. una notifica in corso concernente la rinuncia alla menzione dell’inventore o la dichiarazione di priorità), l’IPI non dispone di tutte le indicazioni necessarie per la pub- blicazione del fascicolo della domanda. Prima di poter accogliere la richiesta di pubbli- cazione anticipata, vanno pertanto evase queste altre richieste e le relative notifiche.
Il nuovo capoverso 2 sancisce espressamente ciò che di fatto vale già oggi: per deter- minate azioni, l’OBI assegna ai depositanti un termine di 16 mesi (rivendicazione di una priorità, rinuncia alla menzione dell’inventore ecc.). Tali termini sono stati scelti in modo da poter tenere conto delle rispettive operazioni per la regolare pubblicazione (che di norma avviene dopo 18 mesi). Con la richiesta di pubblicazione anticipata dei deposi- tanti iniziano immediatamente i preparativi tecnici per la pubblicazione del fascicolo della domanda. Di conseguenza non è più possibile apportare modifiche e i suddetti termini, elencati nel capoverso 2, devono scadere in anticipo.
Art. 99 Richieste durante la preparazione della pubblicazione Il nuovo articolo 99 disciplina le richieste presentate all’IPI durante i preparativi tecnici per la pubblicazione della domanda (fascicolo della domanda). Si tratta di una disposi- zione parallela all’articolo 110, che regolamenta le richieste durante la preparazione del rilascio del brevetto.
Capoverso 1: durante i preparativi tecnici per la pubblicazione della domanda non pos- sono essere effettuate modifiche o iscrizioni provvisorie al o nel registro dei brevetti. Il capoverso 1 stabilisce pertanto la finzione giuridica in base alla quale le richieste di modifica sono considerate depositate solo dopo la pubblicazione.
Capoverso 2: il ritiro della domanda deve essere possibile in qualsiasi momento. Per i ritiri l’avamprogetto rinuncia dunque a una finzione giuridica analoga a quella del capo- verso 1. Se la richiesta di ritiro è però presentata decorsi 17 mesi, l’IPI non può più fermare il processo di pubblicazione della domanda. In questa fase, l’IPI non può nem- meno procedere a un’iscrizione provvisoria nel registro dei brevetti. Il capoverso 2 san- cisce pertanto che una richiesta di ritiro a questo punto non impedisce la pubblicazione della domanda ed è iscritta nel registro dei brevetti solo successivamente. Se vogliono impedire che ciò accada, i depositanti devono presentare la richiesta di ritiro prima che scada il termine di 17 mesi.
Art. 100 Nessuna pubblicazione L’articolo 100 corrisponde al vigente articolo 60c OBI. Un obiettivo fondamentale della revisione parziale della LBI (nLBI) è di accrescere la certezza del diritto e la traspa- renza. L’attuale articolo 60c OBI enumera le fattispecie in cui l’IPI non pubblica le do- mande, tra cui le domande internazionali (domande PCT, cfr. art. 60c lett. c OBI) e le domande divise (cfr. art. 60c lett. e OBI). In pratica può quindi accadere che dei terzi rimangano per anni all’oscuro di domande di brevetto pendenti e ne vengano a cono- scenza solo con il rilascio del brevetto, vale a dire quando sono confrontati con un brevetto rilasciato. Il presente avamprogetto pone rimedio a tale problema, prevedendo che d’ora in poi non si procederà alla pubblicazione soltanto in due casi (previsti già oggi):
− in primo luogo, se la domanda è dichiarata irricevibile o è definitivamente ritirata o respinta entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità; − in secondo luogo, se il fascicolo del brevetto è stato già pubblicato (e quindi il brevetto rilasciato) prima della data di pubblicazione della domanda. Una tale eventualità si può verificare se è stato richiesto l’inizio anticipato dell’esame re- lativo al contenuto. Ciò non comporta svantaggi per i terzi, dato che in base all’articolo 103 l’inizio anticipato può essere richiesto soltanto per l’esame com- pleto relativo al contenuto (vale a dire valutando anche l’adempimento dei requi- siti di novità e attività inventiva; cfr. art. 58b cpv. 2 nLBI). Viene pertanto meno l’esigenza per i terzi di presentare all’occorrenza una richiesta di esame.
Nei casi in questione, l’IPI non pubblica separatamente (in un secondo momento) nem- meno il rapporto di ricerca. Nella fattispecie di cui all’articolo 100 lettera c, esso risulta tuttavia liberamente consultabile da terzi mediante la consultazione degli atti.
Capitolo 5: Esame relativo al contenuto
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 101 Tassa di esame L’articolo 101, basato sull’articolo 61a OBI, disciplina la tassa di esame e, contestual- mente, l’inizio dell’esame relativo al contenuto. Nel capoverso 1 la scadenza per il pa- gamento della tassa di esame è adeguata al nuovo arco temporale di sei mesi per la presentazione delle richieste di esame previsto dall’articolo 58b capoverso 3 nLBI.
Il capoverso 2 sancisce ora espressamente la conseguenza giuridica in caso di man- cato pagamento, vale a dire il rigetto della domanda da parte dell’IPI. Per il termine per il pagamento della tassa di esame è escluso il proseguimento della procedura (cfr. art. 46a cpv. 4 lett. e nLBI).
I vigenti capoversi 2 e 3 dell’articolo 61a OBI disciplinano il pagamento delle tasse di rivendicazione, le relative scadenze e le conseguenze giuridiche in caso di mancato pagamento. In seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), le tasse di rivendicazione per le rivendicazioni soprannumerarie depositate originariamente vengono riscosse già all’inizio della procedura, dato che l’IPI procede alla ricerca solo per le rivendicazioni per cui sono state pagate le rispettive tasse. Con gli articoli 43 e 82 in combinato di- sposto con l’articolo 76, il presente avamprogetto prevede perciò una regolamenta- zione valida per le rivendicazioni soprannumerarie depositate sia originariamente
che dopo la data di deposito, il che rende superflui i capoversi 2 e 3 del vigente arti- colo 61a OBI.
Art. 102 Tassa per l’esame completo relativo al contenuto La revisione parziale della LBI (nLBI) ha introdotto la possibilità di procedere a un esame completo delle domande di brevetto, vale a dire un esame che consideri anche i criteri di novità e attività inventiva. Anche terzi possono richiedere questo esame com- pleto relativo al contenuto (cfr. art. 58b nLBI). A integrazione dell’articolo 101, che di- sciplina la tassa di esame, il nuovo articolo 102 regolamento perciò la tassa per l’esame completo relativo al contenuto. Il capoverso 1 stabilisce che anche questa tassa deve essere pagata entro l’arco temporale previsto per le richieste dall’articolo 58b capo- verso 3 nLBI.
Il capoverso 2 sancisce il principio, valido anche per altre richieste, secondo cui la ri- chiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa. Per il paga- mento della tassa per l’esame completo relativo al contenuto, è escluso il prosegui- mento della procedura (cfr. art. 46a cpv. 4 lett. e nLBI).
La possibilità per i terzi di richiedere un esame completo relativo al contenuto di un brevetto non significa che si possa procedere a un esame contro la volontà del depo- sitante31. Se il depositante non paga la tassa di esame (anche a causa del ritiro o del rigetto della domanda prima del pagamento della tassa di esame) oppure non la paga in tempo, quest’ultimo e soprattutto i terzi che hanno presentato la richiesta di esame ottengono il rimborso della tassa per l’esame completo relativo al contenuto.
Art. 103 Inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto L’articolo 103 disciplina l’inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto. In base al capoverso 1, al termine dell’esame relativo alla forma e nel lasso di tempo che intercorre tra il ricevimento e la pubblicazione del rapporto di ricerca, il depositante può presentare una richiesta in tal senso. Una volta che il rapporto di ricerca è stato pubbli- cato, in base all’articolo 58b capoverso 3 nLBI inizia l’arco temporale per le richieste di esame, per cui una richiesta di inizio anticipato dell’esame relativo al contenuto diventa comunque superflua. Infatti, se nel suddetto arco temporale il depositante presenta sia la richiesta di esame relativo al contenuto sia la richiesta aggiuntiva di esame completo relativo al contenuto, anche l’esame completo relativo al contenuto inizia senza indu- gio.
Accanto all’articolo 32, l’articolo 103 costituisce la seconda parte del nuovo sistema di accelerazione della procedura. In virtù dell’articolo 32, i depositanti possono richiedere l’accelerazione dell’intera procedura di rilascio del brevetto (cfr. a tale proposito il com- mento all’articolo 32), ma tale accelerazione non deve comportare una riduzione del termine di sei mesi concesso ai terzi per presentare una richiesta di esame completo relativo al contenuto (cfr. art. 58b cpv. 2 e 3 nLBI). Se sono gli stessi depositanti a presentare una richiesta di esame completo, non occorre però attendere la scadenza del termine previsto per i terzi e l’IPI può iniziare senza indugio l’esame relativo al con- tenuto. Ciò non limita i diritti di terzi, dato che la domanda in questione è comunque oggetto di un esame completo relativo al contenuto e i depositanti non possono ritirare la relativa richiesta (cfr. art. 58b cpv. 4 nLBI).
31 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in parti- colare commento all’art. 58b cpv. 2. 40/78
Capoverso 2: la richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa. Per facilitare ai depositanti la presentazione della richiesta e semplificare i processi amministrativi dell’IPI, per la richiesta viene introdotta una tassa combinata, che include, oltre all’esame in sé, anche l’aggiunta per l’esame completo relativo al contenuto della domanda e per l’inizio anticipato di tale esame completo.
Capoverso 3: insieme al rapporto di ricerca viene redatto un parere provvisorio che riassume i principali risultati della ricerca e illustra i potenziali difetti della domanda (art. 94). Ai fini di una maggiore efficienza dell’inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto, contestualmente alla presentazione della relativa richiesta, i de- positanti sono anche tenuti a correggere i difetti rilevati nel parere o perlomeno a espri- mersi in merito. Se non adempiono tale obbligo, l’IPI notifica di nuovo formalmente i difetti e stabilisce un termine per correggerli. Se, nonostante ciò, i difetti non vengono eliminati, l’IPI respinge la domanda, così come accadrebbe anche per un esame rela- tivo al contenuto «normale».
Anche l’UEB redige un parere relativo al rapporto di ricerca, che, insieme a quest’ul- timo, costituisce il «rapporto di ricerca europea ampliato» (cfr. regola 62 RE CBE 2000). Per i brevetti europei, esso vale anche come prima notifica: in altre parole, i depositanti devono rimediare alle irregolarità constatate ancora prima di rice- vere la prima decisione della divisione di esame dell’UEB (regola 70a par. 1 RE CBE 2000) Questo meccanismo accelera il rilascio del brevetto.
Per il diritto svizzero, riprendere interamente la regolamentazione prevista dalla CBE 2000 non sarebbe tuttavia opportuno, dato che al momento della stesura del pa- rere provvisorio non è ancora chiaro se la domanda sarà oggetto di un esame parziale o completo. Per questo motivo, fino all’inizio dell’esame relativo al contenuto i deposi- tanti non sanno quali dei difetti rilevati nel parere dovranno essere corretti.
Tuttavia, l’approccio dell’UEB nel quadro dell’«esame completo» e, quindi, dell’inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto appare ragionevole, poiché è au- spicabile che i depositanti correggano subito dopo il ricevimento del rapporto di ricerca e del parere i difetti che, con grande probabilità, verrebbero riscontrati pure in seguito nel quadro dell’esame relativo al contenuto. Ciò consente anche di accelerare la pro- cedura, il che è nell’interesse dei depositanti. Il capoverso 3 introduce pertanto una regola in base alla quale i difetti menzionati nel parere devono essere corretti prima o contestualmente alla presentazione della richiesta di inizio anticipato dell’esame com- pleto relativo al contenuto. Le conseguenze giuridiche sono meno severe di quelle pre- viste dalla CBE 2000: se i difetti non vengono corretti, l’esame completo relativo al con- tenuto inizia comunque in anticipo e l’IPI emana una notifica che segnala ed eventual- mente completa i difetti rilevati nel parere. Se anche in seguito i difetti non sono elimi- nati, l’IPI respinge la domanda.
Capoverso 4: può succedere che, al momento della richiesta di inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto, il fascicolo della domanda non sia ancora stato pubblicato. Come nel caso della pubblicazione anticipata (cfr. art. 98), è pertanto necessaria una regola che preveda la scadenza di diversi termini che non scadrebbero se la domanda non fosse accelerata. Se sono ancora pendenti richieste relative agli aspetti menzionati nel capoverso 4, la richiesta di inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto è accolta solo dopo che esse sono state risolte (p. es. dopo la risposta a eventuali notifiche).
Il capoverso 5 corrisponde all’articolo 63 capoverso 3 OBI e rimane invariato nel con- tenuto. Il fascicolo del brevetto è pubblicato prima della scadenza del termine di priorità secondo l’articolo 17 LBI solo su richiesta dei depositanti.
Art. 104 Modifica degli atti tecnici durante l’esame relativo al contenuto L’articolo 104 si basa sull’articolo 64 OBI. I capoversi 1 e 2, che disciplinano i diritti di modifica durante l’esame relativo al contenuto, sono ripresi con piccoli adeguamenti redazionali.
In base al nuovo capoverso 3, in caso di modifiche, i depositanti devono depositare una nuova versione completa degli atti tecnici. Il diritto vigente ammette anche delle indicazioni di modifica (del tipo «a pagina 4 la parola A va sostituita con la parola B»). Ciò complica l’esame delle modifiche, può dare adito ad errori e rende più difficile la comprensione per terzi. Il presente avamprogetto pone rimedio a questa situazione.
Il capoverso 4 sancisce il principio, già oggi vigente, secondo cui gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale che l’oggetto della domanda di brevetto modi- ficata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente (cfr. art. 58 cpv. 2 nLBI). Le rivendicazioni modificate non devono vertere su elementi che non sono stati oggetto della ricerca (cfr. regola 137 par. 5 RE CBE 2000). Uno degli obiettivi di- chiarati della revisione parziale della LBI è di accrescere la certezza del diritto e la trasparenza. Grazie al rapporto sullo stato della tecnica obbligatorio per ogni domanda di brevetto, i terzi cui viene opposto un brevetto possono ottenere informazioni affidabili sulla novità dell’invenzione in questione e sull’attività inventiva alla sua base, indipen- dentemente dal fatto che la domanda sia stata oggetto di un esame parziale o com- pleto32. Questa trasparenza è tuttavia possibile soltanto se, anche dopo un’eventuale modifica, le rivendicazioni restano nei limiti di quanto è stato oggetto della ricerca e stabilito dall’IPI nel rapporto. Di conseguenza tale prescrizione vale per tutte le do- mande di brevetto, a prescindere dal tipo di esame richiesto.
Il capoverso 5 riprende il vigente articolo 64 capoverso 4 OBI, ma estende il suo campo d’applicazione dalle rivendicazioni a tutti gli atti tecnici.
I capoversi 6 e 7 corrispondono ai capoversi 5 e 6 dell’attuale articolo 64 OBI e riman- gono invariati a livello di contenuto.
Il capoverso 7 dell’attuale articolo 64 OBI viene abrogato, in quanto si tratta di una di- sposizione speciale legata a circostanze del passato, che non è più opportuna con la procedura odierna.
Art. 105 Data di deposito della domanda divisa L’articolo 105 corrisponde all’articolo 65 OBI e rimane invariato nel contenuto. I capo- versi 1 e 2 sono precisati dal punto di vista linguistico.
Art. 106 Classificazione L’articolo 106 si basa sull’articolo 66 OBI. Il capoverso 1 è ripreso senza modifiche. Nel capoverso 2 viene stralciata la formulazione «fino al rilascio del brevetto», per consen- tire all’IPI di modificare la classificazione anche dopo il rilascio del brevetto. Le ragioni possono essere molteplici: una modifica della classificazione può, ad esempio, rendersi
32 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in parti- colare n. 1.2.2. 42/78
necessaria perché cambia la portata del brevetto in seguito a una rinuncia parziale (cfr. art. 24 nLBI) o a una cessione parziale (cfr. art. 30 nLBI).
Già oggi l’IPI procede alla classificazione non solo secondo l’Accordo di Strasburgo del 24 marzo 197133 sulla classificazione internazionale dei brevetti (Classificazione inter- nazionale dei brevetti, CIB), ma anche secondo la Classificazione cooperativa dei bre- vetti (CPC)34, un’estensione della CIB gestita dall’UEB e dall’Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti. Siccome la classificazione secondo la CPC è volontaria e funzionale alla collaborazione con l’UEB, essa non figura come obbligatoria nell’articolo 105.
Sezione 2: Oggetto dell’esame e procedura
Art. 107 Oggetto dell’esame L’articolo 107 si basa sull’articolo 67 OBI. Esso disciplina l’oggetto dell’esame e la pro- cedura e funge quindi da raccordo con i rispettivi articoli della LBI (art. 59 cpv. 1, 2 e 4 e 59a nLBI) e le prescrizioni dettagliate in materia di esame dell’OBI.
L’articolo 59 nLBI distingue tra manchevolezze concernenti gli articoli 1, 1a, 1b e 2 LBI (cpv. 1) e quelle relative alle altre prescrizioni della legge o dell’ordinanza (cpv. 2). Nel primo caso, i depositanti possono prendere posizione, mentre nel secondo caso l’IPI assegna loro un termine per correggere le manchevolezze. Alla base vi è l’idea, matu- rata nel corso degli anni, che le manchevolezze concernenti gli articoli 1, 1a, 1b e 2 LBI in genere non possano essere eliminate senza violare l’esposto originario della do- manda e, di conseguenza, comportino il rigetto della domanda conformemente all’arti- colo 58 capoverso 2 nLBI.
Anche l’attuale articolo 67 OBI è suddiviso in due parti: il capoverso 1 rinvia all’arti- colo 59 capoverso 1 LBI e quindi, indirettamente, agli articoli 1, 1a, 1b e 2 LBI, mentre il capoverso 2 elenca i diversi articoli della LBI il cui adempimento deve essere esami- nato dall’IPI nel quadro dell’esame relativo al contenuto. All’atto pratico, tale biparti- zione risulta tuttavia funzionare solo in parte. Anche nel quadro degli articoli 1, 1a, 1b e 2 LBI sussistono infatti casi in cui le manchevolezze possono essere corrette (p. es. nell’ambito del carattere tecnico). Dall’altro lato, l’enumerazione nel capoverso 2 non è esaustiva. Se i depositanti apportano delle modifiche e a tale scopo depositano degli atti tecnici modificati, per questi ultimi, esattamente come per gli atti tecnici depositati originariamente, occorre esaminare il rispetto delle prescrizioni formali. Anche nel qua- dro dell’esame relativo al contenuto può dunque avere luogo un altro esame (limitato) relativo alla forma dei nuovi atti tecnici, che può dare adito a notifiche. L’articolo 67 OBI viene pertanto modificato in misura sostanziale. La soluzione proposta nell’articolo 107 prende a riferimento la CBE 2000, e in particolare l’articolo 94 paragrafo 3 CBE 2000 e la regola 71 RE CBE 2000.
Quale novità, il capoverso 1 stabilisce che l’IPI esamina se la domanda è conforme alle disposizioni della LBI e dell’OBI. Rispetto alla prassi attuale non cambia nulla: nel qua- dro dell’esame relativo al contenuto si verifica se sussiste un’invenzione brevettabile e se vi sono eventuali motivi di esclusione (art. 1, 1a, 1b e 2 LBI), se le rivendicazioni sono conformi alle prescrizioni (art. 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 e 57 nLBI) e se gli atti
33 RS 0.232.143.1 34 Consultabile sotto: https://www.cooperativepatentclassification.org/home (stato: 18.12.2024). 43/78
tecnici modificati eventualmente depositati nel quadro dell’esame relativo al contenuto soddisfano i relativi requisiti formali (art. 35–45).
Il capoverso 2 limita il capoverso 1, stabilendo che i criteri della novità e dell’attività inventiva (requisiti indicati anche all’art. 1 LBI) sono esaminati dall’IPI nel quadro dell’esame relativo al contenuto soltanto se è stata presentata una pertinente richiesta di esame completo relativo al contenuto. In questo modo, viene attuato nell’OBI l’«esame completo facoltativo» previsto dagli articoli 58b e 59 nLBI.
Il nuovo capoverso 3 disciplina le relative conseguenze giuridiche. L’IPI notifica even- tuali difetti e assegna ai depositanti un termine per correggerli. In questo modo viene garantito loro anche il diritto di essere sentiti. Se i difetti non vengono corretti (o se, come ricordato in precedenza, non è possibile farlo), l’IPI respinge la domanda.
Art. 108 Informazioni sullo stato della tecnica L’articolo 108 costituisce il corrispettivo dell’articolo 90 capoverso 3, che disciplina la collaborazione dei depositanti nell’elaborazione del rapporto sullo stato della tecnica. Ispirato alla regolamentazione per i brevetti europei (cfr. art. 124 CBE 2000 e re- gola 141 RE CBE 2000), l’articolo 108 precisa anche l’obbligo di cooperazione delle parti sancito dall’articolo 13 PA, in base al quale le parti sono tenute a cooperare all’ac- certamento dei fatti.
Capoverso 1: indipendentemente dal fatto che sia stata rivendicata una priorità o meno, può accadere che i depositanti dispongano di informazioni ufficiali (come p.es. rapporti di ricerca ufficiali o notifiche di altri uffici) relative ad altre domande di brevetto, che sono rilevanti per l’esame della domanda depositata presso l’IPI. Se ha motivo di rite- nere che tali informazioni siano disponibili, l’IPI invita i depositanti a fornirle entro un termine adeguato.
Capoverso 2: Se il depositante non ottempera al suo obbligo di cooperazione, l’IPI re- spinge la domanda.
Art. 109 Fine dell’esame L’articolo 109 si basa sull’articolo 69 OBI. Quest’ultimo risale al periodo predigitale in cui l’IPI, prima di rilasciare il brevetto, sottoponeva ai depositanti eventuali modifiche sotto forma di «correzioni in rosso» riportate direttamente sui documenti. Da un po’ di tempo, però, i depositanti ricevono una versione completa degli atti tecnici previsti per il rilascio del brevetto (nel senso di un esemplare «buono stampa»). La modifica adot- tata nel capoverso 1 riflette tale circostanza. Essa accresce la certezza del diritto per- ché offre ai depositanti una visione d’insieme immediata dell’oggetto del brevetto. Que- sta disposizione è speculare all’obbligo per i depositanti di depositare, in caso di modi- fica degli atti tecnici, una nuova versione completa di tali atti, anziché delle semplici indicazioni di modifica (cfr. p. es. art. 84 cpv. 2).
Siccome i depositanti ottengono un esemplare «buono stampa», il capoverso 2 può essere semplificato: se i depositanti non si esprimono entro la data assegnata, si pre- sume che approvino la versione prevista per il rilascio del brevetto.
Art. 110 Termine sospensivo L’articolo 110 si basa sull’articolo 72 OBI. Si tratta del corrispettivo dell’articolo 99 per le richieste di modifica presentate all’IPI durante la preparazione del rilascio del bre- vetto.
Nel corso dei preparativi tecnici per il rilascio del brevetto non è possibile iscrivere mo- difiche provvisorie o definitive nel registro. Il capoverso 1 stabilisce pertanto la finzione giuridica in base alla quale le richieste di modifica sono ritenute depositate solo dopo il rilascio del brevetto.
Il ritiro della domanda è possibile in qualsiasi momento: tuttavia, se la relativa richiesta è presentata in ritardo, per i motivi ricordati in precedenza il rilascio del brevetto non può più essere interrotto. Il capoverso 2 sancisce espressamente tale circostanza.
Art. 111 Documento del brevetto L’articolo 64 LBI, che disciplina il contenuto del documento del brevetto, viene abrogato con la revisione parziale della LBI; il suo contenuto è trasferito nell’articolo 11135. Quest’ultimo si ispira alle disposizioni corrispondenti valide per i marchi (cfr. art. 19 cpv. 2 OPM) e i design (cfr. art. 18 cpv. 2 ODes), tenendo conto delle peculiarità dei brevetti (disponibilità di atti tecnici).
Titolo terzo: Modificazioni concernenti l’esistenza del brevetto e il diritto al bre- vetto
Capitolo 1: Rinuncia parziale
In generale In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, le disposizioni inerenti alle modifiche del vigente titolo quarto d’ora in poi figureranno nel titolo terzo della parte seconda. Sotto il profilo della struttura, gli articoli 112–116 del presente avamprogetto corrispondono ai vigenti articoli 96–103 OBI. La nuova struttura e le modifiche concrete ai singoli arti- coli sono illustrate qui di seguito.
Art. 112 Forma e tassa La rinuncia parziale è ora oggetto del titolo terzo del capitolo uno, quindi non è più necessario menzionarla nella rubrica. Nella rubrica è aggiunto il termine «tassa» per precisare che, conformemente al capoverso 3, una rinuncia parziale dipende dal paga- mento di una tassa.
Il vigente articolo 98a OBI stabilisce in quali casi non può essere presentata una richie- sta di rinuncia parziale. A livello di contenuto corrisponde in larga misura all’arti- colo 127 LBI, che disciplina le relative fattispecie per i brevetti europei. Una regolamen- tazione esplicita in materia di brevetti svizzeri si era resa necessaria perché anche questi ultimi potevano essere esclusi dalla rinuncia parziale. Con l’abrogazione della procedura di opposizione in seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), l’arti- colo 98a OBI è stralciato in quanto ormai inutile; le fattispecie ivi menzionate possono ormai verificarsi solo per i brevetti europei e sono disciplinate in maniera esaustiva nell’articolo 127 LBI. Una dichiarazione di rinuncia parziale è invece possibile durante un ricorso pendente ai sensi dell’articolo 59c nLBI, perché altrimenti un ricorso di terzi potrebbe impedire ai titolari di un brevetto di limitarne la portata. In questo contesto, i titolari sopportano le conseguenze processuali se con la loro rinuncia parziale succes- siva privano un precedente ricorso di terzi della sua ragion d’essere.
35 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in parti- colare commento all’art. 64. 45/78
Il carattere incondizionato di una rinuncia parziale al brevetto rimane invariato. Confor- memente al capoverso 2, in caso di rinuncia parziale occorre presentare una nuova versione degli atti tecnici. Ciò corrisponde al principio introdotto anche per la modifica degli atti tecnici durante il rilascio del brevetto (cfr. p. es. art. 84 cpv. 2), accresce la certezza del diritto ed evita malintesi. Così come gli atti tecnici depositati originaria- mente, tale nuova versione deve adempiere i requisiti formali della parte seconda titolo primo. Essa inoltre non deve in alcun modo rendere oscura la portata giuridica delle rivendicazioni (cfr. art. 113 cpv. 2).
Il capoverso 3 chiarisce che la richiesta di rinuncia parziale è soggetta al pagamento di una tassa e che essa è considerata presentata soltanto se la tassa in questione è pa- gata entro i termini previsti.
Art. 113 Contenuto ed esame L’articolo 113, che corrisponde al vigente articolo 97 OBI, disciplina il contenuto della rinuncia parziale e l’esame della relativa richiesta da parte dell’IPI. Se finora la compe- tenza dell’IPI di esaminare l’effettiva sussistenza di una limitazione del campo d’appli- cazione materiale del brevetto è stata desunta dal termine «rinuncia parziale», ora essa è sancita in maniera inequivocabile dal capoverso 1 (il che corrisponde anche all’art. 24 cpv. 1 nLBI). In questo modo viene chiarita la questione se delle semplici precisazioni o modifiche finalizzate alla protezione di un altro oggetto («aliud») valgono come rinun- cia parziale e di conseguenza sono accettate dall’IPI. Ciò non è il caso. Questa rego- lamentazione si ispira all’articolo 123 paragrafo 3 CBE 2000. Il fatto che l’esame della dichiarazione di rinuncia parziale si basi sulla versione vigente del brevetto corrisponde alla regola 90 RE CBE 2000.
Il capoverso 2 si basa sull’articolo 97 capoverso 1 OBI. La dichiarazione di rinuncia parziale non deve in alcun modo rendere oscura la portata giuridica delle rivendicazioni. Tra i rimandi figura ora anche l’articolo 1b LBI. Questa aggiunta era stata dimenticata nell’OBI al momento dell’introduzione del suddetto articolo nella LBI nel 2007; con la presente revisione si pone ora rimedio a tale svista. Il rimando all’articolo 52 LBI si limita ormai al suo capoverso 1, dato che, in seguito all’abrogazione dell’articolo 25 LBI, l’unità delle rivendicazioni rimanenti non costituisce più un requisito. Malgrado ciò, ogni rivendicazione indipendente deve includere un’invenzione.
La condizione particolare prevista dal vigente capoverso 2, vale a dire che la rinuncia parziale deve contenere una nota concernente la descrizione, i disegni e l’estratto, è stata completamente stralciata in armonizzazione con la CBE 2000 e come ripetuta- mente auspicato dai depositanti e dalla dottrina in materia36. Ciò non cambia il fatto che, in applicazione dell’articolo 24 capoverso 1 lettera c nLBI e per analogia con l’ar- ticolo 123 paragrafo 2 CBE 2000, la nuova versione degli atti tecnici secondo il capo- verso 3 non possa estendersi oltre il contenuto del brevetto divulgato originariamente. Gli atti tecnici da presentare in caso di rinuncia parziale devono essere conformi ai requisiti formali generali validi per tali atti.
Come l’articolo 97 capoverso 3 OBI, il capoverso 4 disciplina la procedura in caso di difetti e le conseguenze giuridiche se non vi si pone rimedio. Oltre a essere modificato sotto il profilo redazionale, esso stabilisce ora espressamente che, se detti difetti non vengono corretti, l’IPI respinge la richiesta di rinuncia parziale. Ciò corrisponde alla
36 Cfr. Bremi, Tobias (2019), in: Schweizer, Mark / Zech, Herbert (a. c. di): Patentgesetz, Bundesgesetz über die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (PatG). Berna: Stämpfli Verlag, art. 30 n. 11. 46/78
prassi odierna e alle regole generali della PA. Come già oggi, l’IPI può all’occorrenza inviare ulteriori notifiche prima del rigetto.
Art. 114 Registrazione e pubblicazione La registrazione e la pubblicazione di una rinuncia parziale, attualmente disciplinate nell’articolo 98 OBI, figurano ora nell’articolo 114. Poiché l’articolo 64 LBI è abrogato, i requisiti del documento del brevetto sono ora disciplinati a livello di ordinanza nell’arti- colo 111.Siccome in base all’articolo 112 capoverso 2 d’ora in poi dovrà essere pre- sentata una nuova versione degli atti tecnici, l’IPI pubblica anche un nuovo fascicolo del brevetto e conferma la rinuncia parziale ai depositanti. Oltre a rendere la rinuncia parziale maggiormente comprensibile per i terzi, la pubblicazione di un nuovo fascicolo accresce anche la certezza del diritto e la trasparenza.
Capitolo 2: Limitazione da parte del giudice
Art. 115 Ammissione parziale di un’azione per cessione L’articolo 115 riprende la regolamentazione del vigente articolo 103 OBI, combinandola con le disposizioni dei vigenti articoli 100–102 OBI, che sono stati soppressi tranne per le parti integrate nell’articolo 115.
Come nel caso delle domande divise (cfr. art. 57 nLBI), i depositanti soccombenti che, in seguito all’ammissione parziale di un’azione per cessione, intendono costituire un nuovo brevetto con le loro rivendicazioni rimanenti devono presentare una versione completa degli atti tecnici. Mediante il rimando all’articolo 57 LBI si garantisce altresì che le nuove domande (cpv. 1) e i nuovi brevetti (cpv. 2) da costituire non si estendano oltre il contenuto delle domande o dei brevetti ceduti (vale a dire iniziali). Di conse- guenza l’articolo 100 OBI è abrogato. Viene inoltre espressamente stabilito che le nuove domande e i nuovi brevetti da costituire avranno come data di deposito quella della domanda ceduta o del brevetto iniziale.
Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 101 OBI a livello di contenuto, ma è modificato sotto il profilo redazionale per chiarire che la disposizione in questione vale non solo per i brevetti rilasciati ma anche per le domande.
Il capoverso 4 si basa sul vigente articolo 103 capoverso 3 OBI. Già oggi l’assegna- zione del termine avviene di fatto soltanto dopo la registrazione della cessione parziale e non già al momento della sentenza in cessione. Le conseguenze pratiche di tale precisazione sono limitate: eventualmente il termine assegnato ai depositanti può pro- lungarsi di qualche giorno.
Art. 116 Registrazione e pubblicazione della limitazione
Questa norma, che corrisponde all’articolo 99 OBI, stabilisce che le disposizioni in ma- teria di registrazione e pubblicazione dell’articolo 114 si applicano per analogia in caso di limitazione del brevetto da parte del giudice.
Titolo quarto: Fascicolo
Con la nuova partizione, le disposizioni relative al fascicolo, al registro dei brevetti e alle pubblicazioni dell’IPI figurano tutte sotto titoli distinti. Nella versione attuale dell’or- dinanza, le norme relative alle menzioni nel fascicolo sono collocate nella sezione «Mo- dificazioni relative al diritto al rilascio del brevetto e al diritto al brevetto». Nel quadro della presente revisione, per ragioni di unità tematica, esse sono state trasferite nel titolo quarto, che disciplina il fascicolo.
Art. 117 Contenuto Il capoverso 1 ha subito una modifica terminologica: l’espressione «procedura di esame» è stata sostituita con «procedura di rilascio». La procedura di rilascio dinanzi all’IPI include l’intera procedura, dall’esame al momento del deposito ed esame relativo alla forma fino alla decisione di rilascio o al rigetto della domanda.
Il capoverso 2 sancisce una prassi consolidata dell’IPI, chiarendo che gli scritti presen- tati dall’IPI e dal ricorrente nel quadro della procedura di ricorso rientrano tra gli atti procedurali dell’istanza giuridica di ricorso. Il fascicolo non include scambi di scritti nel quadro della procedura di ricorso inerenti alla domanda o al brevetto. La consultazione degli atti della procedura di ricorso è disciplinata dal diritto sovraordinato: pertanto oc- corre impedire che le relative disposizioni possano essere aggirate mediante la con- sultazione di documenti presso l’IPI.
Conformemente alle regole generali del diritto amministrativo, per i titoli di protezione del diritto di proprietà intellettuale la procedura (di esame) inizia con la presentazione della domanda e termina – qualora la domanda non venga ritirata – con la decisione finale con cui viene concesso il titolo di protezione o la domanda è respinta. Con questa decisione si conclude la procedura di esame dinanzi all’IPI (cfr. art. 59a nLBI). Siccome gli atti di un’eventuale procedura di ricorso sono evidentemente successivi alla deci- sione, gli scritti dell’IPI e della parte ricorrente fanno parte degli atti procedurali del tribunale competente e vanno consultati in tale sede. Fanno eccezione unicamente la notifica del ricorso al tribunale e, nella misura in cui risultino rilevanti, le decisioni finali dei tribunali, poiché esse si ripercuotono sull’esito della procedura e la tenuta del regi- stro da parte dell’IPI. Le sentenze delle istanze di ricorso continueranno pertanto a essere incluse nel fascicolo.
A livello di contenuto, il capoverso 3 corrisponde all’articolo 89 capoverso 2 OBI. Ai fini di un’armonizzazione delle disposizioni del diritto di proprietà intellettuale, il tenore è adeguato all’articolo 36 capoverso 3 OPM. Come già oggi, l’IPI esamina la richiesta di conservazione separata e decide in merito.
Art. 118 Consultazione del fascicolo In seguito alla nuova struttura della nOBI, la consultazione del fascicolo disciplinata dal vigente articolo 90 OBI figura ora nell’articolo 118. Il diritto di consultare il fascicolo di una domanda di brevetto prima della pubblicazione o dell’iscrizione nel registro spetta unicamente ai depositanti, ai loro mandatari e alle persone in grado di dimostrare di essere accusate dal depositante di violazione del brevetto o di essere state espressa- mente autorizzate dal depositante a consultare il fascicolo (cpv. 1). Queste persone sono autorizzate a consultare anche una domanda di brevetto considerata irricevibile, ritirata o respinta (cpv. 2).
Il capoverso 3 continua a disciplinare la possibilità, prevista già oggi, che, in caso di rivendicazione di una priorità svizzera, l’IPI fornisca su richiesta all’UEB una copia del rapporto sullo stato della tecnica. Le modifiche apportate di natura puramente lingui- stica non influiscono sul contenuto.
Ai fini di un’armonizzazione delle disposizioni del diritto di proprietà intellettuale, nel capoverso 4 il termine «ciascuno» è sostituito con «chiunque» (cfr. art. 37 cpv. 3 OPM).
Il nuovo capoverso 5 si basa sull’articolo 128 paragrafo 3 CBE 2000. Dopo la pubbli- cazione di una domanda divisa o di un nuovo brevetto costituito (o della relativa do- manda), chiunque può consultare il fascicolo della domanda anteriore anche prima della sua pubblicazione e senza il consenso del depositante. Soltanto la possibilità di consultare il fascicolo della domanda anteriore consente infatti ai terzi di verificare la legittimità di una relativa domanda divisa o di un nuovo brevetto costituito. Per quanto riguarda le domande internazionali di brevetto, il capoverso 6 chiarisce che il fascicolo è consultabile solo dopo l’inizio della fase nazionale in Svizzera e la pubblicazione delle domande in questione da parte dell’IPI.
Come già previsto dall’OBI vigente, l’IPI decide in merito alla consultazione di docu- menti di prova conservati separatamente secondo l’articolo 117 capoverso 3. La modi- fica proposta nel capoverso 7 costituisce semplicemente un adeguamento all’analoga disposizione nell’articolo 37 capoverso 4 OPM. Previa autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l’IPI potrà permettere anche in futuro ad altri uffici dell’Amministrazione federale di consultare gli atti conservati separatamente del fasci- colo (cpv. 8). Nella loro richiesta al DFGP, gli uffici devono dimostrare che tale consul- tazione risponde a un interesse pubblico.
L’IPI promuove la digitalizzazione e pertanto già oggi la gestione dei documenti avviene per quanto possibile in forma digitale. Questa tendenza va tenuta in considerazione anche per quanto riguarda la consultazione dei documenti, e quindi il capoverso 9 è adeguato di conseguenza: d’ora in poi, la consultazione sarà possibile non solo tramite il rilascio di copie, ma anche in forma digitale. La formulazione aperta adottata («L’IPI accorda in modo adeguato la consultazione dei documenti richiesti») tiene conto di questa esigenza e offre la necessaria flessibilità in vista di un’ulteriore digitalizzazione.
Art. 119 Menzione nel fascicolo L’articolo 119 si basa sull’articolo 104 OBI. L’aggiunta di «in particolare» nella frase introduttiva del capoverso 1 specifica chiaramente che l’elenco non è esaustivo. L’espressione «altre modificazioni», presente nella vigente ordinanza, può essere quindi stralciata. Conformemente alle convenzioni linguistiche per i testi giuridici della Confederazione ogni punto dell’enumerazione è oggetto di una lettera. Nel capoverso 1 lettera a, l’espressione «i cambiamenti di depositante» è stata sostituita con «le modi- fiche relative al diritto alla domanda». La modifica non ha ripercussioni materiali. In base alla prassi vigente, nel fascicolo vengono menzionati non solo i cambiamenti di depositante, ma anche le modifiche relative al diritto alla domanda.
Nel capoverso 2 viene modificato il rimando in seguito alla nuova struttura dell’ordi- nanza; a livello di contenuto tuttavia non cambia nulla. Come finora, le richieste sono conservate nel fascicolo e le modifiche vengono iscritte provvisoriamente o definitiva- mente nel registro.
Il capoverso 3 rimane invariato dal punto di vista del contenuto e subisce modifiche di natura puramente redazionale. 49/78
Art. 120 Conservazione dei documenti L’articolo 120 si basa sull’articolo 92 OBI, che viene ripreso solo parzialmente. Nei ca- poversi 1 e 2, mediante la formulazione «in modo adeguato» anziché «l’originale o la copia» si tiene conto della progressiva digitalizzazione in atto. Già oggi l’IPI conserva in forma digitale tutti i documenti cartacei che gli vengono presentati, per cui la distin- zione tra originale e copia perde la sua ragion d’essere. Questo passaggio alla trasmis- sione e alla conservazione elettronica dei dati è già avvenuto anche a livello interna- zionale (p. es. nelle relazioni con l’UEB e l’OMPI).
Il nuovo capoverso 3 garantisce che, in caso di domande divise ai sensi dell’arti- colo 57 nLBI, la consultazione dei documenti di una domanda anteriore rimanga pos- sibile. In base al capoverso 4 vale lo stesso se il brevetto in questione costituisce la base di un CPC (cfr. art. 161 cpv. 4).
Titolo quinto: Registro dei brevetti
Art. 121 Registro L’articolo 121 si basa sull’articolo 93 OBI. La rubrica è stata modificata con «Registro».
Art. 122 Consultazione del registro ed estratti L’articolo 122 si basa sul vigente articolo 95 e rimane invariato dal punto di vista del contenuto, pur subendo alcune modifiche linguistiche nelle varie lingue. Nella versione italiana viene leggermente modificata la rubrica per allinearsi all’OPM e all’ODes.
Art. 123 Contenuto del registro
D’ora in poi la nOBI distingue tra il registro dei brevetti e il registro dei certificati protettivi complementari conformemente alla prassi vigente. Le modifiche all’articolo 123 unifor- mano ulteriormente il contenuto del registro dei certificati e dei brevetti.
In base al capoverso 1 lettera c, il titolo dell’invenzione fa parte del contenuto del regi- stro. Se il brevetto è pubblicato in inglese e pertanto gli atti tecnici sono disponibili uni- camente in questa lingua, il titolo del brevetto e l’estratto degli atti tecnici devono essere tradotti in una lingua ufficiale svizzera (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI). Conformemente all’ar- ticolo 34 lettera h nOBI, gli atti tecnici devono essere depositati insieme alla richiesta. In questi casi, la versione tradotta del titolo fa parte del contenuto del registro. Come per i brevetti redatti in una lingua ufficiale svizzera, l’estratto tradotto invece non fa parte del registro, ma del fascicolo del brevetto.
Il contenuto del capoverso 1 lettera d (indicazioni sul titolare del brevetto) corrisponde all’articolo 94 capoverso 1 lettera i OBI. L’espressione «domicilio o sede» viene stral- ciata in quanto entrambe le indicazioni fanno parte dell’«indirizzo».
Per quanto riguarda i dati relativi all’inventore di cui al capoverso 1 lettera e (finora art. 94 cpv. 1 lett. l), per garantire una maggiore certezza è aggiunto il requisito del nome (oltre al cognome). Il «domicilio» comprende il luogo di domicilio e il rispettivo numero postale di avviamento, ma non l’indirizzo preciso con la strada e il numero.
Il capoverso 1 lettera f («data di deposito») e il capoverso 1 lettera h («data di rilascio del brevetto») sono rimasti invariati a livello di contenuto, ma la loro collocazione nell’elenco del capoverso 1 è stata adeguata alla nuova struttura.
Le lettere i–n menzionano delle indicazioni relative a determinate fattispecie e sono state quindi raggruppate e integrate con «se del caso» oppure con «se» (lett. m). La lettera i (che riprende l’art. 94 cpv. 1 lett. k) è stata adeguata dal punto di vista lingui- stico: con l’aggiunta del termine «ditta» è chiarito che anche una società può rivestire il ruolo di mandatario del titolare del brevetto.
La lettera j viene precisata dal punto di vista linguistico; oltre alle immunità derivate da esposizioni, nel registro dei brevetti figurano solo le priorità rivendicate e non altre pos- sibili indicazioni concernenti la priorità.
Secondo la lettera k, se una richiesta di esame completo relativo al contenuto è stata approvata, va iscritta nel registro dei brevetti. Ciò implica anche che la rispettiva tassa sia stata pagata in tempo. In caso di più richieste, solo la prima è accolta, mentre le altre sono respinte; eventuali tasse pagate nel frattempo vengono restituite.
La lettera l concerne la procedura di opposizione dinanzi all’UEB e si basa sul vigente articolo 94 capoverso 1 lettera q OBI. La limitazione alle «procedure di opposizione in corso» è stata stralciata in quanto le informazioni relative a tali procedure possono risultare rilevanti per i terzi anche dopo la loro conclusione. In questo modo è stata pure accresciuta la trasparenza.
Se la domanda risulta dalla divisione di una domanda anteriore (cfr. art. 57 nLBI), allora in base alla lettera m il registro dei brevetti contiene anche il numero di deposito della domanda anteriore. Come finora, le indicazioni relative alle priorità delle domande di- vise figurano nell’apposito campo del registro, indipendentemente dal fatto di riguar- dare la domanda divisa o la domanda anteriore.
La lettera n stabilisce ora espressamente che i numeri dei CPC e delle relative do- mande pubblicate che si riferiscono al brevetto di base figurano nel registro del brevetto di base. Conformemente all’articolo 127k capoverso 1 OBI, le iscrizioni concernenti il certificato vanno eseguite sul foglio di registro del brevetto di base. Tuttavia, già da anni, l’IPI gestisce dei registri separati per brevetti e certificati, con dei link tra i brevetti di base e i certificati basati su questi ultimi per favorirne la reperibilità. Con la modifica in questione, tale prassi viene statuita espressamente.
Le lettere a–d del capoverso 2 corrispondono alle lettere m–p dell’articolo 94 capo- verso 1 OBI. Nella lettera c, «domicilio o sede» è sostituito con «indirizzo». Inoltre viene sancita la prassi vigente secondo cui anche la data di pubblicazione di queste modifiche è iscritta nel registro dei brevetti.
A livello di contenuto, i capoversi 3 e 4 corrispondono all’articolo 94 capoversi 2 e 3. Nella versione italiana il termine «dati» è sostituito con «indicazioni».
Art. 124 Iscrizione provvisoria o definitiva nel registro dei brevetti L’articolo 124 capoverso 1 si basa sul vigente articolo 105 capoverso 1. Con l’aggiunta del termine «in particolare» nella frase introduttiva si specifica chiaramente che l’elenco non è esaustivo. L’elemento presente nella vigente OBI «altre modificazioni» può es- sere quindi stralciato. Conformemente alle convenzioni linguistiche per i testi giuridici della Confederazione ogni punto dell’enumerazione è oggetto di una lettera. 51/78
La lettera a dell’articolo 105 OBI, già abrogata, è stralciata. La vigente lettera b diventa quindi la lettera a. La formulazione aperta adottata nella lettera a conformemente a una prassi di lunga data include le persone sia fisiche che giuridiche, per cui la vigente lettera c («cambiamenti di ditta») è stata stralciata, in quanto superflua. Conforme- mente alle convenzioni linguistiche per i testi giuridici della Confederazione, il conte- nuto dell’attuale lettera d viene ripartito su più lettere. L’espressione «altre modifica- zioni» può quindi essere stralciata in seguito all’aggiunta di «in particolare» nella frase introduttiva del capoverso 1.
In analogia con altre disposizioni dell’ordinanza sui brevetti (p. es. art. 125) e ad altri atti legislativi concernenti il diritto di proprietà intellettuale (cfr. p. es. art. 28 cpv. 1 OPM), nel capoverso 2 (finora art. 105 cpv. 2 OBI) al requisito della «dichiarazione» è subentrato quello della «dichiarazione espressa», il che non comporta modifiche sul piano materiale. Per la rinuncia a un diritto occorrerà sempre una dichiarazione firmata dei titolari dei diritti (precedenti). Questa uniformazione consentirà di facilitare la tra- smissione elettronica di documenti e di promuovere ulteriori misure di digitalizzazione.
In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza sono stati inoltre adeguati i rimandi. A causa della gerarchia cronologica della procedura di rilascio del brevetto, è per giunta invertito l’ordine di «titolare del brevetto» e «depositante». A parte il trasferimento, il depositante o il titolare in linea di massima può richiedere in prima persona tutte le modifiche alla domanda o al brevetto. La prassi in materia è stata mantenuta. Per i trasferimenti, in caso di dubbi fondati sulla situazione giuridica, l’IPI può chiedere do- cumenti supplementari.
Il capoverso 3, basato sull’articolo 105 capoverso 1bis, è integrato con l’aggiunta che anche il depositante può richiedere l’iscrizione provvisoria di una licenza. Ciò corri- sponde alla prassi dell’IPI ed è in sintonia con l’articolo 34 capoverso 1 LBI. I titolari della licenza sono autorizzati a richiedere l’iscrizione di una licenza sia per una do- manda di brevetto che per un brevetto registrato.
In seguito alla nuova struttura dell’articolo, il vigente capoverso 3 è diventato il capo- verso 4, il quale chiarisce che per una domanda non è possibile iscrivere una licenza incompatibile con una licenza esclusiva iscritta. Ciò corrisponde alla prassi vigente. Nella fase della domanda di brevetto, la relativa richiesta può essere presentata dai depositanti.
Sempre a causa della nuova struttura dell’articolo, il vigente capoverso 4 è diventato il capoverso 5, il cui contenuto è rimasto invariato.
Art. 125 Cancellazione di diritti di terzi A livello di contenuto, l’articolo 125 corrisponde all’articolo 106 OBI. In analogia con l’articolo 126, «in pari tempo» è sostituito con «non appena». Inoltre, a fini di armoniz- zazione, l’espressione «un altro documento equivalente» è stata modificata in «un altro documento di prova sufficiente».
Art. 126 Cambiamenti di mandatario L’articolo 126 corrisponde all’articolo 107 OBI e rimane invariato nel contenuto. Nella versione italiana è stata apportata una modifica di natura terminologica: il termine «re- gistrazioni errate» è sostituito e integrato con «iscrizioni provvisorie e definitive errate». Inoltre, a fianco al «titolare» è aggiunto anche il «depositante» come nelle altre versioni linguistiche.
Art. 127 Rettifiche Il contenuto dell’articolo 127 corrisponde al vigente articolo 107a OBI. Siccome la di- sposizione è indipendente dallo stato del titolo di protezione, si riferisce alle iscrizioni sia provvisorie che definitive e, di conseguenza, riguarda i titolari come i depositanti, è stata completata con i termini «iscrizioni provvisorie e definitive» — stralciando «regi- strazioni» — e «depositante».
Titolo sesto: Pubblicazioni dell’IPI
Art. 128 Organo di pubblicazione L’articolo 128 corrisponde al vigente articolo 108 OBI. Come finora, la competenza di designare l’organo di pubblicazione spetta all’IPI (cpv. 1), che pubblica elettronica- mente i dati da pubblicare su Swissreg37, il che consente un accesso rapido e gratuito alle pubblicazioni dell’IPI.
Nonostante la progressiva digitalizzazione, il capoverso 2 continua a tenere conto dell’eventuale esigenza degli utenti di ottenere copie cartacee dei dati pubblicati in forma elettronica.
Art. 129 Fascicolo del brevetto L’articolo 129 si basa sull’articolo 109 OBI. In linea di massima, il fascicolo del brevetto è pubblicato il giorno del rilascio del brevetto. Dato che in rari casi la pubblicazione può non essere immediata, la disposizione è stata adeguata di conseguenza: d’ora in poi, il fascicolo del brevetto sarà pubblicato «senza indugio», vale a dire nei limiti del pos- sibile (ma non per forza) il giorno del rilascio del brevetto.
Il fascicolo del brevetto contiene la descrizione, le rivendicazioni, l’estratto e gli even- tuali disegni (cfr. art. 63 cpv. 2 nLBI). Le indicazioni aggiuntive da inserire nel fascicolo del brevetto sono ora disciplinate nella nOBI (cfr. art. 123). Tra queste figurano in par- ticolare il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del titolare del brevetto, il cognome e il nome nonché il domicilio dell’inventore e il titolo dell’invenzione38.
Titolo settimo: Restrizioni al diritto derivanti dal brevetto
Capitolo 1: Privilegio degli agricoltori
Art. 130 L’articolo 130 corrisponde al vigente articolo 110 OBI ed è rimasto invariato nel conte- nuto.
37 Consultabile su: https://www.swissreg.ch/ (stato: 18.12.2024).
38 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in parti- colare pag. 46. 53/78
Capitolo 2: Licenze obbligatorie per l’esportazione di prodotti farmaceutici
Art. 131 Oggetto dell’azione L’articolo 131 corrisponde all’articolo 111 OBI e rimane invariato nel contenuto. In se- guito alla nuova struttura dell’ordinanza sono stati adeguati i rimandi nel capoverso 4 lettere c e d. Conformemente alle DTL39 è stata stralciata un’abbreviazione ritenuta superflua (ONU).
Art. 132 Misure per il riconoscimento dei prodotti L’articolo 132 corrisponde all’articolo 111a OBI e rimane invariato nel contenuto.
Art. 133 Obbligo di pubblicazione del titolare della licenza L’articolo 133 corrisponde all’articolo 111b OBI e rimane invariato nel contenuto.
Art. 134 Obbligo d’informare e di notificare dell’IPI L’articolo 134 corrisponde al vigente articolo 111c OBI ed è rimasto invariato a livello di contenuto. In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza è adeguato il rimando nel capoverso 1 lettera f.
Titolo ottavo: Domande di brevetto europeo e brevetti europei
Art. 135 Campo d’applicazione L’articolo 135 corrisponde all’articolo 114 OBI e rimane invariato nel contenuto. In tutte le versioni linguistiche è leggermente modificata la rubrica.
Art. 136 Deposito presso l’IPI L’articolo 136 corrisponde all’articolo 115 OBI ed è rimasto invariato tranne per alcune modifiche redazionali: viene espressamente sancito che le domande divise a cui fa riferimento il capoverso 1 sono ovviamente domande divise europee (cfr. regola 36 par. 2 RE CBE 2000).
Art. 137 Registro svizzero dei brevetti europei e fascicolo L’articolo 137 si basa sull’articolo 117 OBI. Riguarda le indicazioni relative ai brevetti europei registrate nel registro svizzero dei brevetti europei.
Il vigente capoverso 1 lettera c è integrato nella frase introduttiva e stralciato dall’elenco: nel registro svizzero dei brevetti europei saranno iscritte anche in futuro le indicazioni previste per i brevetti svizzeri. Si tratta però unicamente delle indicazioni disponibili e applicabili ai brevetti europei (p. es. per i brevetti europei non vengono iscritte le indicazioni relative alla richiesta di esame parziale o completo).
I capoversi 2 e 3 sono rimasti invariati e sono combinati nel nuovo capoverso 2. Per i brevetti europei l’IPI riprende la lingua della procedura utilizzata dinnanzi all’UEB, salvo che la lingua della procedura sia l’inglese. Il registro svizzero dei brevetti europei è tenuto nelle stesse lingue previste per il registro dei brevetti svizzeri.In base al capo- verso 3 l’IPI tiene un fascicolo per ogni brevetto europeo. Ovviamente tale disposizione
39 Consultabili su: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL (stato: 21.3.2025). 54/78
vale unicamente per i brevetti europei con effetto in Svizzera, circostanza che per com- pletezza è stata ora esplicitata.
Inoltre, si precisa che per il contenuto del fascicolo si applica per analogia l’articolo 117. Tale rimando è finalizzato all’armonizzazione dei fascicoli dei brevetti svizzeri ed euro- pei. Anche i brevetti europei possono essere oggetto di procedure di ricorso in Svizzera (p. es. nel quadro di una rinuncia parziale). Come nel caso dei brevetti svizzeri, i relativi atti non fanno parte del fascicolo (cfr. a tale proposito il commento all’art. 117 cpv. 2).
Art. 138 Segno del brevetto L’articolo 138 si basa sul vigente articolo 117a, ma viene tuttavia riformulato in modo da tenere conto del fatto che il numero di brevetto comprende già l’abbreviazione del Paese «EP». Con questa modifica si evita quindi di ripeterla, dato che il diritto vigente specifica che il segno dei brevetti europei è composto dalla menzione «EP/CH».
Questa nuova regolamentazione ha inoltre il vantaggio che il segno del brevetto per i brevetti europei con effetto in Svizzera coincide con il numero corrispondente del do- cumento del brevetto in caso di rinuncia parziale (p. es. CH/EP 1 234 567 H1.
Art. 139 Trasformazione L’articolo 139 corrisponde all’articolo 118 OBI. Il termine previsto nel capoverso 1 per eseguire le operazioni di cui alle lettere a–c è esteso da due a tre mesi in armonizza- zione con gli altri termini dell’ordinanza.
La nLBI comporta la redazione obbligatoria e la pubblicazione di un rapporto sullo stato della tecnica (cfr. art. 57a nLBI), per cui è previsto il pagamento di una tassa di ricerca (cfr. art. 30 cpv. 2). Siccome tale tassa ed eventuali tasse di rivendicazione (cfr. art. 43) sono dovute anche in caso di trasformazione di una domanda di brevetto europeo in una domanda svizzera, esse sono state aggiunte al capoverso 1 lettera a. In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, è inoltre adeguato il rimando alla tassa di deposito.
In caso di deposito di una domanda divisa, d’ora in poi si rinuncerà alla riscossione a posteriori delle tasse annuali già scadute (cfr. art. 15 cpv. 3). Lo stesso deve valere se una domanda di brevetto europeo è trasformata in una domanda svizzera. Il capo- verso 2 chiarisce pertanto che, se si procede a una trasformazione, in futuro dovranno essere pagate soltanto le tasse annuali dovute a partire da quel momento.
Il capoverso 3 attua la regola 156 paragrafo 2 RE CBE 2000. Una domanda di brevetto europeo trasformata in una domanda svizzera è indicata nel fascicolo del brevetto men- zionando il numero EP.
Art. 140 Tasse annuali L’articolo 140 corrisponde all’articolo vigente 118a OBI e rimane invariato a livello di contenuto, tranne per l’introduzione della terza tassa annuale di brevetto (cfr. art. 14 cpv. 2).
Titolo nono: Domande internazionali di brevetto
Capitolo 1: Campo d’applicazione
Art. 141 L’articolo 141 corrisponde all’articolo 119 OBI e rimane invariato nel contenuto.
Capitolo 2: L’IPI quale ufficio ricevente
Art. 142 Deposito della domanda internazionale di brevetto L’articolo 142 corrisponde all’articolo 120 OBI e rimane invariato tranne per una modi- fica di natura redazionale: il termine «domanda» è sostituito con «domanda di bre- vetto».
Art. 143 Tassa di trasmissione e tassa di ricerca L’articolo 143 corrisponde all’articolo 121 OBI. Nel capoverso 1 si parla di «domanda di brevetto» anziché di «domanda». Il capoverso 2 prevede che, d’ora in poi, l’importo della tassa di ricerca dovrà essere pubblicato «in modo adeguato» (e non più indicato «nell’organo di pubblicazione»): tale formulazione consente di stare al passo con il pro- gresso tecnologico.
Art. 144 Altre tasse L’articolo 144 corrisponde al vigente articolo 122 OBI ed è rimasto invariato nel conte- nuto.
Art. 145 Ripristino del diritto di priorità L’articolo 145 corrisponde all’articolo 122b OBI e rimane invariato nel contenuto.
Capitolo 3: L’IPI quale ufficio designato
Art. 146 Protezione provvisoria L’articolo 146 si basa sull’articolo 123 OBI. Con la presente revisione, le domande in- ternazionali al momento dell’inizio della fase nazionale vengono sempre pubblicate (cfr. art. 100). Al tempo stesso, le domande internazionali in inglese non devono più essere tradotte. Ciò offre la possibilità, da un lato, di semplificare notevolmente l’ese- cuzione della regolamentazione della protezione provvisoria e, dall’altro, di uniformarla alle disposizioni corrispondenti per le domande svizzere (cfr. art. 73 LBI) e le domande europee (cfr. art. 111 LBI), dato che queste ultime già oggi possono essere interamente pubblicate in inglese.
Se la domanda internazionale di brevetto è stata pubblicata in inglese, d’ora in poi il danno potrà essere fatto valere retroattivamente fino alla data di tale pubblicazione. Come auspicato dalla revisione parziale della LBI (nLBI), l’inglese viene così trattato alla stessa stregua delle lingue ufficiali svizzere. Se la domanda non è redatta né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese, il danno può essere fatto valere solo dopo che i convenuti sono stati informati sul suo contenuto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese o l’IPI ha già pubblicato la domanda in una di queste lingue. 56/78
Art. 147 Inizio della fase nazionale L’articolo 147 si basa sul vigente articolo 124 OBI, che disciplina l’inizio della fase na- zionale per le domande internazionali (domande PCT).
L’elenco nel capoverso 1 è modificato e strutturato in funzione delle conseguenze giu- ridiche:
– La lettera a (menzione dell’inventore) è rimasta invariata. – La nuova lettera b (indicazione degli atti tecnici) è stata aggiunta sulla base dell’articolo 22 PCT. Essa corrisponde alla prassi odierna ed è necessaria affin- ché sia chiaro all’IPI quali sono i documenti su cui deve essere fondata la fase nazionale. – La lettera c in aggiunta alla tassa di deposito menziona pure la tassa di ricerca, poiché d’ora in poi quest’ultima sarà dovuta anche per le domande internazio- nali. – La lettera d, relativa alle traduzioni, è stata ampliata per esonerare – come nel caso delle domande nazionali – gli atti tecnici in inglese dall’obbligo di tradu- zione, di cui occorre ormai solo tradurre il titolo e l’estratto (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI). All’inizio della fase nazionale, è tuttavia possibile tradurre a titolo volontario gli atti tecnici in inglese in una lingua ufficiale svizzera (cfr. art. 3 cpv. 4). – La nuova lettera e concerne l’indicazione di un recapito, obbligo attualmente di- sciplinato in un capoverso distinto unitamente alle rispettive conseguenze giuri- diche(cfr. art. 124 cpv. 3 OBI). – La vigente lettera b, concernente l’indicazione della fonte delle risorse geneti- che, diventa la lettera f, dato che l’assenza di tale indicazione non ha (ancora) conseguenze sull’inizio della fase nazionale.
Capoversi 2 e 3: per quanto riguarda l’inizio della fase nazionale, la presente revisione esclude espressamente il proseguimento della procedura in caso di inadempimento dei termini, analogamente a quanto previsto per i brevetti svizzeri nel quadro dell’esame al momento del deposito e dell’esame relativo al contenuto (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. j). Per scongiurare un’eccessiva severità nei confronti dei depositanti internazionali e garan- tire la parità di trattamento con le domande nazionali, il presente avamprogetto prevede una soluzione che va incontro agli interessi dei depositanti: in linea di massima, questi ultimi devono soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 entro 30 mesi, altrimenti la domanda non va a buon fine. Prima l’IPI non sa quali delle numerose domande inter- nazionali inizieranno la fase nazionale in Svizzera, però sa se i depositanti adempiono almeno parzialmente le condizioni di cui al capoverso 1 (ma la domanda presenta an- cora dei difetti). In questi casi, l’IPI invia una notifica in merito alla domanda in analogia con la prassi vigente e assegna un termine supplementare di tre mesi per correggere i difetti.
Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–d non sono soddisfatte almeno in parte, la domanda è considerata ritirata per quanto concerne la Svizzera. Invece, se il depo- sitante non ha posto rimedio ai difetti, l’IPI dichiara la domanda irricevibile. Se la let- tera e non è adempiuta, l’IPI dichiara la domanda irricevibile (perché la finzione giuri- dica del ritiro del PCT non riguarda il recapito). Nel caso della lettera f, un eventuale inadempimento non influisce sull’inizio della fase nazionale, ma sarà rilevato in seguito nel quadro dell’esame relativo al contenuto.
Le regole vigenti relative alla rivendicazione della priorità (cfr. art. 124 cpv. 4 e 5 OBI) sono state spostate in un articolo separato (art. 148). 57/78
Art. 148 Diritto di priorità L’articolo 148 si basa sull’articolo 124 capoversi 4 e 5 OBI. I requisiti relativi al diritto di priorità sono quindi ora disciplinati in un articolo a sé stante. Il capoverso 1 sancisce la necessità, finora regolamentata solo indirettamente, di presentare un documento di priorità. Il capoverso 2 chiarisce che, se il documento in questione non viene presentato nemmeno entro un termine ulteriore di tre mesi, il diritto di priorità si estingue (in ana- logia con la norma prevista per le domande svizzere). Il capoverso 3, basato sull’arti- colo 124 capoverso 5 OBI, rimanda all’articolo 53 capoverso 2, che disciplina il termine ulteriore e la conseguenza giuridica.
Per ragioni di coerenza tematica, nell’articolo 148 è inoltre integrato il vigente arti- colo 125 capoverso 4 OBI relativo al ripristino del diritto di priorità.
Art. 149 Modifica degli atti tecnici L’articolo 149 è nuovo. In base agli articoli 28 e 41 PCT, i depositanti hanno la possibi- lità di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni entro un termine prestabi- lito. Per consentire ricerche mirate, le modifiche agli atti tecnici devono essere comu- nicate prima, vale a dire entro tre mesi dall’inizio della fase nazionale. Come per le modifiche agli atti tecnici di domande di brevetto svizzere, vale il principio (cpv. 1) se- condo cui l’oggetto della domanda modificata non può essere esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente (ossia gli atti costitutivi della data di deposito della domanda internazionale).
Capoverso 2: gli atti tecnici eventualmente modificati sono alla base del rapporto com- plementare sullo stato della tecnica (cfr. art. 139 cpv. 1 nLBI) che l’IPI è tenuto a ela- borare per ogni domanda internazionale di brevetto. Poiché l’IPI esegue una ricerca complementare, le rivendicazioni modificate nel quadro dell’articolo 149 possono ver- tere anche su elementi che non sono stati (ancora) oggetto della ricerca (a differenza delle modifiche nel quadro dell’art. 104).
Art. 150 Tasse di rivendicazione L’articolo 150 disciplina le tasse di rivendicazione. La sua necessità in aggiunta all’ar- ticolo 82 è dovuta al fatto che quest’ultimo è calibrato sull’esame relativo alla forma delle domande di brevetto nazionali e pertanto sotto il profilo della sistematica non è applicabile alle domande internazionali PCT.
Capitolo 4: L’IPI in quanto ufficio eletto
Art. 151 Traduzione degli allegati relativi al rapporto dell’esame preliminare inter- nazionale L’articolo 151 corrisponde all’articolo 125a OBI e rimane invariato dal punto di vista del contenuto. Sono state apportate modifiche di natura puramente terminologica e reda- zionale.
Art. 152 Contenuto del fascicolo L’articolo 152 corrisponde all’articolo 125b OBI e rimane invariato nel contenuto. L’unica novità è la precisazione che il fascicolo può contenere anche eventuali tradu- zioni secondo l’articolo 151. In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, è pure ade- guato il rimando ripreso dal vigente articolo 125b capoverso 1 OBI.
Art. 153 Ripristino del diritto di priorità L’articolo 151 corrisponde all’articolo 125c OBI ed è ripreso senza modifiche.
Parte terza: Certificati protettivi complementari
Titolo primo: Certificati protettivi complementari per medicinali
Capitolo 1: Campo d’applicazione
Art. 154 L’articolo 154 corrisponde all’articolo 127a OBI e rimane invariato nel contenuto; sono state però apportate alcune modifiche di natura redazionale nella versione italiana.
In seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), la sua struttura e articolazione sono state adeguate alle prescrizioni attuali delle DTL40. Ne consegue l’adeguamento del rimando nel capoverso 3, che ora rinvia al titolo quarto (anziché al titolo settimo) della LBI.
Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato
Art. 155 Contenuto della domanda e tassa L’articolo 155 si basa sull’articolo 127b OBI, che disciplina il contenuto della domanda di rilascio del certificato, quello della domanda di proroga della validità del certificato e le rispettive tasse. Per separare più chiaramente questi due strumenti, la proroga della validità del certificato è stata spostata in un capitolo distinto (capitolo 6): ciò corrisponde peraltro alla struttura della LBI.
Il contenuto della domanda di certificato e la relativa tassa sono ora disciplinati nell’ar- ticolo 155. Dal punto di vista del contenuto, il capoverso 1 corrisponde al vigente arti- colo 127b capoverso 1 OBI. Come «copia» (v. lett. b e c) l’IPI accetta, come avviene già oggi, non solo la copia della prima omologazione di Swissmedic (Istituto svizzero per gli agenti terapeutici), ma anche ad esempio una copia dell’omologazione pubbli- cata nel Swissmedic Journal.
Il capoverso 2 è modificato sul piano redazionale e ora menziona in modo più esplicito la tassa di deposito. A livello di contenuto non cambia nulla, dato che la tassa in que- stione è dovuta già oggi in virtù dell’articolo 140h nLBI.
D’ora in poi, il contenuto della domanda di proroga della validità del certificato e la relativa tassa saranno disciplinati nell’articolo 165.
Art. 156 Contenuto della richiesta L’articolo 156 si fonda sull’articolo 127c OBI, che regolamenta il contenuto della richie- sta di rilascio del certificato e della richiesta di proroga della validità del certificato. Per separare più chiaramente questi due strumenti, la proroga della validità del certificato
40 Consultabili su: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL (stato: 10.10.2024). 59/78
è stata spostata in un capitolo distinto (capitolo 6): struttura che corrisponde peraltro a quella della LBI.
Il contenuto della richiesta di rilascio del certificato è ora disciplinato nell’articolo 156, ripreso dal vigente articolo 127c capoverso 1 OBI, ma precisato a livello linguistico.
– Per ragioni di completezza e di armonizzazione con l’OPM, nella lettera a tra le indicazioni necessarie è inserito anche il nome (in aggiunta al cognome). Lo stesso vale per la lettera b, dove è stata aggiunta anche la ditta. Sempre nella stessa lettera, ai sensi di un’armonizzazione con il resto dell’avamprogetto, «se» è sostituito con «se del caso». – La lettera d chiarisce che la richiesta deve includere il titolo del brevetto di base (e non quello dell’invenzione protetta dal brevetto di base). – Il rimando nella lettera e è sostituito con una norma esplicita senza cambiamenti a livello di contenuto. – La seconda parte della frase nella lettera f è stata riformulata in «[…] e il numero di omologazione del medicinale». L’omologazione infatti non riguarda mai il pro- dotto in sé, ma unicamente un medicinale con il prodotto in questione (costituito da un principio attivo o una combinazione di principi attivi) ed eventuali sostanze ausiliarie.
Il contenuto della richiesta di proroga della validità del certificato è disciplinato nell’arti- colo 166.
Art. 157 Iscrizione provvisoria e pubblicazione delle indicazioni sulle domande L’articolo 157 si basa sull’articolo 127d OBI, che disciplina le indicazioni da pubblicare per le domande di rilascio del certificato e le domande di proroga della validità del cer- tificato. Per separare più chiaramente questi due strumenti, la proroga della validità del certificato è stata spostata in un capitolo distinto (capitolo 6) struttura che corrisponde peraltro a quella della LBI.
L’articolo 157 regolamenta l’iscrizione provvisoria delle indicazioni delle domande di rilascio del certificato. A livello di contenuto corrisponde in larga misura all’articolo 127d capoversi 1 e 3 OBI, tranne per le seguenti modifiche.
– Nella rubrica a «pubblicazione» è aggiunto «iscrizione provvisoria». «Dati» è sostituto con «indicazioni». Le indicazioni richieste sono iscritte provvisoria- mente nel registro prima del rilascio del certificato e poi pubblicate dopo il rila- scio. – La frase introduttiva del capoverso 1 precisa dove le indicazioni in questione sono iscritte provvisoriamente, vale a dire nel registro dei certificati protettivi complementari. – Per ragioni di completezza, nel capoverso 1 lettera b tra le indicazioni da fornire figura ora anche il nome (oltre al cognome). Lo stesso vale per la lettera c, che ora impone di indicare anche la ditta. – Il capoverso 1 lettera f è stralciato perché la prassi dell’IPI non prevede l’iscri- zione provvisoria del titolo del brevetto di base. Di conseguenza, le vigenti let- tere g e h diventano rispettivamente le nuove lettere f e g. Il rimando nella nuova lettera f è sostituito da una norma esplicita senza cambiamenti a livello di con- tenuto. – La seconda parte del periodo nel capoverso 1 lettera g è stata precisata e rifor- mulata in «[…] e il numero di omologazione del medicinale». L’omologazione infatti non riguarda mai il prodotto in sé, ma unicamente un medicinale con il 60/78
prodotto in questione (costituito da un principio attivo o una combinazione di principi attivi) ed eventuali sostanze ausiliarie. – Il capoverso 2 sancisce che la pubblicazione è effettuata senza indugio non ap- pena la domanda è stata considerata ricevibile dall’IPI (art. 158), il che corri- sponde a livello di contenuto all’articolo 127d capoverso 3 OBI. Il passaggio con- tenuto nell’articolo 127d capoverso 3 «una volta concluso l’esame giusta l’arti- colo 127e» significa infatti che in quel momento l’esame relativo alla forma è concluso e quindi l’IPI ha dichiarato la domanda ricevibile.
La pubblicazione delle indicazioni per le domande di proroga della validità del certificato è ora disciplinata nell’articolo 167.
Capitolo 3: Esame della domanda di rilascio del certificato
Art. 158 Esame al momento del deposito della domanda L’articolo 158 corrisponde all’articolo 127e OBI e rimane invariato nel contenuto. In se- guito alla nuova struttura dell’ordinanza, il rimando nel capoverso 1 è adeguato. Le modifiche nei capoversi 2 e 3 sono di natura terminologica e redazionale.
Art. 159 Esame delle condizioni per il rilascio del certificato L’articolo 159 si basa sull’articolo 127f OBI, che disciplina l’esame delle condizioni per il rilascio del certificato e per la proroga della validità del certificato. Per separare più chiaramente questi due strumenti, la proroga della validità del certificato è stata spo- stata in un capitolo distinto (capitolo 6): struttura che corrisponde peraltro a quella della LBI. Di conseguenza, nella rubrica dell’articolo 159 è stata stralciata la parte relativa alla proroga della validità.
Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 127f capoverso 1 OBI e rimane invariato nel con- tenuto.
Se le condizioni previste nel capoverso 1 per il rilascio del certificato non sono soddi- sfatte, l’IPI assegna al depositante un termine per correggere i difetti rilevati (in altre parole emana una notifica come per le domande di brevetto). Questo modus operandi è parte integrante della prassi dell’IPI – in analogia con l’esame al momento del depo- sito della domanda (cfr. art. 158) – e dunque è ora espressamente sancito nel capo- verso 2. Solo se tale termine non è rispettato, l’IPI respinge la domanda (cpv. 3).
Art. 160 Rilascio del certificato L’articolo 160 corrisponde nel contenuto all’articolo 127g capoverso 1 OBI, ma ora reca una rubrica («Rilascio del certificato»).
I capoversi 2–4 del vigente articolo 127g sono stati stralciati, poiché, da un lato, il con- tenuto del registro e le pubblicazioni sono stati riuniti nell’articolo 163 e, dall’altro, la proroga della validità del certificato è stata spostata in un capitolo distinto (capitolo 6). Lo stesso vale per l’articolo 127h OBI.
Capitolo 4: Fascicolo e registro
Art. 161 Fascicolo L’articolo 161 si basa sull’articolo 127i OBI. In qualità di titoli di protezione indipendenti sui generis, d’ora in poi i CPC figureranno in un registro a sé stante. Di conseguenza disporranno anche di un proprio fascicolo che, in analogia con l’articolo 117 (finora art. 89 OBI), informa sulla procedura di esame e sulle modifiche dopo il rilascio (cpv. 1).
Il capoverso 2 stabilisce espressamente cosa non fa parte del fascicolo, vale a dire eventuali scambi di scritti dell’IPI e delle parti nel quadro della procedura di ricorso (ad eccezione delle sentenze). Questi documenti costituiscono atti giudiziari e sottostanno alle regole di consultazione vigenti per le relative istanze (cfr. commento all’art. 117).
Il capoverso 3 dell’articolo 127i è spostato nell’articolo 163 capoverso 1 lettera a nOBI e quindi non figura nel presente articolo. In analogia con quanto stabilito dall’arti- colo 117 per i brevetti, il capoverso 3 disciplina la conservazione separata di documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d’affari.
Il vigente capoverso 2 diventa il capoverso 4, modificato unicamente sotto il profilo re- dazionale.
Art. 162 Registro L’ordinanza sui brevetti vigente menziona unicamente il registro dei brevetti: di conse- guenza le iscrizioni concernenti il certificato devono essere eseguite sul foglio di regi- stro del brevetto di base (cfr. art. 127k OBI). L’IPI da decenni tiene tuttavia un registro distinto per i CPC in qualità di titoli di protezione indipendenti sui generis. Tale prassi è ora sancita espressamente dal nuovo articolo 162.
Art. 163 Contenuto del registro e pubblicazioni L’articolo 163 riunisce le disposizioni vigenti sul contenuto del registro e le indicazioni da pubblicare riguardanti i CPC per medicinali e la proroga della validità del certificato (segnatamente gli articoli 127d, 127g e 127k OBI). Pertanto stabilisce quali indicazioni devono essere iscritte nel registro dei certificati protettivi complementari. In qualità di titoli di protezione indipendenti sui generis, i CPC figurano in un registro a sé stante.
Di conseguenza, il capoverso 1 elenca nelle lettere a–h le indicazioni che figurano per ogni domanda nel registro dei CPC. Nelle lettere i–o vengono elencate le eventuali indicazioni che possono essere iscritte nel registro, ad esempio, nel caso di una do- manda di proroga della validità di un certificato. Il capoverso 2 enumera infine le indi- cazioni inerenti a fattispecie particolari (p. es. restrizioni al diritto di disporre o sospen- sione del certificato).
Prima del rilascio dei CPC le indicazioni sono iscritte nel registro solo provvisoriamente (cpv. 3; cfr. anche art. 157). L’iscrizione definitiva avviene contestualmente al rilascio del certificato.
I capoversi 4 e 5 corrispondono all’articolo 127k capoversi 3 e 4 OBI e, tranne per la precisazione nel capoverso 5 che l’iscrizione del certificato è integrata con le indica- zioni corrispondenti, rimangono invariati nel contenuto.
La nuova impostazione dell’articolo ha inoltre consentito diverse precisazioni e ade- guamenti formali e linguistici in armonizzazione con altri articoli dell’ordinanza correlati all’articolo 163. Le considerazioni espresse per gli articoli in questione (p. es. art. 157) valgono quindi per analogia.
Capitolo 5: Tasse annuali
Art. 164 L’articolo 140h nLBI sancisce che, per ottenere e mantenere in vigore un certificato e affinché particolari richieste siano trattate, occorre pagare le rispettive tasse. In virtù di tale norma, l’articolo 164 (vigente art. 127l OBI) disciplina le tasse annuali (tasse di mantenimento) dei certificati, e specialmente la loro data di scadenza.
Attualmente la tassa annuale per una parte dell’anno ammonta, per ogni mese intero o parte di mese della validità del certificato, a un dodicesimo della tassa annuale dovuta per l’anno corrispondente, arrotondato al franco superiore. Questa suddivisione in do- dicesimi implica processi di calcolo complessi e quindi ingenti oneri amministrativi. D’ora in poi saranno pertanto dovute tasse annuali «effettive»: in altre parole, per ogni anno iniziato è dovuta l’intera tassa annuale per l’anno corrispondente (cpv. 1).
Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 127l capoverso 2 OBI. Si parla ora di «brevetto di base» e non più di «brevetto». Si tratta di una modifica di tipo puramente terminolo- gica. Inoltre, l’enumerazione viene sostituita con due periodi di testo, rendendo più evi- dente la relazione tra i due casi elencati.
Il capoverso 3 (finora art. 127l cpv. 3 e 4 OBI) disciplina l’esigibilità dell’eventuale tassa annuale per la proroga della validità del certificato. Questa tassa annuale è dovuta solo in via eventuale, perché le tasse annuali d’ora in poi dovranno essere pagate per l’anno intero (cpv. 1): ne consegue che la proroga della validità del certificato implica una tassa annuale aggiuntiva soltanto se essa ne prolunga la durata oltre un anno intero già pagato. L’esigibilità della tassa annuale dipende dal momento in cui la proroga è stata domandata o approvata. Se la domanda di proroga della validità può essere ap- provata prima dell’inizio della validità del certificato, la tassa annuale per la proroga è dovuta contemporaneamente alle altre tasse annuali. Altrimenti la sua esigibilità è cor- relata alla data in cui l’IPI riscuote la tassa annuale. In altre parole, l’eventuale tassa annuale per la proroga della validità del certificato diventa esigibile l’ultimo giorno del mese in cui l’IPI ha inviato la relativa fattura. L’IPI riscuote la tassa annuale non appena la domanda può essere accolta. L’approvazione vera e propria avviene però soltanto dopo il pagamento della tassa annuale (cfr. art. 170 cpv. 3).
In base al capoverso 4, il termine di pagamento scade dopo sei mesi; dopo l’ultimo giorno del terzo mese dalla scadenza è dovuta una soprattassa. Ciò coincide esatta- mente con il diritto attuale (cfr. art. 127l cpv. 5 OBI).
Vista la semplificazione dei processi relativi alle tasse annuali per i CPC, è abrogato il vigente articolo 127m, che prevedeva la restituzione pro rata su domanda delle tasse annuali in caso di:
– accertamento della nullità del certificato; – rinuncia al certificato da parte del titolare; o – revoca o sospensione dell’omologazione del medicinale. 63/78
Capitolo 6: Proroga della validità del certificato
In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, la proroga della validità del certificato è ora disciplinata in un capitolo a sé stante, ossia il capitolo 6 qui trattato. Rispetto al diritto vigente, che regolamenta il certificato e la proroga della validità sotto lo stesso titolo («Titolo decimo: Certificati protettivi complementari per medicinali») e nei mede- simi articoli, ciò garantisce, da un lato, una distinzione più netta tra questi due aspetti e, dall’altro, la corrispondenza con la struttura della LBI.
Sezione 1: Domanda di proroga della validità del certificato
Art. 165–167 I suddetti articoli disciplinano:
– il contenuto della domanda di proroga della validità del certificato e la rispettiva tassa (art. 165); – il contenuto della relativa richiesta (art. 166); e – la pubblicazione delle indicazioni per le domande di proroga della validità del certificato (art. 167).
A livello di contenuto, corrispondono in larga misura agli articoli 127b capoversi 2 e 3, 127c capoverso 2 e 127d capoversi 2 e 3 OBI. Per quanto riguarda le modifiche adot- tate, valgono per analogia le considerazioni espresse per gli articoli 155–157. Inoltre nella versione italiana è stata apportata una modifica di natura terminologica: il termine «dati» è sostituito con «indicazioni».
In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza sui brevetti, nell’articolo 166 lettera c è adeguato il rimando.
Sezione 2: Esame della domanda di proroga della validità del certificato
Art. 168 e 169 L’articolo 168 disciplina l’esame al momento del deposito e l’esame relativo alla forma della domanda di proroga della validità del certificato da parte dell’IPI. Esso corrisponde all’articolo 127e OBI e rimane invariato nel contenuto. Le considerazioni espresse per l’articolo 158 valgono anche per l’articolo 168.
Le condizioni materiali per la proroga della validità del certificato (esame relativo al contenuto) sono regolamentate nell’articolo 169, basato sull’articolo 127f capoversi 2 e 3 OBI. Per quanto riguarda le modifiche adottate, valgono per analogia le considera- zioni espresse per l’articolo 159.
Sezione 3: Proroga della validità del certificato
Art. 170 Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 127g capoverso 3 OBI e rimane invariato nel contenuto.
Il capoverso 2, basato sull’articolo 127g capoverso 4 OBI, elenca le indicazioni che, in caso di proroga della validità del certificato, sono pubblicate nel registro in aggiunta a quelle menzionate nell’articolo 163 (cfr. a tale proposito anche il commento in merito all’articolo 163, che riunisce le disposizioni vigenti sul contenuto del registro e le indi- cazioni da pubblicare riguardanti i CPC per i medicinali e la proroga della validità del certificato). L’articolo 127g capoverso 4 lettera a OBI è stralciato in quanto nel mo- mento in questione la data del deposito della domanda risulta già pubblicata (cfr. art. 165 cpv. 1 lett. a) e non può più cambiare nel corso dell’esame della domanda. L’elenco è modificato di conseguenza: la lettera b è diventata la lettera a e così via.
Il capoverso 3 è nuovo e regolamenta una situazione particolare. Di norma il rilascio di un CPC precede di molto l’inizio della sua validità. Se anche la sua proroga (il cui esame inizia solo al momento del rilascio del CPC) può essere approvata prima dell’ini- zio della validità, un’eventuale tassa annuale aggiuntiva per la proroga può essere ri- scossa insieme alle tasse annuali normali per i CPC. Ciò non è invece possibile se l’approvazione in questione ha luogo successivamente al pagamento delle tasse an- nuali normali. La scadenza di questa eventuale tassa aggiuntiva dipende dal momento in cui l’IPI riscuote le tasse annuali (cfr. art. 164 cpv. 3 lett. b). La riscossione avviene dopo che la domanda è stata esaminata e approvata. In questi casi quindi la proroga della validità del certificato viene iscritta nel registro soltanto dopo il pagamento dell’eventuale tassa annuale aggiuntiva.
Sezione 4: Revoca della proroga della validità del certificato
Art. 171 Forma e contenuto della richiesta A livello di contenuto, l’articolo 171 corrisponde all’articolo 127n OBI, tranne per le se- guenti modifiche.
– A causa della digitalizzazione, il requisito della presentazione di due esemplari fisici della richiesta (cfr. frase introduttiva dell’art. 127n cpv. 1 OBI) è eliminato. – Per ragioni di completezza, nel capoverso 1 lettera b il nome (in aggiunta al co- gnome) è inserito tra le indicazioni da indicare; – Il numero di omologazione del medicinale non deve più essere indicato, dato che l’IPI lo conosce già al momento di un’eventuale richiesta di revoca (cpv. 1 lett. b). – Il capoverso 3 sottolinea ora in modo chiaro che la richiesta di revoca della pro- roga della validità del certificato è considerata presentata soltanto dopo il paga- mento della relativa tassa. – Il capoverso 4 rimane invariato.
Nella versione italiana è stata altresì apportata una modifica di natura terminologica: il termine «durata della protezione del certificato» è sostituito con «validità del cer- tificato».
Art. 172 Esame della richiesta L’articolo 172 corrisponde all’articolo 127o OBI e rimane invariato nel contenuto. In se- guito alla nuova struttura dell’ordinanza, il rimando nel capoverso 1 è adeguato. Le modifiche nei capoversi 2–4 sono di natura terminologica o redazionale.
Art. 173 Lingua Basato sull’articolo 127p OBI, tranne per le seguenti modifiche.
– In armonizzazione con la legge sui brevetti, nel capoverso 2 l’espressione «lin- gua ufficiale» è stata precisata con l’aggettivo «svizzera». In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza è inoltre modificato il rimando. – Il vigente capoverso 3, che, nel quadro della procedura di revoca, consente di presentare anche mezzi di prova in inglese, è stralciato. Questa disposizione speciale era finora necessaria perché, in base all’articolo 4 OBI, in linea di mas- sima possono essere presentati solo documenti di prova in una lingua ufficiale svizzera. Con la presente revisione, d’ora in poi saranno per principio ammessi anche i documenti di prova in inglese (cfr. art. 3 cpv. 7): pertanto la disposizione speciale in questione non è più necessaria.
Art. 174 Ingiunzione di rispondere e nuovo scambio di scritti L’articolo 174 corrisponde all’articolo 127q OBI e rimane invariato nel contenuto, ma subisce delle modifiche di natura terminologica nella rubrica. «Invito» è sostituito con «ingiunzione». In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, il rimando nel capoverso 1 è adeguato. Nei capoversi 1 e 2 è inoltre precisato che la richiesta di revoca riguarda la «proroga della validità del certificato». Nel testo italiano è stata apportata anche una modifica di natura terminologica ai sensi della sostituzione di espressioni della revi- sione parziale della LBI (nLBI): «richiedente» è sostituito con «depositante.
Art. 175 Decisione finale L’articolo 175 corrisponde all’articolo 127r OBI, di cui riprende il contenuto.
Art. 176 Registrazione e pubblicazione L’articolo 176 corrisponde al vigente articolo 127s ed è rimasto invariato nel contenuto.
Art. 177 Restituzione della tassa di revoca Secondo il diritto vigente (cfr. art. 127t OBI), la tassa di revoca è restituita al richiedente (ora depositante) se la richiesta di revoca è accolta. In contingenze particolari, l’IPI non è tenuto a restituire la suddetta tassa: l’articolo 177 tiene conto di tale circostanza me- diante una formulazione potestativa se sussistono circostanze particolari. In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, è inoltre adeguato il rimando.
Titolo secondo: Certificati protettivi complementari pediatrici per medicinali
Capitolo 1: Campo d’applicazione
Art. 178 L’articolo 178 corrisponde all’articolo 127u OBI e rimane invariato nel contenuto.
In seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), la sua struttura e articolazione sono state adeguate alle prescrizioni attuali delle DTL41. Ne consegue l’adeguamento del rimando nel capoverso 3, che ora rinvia al titolo quarto (anziché al titolo settimo) della LBI.
Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato pediatrico
Art. 179 Contenuto della domanda e tassa L’articolo 179 corrisponde all’articolo 127v OBI e rimane invariato nel contenuto. Il ca- poverso 2 sottolinea in modo più esplicito rispetto al diritto vigente che per la domanda di rilascio del certificato pediatrico è dovuta una tassa.
Art. 180 Contenuto della richiesta L’articolo 180 riprende il contenuto del vigente articolo 127w con le seguenti precisa- zioni linguistiche.
– Per ragioni di completezza e in armonizzazione con l’OPM, nella lettera a tra le indicazioni necessarie è inserito anche il nome (in aggiunta al cognome). Lo stesso vale per la lettera b, dove è stata aggiunta anche la ditta. – La lettera c è stata uniformata sul piano linguistico all’articolo 156 lettera c. – La lettera d chiarisce che la richiesta deve includere anche il titolo del brevetto di base (e non quello dell’invenzione protetta dal brevetto di base). – In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza sui brevetti, i rimandi nelle lettere e e h sono stati adeguati. – La seconda parte del periodo nella lettera f è stata precisata e riformulata in «[…] e il numero di omologazione del medicinale». L’omologazione infatti non ri- guarda mai il prodotto in sé, ma unicamente un medicinale con il prodotto in questione (costituito da un principio attivo o una combinazione di principi attivi) ed eventuali sostanze ausiliarie.
Art. 181 Iscrizione provvisoria e pubblicazione delle indicazioni sulle domande A livello di contenuto, l’articolo 181 corrisponde in larga misura all’articolo 127x OBI, tranne per le seguenti modifiche.
– Nella rubrica, a «pubblicazione» è aggiunto «iscrizione provvisoria». Le indica- zioni richieste sono iscritte provvisoriamente nel registro prima del rilascio del certificato pediatrico e poi pubblicate dopo il rilascio. – La frase introduttiva del capoverso 1 precisa dove le indicazioni in questione sono iscritte provvisoriamente e pubblicate, vale a dire nel registro dei certificati protettivi complementari. – Per ragioni di completezza, nel capoverso 1 lettera b tra le indicazioni da fornire figura ora anche il nome (oltre al cognome). Lo stesso vale per la lettera c, che ora impone di indicare anche la ditta. – Il capoverso 1 lettera f è stralciato perché la prassi dell’IPI non prevede l’iscri- zione provvisoria del titolo del brevetto di base. Di conseguenza, la vigente let- tera g è diventata la lettera f e così via.
Consultabili su: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL (stato: 10.10.2024).
– In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, sono stati modificati i rimandi nel capoverso 1 lettere f e i. – La seconda parte della frase nel capoverso 1 lettera g è stata precisata e rifor- mulata in «[…] e il numero di omologazione del medicinale». L’omologazione infatti non riguarda mai il prodotto in sé, ma unicamente un medicinale con il prodotto in questione (costituito da un principio attivo o una combinazione di principi attivi) ed eventuali sostanze ausiliarie. – Il capoverso 2 sancisce che l’iscrizione provvisoria è effettuata senza indugio non appena la domanda è stata considerata ricevibile dall’IPI (art. 182), il che corrisponde a livello di contenuto al vigente articolo 127x capoverso 2 OBI (il rimando è adeguato di conseguenza). Il passaggio contenuto nel suddetto ca- poverso «una volta concluso l’esame giusta l’articolo 127y» significa infatti che in quel momento l’esame relativo alla forma è concluso e quindi l’IPI ha consi- derato la domanda ricevibile.
Capitolo 3: Esame della domanda di rilascio del certificato pediatrico
Art. 182 Esame al momento del deposito della domanda L’articolo 182 corrisponde all’articolo 127y OBI e rimane invariato nel contenuto. In se- guito alla nuova struttura dell’ordinanza, il rimando nel capoverso 1 è adeguato. Le modifiche nei capoversi 2 e 3 sono di natura puramente redazionale e terminologica.
Art. 183 Esame delle condizioni per il rilascio del certificato pediatrico L’articolo 183 si basa sull’articolo 127z OBI. Il capoverso 1 corrisponde al vigente ca- poverso 1 ed è rimasto invariato nel contenuto.
Se le condizioni previste nel capoverso 1 per il rilascio del certificato pediatrico non sono soddisfatte, l’IPI assegna al depositante un termine per correggere i difetti rilevati (cosiddetta notifica). Questo modus operandi è parte integrante della prassi dell’IPI – in analogia con l’esame al momento del deposito della domanda (cfr. art. 182) – e dun- que è ora espressamente sancito nel capoverso 2. Solo se tale termine non è rispet- tato, l’IPI respinge la domanda (cpv. 3).
Capitolo 4: Rilascio del certificato pediatrico
Art. 184 L’articolo 184 corrisponde all’articolo 127zbis capoverso 1 OBI, di cui riprende il conte- nuto.
Il vigente capoverso 2 è abrogato poiché la regolamentazione del contenuto del regi- stro e delle pubblicazioni è stata riunita nell’articolo 186. Lo stesso vale per l’arti- colo 127zter OBI.
Capitolo 5: Fascicolo e registro
Art. 185 Fascicolo L’articolo 185 si basa sull’articolo 127zquater OBI. In qualità di titoli di protezione indipen- denti sui generis, d’ora in poi i CPC figureranno in un registro a sé stante. Di conse- guenza disporranno anche di un proprio fascicolo che, in analogia con l’articolo 117 (finora art. 89 OBI), informa sulla procedura di esame e sulle modificazioni dopo il rila- scio (cpv. 1).
Il capoverso 2 stabilisce espressamente cosa non fa parte del fascicolo, vale a dire eventuali scambi di scritti nel quadro della procedura di ricorso (ad eccezione delle sentenze). Questi documenti costituiscono atti giudiziari e sottostanno alle regole di consultazione vigenti per le relative istanze.
Il capoverso 3 del vigente articolo 127zquater OBI è spostato nell’articolo 186 capo- verso 1 lettera a nOBI e quindi non figura nel presente articolo. In analogia con quanto stabilito dall’articolo 117 per i brevetti e dall’articolo 161 per i CPC per medicinali, il capoverso 3 disciplina la conservazione separata di documenti di prova che conten- gono segreti di fabbricazione o d’affari.
Il vigente capoverso 2 diventa il capoverso 4, modificato unicamente sotto il profilo re- dazionale.
Art. 186 Contenuto del registro e pubblicazioni L’articolo 186 riunisce le disposizioni vigenti sul contenuto del registro e le indicazioni da pubblicare riguardanti i CPC pediatrici per medicinali (segnatamente gli arti- coli 127zbis, 127zter e 127zquinquies OBI). Pertanto stabilisce quali indicazioni devono es- sere iscritte nel registro dei certificati protettivi complementari. In qualità di titoli di pro- tezione indipendenti sui generis, i CPC figurano in un registro a sé stante.
La struttura, la terminologia e la lingua dell’articolo ricalcano l’articolo 163, ossia la cor- rispondente norma valida per i CPC per medicinali e la proroga della validità del certi- ficato. Pertanto valgono per analogia le considerazioni espresse in merito all’arti- colo 163.
In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, sono stati inoltre adeguati i rimandi.
Titolo terzo: Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari
Art. 187 Campo d’applicazione L’articolo 187 corrisponde all’articolo 127zsexies OBI e rimane invariato nel contenuto. Il nuovo capoverso 2 stabilisce, come per i certificati protettivi complementari per medi- cinali e i certificati protettivi complementari pediatrici, che per «prodotti» si intendono i principi attivi o le composizioni di principi attivi. L’attuale capoverso 2 diventa il nuovo capoverso 3.
In seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), la sua struttura e articolazione sono state adeguate alle prescrizioni attuali delle DTL42. Anche la struttura della nOBI è stata 42 Consultabili su: www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL (stato: 10.10.2024). 69/78
adeguata. Entrambe le circostanze hanno reso necessaria la modifica dei rimandi nel capoverso 3, che ora rinviano al titolo quarto (anziché al titolo settimo) della LBI nonché alla parte terza titolo primo (anziché al titolo decimo) della nOBI.
Art. 188 Contenuto della domanda e tassa L’articolo 188 corrisponde all’articolo 127zsepties OBI, ripreso senza modifiche nel con- tenuto. Il termine «copia» nel capoverso 1 lettere b e c non va inteso in senso stretto: l’IPI accetta infatti anche altre prove equivalenti.
Il capoverso 2 sottolinea in modo più esplicito rispetto al diritto vigente che per la do- manda di rilascio del certificato protettivo complementare per prodotti fitosanitari è do- vuta una tassa.
Art. 189 Altre disposizioni applicabili L’articolo 189 corrisponde all’articolo 127zocties OBI e rimane invariato nel contenuto. In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza e all’aggiunta dell’articolo 187 capoverso 2, sono stati adeguati tutti i rimandi.
Parte quarta: Disposizioni finali
Titolo primo: Abrogazione del diritto previgente
Art. 190 L’articolo 190 sancisce l’abrogazione dell’ordinanza del 19 ottobre 197743 relativa ai brevetti d’invenzione, creando così i presupposti per l’entrata in vigore della presente revisione totale dell’OBI.
Titolo secondo: Disposizioni transitorie
Art. 191 Comunicazioni e termini Siccome le procedure di rilascio del brevetto – come peraltro tutte le procedure pen- denti presso l’IPI in materia di brevetti e CPC – andranno avanti anche nel periodo transitorio precedente all’entrata in vigore della nOBI, occorre disciplinare le comuni- cazioni spedite in questa fase e i termini in corso.
Il capoverso 1 stabilisce che le comunicazioni dell’IPI secondo il vecchio diritto spedite prima dell’entrata in vigore della nOBI nonché le conseguenze giuridiche ivi indicate restano valide anche dopo l’entrata in vigore della nOBI (cfr. a tale proposito anche le disposizioni finali della modifica del 12 agosto 1986, cpv. 3). Poiché le restanti disposi- zioni transitorie dispongono deroghe puntuali a questa regola generale (p. es. per quanto riguarda il proseguimento della procedura, cfr. art. 198), il capoverso 1 prevede la possibilità di disporre altrimenti.
43 RU 1977 2027; 1986 1448; 1991 2565; 1995 3660, 5164; 1999 1443, 2629; 2002 1122; 2004 5025; 2006 4483; 2007 6085; 2008 1659, 2585, 3595; 2011 2247; 2012 7193; 2013 1305; 2014 2051; 2016 4837; 2018 3551; 2021 589.
Il capoverso 2 costituisce il corrispettivo del capoverso 1 per i termini in corso alla data di entrata in vigore della nOBI.
Art. 192 Traduzioni Capoverso 1: già oggi l’inglese beneficia in parte di uno status particolare nel quadro della procedura di rilascio del brevetto. Per gli atti tecnici presentanti in inglese vale infatti un termine di 16 mesi per la traduzione (anziché 3 mesi come per le altre lingue non ammesse; cfr. art. 50 cpv. 3 e 4 OBI). D’ora in poi, gli atti tecnici in inglese non dovranno più essere tradotti. Il capoverso 1 sancisce pertanto che, in deroga alla regola generale transitoria di cui all’articolo 191 capoverso 2, i termini per la loro traduzione decadono.
Capoverso 2: malgrado questa possibilità, può comunque capitare che i depositanti abbiano presentato gli atti tecnici in inglese per ragioni di tempo, ma poi vogliano pas- sare a una lingua ufficiale svizzera. Il presente avamprogetto accorda tale diritto all’ini- zio della procedura di rilascio del brevetto (cfr. art. 3 cpv. 4). L’articolo 192 capoverso 2 garantisce che ne possano beneficiare anche le domande pendenti al momento dell’en- trata in vigore della nOBI.
Art. 193 Rapporto sullo stato della tecnica e parere su domande di brevetto pen- denti In base all’articolo 58b capoverso 3 nLBI, la finestra di sei mesi per presentare le ri- chieste di esame inizia con la pubblicazione del rapporto sullo stato della tecnica o con la relativa indicazione di rinuncia dell’IPI. Per le domande di brevetto pendenti al mo- mento dell’entrata in vigore della nOBI occorrono pertanto diverse disposizioni transi- torie.
Il capoverso 1 riguarda la maggior parte delle domande pendenti. Se per una domanda pendente retta dal nuovo diritto finora non sono stati effettuati né accertamenti (ricerca facoltativa sullo stato della tecnica, cfr. art. 59 cpv. 5 lett. a LBI) né una ricerca di tipo internazionale (cfr. art. 59 cpv. 5 lett. b LBI) e non è stato pubblicato un rapporto al riguardo, l’IPI dopo l’entrata in vigore della nOBI elabora e pubblica il rapporto sullo stato della tecnica secondo il nuovo diritto. Per questo rapporto i depositanti sono tenuti a pagare una tassa di ricerca (cfr. art. 196).
Capoverso 2: per le restanti domande di brevetto pendenti, i depositanti hanno già provveduto volontariamente agli accertamenti in questione. In questi casi, il rapporto esistente può essere utilizzato per il successivo esame relativo al contenuto. Non trat- tandosi di un rapporto ai sensi dell’articolo 58b nLBI, esso non può tuttavia dare inizio alla finestra temporale per le richieste di esame dei depositanti e dei terzi. A volte, per giunta, tale rapporto è talmente datato che la finestra d’esame è già scaduta. Per ga- rantire che anche in questi casi la finestra temporale possa avere regolarmente inizio e i depositanti e i terzi abbiano sufficiente tempo a disposizione per presentare la ri- chiesta di esame, l’IPI pubblica un’indicazione di rinuncia, a partire dalla quale inizia a decorrere il termine per la richiesta di esame.
Capoverso 3: nei casi previsti dai capoversi 1 e 2, l’IPI può rinunciare a elaborare un parere sul rapporto sullo stato della tecnica. In questo modo, si evitano ritardi nella procedura di rilascio del brevetto nella fase transitoria, durante la quale per molte do- mande sarà necessario redigere un rapporto a posteriori.
Art. 194 Esame volontario retto dal nuovo diritto Grazie alla disposizione transitoria nell’articolo 150 capoverso 3 nLBI, i depositanti hanno la possibilità di far esaminare secondo il nuovo diritto anche domande di brevetto pendenti rette dal vecchio diritto. Ciò richiede un’apposita disposizione transitoria nella nOBI.
Capoverso 1: affinché il passaggio dal vecchio al nuovo diritto per la procedura di rila- scio del brevetto avvenga senza intoppi, i depositanti devono presentare la relativa richiesta entro tre mesi dall’entrata in vigore della nOBI, e comunque entro la data della fine della procedura di esame. Se un brevetto può essere rilasciato, l’IPI comunica per iscritto la data prevista della conclusione dell’esame. I depositanti sanno così fino a quando possono decidere di richiedere un esame secondo il nuovo diritto. Dopo quella data l’esame è concluso e non possono più cambiare idea. Se una domanda pendente è assoggettata volontariamente al nuovo diritto, l’articolo 193 sulla redazione del rap- porto sullo stato della tecnica si applica per analogia.
Capoverso 2: per far sì che una domanda pendente sia retta dal vecchio diritto, occorre che la relativa tassa di esame sia già stata pagata e di conseguenza la richiesta di esame risulti presentata (cfr. art. 150 cpv. 2 nLBI). Con il passaggio al nuovo diritto, a tempo debito inizia la finestra d’esame secondo l’articolo 58b nLBI, durante la quale devono essere presentate le richieste di esame. Nell’interesse dei depositanti, l’IPI ri- nuncia alla restituzione della tassa di esame pagata secondo il vecchio diritto e all’ob- bligo dei depositanti di presentare una nuova richiesta retta dal nuovo diritto e di pagare la relativa tassa. L’IPI trattiene invece la tassa di esame e interpreta la richiesta di esame secondo il vecchio diritto come una richiesta di esame parziale (cfr. art. 58b cpv. 2 nLBI) retta dal nuovo diritto. Se i depositanti desiderano un esame completo secondo il nuovo diritto, devono quindi solo presentare e pagare la relativa richiesta aggiuntiva.
Art. 195 Domande di brevetto sospese Con la possibilità di ottenere anche in Svizzera un brevetto con esame completo, viene meno la necessità di sospendere una domanda di brevetto svizzero in attesa della pro- cedura parallela dinanzi all’UEB. Le disposizioni relative al rinvio dell’esame relativo al contenuto previste dagli articoli 62 e 62a OBI vengono pertanto abrogate.
In linea di principio, le domande di brevetto sospese rimangono tali anche dopo l’entrata in vigore della nOBI finché la ragione della sospensione secondo il vecchio diritto viene meno. L’obiettivo della revisione del diritto dei brevetti (LBI e OBI) è però quello di snellire la procedura di rilascio del brevetto e di accrescere la certezza del diritto. Poi- ché può capitare che delle domande rimangano sospese per anni, nella nLBI è stata inserita una disposizione transitoria in base alla quale le domande sospese sono rette in ogni caso dal nuovo diritto. L’articolo 195 stabilisce di conseguenza che le domande di brevetto sospese restano tali al massimo per tre anni dopo l’entrata in vigore della nOBI. In questo modo si assicura la graduale applicazione integrale del nuovo diritto dopo l’entrata in vigore. La sospensione termina prima di questi tre anni se il motivo legale della sospensione viene meno o i depositanti lo richiedono.
Capoverso 2: dopo la revoca della sospensione, per quanto riguarda la redazione del rapporto sullo stato della tecnica si applica, come per le altre domande pendenti, l’arti- colo 193. Se, prima dell’entrata in vigore della nOBI, per una domanda di brevetto so- spesa è già stato pubblicato un rapporto sullo stato della tecnica, dopo la revoca della
sospensione l’IPI pubblica un’indicazione di rinuncia. Con tale indicazione inizia a de- correre il termine per presentare la richiesta di esame secondo l’articolo 58b nLBI.
Art. 196 Riscossione a posteriori di tasse Capoverso 1: in seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), d’ora in poi per ogni domanda occorrerà redigere un rapporto sullo stato della tecnica (cfr. art. 57a cpv. 1 nLBI). Per le domande di brevetto depositate secondo il nuovo diritto, ciò signi- fica che all’inizio della procedura di rilascio del brevetto bisognerà pagare subito la tassa di deposito e la tassa di ricerca così come eventuali tasse di rivendicazione per le rivendicazioni soprannumerarie (dato che solo le rivendicazioni per cui sono state pagate le tasse dovute possono essere oggetto della ricerca). Per le domande rette dal diritto vigente, invece, la tassa di ricerca è dovuta solo se qualcuno chiede la redazione di un rapporto. Anche le tasse di rivendicazione sono fatturate solo in quel momento o, in assenza di un rapporto, al più tardi contestualmente all’esame relativo al contenuto. Per le domande di brevetto pendenti occorre pertanto una disposizione transitoria.
Il capoverso 1 stabilisce che l’IPI fattura le tasse in questione dopo l’entrata in vigore della nOBI. Il termine di un mese garantisce che anche in queste situazioni i depositanti abbiano abbastanza tempo per pagare. La riscossione delle tasse di rivendicazione è retta dal nuovo diritto: in altre parole, esse sono dovute soltanto a partire dalla sedice- sima rivendicazione (cfr. art. 43), anziché dall’undicesima come previsto dal diritto vi- gente.
Il capoverso 2 disciplina le conseguenze giuridiche se le tasse riscosse a posteriori non vengono pagate, ossia sancisce che in tal caso l’IPI dichiara la domanda irricevibile. Se, invece, sotto il vecchio diritto l’IPI ha già dichiarato ricevibile una domanda al ter- mine dell’esame al momento del deposito e dell’esame relativo alla forma, esso la re- spinge. Il proseguimento della procedura è escluso (art. 198). Per il pagamento delle tasse di rivendicazione si applica per analogia l’articolo 43.
Art. 197 Differimento della pubblicazione Uno degli obiettivi principali della revisione parziale della LBI (nLBI) è di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto. Il vigente articolo 60c è modificato di conseguenza (cfr. art. 100). A oggi, in diversi casi l’IPI non pubblica la domanda di brevetto come fascicolo della domanda. In pratica può quindi accadere che dei terzi rimangano per anni all’oscuro di domande di brevetto pendenti e ne vengano a conoscenza solo con il rilascio. Con le modifiche apportate al nuovo articolo 100, questo problema è stato risolto.
Occorre tuttavia una regolamentazione transitoria per le domande pendenti la cui data di pubblicazione è già trascorsa al momento dell’entrata in vigore della nOBI. Se non sono già pubblicamente accessibili, tali domande saranno pubblicate in base all’arti- colo 197 a posteriori, appena possibile, dopo l’entrata in vigore . Le domande PCT per cui l’IPI ha già pubblicato l’iscrizione nel registro e il cui fascicolo è consultabile tramite la banca dati PatentScope dell’OMPI risultano già pubblicamente accessibili e, di con- seguenza, l’IPI non provvede alla loro pubblicazione differita.
Art. 198 Proseguimento della procedura Ai fini della certezza del diritto e dello snellimento della procedura di rilascio del bre- vetto, il presente avamprogetto ha escluso dal proseguimento della procedura diversi termini per cui finora era prevista tale opportunità. In base al capoverso 1, la possibilità
di un proseguimento della procedura dipende dal momento in cui è stata presentata la relativa richiesta e non la data di scadenza del termine.
Capoverso 2: per accelerare il più possibile l’introduzione del nuovo esame dei brevetti, sono esclusi dal proseguimento della procedura anche tre termini delle disposizioni transitorie, vale a dire il termine per le traduzioni a titolo volontario (art. 192 cpv. 2), quello per assoggettare la domanda al nuovo diritto (art. 194 cpv. 1) e quello per il pa- gamento delle tasse dovute (art. 196).
Art. 199 Rinuncia parziale Dopo l’entrata in vigore della nOBI, l’esame delle domande di brevetto pendenti è con- cluso secondo il vecchio diritto se la tassa di esame è già stata pagata, ossia se la procedura è già in una fase avanzata (cfr. art. 150 nLBI). Per le procedure pendenti di rinuncia parziale (cfr. art. 24 nLBI), appare tuttavia opportuno derogare a questa regola e applicare il nuovo diritto dopo la sua entrata in vigore. Ciò offre più possibilità ai de- positanti (cfr. art. 113). Per i terzi accresce la certezza del diritto e la comprensibilità della rinuncia parziale, dato che d’ora in poi in caso di rinuncia parziale occorre pre- sentare una nuova versione degli atti tecnici.
Art. 200 Procedura di opposizione L’articolo 152 nLBI consente di presentare, in determinate circostanze, un’opposizione anche dopo l’entrata in vigore della revisione parziale della LBI (e quindi dell’abroga- zione della procedura di opposizione). Per giunta è possibile che all’entrata in vigore vi siano delle opposizioni pendenti. Siccome anche nel presente avamprogetto sono state stralciate le disposizioni in materia di opposizione, l’articolo 200 stabilisce che in questi casi rimangono applicabili le regole procedurali dell’ordinanza vigente (cfr. art. 73– 88 OBI).
Art. 201 Certificati protettivi complementari Vista la modifica puntuale delle regole per il rilascio di CPC, l’articolo 201 stabilisce che le domande pendenti all’entrata in vigore della nOBI sono rette dal nuovo diritto.
Titolo terzo: Entrata in vigore
Art. 202 L’articolo 202 disciplina il momento dell’entrata in vigore della revisione totale dell’OBI. La relativa data sarà fissata a tempo debito dal Consiglio federale.
4 Ripercussioni
Con la revisione parziale della LBI (nLBI) e della rispettiva ordinanza (nOBI), il sistema svizzero dei brevetti è adeguato alle esigenze dell’economia illustrate dal Parlamento. Le relative ripercussioni, già descritte in maniera esaustiva nel messaggio concernente la modifica della legge sui brevetti44, sono riassunte brevemente qui di seguito.
44 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7. 74/78
4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confedera-
zione L’IPI non dipende dal bilancio della Confederazione (cfr. art. 1 LIPI) e si finanzia prin- cipalmente tramite la riscossione di tasse. L’introduzione dell’esame completo facolta- tivo e della ricerca obbligatoria per tutte le domande di brevetto comporta oneri supple- mentari in termini di personale e, di conseguenza, finanziari per l’IPI. L’ammontare dei costi effettivi dipenderà dalla domanda futura. A seconda degli scenari prefigurati nel messaggio concernente la modifica della legge sui brevetti, le stime oscillano tra 9 e 19 equivalenti a tempo pieno aggiuntivi, pari a costi supplementari netti rispettivamente compresi tra 0,6 e 2,1 milioni di franchi. L’IPI coprirà questo fabbisogno finanziario ag- giuntivo (netto) mediante un aumento delle tasse annuali per i brevetti: non si attendono quindi ripercussioni sul bilancio della Confederazione.
Gravano invece su quest’ultimo le spese legate alla riorganizzazione del sistema dei ricorsi. In seguito all’adeguamento del sistema svizzero dei brevetti, da un lato – per ragioni istituzionali – è stata aggiornata la regolamentazione del finanziamento del Tri- bunale federale dei brevetti (TFB) e, dall’altro, al TFB sono stati assegnati nuovi compiti nell’ambito dei ricorsi. Ne conseguono oneri supplementari per la Confederazione sti- mati attorno a 0,9–1,2 milioni di franchi.
4.2 Ripercussioni sull’economia e sulle imprese
L’esame completo, la ricerca obbligatoria e l’ampliamento delle possibilità di ricorso hanno lo scopo di accrescere la certezza giuridica per i depositanti. Ciò potrebbe sfo- ciare in un utilizzo accresciuto del sistema brevettuale svizzero e favorire in particolare la capacità innovativa delle piccole e medie imprese (PMI), interessate a un’efficace protezione dei brevetti a livello nazionale. Nel contempo si prevede una diminuzione dei cosiddetti «brevetti spazzatura», ossia brevetti che non soddisfano i requisiti di pro- tezione come ad esempio la novità, ma che, in assenza di un esame di tali requisiti, vengono comunque iscritti nel registro dei brevetti. Ciò potrebbe a sua volta rendere più equa la concorrenza sul mercato. Grazie alla possibilità di presentare domande di brevetto e ricorsi in inglese, il sistema brevettuale assume un orientamento più inter- nazionale, diventando così maggiormente attrattivo per gli innovatori internazionali.
Il già ricordato aumento delle tasse annuali per i brevetti, necessario per finanziare la riforma del sistema brevettuale svizzero, è pari all’8 per cento. Si tratta di un aumento lieve, che consente alla Svizzera di rimanere uno dei Paesi più vantaggiosi per quanto riguarda il mantenimento dei brevetti. Su un arco di 20 anni, i relativi costi in Austria sono ad esempio superiori del 68 per cento, e in Germania dell’85 per cento.
4.3 Altre ripercussioni
Migliorando il processo di esame dei brevetti non si intende solo accrescere la qualità dei brevetti rilasciati, ma anche aumentare la fiducia del pubblico nei confronti del si- stema brevettuale. Non si prevedono invece ripercussioni dirette ad esempio sui con- sumatori, dato che anch’essi, in fin dei conti, beneficiano delle innovazioni. Non do- vrebbero esserci ripercussioni dirette nemmeno per i Cantoni e i Comuni. A lungo ter- mine, tuttavia, il miglioramento del sistema brevettuale potrebbe rafforzare la capacità innovativa e la competitività dell’economia svizzera, il che potrebbe avere ricadute po- sitive sulle strutture economiche regionali. 75/78
5 Aspetti giuridici
La revisione dell’OBI da parte del Consiglio federale si basa sulle nuove norme di de- lega seguenti.
– Secondo l’articolo 57a nLBI l’IPI redige un rapporto sullo stato della tecnica ob- bligatorio per ogni domanda di brevetto e definisce le basi per il rapporto. Vista la natura tecnica del rapporto, la sua redazione è strettamente legata all’esame del brevetto. In base alla norma di delega contenuta nel capoverso 4 del sud- detto articolo, il Consiglio federale disciplina nell’OBI i compiti dell’IPI volti a de- terminare lo stato della tecnica e le condizioni che devono essere soddisfatte per poter rinunciare alla redazione del rapporto.
– In seguito all’introduzione dell’esame completo facoltativo, l’articolo 58b nLBI re- golamenta gli aspetti fondamentali delle richieste di esame o di esame completo del brevetto. Tali richieste sono inscindibilmente connesse all’esame effettivo delle relative domande di brevetto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura nell’OBI (art. 58b cpv. 6 nLBI).
– L’articolo 60 nLBI stabilisce quali indicazioni devono essere iscritte obbligatoria- mente nel registro dei brevetti. Inoltre demanda al Consiglio federale la compe- tenza di specificare nell’OBI ulteriori indicazioni da iscrivere nel registro (art. 60 cpv. 2 nLBI). Al fine della tenuta del registro dei brevetti, ciò consente di tenere tempestivamente conto di eventuali nuovi sviluppi.
Le norme di delega valide finora rimangono invariate, ad eccezione del ricorso men- zionato all’articolo 59c capoverso 4 LBI. Siccome la procedura di opposizione secondo l’articolo 59c LBI viene meno, anche i relativi dettagli non devono più essere disciplinati nella nOBI.
Elenco delle abbreviazioni
CBE 2000 Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000; RS 0.232.142.2
CPC Certificato protettivo complementare
DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia
DTF Decisione del Tribunale federale
FF Foglio federale
IPI Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d’invenzione (legge sui brevetti); RS 232.14
LPM Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (legge sulla protezione dei mar- chi); RS 232.11
nLBI Legge federale sui brevetti d’invenzione, disegno di modifica del 15 marzo 2024; FF 2024 685
nOBI Avamprogetto di revisione totale dell’ordinanza sui brevetti
OBI Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d’invenzione (ordinanza sui brevetti); RS 232.141
ODes Ordinanza dell’8 marzo 2002 sulla protezione del design (ordi- nanza sul design); RS 232.121
OMPI Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (World In- tellectual Property Organization, WIPO)
OPM Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (ordinanza sulla protezione dei marchi); RS 232.111
OTa–IPI Ordinanza dell’IPI del 14 giugno 2016 sulle tasse; RS 232.148
PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura ammini- strativa; RS 172.021
PCT Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty); RS 0.232.141.1
Protocollo di Nagoya Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 2010 sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica; RS 0.451.432
UEB Ufficio europeo dei brevetti 77/78
RE CBE 2000 Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Conven- zione sul brevetto europeo; RS 0.232.142.21
RE PCT Regolamento d’esecuzione del 19 luglio 1970 del Trattato di coo- perazione in materia di brevetti; RS 0.232.141.11
Swissmedic Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Swissreg Banca dati dei titoli di protezione e organo di pubblicazione dell’IPI