Botschaft über die Genehmigung von zwei Abkommen betreffend das europäische Patentsystem und über die Änderung des Patentgesetzes

05.040

vom 18. Mai 2005

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,

mit dieser Botschaft unterbreiten wir Ihnen, mit dem Antrag auf Zustimmung, die Entwürfe zu zwei Bundesbeschlüssen betreffend die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäi- scher Patente (Europäisches Patentübereinkommen) sowie das Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente und zu einer Revision des Patentgesetzes.

Wir versichern Sie, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

18. Mai 2005 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Der Bundespräsident: Samuel Schmid Die Bundeskanzlerin: Annemarie Huber-Hotz

2005-0511 3773

Übersicht

Mit dieser Vorlage unterbreitet der Bundesrat dem Parlament zwei Abkommen betreffend das europäische Patentsystem zur Genehmigung und schlägt ihm die erforderlichen Gesetzesanpassungen vor.

Ausgangslage Die Rahmenbedingungen für das europäische Patentsystem haben sich seit dessen Schaffung mit dem Aufkommen neuer Technologien und der Einbindung des europä- ischen Wirtschaftssystems in den Welthandel beträchtlich geändert. Diese Entwick- lung sowie der Beitritt einer Reihe von weiteren Staaten machten eine Reform unumgänglich. Die Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ-Revisionsakte) und das Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente (EPÜ-Sprachenüber- einkommen) modernisieren das europäische Patentsystem unter Wahrung der bewährten Grundlagen. Sie schaffen die Voraussetzungen, damit das europäische Patentsystem den hohen Ansprüchen von Gegenwart und Zukunft entsprechen kann. Die Übereinkommen wurden im Jahre 2000 ausgehandelt und von der Schweiz unterzeichnet.

Mit der EPÜ-Revisionsakte wurde das Europäische Patentübereinkommen annä- hernd 30 Jahre nach seiner Unterzeichnung erstmals umfassend revidiert und modernisiert. Eine grosse Zahl der einstimmig angenommenen Änderungen betref- fen technische Gesichtspunkte und Aspekte des Verfahrens. In Bezug auf das mate- rielle Patentrecht ist hervorzuheben, dass der Schutz der weiteren medizinischen Indikationen im Übereinkommen verankert wurde. Dabei wurde die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) und der grossen Mehrheit der nationalen Gerichte kodifiziert. Um die Europäische Patentorganisa- tion politisch besser zu verankern, sieht das Europäische Patentübereinkommen neu die regelmässige Einberufung von Ministerkonferenzen vor. Mit dem fakultativen EPÜ-Sprachenübereinkommen sollen die durch Übersetzungen der Patentschriften bedingten Kosten für europäische Patente, die den Patentschutz in Europa im Vergleich zu den Vereinigten Staaten und Japan massiv verteuern, um ungefähr 50 % sinken. Die Unterzeichnerstaaten verzichten hierzu auf sämtliche Übersetzungserfordernisse eines in einer Amtssprache des EPA (Deutsch, Franzö- sisch, Englisch) erteilten Patents, wenn eine der Amtssprachen des EPA zugleich eine nationale Amtssprache ist. Tritt das Übereinkommen für die Schweiz in Kraft, so werden europäische Patente in englischer Sprache auch ohne Übersetzung in eine Landessprache in der Schweiz Wirkung entfalten. In Gerichtsverfahren soll der Patentinhaber indessen weiterhin verpflichtet werden können, auf eigene Kosten Übersetzungen des umstrittenen Patents in einer anerkannten Amtssprache einzurei- chen.

Übersicht 3774 Abkürzungsverzeichnis 3777

1 Grundzüge der Verträge 3779

1.1 EPÜ-Revisionsakte 3779

1.1.1 Ausgangslage 3779

1.1.2 Verlauf der Verhandlungen 3779

1.1.3 Verhandlungsergebnis 3780

1.1.4 Überblick über den Inhalt des Vertrags 3780

1.1.5 Würdigung 3781

1.1.6 Ergebnisse der Vernehmlassungen 3781

1.1.7 Dringlichkeit 3782

1.2 EPÜ-Sprachenübereinkommen 3782

1.2.1 Ausgangslage 3782

1.2.2 Verlauf der Verhandlungen 3783

1.2.3 Verhandlungsergebnis 3783

1.2.4 Überblick über den Inhalt des Vertrags 3783

1.2.5 Würdigung 3783

1.2.6 Ergebnisse der Vernehmlassungen 3784

2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln der Verträge 3785

2.1 EPÜ-Revisionsakte 3785

2.1.1 Institutionelle und politische Reformen 3785

2.1.2 Materielles Recht 3786

2.1.3 Änderungen betreffend das Verfahren vor dem Europäischen

Patentamt 3788

2.1.4 Änderungen in der internen Organisation des Europäischen

Patentamtes 3791

2.1.5 Formelle Änderungen 3791

2.1.6 Vorbehalte 3792

2.2 EPÜ-Sprachenübereinkommen 3792

3 Auswirkungen 3793

3.1 Auswirkungen auf den Bund 3793

3.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden 3793

3.3 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft 3794

3.4 Andere Auswirkungen 3796

4 Verhältnis zur Legislaturplanung 3796

5 Änderung des Patentgesetzes 3797

5.1 Grundzüge der Änderung zur Ratifizierung der EPÜ-Revisionsakte 3797

5.1.1 Die beantragte Neuregelung 3797

5.1.2 Begründung und Bewertung der vorgeschlagenen Lösung 3797

5.1.3 Umsetzung 3798

5.2 Grundzüge der Änderung zur Ratifizierung des

EPÜ-Sprachenübereinkommens 3798

5.2.1 Die beantragte Neuregelung 3798

5.2.2 Begründung und Bewertung der vorgeschlagenen Lösung 3798

5.2.3 Umsetzung 3799

5.3 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln 3799

5.3.1 Änderungen zur Ratifizierung der EPÜ-Revisionsakte 3799

5.3.2 Änderungen zur Ratifizierung des EPÜ-Sprachenübereinkommens 3804

6 Rechtliche Aspekte 3806

6.1 Verfassungsmässigkeit 3806

6.2 Erlassform 3806

Bundesbeschluss über die Genehmigung der Akte zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens und über die Änderung des Patentgesetzes (Entwurf) 3809 Akte zur Revision des Übereinkommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente 3813 Bundesbeschluss über die Genehmigung des Übereinkommens über die Anwendung des Artikels 65 des Europäischen Patentübereinkommens und über die Änderung des Patentgesetzes (Entwurf) 3851 Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente 3853

Abkürzungsverzeichnis

Auslegungsprotokoll Protokoll über die Auslegung des Artikels 69 des Über- zu Artikel 69 EPÜ einkommens über die Erteilung europäischer Patente; SR 0.232.142.25 Botschaft 1976 Botschaft des Bundesrates vom 24. März 1976 an die Bundesversammlung über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes; BBl 1976 II 1 Botschaft 1993 Botschaft vom 18. August 1993 zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente sowie zu einem Bundesbeschluss über eine Änderung des Über- einkommens über die Erteilung europäischer Patente; BBl 1993 III 706 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen- schaft vom 18. April 1999 (BV); SR 101 EPA Europäisches Patentamt E-PatG Vorgeschlagene Änderung des Patentgesetzes EPO Europäische Patentorganisation EPÜ-Revisionsakte Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Überein- kommens vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung euro- päischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) EPÜ-Sprachen- Übereinkommen vom 17. Oktober 2000 über die Anwen- übereinkommen dung des Artikels 65 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente Europäisches Patent- Übereinkommen vom 5. Oktober 1973 über die Erteilung übereinkommen/EPÜ europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkom- men); SR 0.232.142.2 IGE Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergän- zung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil, Obligationenrecht, OR); SR 220 Parlamentsgesetz/ParlG Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Bundes- versammlung (Parlamentsgesetz, ParlG); SR 171.10 Patentgesetz/PatG Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspa- tente (Patentgesetz, PatG); SR 232.14 Patentverordnung/PatV Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungs- patente (Patentverordnung, PatV); SR 232.141 revEPÜ Siehe EPÜ-Revisionsakte TRIPS-Abkommen Abkommen vom 15. April 1994 über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (Anhang 1C zum Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisa- tion); SR 0.632.20

Zentralisierungs- Protokoll vom 5. Oktober 1973 über die Zentralisierung protokoll des europäischen Patentsystems und seine Einführung (Zentralisierungsprotokoll); SR 0.232.142.24

Botschaft

1 Grundzüge der Verträge

1.1 EPÜ-Revisionsakte

1.1.1 Ausgangslage

Das Europäische Patentübereinkommen sieht ein zentrales europäisches Patentertei- lungsverfahren vor, das an die Stelle der nationalen Verfahren tritt. Den Anmeldern wird damit ermöglicht, mittels einer einzigen Patentanmeldung in einer Vielzahl von Staaten gleichzeitig Schutz für ihre Erfindung zu erhalten. In den Vertragsstaaten, die der Anmelder nach seiner Wahl bezeichnet, haben die europäischen Patente die gleiche Wirkung wie nationale Patente und unterstehen vom Zeitpunkt der Erteilung durch das EPA an grundsätzlich dem nationalen Recht. Dem Europäischen Patentübereinkommen gehören heute (Stand: 31.12.2004)

30 Länder als Vertragsstaaten an, nämlich die Mitgliedstaaten der Europäischen

Union (mit Ausnahme von Lettland und Malta) sowie die Schweiz, das Fürstentum Liechtenstein, Bulgarien, Island, Monaco, Rumänien und die Türkei. Für die Schweiz, die zu den Mitgliedern der ersten Stunde zählt, trat das Europäische Patentübereinkommen am 7. Oktober 1977 in Kraft1. Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens sind in der Europäischen Patentorgani- sation (EPO) zusammengeschlossen, welche für die Administration und Fortent- wicklung des Europäischen Patentübereinkommens zuständig ist. In den annähernd 30 Jahren seit der Unterzeichnung des Europäischen Patentüber- einkommens wandelten sich die Rahmenbedingungen für das europäische Patentsys- tem mit dem Aufkommen neuer Technologien und der Einbindung des europäischen Wirtschaftssystems in den Welthandel erheblich. In diesem durch den technischen Fortschritt und zunehmenden internationalen wirtschaftlichen Wettbewerb geprägten Umfeld wurde ein wirksamer Patentschutz zum Schlüsselfaktor der Innovation. Dies führte in den vergangenen Jahren dazu, dass höhere Anforderungen und weitere Bedürfnisse an das europäische Patentsystem gestellt wurden und die Zahl europäi- scher Patentanmeldungen rasant anstieg. Diese Entwicklung sowie der Beitritt einer Reihe von weiteren Staaten machten eine Reform unumgänglich.

1.1.2 Verlauf der Verhandlungen

Den Grundstein für eine umfassende Modernisierung des europäischen Patentsys- tems legte eine Regierungskonferenz der Vertragsstaaten des Europäischen Patent- übereinkommens in Paris im Juni 1999. Das Mandat dieser Konferenz, das die Leitlinien der Reform definierte, und ein in Expertenausschüssen ausgearbeiteter Basisvorschlag bildeten die Grundlagen einer diplomatischen Konferenz der damals

20 Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens, die unter schweizeri-

schem Vorsitz vom 20. bis 29. November 2000 in München stattfand.

1 AS 1977 1711

Die Delegierten hatten über einen Katalog von nahezu 100 Änderungsvorschlägen zu Vorschriften des Übereinkommens zu befinden. Die Verhandlungen verliefen angesichts des überwiegend technischen Charakters der Mehrzahl der Vorschläge ohne grundlegende Kontroverse. Einzig zum Vorschlag, die Nennung von Pro- grammen zur Datenverarbeitung aus der Liste der Gegenstände und Tätigkeiten zu streichen, die nicht dem Erfindungsbegriff entsprechen, kam keine Einigung zustan- de. Um einer vertieften Diskussion des Themas Raum zu lassen, sprachen sich die Delegationen für den Beibehalt der bestehenden Rechtslage aus, welche die Paten- tierung von programmbezogenen Erfindungen in Anwendung der allgemeinen Voraussetzungen unter Vorbehalt eines technischen Charakters zulässt. Nicht Gegenstand der Tagesordnung war die Patentierung biotechnologischer Erfindun- gen. Auch die Schaffung eines Gemeinschaftspatents (eines für den Raum der Euro- päischen Gemeinschaft einheitlichen Schutztitels) wurde an der Konferenz nicht behandelt.

1.1.3 Verhandlungsergebnis

Die Diplomatische Konferenz zur Revision des Europäischen Patentübereinkom- mens fand mit der einstimmigen Annahme der EPÜ-Revisionsakte einen erfolgrei- chen Abschluss.

1.1.4 Überblick über den Inhalt des Vertrags

Die Reform des Europäischen Patentübereinkommens verfolgt verschiedene inhalt- liche Stossrichtungen: Sie umfassen politische und institutionelle Reformen, mate- rielle Änderungen, Änderungen im Verfahren vor dem EPA, Änderungen in der Organisation des EPA sowie rechtstechnische Anpassungen im Übereinkommen. Von den politischen und institutionellen Reformen ist die Institutionalisierung von Ministerkonferenzen hervorzuheben. Sie sollen die Organisation politisch besser verankern und ihr Impulse für ihre Fortentwicklung geben. Zu den institutionellen Reformen ist auch die Schaffung eines vereinfachten Mechanismus zur Anpassung des Europäischen Patentübereinkommens zu rechnen. Dieser will die schwerfälligen Diplomatischen Konferenzen zur Revision des Europäischen Patentübereinkommens überwinden und künftig eine flexiblere Anpassung des Übereinkommens an die sich wandelnden internationalen Rahmenbedingungen unter Wahrung der Mitwirkungs- rechte der nationalen gesetzgebenden Organe gewährleisten. Schliesslich ist auch noch die Verankerung von fakultativen Zusatzübereinkommen zum Europäischen Patentübereinkommen zu erwähnen, die eine vertiefte Harmonisierung zwischen Teilen der Vertragsstaaten entsprechend der innenpolitischen Willensbildung erlau- ben. Siehe Ziffer 2.1.1. Die materiellrechtlichen Reformen beschränken sich auf die ausdrückliche Regelung des Schutzes von so genannten weiteren medizinischen Indikationen eines Stoffes (einer besonderen Anspruchsform für chemische Stoffe mit eingeschränktem Schutzumfang; Art. 54 Abs. 5 revEPÜ) sowie einer vertieften Harmonisierung des Schutzumfangs europäischer Patente im Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPÜ. Siehe Ziffer 2.1.2.

Eine wichtige Neuerung im Verfahren vor dem EPA ist das Beschränkungs- und Widerrufsverfahren (Art. 105a–105c revEPÜ). Dieses ermöglicht dem Patentinha- ber, sein Patent in einem administrativen Verfahren mit Wirkung für sämtliche benannten Staaten zu beschränken oder zu widerrufen. Dies kann etwa bei einem nach der Erteilung bekannt gewordenen Element des Stands der Technik erforder- lich sein, um einer Nichtigkeitsklage zu begegnen. Artikel 138 revEPÜ wurde sodann dahingehend abgeändert, dass der Inhaber eines europäischen Patents auch in einem Nichtigkeitsverfahren vor nationalen Gerichten die Möglichkeit erhält, sein Patent auf eigenen Antrag hin einzuschränken. Eine weitere Neuerung im Verfahren ist der Antrag auf Überprüfung, der ein Revisionsverfahren ins Europäische Patent- übereinkommen einführt (Art. 112a revEPÜ). Siehe Ziffer 2.1.3. Die organisatorische Reform zielt darauf ab, die historisch gewachsene Arbeitstei- lung zwischen der Zweigstelle des EPA in Den Haag und dem Sitz in München effizient zu restrukturieren. Dadurch werden Kapazitäten freigesetzt, die der Bewäl- tigung des gesteigerten Arbeitsaufkommens dienen. Siehe Ziffer 2.1.4. Die rechtstechnischen Änderungen beinhalten eine redaktionelle und systematische Bereinigung des Übereinkommenstextes. Siehe Ziffer 2.1.5.

1.1.5 Würdigung

Die EPÜ-Revisionsakte bringt eine Modernisierung des europäischen Patentsystems unter Wahrung der bewährten Grundlagen des materiellen Patentrechts und des Verfahrensrechts. Die vorgenommenen Anpassungen stellen institutionelle Rah- menbedingungen für den Patentschutz in Europa sicher, die auch unter den Bedin- gungen eines zunehmend integrierten, in den Welthandel eingebetteten europäischen Wirtschaftssystems leistungsfähig sind, und gewährleisten die Reformfähigkeit des europäischen Patentsystems auch in Zukunft. Die EPÜ-Revisionsakte leistet auf diese Weise einen wichtigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Europa, der ange- sichts der Integration der Schweiz einen für sie sehr hohen Stellenwert hat.

1.1.6 Ergebnisse der Vernehmlassungen

Die Ratifizierung der EPÜ-Revisionsakte war Gegenstand zweier Vernehmlas- sungsverfahren, die vom 11. Dezember 2001 bis zum 30. April 2002 und vom 1. Juli bis zum 31. Oktober 2004 durchgeführt wurden. Dieses Anliegen war jeweils weit- gehend unbestritten und wurde von einer deutlichen Mehrheit der dazu eingegange- nen Stellungnahmen begrüsst. Die Ratifizierung der EPÜ-Revisionsakte wurde in der jüngsten Vernehmlassung von zwei Kantonen, zwei Parteien (FDP, GPS), vom Schweizerischen Städtever- band, von vier Spitzenverbänden (economiesuisse, Schweizerischer Gewerbever- band, Schweizerischer Gewerkschaftsbund und Schweizerischer Bauernverband), von Teilen der Wirtschaftskreise, von der pharmazeutischen Industrie, von weiten Teilen der Fachrechtskreise sowie von einzelnen Vertretern der Forschung befür- wortet. Die GPS, santésuisse sowie zwei Konsumentenschutzorganisationen spra- chen sich allerdings gegen die Verankerung des Schutzes medizinischer Indikatio- nen (Art. 54 Abs. 5 revEPÜ) aus. Der Erhalt der Mitgliedschaft der Schweiz bei der

Europäischen Patentorganisation und die Rechtspraxis in der Schweiz lassen es aber nicht zu, von einem Schutz medizinischer Indikationen abzusehen. Siehe Ziff. 2.1.2 und 5.1.2.

1.1.7 Dringlichkeit

Artikel 172 Absatz 4 revEPÜ sieht vor, dass diejenigen Staaten, welche die revidier- te Fassung des Europäischen Übereinkommens im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens noch nicht ratifiziert haben, aus der Europäischen Patentorganisation ausscheiden. Ziel dieser Vorschrift ist es, die Einheitlichkeit des europäischen Patenterteilungs- verfahrens und der Patentierungsvoraussetzungen sicherzustellen. Die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens tritt spätestens zwei Jahre nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von fünfzehn Vertragsstaaten in Kraft. Bislang haben 12 Staaten die EPÜ-Revisionsakte ratifiziert oder sind ihr beigetreten (Stand 31.12.2004). Es ist mit einem Inkrafttreten der EPÜ-Revisionsakte im Jahre 2007 zu rechnen. Sollte die Schweiz bis dahin die Akte nicht ebenfalls ratifiziert haben, wird das Europäische Patentübereinkommen für sie ausser Kraft treten. Die Ratifizierung der EPÜ-Revisionsakte bis 2007 kann indessen nicht gewährleistet werden, wenn sie zusammen mit den weiteren Teilaspekten der im Vernehmlas- sungsverfahren unterbreiteten Materie weiterverfolgt würde. Der Bundesrat unter- breitet deshalb mit der vorliegenden separaten Botschaft die Ratifizierung der EPÜ- Revisionsakte vorab zur Genehmigung. Wegen des inhaltlichen Zusammenhangs erachtet er es als sinnvoll, mit dieser Vorlage zugleich auch die völlig unbestrittene Ratifizierung des EPÜ-Sprachenübereinkommens zu verbinden.

1.2 EPÜ-Sprachenübereinkommen

1.2.1 Ausgangslage

Artikel 65 EPÜ erlaubt jedem Vertragsstaat, als Voraussetzung für den Eintritt der Wirkung eines europäischen Patents eine Übersetzung der europäischen Patent- schriften in eine seiner Landessprachen zu verlangen. Gerade mit Blick auf die zunehmende Einbindung in den Welthandel erweist sich dieser Vorbehalt von Über- setzungen als eine Unzulänglichkeit des europäischen Patentsystems. Artikel 65 EPÜ führt dazu, dass die Kosten für ein europäisches Patent gegenwärtig drei bis fünfmal Mal höher sind als für ein amerikanisches oder japanisches Patent. Mit Artikel 65 EPÜ wollte man ursprünglich sicherstellen, dass interessierte Dritt- personen europäische Patente in einer ihnen vertrauten Sprache einsehen können. Die Praxis zeigt jedoch, dass die grosse Mehrheit der Übersetzungen gar nie konsul- tiert wird. Übersetzungen sind folglich für Dritte bloss von geringer Bedeutung, verursachen dem Patentinhaber aber grosse Zusatzkosten. Diese Erkenntnis sprach dafür, den Übersetzungszwang in den Unterzeichnerstaaten wesentlich zu lockern und damit die Kosten für europäische Patente merkbar zu senken. Die Kostensen- kung wiederum soll den Erfindern bzw. Unternehmen den Zugang zum europäi- schen Patentsystem erleichtern und das ökonomische Umfeld für Unternehmen in Europa gegenüber den USA und Japan verbessern.

1.2.2 Verlauf der Verhandlungen

Die Pariser Regierungskonferenz vom 24./25. Juni 1999 beauftragte eine Arbeits- gruppe, einen Vorschlag für ein fakultatives Zusatzabkommen zum Europäischen Patentübereinkommen zu unterbreiten, das eine Senkung der durch Übersetzungen bedingten Kosten für europäische Patente um etwa 50 % ermöglichen sollte. In weniger als einem Jahr arbeitete die zuständige Arbeitsgruppe das Übereinkommen über die Anwendung des Artikels 65 EPÜ (EPÜ-Sprachenübereinkommen) aus. Die Verhandlungen dazu verliefen ohne Kontroversen.

1.2.3 Verhandlungsergebnis

An der zweiten Regierungskonferenz der Vertragsstaaten des Europäischen Patent- übereinkommens am 16./17. Oktober 2000 in London wurde das EPÜ-Sprachen- übereinkommen zur Unterzeichnung aufgelegt und fand damit seinen erfolgreichen Abschluss.

1.2.4 Überblick über den Inhalt des Vertrags

Die angestrebte Senkung der Kosten für europäische Patente wird dadurch erreicht, dass ein Vertragsstaat auf sämtliche Übersetzungserfordernisse eines in einer Amts- sprache des EPA (Deutsch, Französisch, Englisch) erteilten Patents verzichtet, wenn eine der Amtssprachen des EPA zugleich auch eine nationale Amtssprache ist. Vom Übereinkommen gänzlich unberührt bleibt jedoch das Recht der Unterzeichnerstaa- ten, den Patentinhaber im Falle von gerichtlichen Streitigkeiten zu verpflichten, auf eigene Kosten Übersetzungen des umstrittenen Patents in einer anerkannten Amts- sprache einzureichen. Siehe Ziffer 2.2.

1.2.5 Würdigung

Mit dem EPÜ-Sprachenübereinkommen können die Kosten für europäische Patente erheblich reduziert werden, was zu einer Erhöhung der Attraktivität europäischer Patente und damit zu einer Stärkung des europäischen Patentsystems führt. Das EPÜ-Sprachenübereinkommen hätte im Falle seines Inkrafttretens für die Schweiz zur Folge, dass das IGE nicht mehr verlangen kann, dass der Anmelder oder Patentinhaber eine Übersetzung der Patentschrift in eine schweizerische Amts- sprache einreicht, wenn ein europäisches Patent in englischer Sprache veröffentlicht wird. Der Verzicht auf eine Übersetzung in eine schweizerische Amtssprache in Bezug auf ein in englischer Sprache veröffentlichtes europäisches Patent rechtfertigt sich aus verschiedenen Überlegungen: Wohl würden künftig Schutzrechte in unserem Land Wirkung entfalten, deren Inhalt und Umfang nur anhand englischer Texte erfasst werden können. Die Erfahrung des IGE zeigt aber, dass in der Schweiz weniger als

1 % der jährlich eingereichten Übersetzungen europäischer Patente tatsächlich

konsultiert werden. Von den pro Jahr über 5000 dem IGE eingereichten Übersetzun-

gen europäischer Patente werden jährlich lediglich ca. 20 eingesehen. Die entspre- chenden Übersetzungen sind somit von marginaler praktischer Bedeutung, verursa- chen den Benutzern des Patentsystems jedoch hohe zusätzliche Kosten, die kleinere und mittlere Betriebe und Einzelerfinder am härtesten treffen. Bereits aufgrund des geltenden Artikels 65 EPÜ ist es nicht zulässig, eine Überset- zung in alle Amtssprachen eines Landes zu verlangen. Bezogen auf die Schweiz bedeutet dies, dass eine Übersetzung nur in eine der Amtssprachen gefordert werden kann. Von europäischen Patentschriften in Deutsch oder Französisch dürfen daher keine Übersetzungen in die jeweils anderen Amtssprachen verlangt werden. Unab- hängig von der Regelung des EPÜ-Sprachenübereinkommens werden europäische Patente in deutscher oder französischer Sprache somit weder ins Italienische noch in die jeweils andere Sprache übersetzt. Dies entspricht der Situation in Bezug auf nationale Patente: Diese werden nicht in alle Amtssprachen übersetzt, sondern liegen nur in der für das Erteilungsverfahren massgebenden Sprache vor. Den Benutzern des schweizerischen Patentsystems wird daher schon heute die Kenntnis aller Lan- dessprachen abverlangt. Die Schweiz befindet sich gegenüber verschiedenen anderen Vertragsstaaten des EPÜ in einer privilegierten Situation, da doch immerhin zwei der drei Amtssprachen des EPA (Französisch und Deutsch) unseren Landessprachen entsprechen. Im Wei- teren werden auch in Zukunft die Patentansprüche englischer Patentschriften stets in Französisch und Deutsch publiziert werden. Die Patentansprüche stehen als wesent- liches Element zur Bestimmung des Schutzgegenstands eines Patents nach Inkraft- treten des EPÜ-Sprachenübereinkommens somit stets in zwei nationalen Amtsspra- chen zur Verfügung (was für nationale Patente nicht der Fall ist). Es geht vorliegend nur um eine Regelung der Übersetzungserfordernisse für europäische Patente; das Sprachenregime mit Bezug auf nationale Patente oder internationale Anmeldungen ist nicht betroffen. Die Ausgestaltung des EPÜ-Sprachenübereinkommens als fakultatives Überein- kommen ermöglicht es den Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkom- mens, den Zeitpunkt des Beitritts entsprechend der innenpolitischen Willensbildung zu wählen. Für die Vertragsstaaten, die vorderhand nicht dem EPÜ-Sprachenüber- einkommen beitreten, bietet diese Vertragsausgestaltung die Möglichkeit, sich von der Effektivität des Übereinkommens zu überzeugen. Neben der Schweiz haben 11 weitere Staaten das Übereinkommen unterzeichnet. Hervorzuheben ist, dass Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich ebenfalls zu den Unterzeichnerstaaten gehören. Damit ist nicht nur eine wesentliche Vorbedingung für das Inkrafttreten des Übereinkommens erfüllt, sondern auch sichergestellt, dass die Länder mit der höchsten Zahl an Benennungen in das neue Sprachenregime potenziell eingebunden sind.

1.2.6 Ergebnisse der Vernehmlassungen

Die Ratifizierung des EPÜ-Sprachenübereinkommens war Gegenstand zweier Vernehmlassungsverfahren, die vom 11. Dezember 2001 bis zum 30. April 2002 und vom 1. Juli bis zum 31. Oktober 2004 durchgeführt wurden (vgl. Ziff. 1.1.6). Dieses Anliegen war jeweils weitgehend unbestritten und wurde in allen der dazu eingegangenen Stellungnahmen begrüsst.

Die Zustimmung wird mehrheitlich mit den resultierenden Kostensenkungen, der internationalen Harmonisierung des Patenterteilungsverfahrens sowie dem Umstand begründet, dass die englische Sprache in technischen Gebieten bereits heute Stan- dard ist. Die Ratifikation trage zudem den Interessen der Hochschulen und der KMU Rechnung.

2 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln der Verträge

2.1 EPÜ-Revisionsakte

2.1.1 Institutionelle und politische Reformen

Art. 4a Institutionalisierung von Ministerkonferenzen Gestützt auf das Mandat der Pariser Regierungskonferenz, dessen dritter Punkt die Modernisierung der Entscheidungsverfahren der EPO vorsieht, wurde an der Diplo- matischen Konferenz von November 2000 die Verankerung von Konferenzen der Vertragsstaaten auf der Ebene der für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Minister als eine ständige Einrichtung beschlossen. Solche Konferenzen sind zwar schon einberufen worden, ohne dass das Fehlen einer ausdrücklichen Regelung Probleme aufgegeben hätte (so die Regierungskonferenzen von Paris im Jahre 1999 und von London im Jahre 2000). Mit der Institutionalisierung in Artikel 4a revEPÜ wird indessen der politische Führungsanspruch deutlich gemacht. Die Kompetenzen der Organe der EPO (das Amt und der Verwaltungsrat) bleiben von der Errichtung einer Ministerkonferenz unberührt. Es ist also nicht die Aufgabe der Ministerkonfe- renz, Beschlüsse mit verbindlicher Wirkung für die EPO zu fassen. Ihre Aufgabe und Bedeutung ist vielmehr rein politisch. Einerseits kann sie der EPO durch die Erteilung von Mandaten oder in anderer geeigneter Form bestimmte Ziele setzen, die deren Organe im Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenzen anzustreben haben. Andererseits kann sie eine Zusammenarbeit der Vertragsstaaten einleiten, die über den Anwendungsbereich des Europäischen Patentübereinkommens hinausgeht. Das Vorbild für beide Formen der politischen Wegweisung ist die von Frankreich im Juni 1999 einberufene Regierungskonferenz, die der EPO Mandate zur Reform erteilt und die Ausarbeitung von Vereinbarungen zwischen Vertragsstaaten in den Fragen der Übersetzungserfordernisse und der Streitregelung veranlasst hat.

Art. 33 und 35 Vereinfachte Anpassung des Europäischen Patentübereinkommens an internationale Texte Nach Artikel 172 EPÜ kann das Übereinkommen nur durch Konferenzen der Ver- tragsstaaten revidiert werden. Solche Konferenzen sind in der Vorbereitung und Durchführung aufwendig. Als Instrument für Reformen erweisen sie sich als zu schwerfällig, um eine flexible Anpassung an die sich wandelnden rechtlichen Rah- menbedingungen zu gewährleisten. Aus diesen Überlegungen wurde ein neuer Absatz 1 Buchstabe b in Artikel 33 EPÜ eingefügt, dem zufolge der Verwaltungsrat befugt ist, die materiell- und verfahrensrechtlichen Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens anzupassen, um ihre Übereinstimmung mit internationalen Verträgen und den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft (EG) auf dem Gebiet des Patentwesens zu gewährleisten. Der Verwaltungsrat kann von dieser Befugnis Gebrauch machen, wenn ein internationaler Vertrag, ein Übereinkommen

oder ein Gemeinschaftstext eine oder mehrere Vorschriften enthält, die das Patent- recht betreffen. Dieser vereinfachte Mechanismus zur Anpassung des Europäischen Patentübereinkommens ist allerdings an strenge Voraussetzungen geknüpft (Art. 35 Abs. 3 revEPÜ): (1) Der Beschluss des Verwaltungsrats bedarf der Einstimmigkeit; (2) alle Vertragsstaaten müssen bei der Beschlussfassung vertreten sein; (3) jeder Vertragsstaat verfügt über eine Frist von 12 Monaten nach dem Datum der Beschlussfassung, innerhalb deren er erklären kann, dass der Beschluss nicht ver- bindlich sein soll. Diese Frist ermöglicht den Vertretern der Vertragsstaaten im Verwaltungsrat, bei den nationalen gesetzgebenden Organen abzuklären, ob der Beschluss angenommen werden kann. Während der Konferenz wurde eine vierte Voraussetzung eingeführt: Der Verwaltungsrat kann erst dann einen Beschluss fassen, wenn der internationale Vertrag oder der Erlass der EG in Kraft getreten ist oder, falls Letzterer eine Frist für seine Umsetzung setzt, nach Ablauf dieser Frist. Diese zusätzliche Voraussetzung stellt eine erhebliche Schwächung der Wirkung der neuen Bestimmung dar, wodurch die Flexibilität im Vergleich zur Einberufung einer Revisionskonferenz nach Artikel 172 EPÜ weitgehend zurückgenommen wird.

Art. 149a Verankerung von weiteren Übereinkommen im Europäischen Patentübereinkommen Ziel des neuen Artikels 149a revEPÜ ist es, eine klare Rechtsgrundlage für das Übereinkommen über die Anwendung von Artikel 65 EPÜ sowie für künftige Übereinkommen zwischen den Vertragsstaaten zu Fragen der Streitregelung für europäische Patente zu schaffen. Mit der expliziten Einbindung solcher Zusatzüber- einkommen in das Europäische Patentübereinkommen dient diese Regelung der Klarstellung des gegenseitigen Verhältnisses. Absatz 2 stellt sicher, dass auch die Mitglieder der Beschwerdekammern des EPA in einem in Zukunft möglicherweise eingesetzten gemeinsamen europäischen Patentgericht tätig sein dürfen und das EPA seine Räumlichkeiten, die Unterstützung durch Personal und das notwendige Mate- rial für eine mögliche zukünftige Gutachterstelle in Patentrechtsfragen im Zusam- menhang mit diesem Gericht für die Erfüllung der Aufgaben dieser Gutachterstelle zur Verfügung stellen kann.

2.1.2 Materielles Recht

Art. 54 Abs. 5 Schutz für weitere medizinische Indikationen Nach der geltenden Fassung von Artikel 54 Absatz 5 EPÜ werden Stoffe oder Stoff- gemische als neu behandelt, wenn sie zum ersten Mal in einem medizinischen Ver- fahren nach Artikel 52 Absatz 4 EPÜ verwendet werden. Damit wird ein teilweiser Ausgleich für den Ausschluss medizinischer Verfahren von der Patentierung nach Artikel 52 Absatz 4 EPÜ geschaffen, der seinerseits verhindern will, dass Ärztinnen und Ärzte durch bestehende Patente bei der Ausübung ihres Berufs behindert wer- den. In Anbetracht des Umstands, dass Artikel 54 Absatz 5 EPÜ den Ausschluss medizinischer Verfahren nur zum Teil kompensiert, legte die Grosse Beschwerde- kammer Artikel 54 Absatz 5 EPÜ weit aus. Dieser Auslegung zufolge erfasst diese Bestimmung jede weitere medizinische Indikation, soweit sich der fragliche An- spruch auf eine bestimmte Form beschränkt, die als «schweizerische Anspruchs- form» bezeichnet wird. Diese in der schweizerischen Praxis begründete Anspruchs-

form2 lässt einen beschränkten Anspruch zu, insoweit er eine Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte neue therapeutische Anwendung darstellt. Diese Praxis wurde von der Grossen Beschwerdekammer des EPA3 sowie weitgehend durch die nationalen Gerichte und Beschwerdeabteilungen der Patentämter der Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens übernommen. Abweichend hat allerdings das Distriktsge- richt von Den Haag am 16. Februar 2000 entschieden. Es hielt dafür, dass die schweizerische Anspruchsform in Tat und Wahrheit ein medizinisches Verfahren beanspruche und daher nicht patentierbar sei4. Der neue Artikel 54 Absatz 5 revEPÜ beseitigt nun jegliche Rechtsunsicherheit betreffend die Patentierbarkeit von weite- ren medizinischen Indikationen, die nicht zuletzt vor dem Hintergrund des letztge- nannten Entscheids entstanden sind. Ein zweckgebundener Stoffschutz wird so unzweifelhaft für jede weitere medizinische Anwendung eines Stoffes oder Stoff- gemisches gewährt, der oder das als Arzneimittel bereits bekannt ist.

Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPÜ Das System des Europäischen Patentübereinkommens zielt darauf ab, einen einheit- lichen Schutz des europäischen Patents in allen Vertragsstaaten zu gewährleisten. Dies setzt eine möglichst einheitliche Anwendung des materiellen Patentrechts, namentlich auch eine übereinstimmende Bestimmung des Schutzbereichs voraus. Bei Verletzungsprozessen in Zusammenhang mit europäischen Patenten werden die Vorschriften des Europäischen Patentübereinkommens von nationalen Gerichten angewendet, was durchaus dazu führen kann, dass einem europäischen Patent in den verschiedenen Vertragsstaaten ein unterschiedlicher Schutzumfang zuerkannt wird. Das Europäische Patentübereinkommen nimmt sich im Artikel 69 und im dazugehö- rigen Auslegungsprotokoll des Schutzbereichs europäischer Patente an. Wie sich gezeigt hat, werden diese Vorschriften dem angestrebten Ziel einer möglichst ein- heitlichen Anwendung und Auslegung jedoch nicht im gewünschten Mass gerecht. Divergenzen bestehen insbesondere in Bezug auf die Behandlung so genannter Äquivalente (das sind Mittel, deren Benutzung im Wesentlichen zum gleichen Ergebnis führt wie die im Patentanspruch genannten Mittel) und die Bedeutung früherer Angaben zur Gültigkeit des Patents, die der Anmelder bzw. Patentinhaber in der Anmeldung oder Patentschrift, im Erteilungsverfahren vor dem EPA oder in Verfahren vor Gerichten gemacht hat. Die Konferenz einigte sich angesichts der Komplexität dieser Problematik und der fehlenden Zeit für eine eingehende Erörte- rung des kurzfristig eingebrachten Vorschlags darauf, eine minimale Regel in das Europäische Patentübereinkommen aufzunehmen und die Abklärungen zu dieser Frage weiterzuführen. Sie hat daher nur den Begriff des Äquivalents in das Ausle- gungsprotokoll zu Artikel 69 aufgenommen, ohne diesen zu definieren.

2 Vgl. Rechtsauskunft des Bundesamtes für Geistiges Eigentum vom 30. Mai 1984,

Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt (PMMBl) 1984 I 53.

3 Grosse Beschwerdekammer, 5. Dez. 1984, Rs. G 5/83, ABl. EPA 1985, 64.

4 European Intellectual Property Review 2000, N-125.

2.1.3 Änderungen betreffend das Verfahren

vor dem Europäischen Patentamt

Art. 68 Wirkung des Widerrufs oder der Beschränkung eines europäischen Patents Die Wirkungen des Entscheids einer Beschränkung oder eines Widerrufs eines europäischen Patents treten nach Artikel 68 revEPÜ mit deren Veröffentlichung rückwirkend für alle benannten Vertragsstaaten ein. D.h., das Patent gilt als von Anfang an beschränkt oder widerrufen. Dieselben Wirkungen zeitigt auch die Nich- tigkeit inkl. Teilnichtigkeit eines europäischen Patents. Die Wirkungen des Patents gelten auch in diesem Fall als von Anfang an nicht eingetreten (vgl. hierzu die nachstehenden Ausführungen zum Beschränkungs- und Widerrufsverfahren sowie zur Nichtigkeit europäischer Patente und die Ausführungen zu Art. 28a E-PatG,

Ziff. 5.3.1).

Art. 105a–105c Beschränkungs- und Widerrufsverfahren Nach geltendem Recht ist es dem Inhaber eines europäischen Patents nicht möglich, sein Patent zentral in einem administrativen Verfahren mit Wirkung für sämtliche benannten Staaten zu beschränken oder zu widerrufen. Er muss daher eine entspre- chende Beschränkung seines Patents in sämtlichen Staaten separat vornehmen, in denen es Wirkung entfaltet hat. Im vorgesehenen erweiterten Beschränkungsverfah- ren (Art. 105a–105c revEPÜ) kann das europäische Patent auf Antrag des Patentin- habers nun neu beim EPA mit rückwirkender Kraft (vgl. Art. 68 revEPÜ) beschränkt oder widerrufen werden. Der Widerruf oder die Beschränkung des europäischen Patents, die durch Änderung der Patentansprüche vorzunehmen ist, erfolgt auf gebührenpflichtigen Antrag des Patentinhabers. Zuständig für die Behandlung eines Antrags auf Beschränkung bzw. Widerruf eines europäischen Patents ist eine Prüfungsabteilung des EPA. Der gegen europäische Patente mögliche Einspruch eines Berechtigten geht einer Beschrän- kung bzw. einem Widerruf vor; damit wird widersprechenden Verfahrensausgängen vorgebeugt. Im Übrigen kann eine Beschränkung oder ein Widerruf jederzeit bean- tragt werden (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Art. 24 Abs. 2 PatG, Ziff. 5.3.1). Gegenüber nationalen Verfahren, insbesondere Nichtigkeitsverfahren, hat das euro- päische Beschränkungsverfahren keinen Vorrang. Bei parallelen Verfahren, kann der Prozess vor nationalen Zivilgerichten durch den Richter ausgesetzt werden (vgl. Art. 128 E-PatG; siehe hierzu auch die Ausführungen zu Art. 127 E-PatG, Ziff. 5.3.1). Ist ein nationales Verfahren bereits abgeschlossen, so kann der Patentin- haber einerseits die dort vorgenommenen Änderungen der Patentansprüche auf dem Wege des europäischen Beschränkungsverfahrens auch mit Wirkung für alle ande- ren Vertragsstaaten nachvollziehen. Andererseits steht eine vor dem EPA erfolgte Beschränkung des europäischen Patents einer weitergehenden Beschränkung im nationalen Verfahren nicht entgegen. Nach einer Formalprüfung ermittelt das EPA, ob die beantragte Änderung der Ansprüche tatsächlich eine Beschränkung des Patents bewirkt und ob die allgemei- nen Erfordernisse an die Umschreibung der Patentansprüche eingehalten sind (Art. 105b Abs. 1 revEPÜ). Nicht geprüft wird, ob das Restpatent patentierbar ist und ob das mit der Beschränkung verfolgte Ziel (z.B. eine Abgrenzung gegenüber

einem bestimmten Stand der Technik) erreicht wird. Der Entscheid der Prüfungsab- teilung des EPA im Beschränkungsverfahren unterliegt der internen Beschwerde. Zusammen mit der Veröffentlichung der Beschränkung stellt das EPA eine geänder- te Patentschrift aus (Art. 105c revEPÜ). In Anwendung des EPÜ-Sprachenüberein- kommens wird eine revidierte Patentschrift in englischer Sprache dabei nicht mehr in eine schweizerische Amtssprache übersetzt werden müssen (vgl. hierzu die Aus- führungen zum EPÜ-Sprachenübereinkommen, Ziff. 2.2). Die Wirkungen des Entscheids über eine Beschränkung oder einen Widerruf eines europäischen Patents richten sich nach Artikel 68 revEPÜ (vgl. die vorstehenden Erläuterungen zu Art. 68 revEPÜ sowie die Ausführungen zu Art. 28a E-PatG,

Ziff. 5.3.1).

Art. 112a Antrag auf Überprüfung Mit dem Antrag auf Überprüfung von Entscheiden einer der Beschwerdekammern des EPA wird neu ein Revisionsverfahren ins Europäische Patentübereinkommen eingeführt (Art. 112a revEPÜ). Zuständig zur Behandlung solcher Anträge ist nach Artikel 22 revEPÜ die Grosse Beschwerdekammer. Bisher hatte diese allein über Rechtsfragen zu entscheiden, die ihr von Beschwerdekammern oder vom Präsiden- ten des EPA vorgelegt wurden. Einer Überlastung der Grossen Beschwerdekammer mit Anträgen auf Überprüfung wird dadurch vorgebeugt, dass eindeutig unzulässige oder unbegründete Anträge bei Aufnahme des Verfahrens abgelehnt werden können. Zu diesem Zweck sollen spezielle Ausschüsse gebildet werden, die bei Einstimmig- keit ihrer Mitglieder die Überprüfungsanträge zurückweisen. Über die Zulassung wird in einem schriftlichen, summarischen Verfahren entschieden, um im Interesse Dritter möglichst rasch zu einem Urteil zu kommen. Die Überprüfung einer Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA ist nur in sehr begrenztem Rahmen möglich. Artikel 112a Absatz 1 revEPÜ setzt voraus, dass das Beschwerdeverfahren mit einem schwerwiegenden Verfahrensmangel behaftet war oder dass eine Straftat die Entscheidung beeinflusst haben könnte. So könnte etwa ein Verstoss gegen das rechtliche Gehör, die Nichtberücksichtigung eines Antrags eines Beteiligten, die sich entscheidend auf das Urteil ausgewirkt hat, die Mitwirkung eines Mitglieds der Beschwerdekammer trotz dessen Ablehnung oder die Beeinflussung der Entscheidung durch eine kriminelle Handlung geltend gemacht werden. Die Grosse Beschwerdekammer ist jedoch nicht befugt, festzustel- len, ob ein bestimmtes Verhalten einen strafrechtlich relevanten Rechtsverstoss darstellt. Folglich kann eine strafbare Handlung erst nach einer rechtskräftigen Verurteilung ein wirksamer Grund für einen Überprüfungsantrag sein. Diese beschränkte Prüfungsbefugnis wird verhindern, dass der Antrag auf Überprüfung dazu instrumentalisiert wird, die Anwendung des materiellen Rechts durch die Beschwerdekammern des EPA überprüfen zu lassen. Zur Einreichung eines Antrags auf Überprüfung ist ein Verfahrensbeteiligter legiti- miert, der durch den angefochtenen Entscheid beschwert ist. Der Antrag wird ins Europäische Patentregister eingetragen. Als ausserordentlicher Rechtsbehelf soll ihm nach Artikel 112a Absatz 3 revEPÜ aber keine aufschiebende Wirkung zukommen. Gibt die Grosse Beschwerdekammer dem Überprüfungsantrag statt, so hebt sie die angefochtene Entscheidung auf und ordnet die Wiederaufnahme des Verfahrens vor der Beschwerdekammer an (Art. 112a Abs. 5 revEPÜ). Die Gutheissung einer

Wiederaufnahme des Verfahrens durch die Grosse Beschwerdekammer durchbricht die Rechtskraft der aufgehobenen Entscheidung. Für den Fall, dass ein einmal verlo- rener Patentschutz wiederauflebt, sieht Absatz 6 ein Weiterbenutzungsrecht derjeni- gen Personen vor, die in der Zwischenzeit die Erfindung in gutem Glauben gewerbsmässig benutzt oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen haben. Damit wird ein Interessenausgleich zwischen dem Patentinhaber und gut- gläubigen Dritten geschaffen.

Art. 124 Auskünfte über den Stand der Technik Auskünfte zum Stand der Technik können bislang nur in eingeschränktem Umfang beim Anmelder eingeholt werden. Nach Artikel 124 EPÜ kann der Patentanmelder lediglich aufgefordert werden, die Staaten anzugeben, in denen er nationale Patent- anmeldungen eingereicht hat. Neu soll das EPA die Möglichkeit haben, vom Anmelder bezüglich einer Erfindung, die Gegenstand einer europäischen Patentan- meldung ist, Auskünfte über den Stand der Technik einzuholen, der in korrespondie- renden Erteilungsverfahren herangezogen wurde. Durch die Bereitstellung solcher Informationen von Seiten des Anmelders verspricht sich das EPA eine Beschleuni- gung des europäischen Erteilungsverfahrens und eine qualitative Verbesserung von Recherche und Sachprüfung. Die Detailvorschriften werden in der Ausführungsord- nung geregelt werden.

Art. 134 und 134a Berufsmässige Vertretung Die Artikel 134 und 134a revEPÜ regeln verschiedene Fragen der berufsmässigen Vertretung. Der bisherige Artikel 163 Absatz 6 EPÜ wurde dabei wegen seiner dauerhaften Bedeutung aus den Übergangsbestimmungen in Absatz 3 von Artikel

134 überführt. Dieser Absatz sieht vor, dass während eines Zeitraums von einem

Jahr ab dem Zeitpunkt, von dem an der Beitritt eines Staats zum EPÜ wirksam wird, die Eintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter auch von jeder natürlichen Person beantragt werden kann, welche die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaats besitzt, ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in dem Staat hat, der dem Europäi- schen Patentübereinkommen beigetreten ist, und befugt ist, natürliche oder juristi- sche Personen auf dem Gebiet des Patentwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz dieses Staats zu vertreten. Unterliegt diese Befugnis nicht dem Erfordernis einer besonderen beruflichen Befähigung, so muss die Person die Vertretung in diesem Staat mindestens fünf Jahre lang regelmässig ausgeübt haben. Da seit dem 1. Juli 2002 acht neue Staaten dem EPÜ beigetreten sind, kommt dieser Regel nach wie vor besondere Bedeutung zu. Neu ist, dass der Verwaltungsrat ermächtigt wird, nach dem Vorbild des amerikani- schen Rechts für das Verhältnis zwischen Patentanwalt und Klient ein Zeugnisver- weigerungsrecht zu schaffen. Dieses Recht soll ausschliesslich in Verfahren vor dem EPA gelten.

Art. 138 Nichtigkeit europäischer Patente Mit der Revision von Artikel 138 EPÜ soll die Beschränkung eines Patents durch den Patentinhaber – eine in den meisten Vertragsstaaten anerkannte Praxis – festge- schrieben und der insoweit erreichte Stand der Harmonisierung gesichert und ausge- baut werden. Die Schweiz kennt diese Form der Selbstbeschränkung im kontradikto-

rischen Verfahren in Zusammenhang mit dem Teilnichtigkeitsverfahren vor nationa- len Gerichten nach Artikel 27 PatG. Die Neufassung der Absätze 2 und 3 bestimmt einerseits, dass die Beschränkung und Teilnichtigkeit des europäischen Patents stets durch eine entsprechende Ände- rung der Patentansprüche zu erklären ist (vgl. oben die Ausführungen zum Beschränkungsverfahren). Andererseits wird der Grundsatz kodifiziert, wonach der Patentinhaber angesichts der gegen die Gültigkeit des Patents erhobenen Einwände sein Patent auf die Teile beschränken kann, die von den Einwänden nicht betroffen sind. Dieser Grundsatz ist auch von schweizerischen Gerichten anerkannt5. Die Nichtigkeit inkl. Teilnichtigkeit eines Patents hat retroaktive Wirkung (vgl. oben die Ausführungen zu Art. 68 revEPÜ sowie die Erläuterungen zu Art. 28a E-PatG,

Ziff. 5.3.1).

2.1.4 Änderungen in der internen Organisation

des Europäischen Patentamtes

Art. 16–18 Eingangsstelle, Recherchen- und Prüfungsabteilungen Aus historischen Gründen werden die Arbeiten im Zusammenhang mit der Erteilung eines europäischen Patents zwischen den Niederlanden und Deutschland geteilt. In Den Haag wird die Recherche und in München die Sachprüfung vorgenommen. Nachdem es mit den elektronischen Instrumenten heute möglich ist, Recherchen überall durchzuführen, ist die Teilung der Arbeiten nicht mehr notwendig. Diese Entwicklung war der Auslöser für das Projekt «BEST» (Bringing Examination and Search Together). Von der Zusammenführung von Recherche und Sachprüfung wird nicht nur eine Produktivitäts-, sondern auch eine Qualitäts- und Effizienzsteigerung erwartet, da der Recherchenprüfer auch mit der Sachprüfung beauftragt wird. Als Konsequenz wurden die Artikel 16–18 EPÜ angepasst. Im Weiteren wurde das Zentralisierungsprotokoll so geändert, dass dem Amt freigestellt wird, eine geografi- sche Trennung in der Sachprüfung nach technischen Gebieten zwischen Den Haag und München vorzunehmen. Um den Bedenken der Niederlande in Bezug auf einen mit der Einführung dieses Verfahrens befürchteten Abbau der Arbeitsplätze zu begegnen, wurde zudem ein Personalstandsprotokoll eingeführt. Dieses gewährleis- tet, dass der Anteil der Planstellen des EPA des Jahres 2000, der auf den Dienstort Den Haag entfällt, im Wesentlichen unverändert bleibt.

2.1.5 Formelle Änderungen

Formelle Änderungen, die keine materiellrechtliche Bedeutung haben, bilden die Mehrheit der knapp 100 Änderungsvorschläge der Revision 2000. So wurde der Wortlaut der Konvention umfassend überarbeitet und dabei einfacher und klarer gefasst, insbesondere durch die Überführung gewisser verfahrenstechnischer Vor- schriften des EPÜ in die Ausführungsordnung. Die Systematik und die Transparenz des Textes wurden zudem z.B. durch Zusammenführung von gewissen Artikeln

5 Handelsgericht ZH, Urteil vom 30. Juni 1988, SMI 1991, 185; Handelsgericht BE, Urteil vom 12. Sept. 1989, SMI 1991, 179.

verbessert. Weiter wurde die Terminologie innerhalb des EPÜ vereinheitlicht, Anpassungen an internationale Texte bzw. an die Praxis des EPA vorgenommen und der Text umfassend bereinigt (z.B. durch Streichung der Übergangsbestimmungen) sowie zwecks Klarstellung neu formuliert. Betroffen sind folgende Artikel des Europäischen Patentübereinkommens: 14, 23, 37, 38, 42, 50, 51, 52, 53, 54/4, 60, 61, 65, 67, 70, 75, 76, 77, 78, 80, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 134a, 135, 136, 137, 140, 141, 150–158, 160–163 und 164.

2.1.6 Vorbehalte

Im Rahmen der Revision werden die Vertragsstaaten nicht ermächtigt, Vorbehalte anzubringen. Der geltende Artikel 167 EPÜ, der in der Revision gestrichen wurde, bietet den Vertragsstaaten die Möglichkeit, bei der Unterzeichnung oder bei der Hinterlegung einer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde bestimmte Vorbehalte bezüglich der Anwendung des EPÜ zu erklären. Das gilt aber nur für die Akte von

1973. Neu beitretenden Vertragsstaaten ist die Erklärung von Vorbehalten nach

Artikel 167 EPÜ auch nicht gestattet, sodass Artikel 167 EPÜ gegenstandslos wurde.

2.2 EPÜ-Sprachenübereinkommen

Das EPÜ-Sprachenübereinkommen vom 17. Oktober 2000 umfasst 11 Artikel. Von materiellrechtlicher Natur sind dabei nur die beiden ersten Artikel. Die übrigen Bestimmungen befassen sich mit formellen Aspekten des Übereinkommens (Unter- zeichnung, Beitritt, Ausschluss von Vorbehalten, Geltungsdauer usw.). Auf ihre Erläuterung wird verzichtet, da auf den Übereinkommenstext verwiesen werden kann.

Art. 1 Verzicht auf Übersetzungserfordernisse Nach Artikel 1 Absatz 1 des EPÜ-Sprachenübereinkommens verzichtet jeder Ver- tragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens, der eine Amtssprache mit einer der Amtssprachen des EPA gemein hat (Englisch, Französisch oder Deutsch), auf die Übersetzungserfordernisse nach Artikel 65 EPÜ. Unangetastet bleibt Artikel 14 Absatz 7 EPÜ, dem zufolge die Veröffentlichung europäischer Patentschriften eine Übersetzung der Patentansprüche in die beiden anderen Amtssprachen enthält, die nicht Verfahrenssprache waren. Hat ein Vertragsstaat keine Amtssprache, die mit einer der Amtssprachen des EPA übereinstimmt, so verzichtet er aufgrund des Übereinkommens dennoch auf die in Artikel 65 EPÜ vorgesehenen Übersetzungser- fordernisse, wenn das europäische Patent entweder in der von diesem Staat benann- ten Amtssprache des EPA (also erneut Englisch, Französisch oder Deutsch) erteilt oder in diese Sprache übersetzt und die Übersetzung nach Massgabe von Artikel 65 EPÜ eingereicht worden ist (Art. 1 Abs. 2 EPÜ-Sprachenübereinkommen). Die zuletzt angesprochenen Staaten behalten nach Artikel 1 Absatz 3 lediglich das Recht, eine Übersetzung der Patentansprüche (nicht aber der gesamten Patentschrift) in eine ihrer Amtssprachen zu verlangen. Benennt zum Beispiel Italien die französi-

sche Verfahrenssprache, so kann es für den Eintritt der Wirkung von europäischen Patenten in Englisch oder Deutsch eine Übersetzung der Patentschrift auf Franzö- sisch sowie eine Übersetzung der Patentansprüche auf Italienisch verlangen, voraus- gesetzt natürlich, dass Italien dem EPÜ-Sprachenübereinkommen beitritt.

Art. 2 Übersetzungen im Fall von Streitigkeiten Vom Übereinkommen gänzlich unberührt bleibt das Recht der Vertragsstaaten, den Patentinhaber im Falle von gerichtlichen Streitigkeiten zu verpflichten, auf eigene Kosten Übersetzungen des umstrittenen Patents in einer anerkannten Amtssprache einzureichen (Art. 2 EPÜ-Sprachenübereinkommen). Die schweizerischen Gerichte bleiben damit befugt, den Patentinhaber im Falle von Streitigkeiten über ein europäisches Patent zu verpflichten, auf eigene Kosten eine vollständige Übersetzung in eine schweizerische Amtssprache vorzulegen.

Art. 6 Inkrafttreten Das EPÜ-Sprachenübereinkommen tritt nach Artikel 6 Absatz 1 am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde von acht Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens einschliesslich der drei Staaten, in denen im Jahr 1999 die meisten europäischen Patente wirksam wurden (Deutschland, Vereinigtes Königreich und Frankreich) in Kraft. Bisher haben vier Staaten das Übereinkommen ratifiziert. Deutschland hat ein Gesetz verabschiedet, das die Umsetzung des Übereinkommens in die nationale Gesetzge- bung drei Monate nach dessen Inkrafttreten bewirkt (Stand 31.12.2004).

3 Auswirkungen

3.1 Auswirkungen auf den Bund

Die Genehmigung der EPÜ-Revisionsakte und des EPÜ-Sprachenübereinkommens hat keine personellen und finanziellen Konsequenzen für den Bund. Das revidierte EPÜ wird mehrheitlich vom EPA vollzogen, das sich aus Gebühreneinnahmen finanziert, sodass der Bundeshaushalt nicht belastet wird. Die Umsetzung des EPÜ- Sprachenübereinkommens bedeutet eine Vereinfachung des Vollzugs in der Schweiz. Da dieser dem IGE obliegt, hat er ohnehin keine Auswirkungen auf den Bundeshaushalt, da das IGE betriebswirtschaftlich autonom ist.

3.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden

Die Vorlage hat keine Auswirkungen auf die Kantone und die Gemeinden.

3.3 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

Notwendigkeit und Möglichkeit staatlichen Handelns Fragen des Schutzes geistigen Eigentums sind in ihrem internationalen Kontext zu sehen. Die Harmonisierung und gegenseitige Anerkennung von geistigen Eigen- tumsrechten wird von Privatfirmen als ein entscheidender Faktor des internationalen Handels angesehen. Schweizer Unternehmen sind einem wachsenden internationa- len Wettbewerb ausgesetzt. Deshalb sind ein wirksamer Patentschutz und klare Vorschriften, die den konfliktfreien internationalen Handel begünstigen, Schlüssel- faktoren für Innovation und zugleich eine Vorbedingung, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Innovation ist eine Hauptquelle für Wirtschaftswachstum, und das Patentsystem stellt eines der Hauptanreizinstrumente für Innovation dar. Unterschiedliche nationa- le Systeme von Immaterialgüterrechten und unterschiedliche nationale Schutzni- veaus bzw. unterschiedliche Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung können nichtta- rifäre Handelshemmnisse aufbauen6. Zur Schaffung eines wirksamen Patentsystems im Interesse der Wettbewerbsteilnehmer muss zudem sichergestellt sein, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen auf die sich wandelnden Anforderungen und Bedürfnisse des internationalen Handels mit der notwendigen Flexibilität angepasst werden können. Das Europäische Patentübereinkommen ist ein wesentliches Instru- mentarium, damit der Patentschutz in Europa unter Berücksichtigung des sich dynamisch entwickelnden wirtschaftlichen und politischen Umfelds vereinheitlicht werden kann. Somit hat die Genehmigung der EPÜ-Revisionsakte sowie des EPÜ- Sprachenübereinkommens eine hohe Bedeutung für die Schweizer Industrie. Die Regulierungsmassnahmen bezwecken weniger, ein Marktversagen zu beheben, als vielmehr, den internationalen Rechtsrahmen effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Sie haben keine Auswirkungen auf den Zugang zu relevanten Technolo- giemärkten als solchen, sondern verbessern das Patenterteilungsverfahren auf euro- päischer Ebene insgesamt. Bei der Revisionsvorlage handelt es sich damit überwie- gend um Massnahmen, die den Schweizer Patentnutzern Kostenersparnisse bringen und die Effizienz des Patentsystems an sich erhöhen. Ziel der vorgesehenen Massnahmen ist primär die rechtzeitige Ratifizierung der EPÜ-Revisionsakte durch die Schweiz. Eine Verfehlung dieses Ziels würde den Ausschluss aus der Europäischen Patentorganisation bedeuten und somit den Aus- schluss aus einem funktionierenden europäischen Rechtssystem mit negativen Auswirkungen auf die Integration der Schweizer Wirtschaft in Europa. Beim EPÜ- Sprachenübereinkommen liegt die Notwendigkeit in der Aufwertung des Wirt- schaftsstandorts Europa gegenüber USA und Japan, welche bedingt, dass die Kosten für den Innovationsschutz gesenkt werden.

Auswirkungen auf die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen Die Reform des Europäischen Patentübereinkommens gewährleistet dem Anmelder die zügige, effiziente und transparente Durchführung des Verfahrens vor dem EPA, wobei die anerkannten hohen Qualitätsstandards erhalten bleiben. Im Interesse des Anmelders sind dabei insbesondere der weitere Ausbau der Rechtsbehelfe im Ver-

6 Keith Maskus, Intellectual Property Rights in the Global Economy, Washington 2000, S. 110 ff.

fahren vor dem EPA und die Einführung eines zentralen Beschränkungsverfahrens für europäische Patente. Das EPÜ-Sprachenübereinkommen ermöglicht Nutzern des europäischen Patentsys- tems, Übersetzungskosten einzusparen. Das Übereinkommen bezweckt, die bisher anfallenden Übersetzungskosten für europäische Patente um durchschnittlich 50 % zu senken und die sich aus den Übersetzungskosten ergebenden Wettbewerbs- nachteile für die in der Forschung tätigen Unternehmen zu reduzieren. Es wird vielfach kritisiert, dass das Patentsystem kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu wenig Zugang gewähre, überwiegend aus Kostengründen und weil diesen Firmen oft die nötige Erfahrung und das nötige Fachwissen fehlen. Dies ist nicht zuletzt deshalb besonders bedauerlich, da gerade bei den Firmen kleiner und mittle- rer Grösse ein besonders hohes Innovationspotenzial besteht7. Die Förderung von KMUs sollte deshalb ein wesentlicher Bestandteil einer anhaltenden Innovationspo- litik sein. Die Genehmigung der EPÜ-Revisionsakte und des EPÜ-Sprachenüberein- kommens bringen namentlich für KMUs einen finanziell und verfahrenstechnisch erleichterten Zugang zu einem effizienten Schutzsystem für Innovationen. Durch die Revision werden keine zusätzlichen Vollzugskosten bei den staatlichen Ämtern anfallen. Mit der Ratifizierung des fakultativen Sprachenübereinkommens setzt die Schweiz ein Signal für weitere Unterzeichnerstaaten, ihrerseits die Sprachenregelung in ihren nationalen Vorschriften umzusetzen und das Übereinkommen zu ratifizieren. Damit wird die Integration auf dem Gebiete des Patentrechts im Interesse seiner Nutzer um einen weiteren Schritt vorangetrieben. Im Idealfall wird ein Anmelder in Zukunft höchstens zwei Übersetzungen der Beschreibung anfertigen müssen, um Schutz in ganz Europa zu erlangen. Nur die Patentansprüche sind noch in alle Amtssprachen zu übersetzen.

Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft Regulierungsmassnahmen im Patentrecht haben als Ziel die Förderung von For- schungstätigkeit und Innovation. Der Sinn und Zweck des Patentrechts ist die Schaf- fung von Anreizen in Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen und dient somit der Erhöhung des Innovationsaufkommens. Innovationen schaffen Arbeitsplätze, fördern höheres Wachstum und tragen zu einer grösseren Attraktivität des Wirt- schaftsstandortes Schweiz bei. Die ökonomischen Auswirkungen einzelner Regulie- rungsmassnahmen im Patentrecht lassen sich kaum konkret messen, insbesondere weil Innovation und Patentschutz nicht als Glieder in einer linearen Kausalkette zu verstehen sind, sondern einem interaktiven Geflecht verschiedenster Faktoren8 des Innovationsprozesses unterliegen. Bei der Beurteilung der Auswirkungen der Vorlage auf die Gesamtwirtschaft ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Massnahmenkatalog überwiegend um Mass- nahmen der Feinregulierung handelt, die versuchen, ein bestehendes und gut funkti- onierendes europäisches Patentsystem zu verbessern bzw. dieses behutsam zu

7 Gemessen als Patentintensität, d.h. Anzahl Patente pro Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung, vgl. Research and Patenting in Biotechnology, A Survey in Switzerland, Bern 2003, S. 20. 8 Vgl. das Modell von Stepen Kline / Nathan Rosenberg, An Overview of Innovation, Washington 1986, S. 275–305.

modernisieren und den aktuellen technischen und rechtlichen Entwicklungen auf europäischer Ebene anzupassen. Die Reduzierung der Kosten des Systems verbessert insbesondere die Möglichkeiten der Teilnahme von mehr kleinen und mittleren Unternehmen am Patentsystem und fördert insofern auch den Innovationswettbewerb. Insgesamt ist zu erwarten, dass ein kostengünstigeres Patentsystem, das fest in einen europäischen Rechtsrahmen eingebunden ist, zur Standortattraktivität der Schweiz beiträgt.

3.4 Andere Auswirkungen

Alternative Regelungen Wird von der Ratifizierung der EPÜ-Revisionsakte abgesehen, so tritt das Europäi- sche Patentübereinkommen für die Schweiz ausser Kraft. Um in der Schweiz Patent- schutz für Erfindungen zu erlangen, steht dann nur noch das nationale Erteilungsver- fahren zur Verfügung. Verglichen mit dem Verfahren zur Erteilung europäischer Patente ist das schweizerische Erteilungsverfahren rudimentär. Während alle Ertei- lungsvoraussetzungen einschliesslich der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit Gegenstand der Prüfung durch das Europäische Patentamt sind (sog. volle Prüfung), prüft das IGE bei nationalen Patentgesuchen aufgrund ausdrücklicher Gesetzesvor- schrift (Art. 59 Abs. 4 PatG) nicht, ob eine Erfindung neu ist und ob sie sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Die Prüfung beschränkt sich demnach im Wesentlichen auf die folgenden Punkte: das Vorliegen einer Erfindung, das Fehlen eines Patentierungsausschlusses, die gewerbliche Anwendbarkeit, die Klarheit der Ansprüche und die hinreichende Offenbarung. Die Einführung einer vollen Prüfung nach einem Ausserkrafttreten des Europäischen Patentübereinkom- mens in der Schweiz hätte zur Folge, dass die Erlangung eines Schweizer Patents teurer würde als diejenige eines europäischen Patents; sie ist daher unrealistisch.

Zweckmässigkeit im Vollzug Die vorgeschlagenen Anpassungen des bestehenden Rechtsrahmens bringen mehr Rechtssicherheit und ermöglichen einen unkomplizierten und antizipierbaren Voll- zug. Insbesondere die Konkretisierung des Schutzes medizinischer Indikationen schafft klare Rahmenbedingungen für den Rechtsvollzug. Die EPÜ-Revisionsakte sowie das EPÜ-Sprachenübereinkommen haben als Kernanliegen die Vereinfachung des europäischen Erteilungsverfahrens, die Erhöhung der Transparenz und den Ausbau der Rechtsmittel im Verfahren. Mit den zur Ratifizierung der Übereinkom- men notwendigen Änderungen des Patentgesetzes wird der Vollzug durch das IGE und die schweizerischen Gerichte optimiert.

4 Verhältnis zur Legislaturplanung

Die Vorlage ist in der Legislaturplanung 2003–2007 als Richtliniengeschäft ange- kündigt (BBl 2004 1162, 1192).

5 Änderung des Patentgesetzes

5.1 Grundzüge der Änderung zur Ratifizierung

der EPÜ-Revisionsakte

5.1.1 Die beantragte Neuregelung

Änderungen des Patentgesetzes zur Ratifizierung der EPÜ-Revisionsakte sind in erster Linie im Hinblick auf die Verankerung des Schutzes der zweiten und weiterer medizinischen Indikationen und auf die Einführung eines Beschränkungs- und Widerrufsverfahrens notwendig. Die letztgenannten Verfahren machen Anpassun- gen in Bezug auf den Teilverzicht, auf die Wirkung einer Änderung im Bestand eines nationalen bzw. europäischen Patents, auf die Einreichung von Übersetzungen sowie auf das Verhältnis nationaler zu europäischen Verfahren erforderlich. Siehe Ziffer 5.3.1.

5.1.2 Begründung und Bewertung der vorgeschlagenen

Lösung Die Änderungen des Patentgesetzes führen eine Übereinstimmung mit der EPÜ- Revisionsakte herbei, um deren Genehmigung zu ermöglichen. Sie wurden in beiden Vernehmlassungen insgesamt positiv aufgenommen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Patentschutz für neue medizinische Indikationen bekannter chemischer Stoffe in der zweiten Vernehmlassung teilweise auf Ablehnung stiess (Ziff. 1.1.6). Dieser Schutz wird durch eine besondere Ausle- gung der Patentierungsvoraussetzung der Neuheit erreicht und schafft einen Aus- gleich für den Ausschluss von Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen oder tierischen Körper angewendet werden (dazu Ziff. 5.3.1). Der Patentschutz für die erste medizinische Indikation ist seit 30 Jahren im Patent- recht gesetzlich verankert (siehe Art. 7c PatG, in Kraft seit 1. Jan. 19789, sowie Art. 54 Abs. 4 EPÜ), für die weiteren medizinischen Indikationen ergibt er sich aus einer gefestigten Rechtspraxis (dazu Ziff. 5.3.1). Der in der Vernehmlassung ge- wünschten Streichung konnte schon aufgrund dieser Umstände, aber auch wegen der Verunmöglichung einer Ratifizierung der EPÜ-Revisionsakte nicht entsprochen werden. Den zu Artikel 7d E-PatG geäusserten Bedenken wurde indessen mit einer Überarbeitung des Wortlauts der Bestimmung Rechnung getragen. Dieser entspricht besser der mehrheitlich verfolgten Absicht der Vertragsstaaten, mit Artikel 54 Absatz 5 revEPÜ eine Kodifizierung der geltenden Rechtspraxis herbeizuführen, die eine unterschiedliche Behandlung von Erfindungen der ersten und von weiteren Indikationen hinsichtlich des Umfangs der gewährbaren Patentansprüche vorsieht. Weitere Änderungsvorschläge in der Vernehmlassung betrafen die Auswirkungen der ursprünglichen Nichtigkeit eines lizenzierten Schutzrechts. Einige Vernehmlas- sungsteilnehmer wünschten die Aufnahme einer Bestimmung, der zufolge die Nich- tigerklärung eines erteilten Patents dem Lizenznehmer das Recht gibt, den Lizenz- vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Dem Ansinnen konnte nicht entsprochen werden. Zwar ist zuzugeben, dass im Interesse der Rechtssicherheit eine gesetzliche Klärung wünschbar ist. Auf der anderen Seite wird dieses Ziel durch die

9 AS 1977 1997

in den Vernehmlassungsantworten vorgeschlagene Regelung nicht ganz erreicht (Ziff. 5.3.1). Schliesslich bedeutete die Aufnahme dieser Thematik eine Ausweitung der mit dieser Vorlage unterbreiteten Materie, die angesichts des fehlenden unmit- telbaren Zusammenhangs und der zeitlichen Dringlichkeit der Vorlage problema- tisch erscheint.

5.1.3 Umsetzung

Die vorgeschlagenen Änderungen erfordern nur geringfügige Anpassungen der Verordnung und haben keine nennenswerten Auswirkungen auf den heutigen Voll- zug des Patentgesetzes durch das IGE und die Gerichte. Aufgrund des zentralen Beschränkungsverfahrens vor dem EPA dürfte die Zahl der Teilverzichtsverfahren nach Artikel 24 PatG rückläufig sein.

5.2 Grundzüge der Änderung zur Ratifizierung

des EPÜ-Sprachenübereinkommens

5.2.1 Die beantragte Neuregelung

Zur Ratifizierung des EPÜ-Sprachenübereinkommens wird vorgeschlagen, die Artikel 112–116 PatG als unmittelbare Folge der Verpflichtungen aus dem Überein- kommen aufzuheben. Siehe Ziffer 5.3.2. Das Übersetzungserfordernis soll jedoch zeitgleich mit Inkrafttreten des EPÜ- Sprachenübereinkommens (dazu Ziff. 2.2) für die Schweiz entfallen, damit die Schweiz keine einseitige Vorleistung erbringt. Der Bundesrat wird daher gestützt auf die beantragte Ermächtigung, den Zeitpunkt des Inkrafttretens zu bestimmen, die Artikel 112–116 PatG erst mit dem Inkrafttreten des EPÜ-Sprachenübereinkommens aufheben und die Übergangsbestimmung (Art. 148 E-PatG) auf diesen Zeitpunkt in Kraft setzen. Auf diese Weise wird den Bedenken von Teilen der Fachrechtskreise Rechnung getragen. Diese befürchteten bei einer sofortigen Aufhebung des Übersetzungserfor- dernisses eine einseitige Benachteiligung der schweizerischen Wirtschaft, solange die übrigen Signatarstaaten das EPÜ-Sprachenübereinkommen noch nicht umgesetzt hätten.

5.2.2 Begründung und Bewertung der vorgeschlagenen

Lösung Die Senkung der Kostenhürde des europäischen Erteilungsverfahrens durch das EPÜ-Sprachenübereinkommen und die hierzu erforderlichen Gesetzesanpassungen wurden in der Vernehmlassung generell positiv gewürdigt. Vereinzelt regten die Vernehmlassungsteilnehmer an, Englisch auch als Sprache für die Einreichung nationaler Patentgesuche zuzulassen. Dies entspreche einem lang bestehenden Bedürfnis von Industrie und Anwaltschaft und wirke einer durch die Ratifizierung des EPÜ Sprachenprotokolls begründeten Rechtsungleichheit zwi- schen nationalen Patentgesuchen und europäischen Patentanmeldungen entgegen.

Englisch sei heute der faktische Standard in fast allen technischen Gebieten und die aufwendigen Übersetzungen trügen mehr zur Unsicherheit bei, als sie die Rechts- sicherheit erhöhten. Soweit dieses Anliegen lediglich auf die Zuerkennung eines Anmeldedatums für ein Patentgesuch in englischer Sprache zielt, ist es im Rahmen der Umsetzung des Patentrechtsvertrags (Patent Law Treaty, PLT) vom 1. Juni 2000, namentlich von dessen Artikel 5, zu prüfen, der die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Anmeldedatums harmonisiert. Insofern der Wunsch eines nationa- len Schutztitels in englischer Sprache besteht, ist diesem entgegenzuhalten, dass die Anstellung der für das Erteilungsverfahren benötigten Fachkräfte eine Verteuerung der Schutztitel zur Folge hätte, die unverhältnismässig wäre. Das Anliegen wird daher nicht weiterverfolgt.

5.2.3 Umsetzung

5.3 Erläuterungen zu einzelnen Artikeln

5.3.1 Änderungen zur Ratifizierung

der EPÜ-Revisionsakte

Art. 7c und 7d Neue Verwendung bekannter Stoffe Mit dem Ziel, Ärztinnen und Ärzte in der Ausübung ihrer Berufstätigkeit nicht zu beeinträchtigen, schliesst das Patentgesetz in Artikel 2 Absatz 2 (entsprechend Art. 53 Bst. c revEPÜ) Verfahren der Chirurgie, Therapie und Diagnostik, die am menschlichen oder tierischen Körper angewendet werden, von der Patentierung aus. Um diesen extensiven Ausschluss wenigstens teilweise zu kompensieren, wurde Artikel 7c PatG als nationales Gegenstück zur Regelung von Artikel 54 Absatz 5 EPÜ bzw. Artikel 54 Absatz 4 revEPÜ ins Patentgesetz aufgenommen. Die mit dieser Norm verankerte Auslegung der Patentvoraussetzung der Neuheit erlaubt es, Stoffe oder Stoffgemische als patentierbar zu qualifizieren, die zwar als solche schon bekannt sind, aber mit Bezug auf deren Anwendung in einem Verfahren nach Artikel 2 Absatz 2 PatG neu sind. Der Erfinder muss aber in der Lage sein, die Substanz mit der neuen Anwendung in den Ansprüchen zu definieren, und zwar in Form eines zweckgebundenen Stoffschutzes. Der Anwendungsbereich dieses Arti- kels ist regelmässig auf die erste therapeutische Anwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches beschränkt, da eine weitere Anwendung auf dem Gebiet der Thera- pie oder Diagnostik die Neuheit oft nicht mehr für sich beanspruchen kann10. Die Praxis lässt jedoch die Patentierung von weiteren Anwendungen beschränkt auf einen zweckgebundenen Stoffschutz in der äquivalenten Form eines «Verfahrens zur Herstellung eines Arzneimittels gegen …» (sog. schweizerische Anspruchsform) zu.

10 Botschaft 1976, BBl 1976 II 1, 71.

In Anpassung an Artikel 54 Absatz 5 revEPÜ (vgl. Ziff. 2.1.2) wird mit Artikel 7d die gesetzliche Grundlage für den Schutz weiterer medizinischer Indikationen im Patentgesetz geschaffen. Damit wird die bisherige Praxis kodifiziert und die Unsi- cherheit über die Schutzwirkung der so genannten «schweizerischen Anspruchs- form» beseitigt.

Art. 17 Voraussetzungen und Wirkung der Priorität In Angleichung an Artikel 87 Absatz 1 revEPÜ wird Artikel 17 Absatz 1 PatG dahingehend klargestellt, dass eine Anmeldung in einem (oder mit Wirkung für ein) Mitgliedstaat der Welthandelsorganisation (WTO) in Bezug auf die Anerkennung von Prioritätsrechten dieselbe Wirkung hat wie eine Anmeldung in einem (oder mit Wirkung für ein) Land, für das die Pariser Verbandsübereinkunft gilt. Aufgrund der Artikel 2 Absatz 1 sowie 3 und 4 des TRIPS-Abkommens ist die Schweiz heute schon verpflichtet, das Prioritätsrecht allen Mitgliedstaaten der WTO einzuräu- men11. Im Rahmen der Gesetzesanpassungen an das GATT/WTO-Übereinkommen wurden ausschliesslich jene Änderungen vorgeschlagen, die zur Ratifizierung des Übereinkommens unerlässlich waren. Aus diesen Gründen sah man damals von einer Revision des Artikels 17 PatG ab. Zur Klarstellung und im Hinblick auf eine bessere Verständlichkeit des Gesetzes wird nunmehr Artikel 17 Absatz 1 PatG im erläuterten Sinn präzisiert.

Art. 24 Teilverzicht Artikel 24 Absatz 2 PatG ermöglicht dem Patentinhaber, Fehlbeurteilungen bei der Abfassung der Patentansprüche innert einer beschränkten Frist wiedergutzumachen. Sobald ein Patentanspruch auf anderem Weg als durch Aufhebung eines Anspruchs oder durch Zusammenlegung eines unabhängigen Patentanspruchs mit einem oder mehreren von ihm abhängigen Ansprüchen (Art. 24 Abs. 1 Bst. a und b PatG) einge- schränkt werden soll, ist der Patentinhaber an zwei Voraussetzungen gebunden. Erstens darf er eine solche Beschränkung nur einmal durchführen, und zweitens ist eine solche nach Ablauf von vier Jahren seit der Patenterteilung ausgeschlossen. Dagegen lässt das im EPÜ neu eingeführte Beschränkungsverfahren (vgl. hierzu die Ausführungen zu Art. 105a–105c revEPÜ, Ziff. 2.1.3) einen Antrag auf Beschrän- kung des europäischen Patents jederzeit, d.h. ohne zeitliche Beschränkung zu. Eine Beibehaltung der schweizerischen Sonderregel in Absatz 2 ist daher nicht mehr zweckmässig. Zwar kann der Standpunkt vertreten werden, dass ein Teilverzicht im Zusammenhang mit einem nationalen Patent oder einem für die Schweiz Wirkung entfaltenden europäischen Patent auch mit einem zentralisierten Beschränkungsver- fahren möglich sein wird und daher ohne weiteres beibehalten werden könnte, doch ist die Umgehungsmöglichkeit mit Bezug auf europäische Patente bei einer unter- schiedlichen Regelung auf nationaler und auf europäischer Ebene offensichtlich. Im Weiteren würden Inhaber von nationalen Patenten und solche von europäischen Patenten ungleich behandelt. Absatz 2 von Artikel 24 PatG ist daher aufzuheben.

11 Vgl. Botschaft vom 19. Sept. 1994 zur Genehmigung der GATT/WTO-Übereinkommen (Uruguay-Runde; GATT-Botschaft 1); BBl 1994 IV 1; Ziff. 2.4.4.2 und 2.4.8.1.

Art. 28a Wirkung der Änderung im Bestand des Patents Artikel 28a E-PatG stellt klar, dass nachträgliche Änderungen im Bestand des Patents Wirkung ex tunc, d.h. von Anfang an, haben. Dies gilt nicht nur für eine vom Richter festgestellte Nichtigkeit oder Teilnichtigkeit, sondern auch für den vom Patentinhaber beantragten Teilverzicht nach Artikel 24 PatG. Mit der Einführung dieses Artikels wird einerseits die bundesgerichtliche Rechtsprechung in Bezug auf Nichtigkeitsentscheide kodifiziert, andererseits eine Angleichung der Wirkung eines Teilverzichts vor dem IGE an die Wirkung eines vor dem EPA beschränkten oder widerrufenen Patents vorgenommen. Nach Artikel 68 revEPÜ treten die Wirkungen der Entscheidung einer Beschränkung oder eines Widerrufs eines europäischen Patents mit deren Veröffentlichung rückwirkend für alle benannten Vertragsstaaten ein. Mit Bezug auf den schweizerischen Teilverzicht bedeutet dies eine Abkehr von der bisherigen Rechtspraxis, welche die Wirkungen erst im Zeitpunkt des rechtskräf- tigen Urteils hat eintreten lassen (Wirkung ex nunc). Die Wirkung ex tunc eines Teilverzichts nach Artikel 24 PatG wird dessen Sinn und Zweck besser gerecht. Durch die freiwillig herbeigeführte Einschränkung kann ein Patent, das wegen einer Fehlbeurteilung bei der Abfassung der Patentansprüche von Anfang an nicht in vollem Umfang rechtsbeständig war, aufrecht erhalten bleiben. Die Angleichung an Artikel 68 revEPÜ vermeidet zudem, dass in Abhängigkeit vom gewählten Verfah- ren (national oder europäisch) Schutztitel mit zeitlich divergierendem Geltungsbe- reich resultieren. Eine Regelung, wonach der Patentinhaber auch mit Wirkung ex nunc auf Patentan- sprüche verzichten kann, erscheint aufgrund der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu den Folgen der Nichtigkeit eines Immaterialgüterrechts nicht erforderlich. Berechtigte Forderungen, basierend auf demjenigen Teil des Patents, auf den ver- zichtet worden ist, können auch bei einem ex tunc wirkenden Teilverzicht geltend gemacht werden.12 Ob ein Teilverzicht zulässig war, kann ein Gericht sodann im Rahmen einer späteren Nichtigkeits- oder Verletzungsklage überprüfen und den Teilverzicht gegebenenfalls als unwirksam behandeln.13 Im Interesse der Rechtssi- cherheit wird deshalb mit Artikel 28a E-PatG festgehalten, dass auch ein Teilver- zicht vor dem Institut Wirkung ex tunc entfaltet. In Bezug auf die Rückwirkung einer richterlich festgestellten Nichtigkeit eines Patents oder eines Verzichts stellt sich die Frage nach dem Einfluss auf bereits bezahlte Jahresgebühren oder Lizenzgebühren. Jahresgebühren werden auch beim Wegfall eines Patents mit rückwirkender Kraft nicht zurückbezahlt, denn ein im Zeitpunkt der Zahlung vorhandener Rechtsgrund wird nicht rückwirkend beseitigt. Mit Bezug auf Lizenzverträge findet jedoch eine differenzierte Lösung Anwendung: Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung14 bildet das Bestehen des Rechtsschutzes regelmässig eine Grundlage des Lizenzvertrags. Erweist sich das dem Lizenznehmer zur Verfügung gestellte Recht als ungültig, so fällt nach herrschender Ansicht auch der Lizenzvertrag dahin. Darüber, wie dieses Ergebnis rechtlich zu begründen ist, finden sich in Lehre und Rechtsprechung verschiedene Lösungsansätze. So wird mehrheitlich die Auffassung vertreten, die Ungültigkeit des Schutzrechts führe dazu, dass die Leistung des Lizenzgebers objektiv unmöglich, der Vertrag mithin nach Artikel 20 OR nichtig sei. Eine andere Ansicht geht dahin, dass der Lizenznehmer

12 BGE 116 II 195 f.

13 Vgl. ZH HG 4.6.1973, SMI 1974, 93.

14 BGE 85 II 38; vgl. auch BGE 116 II 191.

sich auf einen Grundlagenirrtum berufen könne (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR). Denkbar ist auch die Auflösung des Lizenzvertrages aus wichtigem Grund, wie es das Gesetz für andere Dauerschuldverhältnisse vorsieht.15 Die Beseitigung der Rechtsunsicher- heit betreffend die Rechtsgrundlage für das Dahinfallen des Lizenzvertrages kann jedoch nicht Gegenstand dieser Vorlage sein, welche die erforderlichen Änderungen des Patentgesetzes zur Ratifizierung der EPÜ-Revisionsakte bezweckt. Dies würde im Interesse der Rechtssicherheit vielmehr eine schutzrechtsübergreifende, allge- mein gültige Regelung erfordern. Nach gefestigter bundesgerichtlicher Auffassung ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass ein registriertes Schutzrecht trotz seiner Nichtigkeit zufolge seiner Scheinexistenz tatsächliche Wirkungen entfalten, die Konkurrenz blockieren und dem Lizenznehmer während einer bestimmten Zeit zum gleichen Wettbewerbsvor- sprung wie ein gültiges Recht verhelfen kann; eine vollständige Rückabwicklung des Vertrages wird sich deshalb oft nicht rechtfertigen.16 Die Rückerstattung der ohne Rechtsgrund eingenommenen Lizenzgebühren erfolgt daher in der Regel nicht in ihrer Gesamtheit. Der Lizenzzahlungspflicht ist jedoch spätestens dann die Grundlage entzogen, wenn die tatsächlichen Auswirkungen des Scheinrechts wegge- fallen sind, so wenn dieses formell nichtig erklärt worden ist oder von den Wettbe- werbsteilnehmern allgemein nicht mehr beachtet wird.17

Art. 46a Weiterbehandlung Als Konsequenz der Aufhebung von Artikel 24 Absatz 2 PatG wird im Katalog der von der Weiterbehandlung ausgenommenen Fristen in Artikel 46a Absatz 4 PatG der Buchstabe e gestrichen.

Art. 110a Änderungen im Bestand des Patents Nach Artikel 110 PatG sind die europäische Patentanmeldung und das europäische Patent in ihrer Wirkung nationalen Patentgesuchen und Patenten gleichzustellen (vgl. Art. 66 bzw. Art. 2 Abs. 2 EPÜ). Da die Wirkungen in Zusammenhang mit dem Einspruchsverfahren und der Einführung des zentralen Beschränkungs- und Widerrufsverfahrens auf Antrag des Patentinhabers beim EPA im EPÜ analog sind (vgl. Art. 105b Abs. 3 revEPÜ), wird mit Artikel 110a E-PatG ein entsprechender Grundsatz für die Änderung im Bestand des europäischen Patents im Patentgesetz festgehalten.

Art. 113 Vorbehalt von Übersetzungen Das mit den Artikeln 105a–105c revEPÜ neu eingeführte zentrale Beschränkungs- verfahren erfordert eine entsprechende Ergänzung von Artikel 113 Absatz 2 PatG. Im Falle des Beschränkungsverfahrens wird die Frist für die Einreichung der Über- setzung der Patentschrift mit Veröffentlichung des Hinweises auf die Patentbe- schränkung im Europäischen Patentblatt ausgelöst.

15 BGE 116 II 191, E. 3a.

16 BGE 85 II 38, E. 6a und b; BGE 116 II 191, E. 3a und b.

17 BGE 116 II 191, E3a.

Art. 121 Umwandlungsgründe Im Nachgang zur Streichung von Artikel 162 EPÜ sieht Artikel 135 Absatz 1 Buch- stabe a revEPÜ nur noch einen Fall der Zurücknahme der europäischen Anmeldung vor. Der Verweis in Artikel 121 Buchstabe a PatG entfällt deshalb. Artikel 121 Absatz 1 Buchstabe c PatG beinhaltet einen weiteren Verweis, der nach der Aufhe- bung des bisherigen Artikels 54 Absatz 4 EPÜ einer entsprechenden Anpassung bedarf.

Art. 127 und 128 Beschränkung des Teilverzichts und Aussetzen des Verfahrens Artikel 110 PatG hält fest, dass europäische Patente nach ihrer Erteilung in der Schweiz grundsätzlich dieselben Wirkungen entfalten wie ein nationales Patent (vgl. Art. 2 Abs. 2 EPÜ). Dies wiederum hat zur Folge, dass der Patentinhaber von der rechtswirksamen Erteilung des Patents an die ihm nach Gesetz zustehenden Ansprü- che auf dem Klageweg durchsetzen kann (Art. 66 ff. PatG) und Dritte gegen ihn die Klage auf Nichtigerklärung des europäischen Patents erheben können (Art. 26 PatG). Weiter kann der Patentinhaber nach diesem Zeitpunkt unter gewissen Vor- aussetzungen auf entsprechenden Antrag beim IGE hin ganz oder teilweise auf sein Patent verzichten. Schon im Zeitpunkt der Einführung von Artikel 128 PatG stellte sich im Zusam- menhang mit dem Einspruchsverfahren vor dem EPA die Frage, ob im Fall der gleichzeitigen Hängigkeit eines Einspruchsverfahrens und eines Patentprozesses vor einem schweizerischen Gericht, bei dem die Gültigkeit des Patents streitig ist, das nationale Verfahren bis zur rechtskräftigen Erledigung des Einspruchsverfahrens ausgesetzt werden sollte. Diese Frage wurde bejaht, um divergierende Urteile zu verhindern. Gleichzeitig wurde jedoch festgehalten, dass die Aussetzung nicht zwingend sei und es daher dem Richter überlassen bleibe, ob er das Verfahren aussetze oder nicht. Mit Bezug auf das Teilverzichtsverfahren ging der Gesetzgeber einen Schritt weiter und entschied, dass ein teilweiser Verzicht auf das europäische Patent überhaupt nicht beantragt werden kann, solange ein Einspruch beim EPA möglich oder aber in einem entsprechenden Verfahren noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist. Grund dafür war, dass der Einspruch nach Artikel 68 revEPÜ zu einer rückwirkenden Einschränkung des europäischen Patents führen kann und zudem der Grundsatz umgangen werden könnte, wonach der Einspruch das europäische Patent mit Wirkung für alle benannten Vertragsstaaten erfasst. Zwar hat auch das europäische Beschränkungs- und Widerrufsverfahren gegenüber nationalen Verfahren (insbesondere Nichtigkeitsverfahren) keinen Vorrang. Die vorstehenden Überlegungen gelten dennoch auch für das neu eingeführte Beschrän- kungs- und Widerrufsverfahren sowie den Antrag auf Überprüfung einer Entschei- dung der Beschwerdekammer durch die Grosse Beschwerdekammer (Revision). Da das Beschränkungs- und Widerrufsverfahren dem Einspruchsverfahren nachgebildet ist, erweist es sich als zweckmässig, diese beiden Verfahren in die Artikel 127 und

128 PatG einzubeziehen. Je nach Verfahrensinhalt kann es zudem notwendig sein,

bei einem der Grossen Beschwerdekammer überwiesenen Antrag auf Überprüfung einer Entscheidung und einem parallel laufenden nationalen Zivilverfahren Letzteres auszusetzen. Weil jedoch eine Überprüfung nicht unbedingt die Gültigkeit des Patents betreffen muss, wird es auch bei der Behandlung eines Antrags auf Überprü- fung möglich sein, einen Antrag auf Teilverzicht einzureichen. Nicht ausgeschlossen ist damit selbstverständlich, dass das IGE ein hängiges Teilverzichtsverfahren sistie-

ren kann, soweit Fragen beim EPA behandelt werden, die auch den Gegenstand des Teilverzichtsverfahrens betreffen.

Redaktionelle Anpassungen Der Ausdruck «Patentfähigkeit» wird im Gesetz durch den Ausdruck «Patentierbar- keit» ersetzt, wie dies die EPÜ-Revisionsakte vorsieht. Es hat sich nämlich gezeigt, dass eine Unterscheidung zwischen diesen Begriffen nicht konsequent durchgeführt werden kann. Eine materielle Änderung ist damit nicht verbunden. Betroffen sind lediglich die Artikel 1 Absatz 2 und Randtitel, 1a sowie 26 Absatz 1 Ziffer 1. In Artikel 1a wird der Ausdruck «Tierarten» im Gesetz durch den Ausdruck «Tier- rassen» ersetzt, wie dies die EPÜ-Revisionsakte in Anpassung an die Regel 23c (b) EPÜ vorsieht.

5.3.2 Änderungen zur Ratifizierung

des EPÜ-Sprachenübereinkommens

Art. 112–116 Aufhebung Ist eine europäische Patentanmeldung nicht in einer schweizerischen Amtssprache (m.a.W. auf Englisch) veröffentlicht worden, so bestimmt Artikel 112 PatG, dass für einen Schadenersatzanspruch der Tag massgebend ist, an dem der Anmelder eine Übersetzung der Patentansprüche in eine schweizerische Amtssprache dem Beklag- ten zugestellt oder der Öffentlichkeit durch Vermittlung des IGE zugänglich gemacht hat. Anlässlich der Einführung dieses Artikels ging der Gesetzgeber davon aus, dass die englische Sprache einem schweizerischen Anwender nicht zugemutet werden könne18. Diese Auffassung lässt sich heute nicht mehr bestätigen. Es kann vielmehr davon ausgegangen werden, dass ein Anwender des europäischen Patent- systems über hinreichende Kenntnisse der englischen Sprache verfügt. Dafür spricht gerade der Umstand, dass Übersetzungen in der Praxis kaum je eingesehen werden, obschon weit über die Hälfte der europäischen Patentanmeldungen und Patente in Englisch veröffentlicht werden. Ausserdem werden Dritten bereits aufgrund der bestehenden Regelung weitgehende Sprachkenntnisse zugemutet: Nach Artikel 112 PatG sind nämlich nur die Patentansprüche, nicht aber die europäische Patentanmel- dung insgesamt in eine schweizerische Amtssprache zu übersetzen. In Anbetracht der geänderten Sachumstände und der im Zuge der Ratifizierung des EPÜ- Sprachenübereinkommens notwendigen Aufhebung von Artikel 113 PatG sowie im Bestreben, die durch Übersetzungen bedingten Kosten zu reduzieren, ist Artikel 112 PatG mit Inkrafttreten des EPÜ-Sprachenübereinkommens für die Schweiz zu strei- chen. Aus dem systematischen Zusammenhang ergibt sich, dass die in Artikel 111 Absatz 2 PatG für den Beginn der Schadenersatzpflicht vorausgesetzte Kenntnis des Inhalts der europäischen Patentanmeldung jedenfalls dann gegeben ist, wenn dem Beklagten die Patentansprüche vorliegen. Mit der Aufhebung von Artikel 112 PatG sollen die Anforderungen an die Verwarnung nach Artikel 111 Absatz 2 PatG nicht erhöht werden; die Streichung versteht sich vielmehr als Folge der Ratifizierung des EPÜ-Sprachenübereinkommens.

18 Botschaft 1976, BBl 1976 II 1, 102.

Artikel 113 PatG setzt voraus, dass eine Übersetzung der Patentschrift in einer Amtssprache beim IGE eingereicht werden muss, wenn ein europäisches Patent in Englisch seine Wirkung in der Schweiz entfalten soll. Die Ratifizierung des EPÜ- Sprachenübereinkommens bedingt die Aufhebung von Artikel 113 PatG. Nach Artikel 1 des EPÜ-Sprachenübereinkommens verzichtet nämlich jeder Unterzeich- nerstaat auf die in Artikel 65 EPÜ vorgesehenen Übersetzungserfordernisse, soweit er eine Amtssprache mit einer Amtssprache des EPA gemein hat. Für die weitere Begründung kann auf die Ausführungen zum EPÜ-Sprachenübereinkommen (Ziff. 2.2) verwiesen werden. Bislang gibt Artikel 114 PatG den Anmeldern und Patentinhabern die Möglichkeit, die beim IGE eingereichten Übersetzungen zu berichtigen. Aufgrund der Streichung der Artikel 112 und 113 PatG wird dieser Artikel obsolet und wird daher gestrichen (vgl. jedoch die Ausführungen zu Art. 148 E-PatG). Auch die Streichung von Artikel 116 PatG ergibt sich als Folge der Verpflichtung aus dem EPÜ-Sprachenübereinkommen. Bisher konnten sich Dritte gegenüber dem Patentinhaber auf die nach diesem Übereinkommen vorgesehene Übersetzung berufen, wenn der sachliche Geltungsbereich der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen Patents in dieser Fassung enger ist als in derjenigen der Verfahrenssprache. Da mit Inkrafttreten des EPÜ-Sprachenübereinkommens auf Übersetzungen von englischsprachigen Patenten verzichtet wird, erweist sich auch dieser Artikel als nicht mehr erforderlich (vgl. jedoch die Ausführungen zum neuen Art. 148 PatG). Damit zusammenhängend ist auch die Streichung von Artikel 115 PatG vorzunehmen. Dieser Artikel ist 1976 allein mit Rücksicht auf die Ausnahme- regel von Artikel 116 PatG aufgenommen worden19. Der Grundsatz von Artikel 115 PatG, wonach für den sachlichen Geltungsbereich der europäischen Patentanmel- dung und des europäischen Patents die Fassung in der Verfahrenssprache des EPA verbindlich ist, bleibt jedoch erhalten. Er ergibt sich bereits aus Artikel 70 Absatz 1 EPÜ.

Art. 148 Vorbehalt von Übersetzungen und verbindliche Sprachen Nach Artikel 148 Absatz 1 E-PatG braucht für europäische Patente, die nicht in einer schweizerischen Amtssprache veröffentlicht werden, keine Übersetzung der Patentschrift nach Artikel 113 Absatz 1 PatG eingereicht zu werden, wenn die Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt oder, im Falle der Aufrechterhaltung des Patentes mit geändertem Umfang, die Veröffentlichung des Hinweises auf die Entscheidung über einen Einspruch oder, im Falle der Beschränkung des Patents, die Veröffentlichung des Hinweises auf die Beschränkung weniger als drei Monate vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erfolgt. Bisher standen nach Artikel 113 Absatz 2 PatG drei Monate ab der Veröffentlichung des europäischen Patents in Englisch zur Verfügung, um eine entsprechende Über- setzung in eine schweizerische Amtssprache einzureichen. Im Sinne einer benutzer- freundlichen Regelung, die gleichzeitig die Rechtssicherheit garantieren soll, ist es daher angemessen, die erwähnte Übersetzungspflicht drei Monate vor dem Inkraft- treten des revidierten Gesetzes dahinfallen zu lassen.

19 Botschaft 1976, BBl 1976 II 1, 103.

Absatz 2 stellt klar, dass auch nach Inkrafttreten des EPÜ-Sprachenübereinkommens sowohl die Berichtigung von Übersetzungen nach Artikel 114 PatG als auch die Möglichkeit einer Berufung Dritter auf Übersetzungen und deren Wirkungen nach Artikel 116 PatG Anwendung finden sollen, solange Übersetzungen nach Artikel

112 PatG entweder dem Beklagten zuzustellen oder der Öffentlichkeit durch Ver-

mittlung des IGE zugänglich zu machen sind oder nach Artikel 113 PatG dem IGE eingereicht werden müssen.

6 Rechtliche Aspekte

6.1 Verfassungsmässigkeit

Die Zuständigkeit des Bundes im Bereich der auswärtigen Angelegenheiten resul- tiert aus den Artikeln 54 Absatz 1 und 184 BV. Die Zuständigkeit des Bundes zum Erlass von Vorschriften über Erfindungspatente ergibt sich aus Artikel 122 BV, der dem Bund die Kompetenz zur Gesetzgebung im Zivilrecht gibt. Diese Zuständigkeit umfasst auch Änderungen des Patentgesetzes.

6.2 Erlassform

Die Zuständigkeit der Bundesversammlung für die Genehmigung der EPÜ- Revisionsakte sowie des EPÜ-Sprachenübereinkommens ergibt sich aus Artikel 166 Absatz 2 BV. Es bleibt zu prüfen, ob die Genehmigungsbeschlüsse der Bundesversammlung nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d BV dem fakultativen Referendum zu unterstellen sind. Völkerrechtliche Verträge, die unbefristet und unkündbar sind (Art. 141 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1 BV), die den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen (Art. 141 Abs. 1 Bst. d Ziff. 2 BV) oder die wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder deren Umsetzung den Erlass von Bundesgesetzen erfordert (Art. 141 Abs. 1 Bst. d Ziff. 3 BV), sind dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Die beiden in Frage stehenden internationalen Übereinkommen sind jederzeit künd- bar (vgl. Art. 174 revEPÜ und Art. 8 EPÜ-Sprachenübereinkommen). Da die Schweiz bereits Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens ist, tritt sie mit der Ratifikation der EPÜ-Revisionsakte nicht erstmals der Europäischen Patent- organisation bei. Auch die Ratifizierung des EPÜ-Sprachenübereinkommens ist nicht mit einem Beitritt zu einer internationalen Organisation verbunden, der die Schweiz noch nicht angehört. Es bleibt daher zu bestimmen, ob die Übereinkommen wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder den Erlass von Bundesgesetzen erfordern. Unter rechtsetzenden Bestimmungen versteht man gemäss Artikel 22 Absatz 4 des Parla- mentsgesetzes Bestimmungen, die in unmittelbar verbindlicher und generell- abstrakter Weise Pflichten auferlegen, Rechte verleihen oder Zuständigkeiten festle- gen. Als wichtig gelten im innerstaatlichen Recht Bestimmungen, die gemäss Arti- kel 164 Absatz 1 BV in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen sind.

Das Europäische Patentübereinkommen wird durch die EPÜ-Revisionsakte formell vollständig revidiert, materiell handelt es sich indessen um eine Teilrevision (siehe Ziff. 1.1.4). Eine inhaltliche Bewertung erweist sich als schwierig: Auf der einen Seite beinhaltet die Reform eine grosse Zahl rechtstechnischer bzw. verfahrenstech- nischer Änderungen oder die Verankerung bewährter Praxis. Auf der anderen Seite sind einzelne Reformpunkte als bedeutend zu werten, so etwa die Institutionalisie- rung von Ministerkonferenzen oder die Einführung eines Beschränkungs-, Wider- rufs- und Revisionsverfahrens. Es braucht indessen nicht abschliessend geklärt zu werden, ob es sich bei diesen Änderungen um wichtige rechtsetzende Bestimmun- gen im Sinne von Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer 3 BV handelt. In jedem Falle erfordert die Ratifizierung der EPÜ-Revisionsakte deren Umsetzung auf Gesetzesstufe. Daraus folgt, dass der Bundesbeschluss zur Genehmigung der EPÜ- Revisionsakte dem Staatsvertragsreferendum zu unterstellen ist. Entsprechendes gilt für die Genehmigung des EPÜ-Sprachenübereinkommens.