50 II 79
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Rubrum
17. Urteil der I, Zivilabteilung vom 24. Mürz 1924
Sachverhalt
I.
S. Seifenfabrik Lenzburg A.-G. gegen M, Schenkel-Wyss.
Art. 11 MSchG : Die Einräumung Von Fabrikations- und Vertriebsrechten an einer markenrechtlich geschützten Ware mit gleichzeitiger Gestattung des Gebrauches der Marke ist zulässig.
A. — Die Klägerin, Frau M. Schenkel-Wyss in Zürich, ist Inhaberin der beim eidg. Amt für geistiges Eigentum hinterlegten Marken « Frima » u. « Manipur » für Wäschereinigungsmittel. Am 29. April 1916 kam zwischen ihr und der Beklagten ein « Lizenzvertrag » zustande, mit 80 Markenschutz. N° 17.
folgenden für den vorliegenden Streitfall wesentlichen Bestimmungen :
« § 1. Frau M. Schenkel-Wyss tritt mit Rechtswirkung ab 1. April 1916 der Seifenfabrik Lenzburg das Recht zur alleinigen Fabrikation und zum alleinigen Vertrieb der von ihr bisher unter der Firma « Frima-Fabrikation M. Schenkel » in Zürich-Wollishofen hergestellten und vertriebenen Reinigungsmittel Frima und Manipur ab.
Die beiden Schutzmarken, welche bei dem eidg. Amt für geistiges Eigentum in Bern auf den Namen der Frau M. Schenkel-Wyss eingetragen sind, verbleiben ausschliessliches Eigentum der Frau M. Schenkel-Wyss, werden aber während der Vertragsdauer mit allen Rechten an die Seifenfabrik Lenzburg übergeben.
§ 2. Die Seifenfabrik Lenzburg verpflichtet sich, an Frau M. Schenkel-Wyss, bezw. Rechtsnachfolger, folgende Lizenzgebühren zu entrichten :
1. Für Frima :
D aaa aaa a a o an aa n ana c) das Minimum der zu bezahlenden Lizenzgebühr beträgt 5000 Fr. für das erste Vertragsjahr und 6000 Fr. für das zweite und die folgenden Vertragsjahre. Dieses Minimum ist auch dann zu zahlen, wenn die vorstehend stipulierten Lizenzgebühren diese Summe nicht erreichen sollten...
2. Für Manipur :
15 Rappen per Kilogramm Verkauf im In- oder Auslande, Kleinere oder grössere Büchsen im Verhältnis zu ihrem Bruttogewicht.
§ 4. Die Seifenfabrik Lenzburg nimmt per 1. April 1916 der Frau Schenkel-Wyss die sämtlichen Vorräte an fertiger Ware, an Büächsen und Rohmaterialien zum Selbstkostenpreis ab. Ferner übernimmt die Seifenfabrik die mit der Firma E. J. Hoffmann und Söhne in Thun getätigten Abschlüsse für Lieferung von Frima- und Manipurbüchsen und die noch bestehenden Reklameabschlüsse, ebenso das vorhandene, soweit brauchbare Reklamematerial, letzteres zum Selbstkostenpreis.
Die Lizenznehmerin tritt ferner mit Wirkung ab 1. April 1916 ohne besondere Entschädigung ein in die bestehenden Verträge mit Otto Busch in Wien und mit Philipp Sieber in Wiesloch, und hat das Recht, die event. bestehenden Verträge aufzuheben.
§ 5. Die Liquidation der Aktiven und Passiven der bisherigen Firma « Frima-Fabrikation M. Schenkel» übernimmt Frau Schenkel-Wyss. Dagegen wird síie der Seifenfabrik Lenzburg A.-G. ein genaues Verzeichnis aller Kunden und ihrer Bezüge übergeben.
§ 8. Die Dauer dieses Vertrages wird auf zehn Jahre festgesetzt.
§ 10. Beide Teile verpflichten sích zur genauen und pünktlichen Einhaltung dieses Vertrages bei einer Konventionalstrafe von 10,000 Fr.
§ 11. Frau Schenkel-Wyss oder deren Ehemann, resp. auch deren Kinder, verpflichten sich, während der Vertragsdauer weder Frima, noch ein verwandtes Produkt zu fabrizieren, oder sich direkt oder indirekt an einer ähnlichen Sache zu beteiligen, ansonst die Konventionalstrafe laut § 10 ebenfalls in Anwendung käme.
Der Gerichtsstand für vorliegenden Vertrag ist Zürich.» Die Beklagte erfüllte den Vertrag während der ersten 6 Jahre anstandslos. Für das 7. Vertragsjahr (1. April 1922 bis 31. März 1923) stellte sie der Klägerin bloss bis Ende Dezember 1922 Abrechnung und entrichtete für die Marke « Frima » bis zu diesem Zeitpunkt nur den Betrag von 1378 Fr. 50 Cts. an Gebühren. Weitere Zahlungen verweigerte Sie.
B. — Mit der vorliegenden Klage fordert die Klägerin gestützt auf den Vertrag Bezahlung von 4621 Fr. 50 Cts. nebst 5 % Zins seit 15. April 1923, als Restbetrag der für das streitige Vertragsjahr auf die Marke « Frima » entfallenden Mindestgebühr von 6000 Fr.
Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage, indem sie sich auf den Standpunkt stellte, der abgeschlossene AS 50 Ul — 1924 6 82 Markenschutz. No 17, Vertrag seî, weil gesetzwidrig, nichtig, da nach Art. 11 MSchG eine Marke nur zu Eigentum abgetreten werden könne, und zwar nur in Verbindung mit der gleichzeitigen Übertragung des Geschäftes des Markeninhabers, welche Voraussetzungen hier nicht erfüllt seien. Die Klägerin habe sich im Vertrage ausdrücklich das Eigentumsrecht an den Marken vorbehalten und auch das Geschäft nicht auf die Beklagte übertragen. Die Übertragung einer Marke zum blossen Gebrauche, wie es hier geschehen sei, gestatte das MSchG nicht. Die Lizenzerteilung sei nur bei Patenten zulässig. C. — Mit Urteil vom 18. September 1923 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich die Klage geschiützt. D. — Hiegegen richtet sich die Berufung der Beklagten mit dem Begehren um Abweisung der Klage.
Erwägungen
1.
Die Beklagte leitet die Rechtsunwirksamkeit des am 29. April 1916 mit der Klägerin abgeschlossenen Vertrages aus Art. 11 MSchG her, indem sie geltend macht, dass die für die Übertragung der Marke im Sinne gen, nämlich die Übertragung des mit dem Geschäftsbetrieb zu Eige erfüllt seien. Diese Anfechtung hält Gemäss § 1 des Vertrages verpflichtete sich die Klägerin, der Beklagten das Reckt zur alleinigen Fabrikation und zum alleinigen Vertrieb der von ihr bisher unter der Firma « Frima-Fabrikation M. Schenkel » in ZürichWollishofen hergestellten und vertriebenen Reinigungsmittel Frima und Manipur abzutreten, und ihr gleichzeitig auch die zum Schutze dieser Erzeugnisse eingetragenen Marken für die Vertragsdauer « mit allen Rechten zu übergeben ».
Daraus geht hervor, dass der Wille der Parteien jedenfalls nicht darauf gerichtet war, die Marken, losgelöst vom Geschäftsbetriebe ihres Inhabers, auf die Beklagte zu übertragen, oder ihr im Sinne einer Lizenzerteilung für einen gewissen Zeitraum bloss das Zeichens gemeinsam ntum auf síe, nicht nicht Stich.
Recht einzuräumen, die Zeichen zu gebrauchen. Hieran vermag der Umstand nichts zu ändern, dass der Vertrag die rechtsirrtümliche Bezeichnung « Lizenzvertrag » trägt, und im Kontext von einer Lizenz die Rede ist. Im Vordergrunde des Interesses stand vielmehr die den Hauptbestandtell der Vertragsleistung der Klägerin bildende Übertragung des Geschäftsbetriebes auf die Beklagte in seiner Gesamtheit für eine beschränkte Zeitdauer. Dies ergibt sich namentlich aus den weitern Bestimmungen in § 4 und 5 des Vertrages. Danach gingen die sämtlichen Vorräte an fertiger Ware, Büchsen, Rohmaterial und Reklamematerial auf die Beklagte über ; ferner übernahm sie die mit der Firma E. J. Hoffmann & Söhne in Thun bestehenden Verträge über die Lieferung von Frima- und Manipurbüchsen und die Reklameabschlüsse, und trat ohne besondere Entschädigung in die bestehenden Verträge mit O. Busch - in Wien und Ph. Sieber in Wiesloch ein, wobei ihr das Recht zustand, solche Vertragsverhältnisse zu lIösen. Endlich verpflichtete sich die Klägerin, ihr ein genaues Verzeichnis aller Kunden und ihrer Bezüge zu übergeben. Damit sind alle diejenigen Bestandteile des Betriebes, auf denen seine Fortführung im wesentlichen beruhte, auf sie übergegangen. Dass dieser Übergang auch tatsächlich vollzogen wurde, bestreitet die Beklagte selbst nicht. Mit dieser zeitlich beschränkten Nachfolge in die wirtschaftliche Tätigkeit der Klägerin war gemäss ausdrücklicher Willenserklärung der Parteien auch eine solche in die Inhaberschaft der zum Geschäftsbetriebe gehörenden Marken in dem Sinne verbunden, dass der Beklagten die ausschliessliche Befugnis eingeräumt wurde, dieselben während der Vertragsdauer für die beiden von ihr hergestellten und vertriebenen Reinigungsmittel zu verwenden.
2.
Diese Übertragung erfolgte nun freilich nicht zu dinglichem Recht. Nach der beschränkenden Parteiabrede war das Rechtsgeschäft vielmehr bloss auf die Überlassung des Geschäftsunternehmens und der dazu 84 Markenschutz. N° 17.
gehörenden Marken zur Nutzung an die Beklagte, also auf Begründung eines Pachtverhältnisses gerichtet, und erzeugte daher auch nur obligatorische Wirkungen für die Beteiligten ; insbesondere hat die Beklagte nicht etwa die Befugnis erlangt, die durch die Eintragung der Marken begründeten Rechte und die daraus sich ergebenden Ansprüche Dritten gegenüber geltend zu machen. Dagegen hat sie gegenüber der Klägerin, als der an den Zeichen dinglich Berechtigten, einen persönlichen Anspruch darauf erworben, dass sie ihr gegen Beeinträchtigungen in der Führung der Marken seitens Dritter Schutz gewähre.
Die rechtliche Zulässigkeit einer solchen Übertragung des Zeichenrechts zugleich mit der nutzweisen Übertragung des Geschäftsbetriebes wird in der Doktrin allgemein anerkannt (vgl. Konvrex, Recht des Markenschutzes, S. 234 ; SELIGSOHN, Komm. zum Gesetz betr. Schutz der Warenbezeichnungen, S. 80 ; BECKER, Komm. N. 2 zu Art. 275 OR). Sie unterliegt auch in Hinsicht auf Art. 11 MSchG keinen Bedenken. Diese Bestimmung statuiert den Grundsatz der Unlösbarkeit der Marke von dem Geschäfte, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient. Sie erklärt siéh aus dem Zweck der “ Marke, der darin besteht, eine Ware als aus einem bestimmten Geschäft, von einem bestimmten Produzenten herrührend, zu bezeichnen und dadurch von Waren Ánderer zu unterscheiden. Da das Zeichen nur in dieser“ Beziehung zur Ware den markenrechtlichen Schutz geniesst, bildet es in gewissem Sinne eine Pertinenz zum Geschäftsbetriebe. Dem entspricht, dass das MSchG den Übergang der Marke an die gleichzeitige Übertragung des Betriebes knüpft, um dadurch eine Täuschung des Publikums über die Herkunft der mit der Marke versehenen Waren zu verhindern, wie sie die Loslösung des Zeichens vom Geschäftsbetriebe und die selbständige Übertragung desselben naturgemäss zur Folge haben würde. Aus diesem Grunde muss denn auch eine Lizenzerteilung, d. h. ein Vertrag, durch welchen der Zeicheninhaber einem andern, ohne Übertragung des Geschäftsbetriebes, den blossen Gebrauch des Zeichens gestattet, als unzulässìg erscheinen. Der mit Art. 11 MSchG bezweckte Schutz des Publikums bleibt dagegen in gleicher Weise, wie bei einer Übertragung des Unternehmens und der dazu gehörenden Marke zu Eigentum auf den Erwerber, was woh! die Regel ist, auch bei einer Geschäftsübertragung, deren Rechtsgrund ein Pachtverhältnis bildet, gewahrt, indem das für die Vertragsdauer auf den Pächter mitübergehende Zeichen seine bestimmungsgemässe Verwendung in dem durch die Eintragung bezeichneten Geschäftsbetriebe beibehält, und somit die Sicherheit, welche es für den Ursprung der Ware bietet, nicht verloren geht. Die Gefahr einer Beeinträchtigung dieses Schutzzweckes besteht vorliegend übrigens umsoweniger, als die Unterbrechung des Geschäftsbetriebes seitens der Klägerin, wie dargetan, eine vollständige war, und die Klägerin sich bei einer Konventionalstrafe von 10,000 Fr. verpflichtet hat, die durch die Marke geschützte Ware
« Frima » oder ein verwandtes Produkt während der Vertragsdauer nicht mehr herzustellen.
3.
Handelt es sich danach aber um eine rechtswirksame Übertragung des « Geschäfts », wie sie Art. 11 MSchG für den Übergang des Markenrechtes erfordert, s0 muss die auf teilweise Erfüllung des Vertrages gerichtete Klage in Übereinstimmung mit der Vorinstanz geschützt werden, zumal die Beklagte zureichende Gründe, aus denen sie von ihrer Leistungspflicht nachträglich befreit worden wäre, nicht dargetan hat. Aus dem Umstand allein, dass sich die Ausführung des Vertrages nicht mehr lohnend gestaltet, kann sie jedenfalls nichts zu ihren Gunsten herleiten. Die Berufung ist somit als unbegründet abzuweisen.
Demnack erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 18. September 1923 bestätigt.
86 Anhang.
ANHANG — APPENDICE Tarif für die Entschädigungen der Parteianwälte gemäss Art, 222, Ziffern 2-4 OG.
Infolge der auf den 1. Januar 1924 in Kraft getretenen Ermässigung der Fahrpreise der Bundesbahnen und der dadurch in der Rubrik « Billet 2. Klasse mit Zuschlag » des seit dem 1. November 1921 geltenden Tarifs * sich ergebenden Änderungen ist der letztere mit Wirkung ab 20. März 1924 wie folgt revidiert worden.
N. 8. Bei den mit * versehenen Ortschaften muss für den Fall, dass der Anwalt in Lausanne erst gegen 6 Uhr verreisen kann, für Zeitversäumnis und Reiseauslagen 45 Fr. mehr berechnet werden.
Teitversäumnis Roaigoauslagen Lu- TotalOrtsechaften %Tag=fr. 25hzinx 2.x. e Tug „fa Zag famme0 enischädigung (2 Ya Vr, u Zuschisg) Nacht zu Fr. 19] Vr. Fr.
Aarau ...., 2 50 135.75 4 40 126 326 Airolo ...,., 3 75 151.85/| 6 60 187 387 Altdorf ... }3 75 [44.55 6 60 180 380 Altstätten . . 14 100 152,65| 7 70 223 423 Andelfingen. . 3 75 144.451 6 60 179 379 Appenzell. . . „14 190 151.05| 7 70 221 421 Avenches . . 12 50 111,80| 4 40 192 302 Arbon .. 3 75 148.501 6 60 183 383 Aigle ...., 2 50 8.25| 4 40 98 298 *Baar. 2 50 142.10! 4 40 132 332 Baden... 2 50 140.30] 4 40 130 - 330 *Balsthal .,, 2 50 130.15| 4 40 120 320 Bad... 2 50 140,10! 4 40 130 330 Bellinzona . . „14 100 183.70| 7 70 254 454 Bern... 2 50 119.50] 4 40 109 309 Bex... 2 50 9.60] 4 40 100 309 Biasca .…. 4 100 160.—| 7 70 230 430 *Bremgarten . 2 50 140,10} 4 40 130 330 Brug ..... 2 50 138,80! 4 40 129 329 *Bülach. .., 2 50 143.40] 4 40 133 333 Bulle ...,., 2 50 111.10| 4 49 101 301 Burgdorf .. 12 50 124.70| 4 40 115 315 Château-d’Oex .1 2 50 123.19] 4 40 113 313 Châtel-St-Denis .F 2 50 6,65] 4 40 97 297 Chaux-de-Fonds .| 2 50 122.15| 4 40 112 312 Chiasso .. ,. 4 100 170.05! 7 70 240 440 Chur ...,, 3 75 152.10] 6 60 187 387 * Siehe AS 47 II S. 366.
Anhang. 87 Teitversäumnis Reisoauslagen Tooder lez Nac!
Davos . .. 4 109 186.35 7 70 256 456 Delémont . . „2 50 } 29,70| 4 40 120 320 Dielisdorf . . . „13 75 43,20 6 60 178 378 Diessenhofen . . 3 75 145,45] 6 60 180 380 Dornach (b. Baseh) 2 50 37.25| 4 40 127 327 Echallens . .. 50 2.80} 4 40 93 293 EinsiedelIn . .. E 75 151.40] 6 60 186 386 *Entlebuch . . .}2 50 30.75| 4 49 121 321 *Escholzmatt . 2 50 28.20} 4 40 118 318 Estavayer . . 2 50 1 11.60f 4 40 102 302 *Frauenfeld . . „42 50 1 44.65| 4 40 135 335 Freiburg . . . 12 50 ] 14,10} 4 40 104 304 Gis 4 100 152.40! 7 70 222 422 Glarus... 3 75 |] 46.10| 6 60 181 381 *GosSsAU , 2 50 46.20} 4 40 136 336 Grenchen . . 12 50 24.15! 4 40 114 314 Heiden .. . .14 100 1 53.15} 7 70 223 423 *Herisau .. 2 50 ] 49.55] 4 40 140 340 Herzogenbuchsee. 2 50 29.05 4 40 119 319 Hinwil... .. 3 75 144.—| 6 60 179 379 Hochdorf . . 43 75- ] 42.10| 6 60 177 377 Horgen ... 13 75 1 43.20j 6 80 178 378 Ilanz ....- 4 1090 64.— 7 70 234 434 *Interlaken . . .2 50 34.60} 4 40 125 325 Kreuzlingen, . .1 4 100 ] 48.90| 7 70 219 419 Lachen ..…. . 13 75 144.45 6 60 179 379 Langenthal. . 42 50 1 29,70| 4 40 120 320 *Langnan . . . „2 50 25.85] 4 40 116 316 Laufenburg. . .|4 100 42.30 7 70 212 ] 412 Lausanne , . {1 25 — — — 25 225 *Lenzburg . . „2 50 1 37.60/| 4 40 128 328 Lichtensteig . 13 75 146.15} 6 60 181 381 Liestalt.. . 2 50 137.75] 4 40 128 328 Locarno . . . .]4 100 65.40} 7 70 235 435 Le Locle . . . .}2 50 23.85| 4 40 114 314 Lugano. . . …. 4 100 166.60 7 70 237 437 Luzern, . . 2 50 1] 241.50/ 4 40 131 331 Martigny. . . 42 50 ] 14.25] 4 40 104 304 *Meiringen. . . „| 2 50 39.80] 4 40 130 330 Mals... ... 4 100 148.35 7 70 218 418 Mendrisio . . „14 100 169.— 7 70 239 439 Monthey . . . 42 50 [12.75| 4 40 103 303 Montreux . . 2 50 5.70| 4 40 96 296 Moudon . . . 42 50 6.40| 4 40 96 296 Moutier . . . 42 50 1 27.55| 4 40 118 318 Murien . .. {82 50 12.95) 4 40 103 303 Neuenburg . . {2 50 15.60] 4 40 106 306 Neuenstadt . . „2 50 17.95) 4 40 108 308 Olten ... 2 50 133.55] 4 40 124 324 Payerne . . . {2 50 9,95| 4 40 100 300 Pfäffikon (Zeh) 13 75 143.85| 6 60 179 379 Porrentruy . . 43 75 136.75) 6 60 172 372 Poschiavo ._ 6 150 [143,60] 10 100 394 594 88 Anhang. Zoitversäumnis Roisogquslagen
Ortsehaîten |%Tag=F.tsna 2.8. ‘Ts! 4a Tee Samen ebtechbdigung Rapperswil 3 75 144.10 6 60 179 379 *Rheinfelden 12 50 140.45] 4 40 130 330 *Romanshorn . „| 2 50 147.40 4 40 137 337 Romont 2 509 8.40] 4 40 98 298 *Rorschach 3 75 149,30! 6 60 184 384 Saignelégier 3 75 130.05! 6 60 165 365 *Schüpfheim 2 50 132.55| 4 40 123 323 *St. Gallen 2 50 147.70! 4 40 138 338 St. -Maurice. . .12 50 111.75 4 40 102 302 St. Moritz. . . 15 125 196.—| 8 80 301 501 Stein a. Rh.. . .}3 75 146.—| 6 60 181 381 Steckborn 3 75 146.75| 6 60 182 382 Sargans 3 75 148.65| 6 60 184 384 Sarnen. .. 3 75 141.50! 6 609 176 376 *Schaffhausen . .1 2 50 145.45] 4 40 135 335 Schwyz. . . .. 3 75 143.75| 6 60 179 379 Sitten ... 2 50 118.65] 4 40 109 309 Solothurn. . . .}2 50 124.70| 4 49 115 315 Stans .. ...- 3 75 150.75| 6 60 186 386 *Sumiswald . . „12 50 127.85| 4 40 118 318 *SUrSCe . .. .- 2 50 138.25] 4 40 128 328 Sierre ... ., 2 50 122.85| 4 40 113 313 Teufen. . . .« 4 100 149.70| 7 70 220 420 Thusiîïs . . . . 4 100 163.30! 7 70 233 433 *Trogen. . . 3 75 150.10| 6 60 185 385 *Uster .. . .. 2 50 143.40| 4 40 133 333 Uznach. . . 3 75 [45.20| 6 60 180 380 Vevey .. . 2 50 4.70! 4 40 95 295 Wüädenswil . . .18 75 143.40} 6 60 178 378 Wallenstadt. . 13 75 146.901. 6 60 182 382 Wangen a. À. . 12 50 127.70| 4 40 118 318 *Weinfelden 2 50 145.55| 4 40 136 336 LALO 1 50 144.65] 4 40 135 335 Willisau . - . 13 75 137.45} 6 60 172 372 *Winterthur . . .12 50 43.20! 4 40 133 333 *Wohlen (Aarg.) .1 2 50 138.,95| 4 40 129 329 Yverdon . . . 42 50 8.05| 4 40 98 298 Zofingen 2 50 133.75| 4 40 124 324 Zug 2 50 143.85) 4 40 134 334 *Z7weisimmen 2 50 135.201 4 40 125 325