IGE 101807: JOOP!LOOP

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der

Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 28.09.2018 hinterlegt, die angefochtene Marke am 17.02.2020 mit einer EU Priorität vom 03.10.2019. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).

2.

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen: 34 Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); pots à tabac; blagues à tabac; articles à utiliser avec le tabac; succédanés du tabac à usage non médical; arômes pour tabac; snus, tabac à priser; tabatières; supports pour tabatières; snus, succédanés du tabac sous forme de produits à base de fibres végétales à usage oral, non pour la consommation; substance à priser sans tabac; substance à priser aux herbes; tabac à chiquer; outil de partage en portions pour tabac à priser; cannabis et marijuana à fumer; extraits de cannabis, concentrés de cannabis, huiles de cannabis, teintures de cannabis destinés à être fumés; produits pour fumeurs dérivés du cannabis, à savoir résines et huiles.

3.

Die Widerspruchsmarke ist soweit vorliegend interessierend für folgende Waren eingetragen: 34 Feuerzeuge für Raucher, Mundstücke für Zigarettenspitzen, Streichhölzer, Streichholzschachteln, Tabakbeutel, Tabakdosen, Tabakpfeifen, Zigarettenetuis, Zigarrenabschneider.

4.

Die Widerspruchsmarke beansprucht verschiedene Raucherartikel. Die Tabakdosen der Widerspruchsmarke sind dabei identisch oder zumindest hochgradig gleichartig zu den pots à tabac, tabatières sowie supports pour tabatières der jüngeren Marke. Tabakbeutel der Widerspruchsmarke sind identisch oder zumindest hochgradig gleichartig zu blagues à tabac der angefochtenen Marke.

5.

Weiter beansprucht die angefochtene Marke die breiten Formulierung articles à utiliser avec le tabac Insoweit als unter diese Formulierung die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Feuerzeuge für Raucher, Mundstücke für Zigarettenspitzen, Streichhölzer, Streichholzschachteln, Tabakbeutel, Tabakdosen, Tabakpfeifen, Zigarettenetuis, Zigarrenabschneider fallen, besteht Warenidentität. Für darüberhinausgehende Waren besteht aufgrund des äussert ähnlichen Verwendungszweckes, des Ergänzungsverhältnis sowie der gleichen Abnehmerkreise und der gleichen Vertriebsstätten hochgradige Warengleichartigkeit.

6.

Die Rechtsprechung bejaht die Gleichartigkeit zwischen Raucherartikel wie z.B. Streichhölzern und Tabak (Entscheid der RKGE vom 2.03.2001, MA-WI 28/00, E. 2 - DOGO / DO & CO (fig.)). In der Folge hat auch das Institut die Gleichartigkeit zwischen den verschiedenen Raucherartikeln sowie Tabak bzw. Tabakerzeugnissen bejaht (vgl. u.a. folgende Entscheide: W 14292, III. B. 5, W 14439, III. B. 4; W III. C. 5.). Vor diesem Hintergrund ist die Warengleichartigkeit auch im Vergleich mit den verbleibenden angefochtenen Waren wie folgt zu bejahen:

7.

Die Tabakbeutel, Tabakdosen der Widerspruchsmarke stehen in einem Ergänzungsverhältnis zu outil de partage en portions pour tabac à priser der angefochtenen Marke, zumal die Behältnisse der Widerspruchsmarke auch für Schupftabak gebraucht werden können.

8.

Weiter ist die angefochtene Marke für Tabakwaren und deren Ersatzprodukte eingetragen (Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); succédanés du tabac à usage non médical). Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten verschiedenen Raucherartikel stehen dabei in einem klaren Ergänzungsverhältnis zu diesen angefochtenen Waren. Zudem richten sie diese konkurrierenden Waren an die gleichen Abnehmerkreise und sie werden über die gleichen Vertriebsstätten angeboten. Diese konkurrierenden Waren gehören mithin dem gleichen Markt an. Dieser Auffassung stimmt auch die widerspruchsgegnerische Partei in ihrer Stellungnahme zu (vgl. Ziff. 7).

9.

Demgegenüber vertritt die widerspruchsgegnerische Partei die Auffassung, dass zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und snus, tabac à priser; snus; substance à priser sans tabac; substance à priser aux herbes; tabac à chiquer; cannabis et marijuana à fumer; extraits de cannabis, concentrés de cannabis, huiles de cannabis, teintures de cannabis destinés à être fumés; produits pour fumeurs dérivés du cannabis, à savoir résines et huiles der angefochtenen Marke keine Gleichartigkeit bestehe. Dies einerseits, weil die Produktionsmethoden unterschiedlich seien, diese Waren nicht substituierbar wären und das herstellungstechnische Know-how anders sei. Das Institut kann sich dieser Auffassung hingegen nicht anschliessen.

10.

Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten verschiedenen Raucherartikel stehen in einem klaren Ergänzungsverhältnis zu diesen angefochtenen Waren. So können z.B. Tabakbeutel, Tabakdosen und Zigarettenetuis auch für die Aufbewahrung von Snus, Cannabis, Marihuana, Kautabak und deren Ersatzprodukte verwendet werden. Weiter basieren snus, tabac à priser auf Tabak. Diese Waren werden denn auch an den gleichen Vertriebsstätten angeboten wie die diversen Raucherartikel der Widerspruchsmarke.

11.

Der widerspruchsgegnerischen Partei kann nicht zugestimmt werden, wenn sie davon ausgeht, dass Cannabis- und Marijuanaprodukte in anderen, spezialisierten Geschäften angeboten würden als die Waren der Widerspruchsmarke. Zum Rauchen von Cannabis und Marihuana werden denn auch Streichhölzer und Feuerzeuge benötigt. Weiter werden teils spezialisierte Pfeifen im Markt angeboten und auch Zigarettenpapier wird für den Konsum von Marihuanaprodukten verwendet. In CBD-Shops werden zudem auch Tabakprodukte und Raucherartikel wie Zigaretttenfilter angeboten (vgl. z.B. https://goodvibe.ch/, abgerufen am 22.04.2024). Zudem können Tabakbeutel auch für die Aufbewahrung von Cannabis und Marihuana verwendet werden. Eine Ergänzungsverhältnis ist somit auch diesbezüglich zu bejahen. Entsprechend gehören die konkurrierenden Waren mithin dem gleichen Markt an.

12.

Die Gleichartigkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke gegenüber den angefochtenen Waren Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); succédanés du tabac à usage non médical; arômes pour tabac; snus, tabac à priser; snus, succédanés du tabac sous forme de produits à base de fibres végétales à usage oral, non pour la consommation; substance à priser sans tabac; substance à priser aux herbes; tabac à chiquer; cannabis et marijuana à fumer; extraits de cannabis, concentrés de cannabis, huiles de cannabis, teintures de cannabis destinés à être fumés; produits pour fumeurs dérivés du cannabis, à savoir résines et huiles ist somit gegeben.

13.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise teils hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die reinen Wortmarken "JOOP!" (Widerspruchsmarke) und "LOOP" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]). Die im Konflikt stehenden Zeichen weisen je vier Buchstaben auf, wobei drei von vier Buchstaben identisch sind und sich an gleicher Stelle befinden. Unterschiedlich ist der Zeichenbeginn mit den Buchstaben J bzw. L. Dabei gilt es hingegen zu beachten, dass die Buchstaben J und L ähnlich aufgebaut sind, in dem beide über einen senkrechten Strich verfügen. Die Widerspruchsmarke weist zudem am Zeichenende noch ein Ausrufezeichen auf. Durch die festgestellten Übereinstimmungen in drei von vier Buchstaben sowie die Ähnlichkeiten im ersten Buchstaben ist von einer klaren schriftbildlichen Ähnlichkeit auszugehen.

3.

Die Konfliktzeichen weisen je eine Silbe auf. Je nachdem ob die Zeichen englisch oder deutsch ausgesprochen werden, ergeben sich folgende Laute: joop / loop bzw. juup / luup. Das Ausrufezeichen der Widerspruchsmarke wird dabei nicht ausgesprochen. Bedingt durch die identische Vokalfolge und den identischen Schlusslaut sind die Zeichen trotz unterschiedlichen Anfangslaut phonetisch als klar ähnlich einzustufen.

4.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

5.

Während es sich beim Widerspruchszeichen um einen Familiennamen respektive um einen niederländischen Vornamen handelt (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Joop, besucht am 18.04.2024) und kein über diese Bedeutung hinausgehender Sinngehalt zu erkennen ist, handelt es sich beim widerspruchsgegnerischen Wort "LOOP" auch um einen englischen Begriff für "Schleife" oder "Schlaufe", welcher vor allem im technischen Bereich Verwendung findet (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Loop und https://de.pons.com, besucht am 18.04.2024). Damit verfügen die Zeichen grundsätzlich über Unterschiede beim Sinngehalt, sofern das widerspruchsgegnerische Wortelement überhaupt als englischer Begriff wahrgenommen wird (vgl. zu Letzterem III. C. Ziff. 3 hiervor). Gemäss Feststellungen des Bundesverwaltungsgerichts wäre zudem davon auszugehen, dass "LOOP" von den Abnehmern eher diffus als englisches Lehnwort (allenfalls für etwas Kreisförmiges) und nicht in seiner exakten Bedeutung als "Schleife/Schlaufe" verstanden wird (vgl. BVGer B-2717/2015, E. 4.3 – JOOP! /// LOOP BY HARRY WINSTON). Es ist mithin nicht davon auszugehen, dass dem Begriff ein markanter Sinngehalt eignet, welcher sich beim Lesen dem Publikum sogleich aufdrängt (vgl. hierzu BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS /// BOKS), sodass in Anbetracht der ausgeprägten Ähnlichkeit der Vergleichszeichen die akute Gefahr besteht, dass die geringfügigen Unterschiede, insbesondere bei bloss flüchtiger Betrachtung in Ladengeschäften usw., überlesen und damit gar nicht wahrgenommen werden. Somit bestehen auf der semantischen Ebene keine rechtsgenüglichen Unterschiede, welche die festgestellte Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten.

6.

Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Die strittigen Waren sind sodann Massenartikel des täglichen Bedarfs. Als Genussmittel richten sich Zigaretten, Tabak und Raucherartikel an ein breites Publikum, von dem bei der Prüfung hinsichtlich Markenunterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf (vgl. BVGer B-4728/2014, E.

3.3

WINSTON / Wilson). Auch wenn eine kleine Anzahl von Kennern diese Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit erwirbt, ist für die breiten Verkehrskreise von normaler Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4.

Die widerspruchsgegnerische Partei macht in ihrer Stellungnahme geltend, dass die Widerspruchsmarke eher schwach kennzeichnungskräftig sei. Mit Ausnahme des Arguments, wonach die Widerspruchsmarke für diese Waren nicht gebraucht würde, führt sie keine weiterführende Begründung führt betreffend die Kennzeichnungsschwäche an. In der Bedeutung "Schleife" bzw. "Schlaufe" ist weder ein beschreibender noch ein üblicher Charakter für die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Raucherartikel für das Institut zu sehen. Es ist somit von der originären durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen.

5.

Die Vergleichszeichen werden für teils gleiche respektive teils ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: die Konfliktzeichen weisen eine ausgeprägte Ähnlichkeit auf (vgl. hierzu auch Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 9795, III. C. Ziff. 4 – JOOP! /// LOOP). Gestützt auf die durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie die normale Aufmerksamkeit der Abnehmer, ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

6.

Die angefochtene CH-Marke Nr. 752763 "LOOP" wird somit vollumfänglich widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird