IGE 103262: MTDMTDS

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 14.11.2013 mit einer deutschen Priorität vom 17.05.2013 im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke wurde am 26.10.2022 mit einer japanischen Priorität vom 26.05.2022 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1.

Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2.

Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

3.

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).

4.

Gegen die am 14.11.2013 international registrierte und der Schweiz am 13.02.2014 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 03.07.2023 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 03.07.2023. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 03.07.2018 und dem 03.07.2023, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

5.

Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom 03.10.2023 (nachfolgend Replik) folgende Belege ins Recht. Beilage 4 Auszug aus https://web.archive.org betr. die Webseite www.rosenberger.com/de/contact/sales/

Beilage 5 Auszug aus https://web.archive.org betr. die Webseite www.rosenberger.com/de/kontakt/vertrieb-standorte-weltweit/ Beilage 6 Prospekt MTD Connector Systems 2015 Beilage 7 Prospekt MTD Connector Systems 2018 Beilage 8 Prospekt MTD Connector Systems 2022 Beilage 9 Rechnung vom 14.05.2020 Beilage 10 Screenshot der Rosenbergerwebsite vom 02.10.2023 Beilage 11 Screenshot der Rosenbergerwebsite vom 02.10.2023 Beilage 14 Bestellbestätigungen und Rechnungen der Jahre 2019, 2021, 2022

6.

Die widersprechende Partei macht in ihrer Replik geltend, dass durch die eingereichten Belege ein rechtserhaltender Gebrauch in Deutschland glaubhaft gemacht sei. Die Webseite der Widersprechenden sei mindestens seit Oktober 2015 für die breite deutsche und Schweizer Bevölkerung in deutscher Sprache abrufbar. Der Bezug zur Schweiz sei über den Rosenberber-Vertriebspartner EME AG Interconnection & Motion, Ebmatingen hergestellt. Gestützt auf die Beilagen Nr. 4 bis 8 führt die widersprechende Partei weiter aus, dass sie die Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung zahlreicher unterschiedlicher Produkte der Widerspruchsmarke verwende. Aus der eingereichten Rechnung (Beilage Nr. 9) gehe zudem klar hervor, dass MTD-Konnektoren in Deutschland verkauft worden seien.

7.

Die widerspruchsgegnerische Partei liess sich zu den eingereichten Gebrauchsbelegen nicht vernehmen.

8.

In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.]) mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung). Gebrauch in der Schweiz

9.

Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich einerseits aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Anderseits gilt als Gebrauch auch der Gebrauch für die Ausfuhr (sog. Exportmarke; vgl. Art. 11 Abs. 2 MSchG).

10.

Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Es ist hervorzuheben, dass Deutschland diesen Staatsvertrag per 31. Mai 2022 gekündigt hat. Gemäss ständiger Rechtsprechung bleibt dieses Übereinkommen für jedes Widerspruchsverfahren künftig anwendbar, in welchem der Nichtgebrauch geltend gemacht wird, sofern die Prüfperiode für den Gebrauch vor dem effektiven Kündigungsdatum liegt (vgl. BVGer B-6169/2020, E. 5.2.3.3 - ADVENTURIDGE. Daraus ergibt sich, dass nach dem 31. Mai 2022 datierte Beweismittel zum Gebrauch in Deutschland vom IGE nicht mehr berücksichtigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).

11.

Es ist unbestritten, dass die Widerspruchsmarke nicht in der Schweiz gebraucht wurde. Die widersprechende Partei macht aber geltend, dass in casu der Gebrauch der Widerspruchsmarke in Deutschland als rechtserhaltend zu qualifizieren sei.

12.

Voraussetzung ist, dass es sich bei der widersprechenden Partei um einen deutschen oder schweizerischen Staatsangehörigen sowie einen Angehörigen ein Drittstaates mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz handelt, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1 und dort aufgeführte Rechtsprechung).

13.

Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine internationale Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Schweiz. Die Basiseintragung erfolgte in Deutschland. Die Widerspruchsmarke ist somit in beiden

Vertragsstaaten geschützt. Zudem hat die widersprechende Partei ihren Sitz in Deutschland. Gebrauchshandlungen mit Bezug zu Deutschland, die zwischen dem 03.07.2018 und dem 31.05.2022 erfolgten, sind somit zur Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs zu berücksichtigen.

14.

Im Zusammenhang mit der Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reichte die widersprechende Partei zudem Rechnungen aus den Jahren 2019, 2021 und 2022 (Beilage 14) zu den Akten. Diese Rechnungen richten sich einzig an Abnehmer in den USA und Mexiko. Es stellt sich die Frage, ob die Voraussetzungen für die Anerkennung einer Exportmarke in casu erfüllt sind.

15.

Der Gebrauch einer Marke für die Ausfuhr (Exportmarke) ist gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG auch ausdrücklich dem Gebrauch im Inland gleichgestellt und berücksichtigt die Tatsache, dass Produkte, die einzig für den Export intendiert sind, nicht auf Schweizer Boden vertrieben werden. Damit die Ausnahme einer Exportmarke zum Tragen kommt, müsste die Marke auf den Produkten (oder auf deren Verpackung) angebracht werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).

16.

Weder aus den Katalogen noch den Webseitenauszügen ist ersichtlich, dass die Widerspruchsmarke MTD direkt auf den Produkten angebracht wäre. Damit fehlt eine wesentliche Voraussetzung für die Anerkennung einer Exportmarke.

17.

Für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs in der Schweiz bzw. Deutschland können die als Beilage 14 eingereichten Rechnungen an us-amerikanische und mexikanische Abnehmer somit nicht herangezogen werden. Zudem wäre ohnehin fraglich, ob der Export von Deutschland aus in einen Drittstaat noch als rechtserhaltend im Sinne der Ausnahmebestimmung gemäss Art. 11 Abs. 2 MSchG gelten könnte. Bei der vorliegenden Sachlage braucht diese Frage hingegen nicht abschliessend beurteilt zu werden. Zusammenhang zwischen Marke und Produkt

18.

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen, sie kann auch auf andere Art und Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren verwendet werden. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen. Die blosse Registratur eines Domainnamens, der die entsprechende Marke enthält, stellt als solche auch bei aktivem Betrieb einer entsprechenden Website keinen rechtserhaltenden Markengebrauch dar, solange nicht gleichzeitig belegt wird, dass die Website von den Verkehrskreisen (im massgeblichen Zeitraum) konsultiert und entsprechende Waren und Dienstleistungen tatsächlich nachgefragt worden sind (Richtlinien, Teil 6, Ziff.

5.3.4

und dort zitierte Rechtsprechung).

19.

Als erstes gilt es festzustellen, dass die von der widersprechenden Partei eingereichten Webseitenauszüge die folgenden Daten tragen: 22.10.2015 (Beilage 4) und 02.10.2023 (Beilagen 10 und 11). Damit stammen diese nicht aus der relevanten Gebrauchsperiode, nämlich zwischen dem 03.07.2018 und dem 03.07.2023 bzw. 31.05.2022 (falls sich die Belege auf den Gebrauch in Deutschland beziehen). Weiter ist auf diesen Webseitenauszügen die Widerspruchsmarke nicht ersichtlich. Ein Zusammenhang zwischen der älteren Marke und den von ihr beanspruchten Waren kann somit nicht hergestellt werden.

20.

Im Übrigen reicht die widersprechende Partei mit Ausnahme einer Rechnung keine Belege ein, die den Schluss zulassen, dass die angesprochenen Abnehmerkreise die Webseite konsultiert hätten und die beanspruchten nachgefragt hätten.

21.

Aus den Beilagen Nr. 4, 10 und 11 können somit keine Rückschlüsse betreffend einen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke gezogen werden. Ernsthafter Markengebrauch

22.

Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).

23.

Die widersprechende Partei reicht eine Rechnung betreffend Nachweis der Ernsthaftigkeit ein (Beilage 9). Diese Rechnung datiert vom 14.05.2020 und fällt somit in die relevante Gebrauchsdauer. Sie ist weiter an einen Abnehmer in Deutschland gerichtet. Die Widerspruchsmarke MTD ist hingegen in der Rechnung nicht aufgeführt. Entgegen den Ausführungen der widersprechenden Partei kann die in der Rechnungsposition aufgeführte Artikelnummer E7S23A-40MX5-T den in Beilage 8 aufgeführten verschiedenen Produkten nicht direkt zugeordnet werden. Aber auch wenn zugunsten der widersprechenden Partei davon ausgegangen würde, dass aufgrund der Vielzahl sehr ähnlicher Artikelbezeichnungen angenommen werden könnte, dass auch die in der Rechnung ausgewiesene Position unter der Widerspruchsmarke angeboten worden sei, würde dies noch nicht zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs führen. Denn der Nachweis einer Rechnung an einen einzigen Abnehmer über den Verkauf von 1260 Steckern zu einem Stückpreis zu 2,39 Euro kann nicht als ernsthafter Markengebrauch qualifiziert werden. Hierbei handelt es sich um eine Einzelaktion, die nicht mit einer minimalen Marktbearbeitung gleichgesetzt werden kann.

24.

Zwar wird in den als Beilagen 7 und 8 eingereichten Katalogen die Widerspruchsmarke als Überschrift zu den einzelnen angebotenen Produktkategorien verwendet. Bei nur einer Rechnung müsste die widersprechende Partei zumindest intensive Werbeanstrengen nachweisen können, um dem Erfordernis des ernsthaften Markengebrauchs genüge zu tun. Da hingegen keine diesbezüglichen Belege eingereicht wurden, liegt kein ernsthafter Markengebrauch vor.

25.

Bei dieser Ausgangslage erübrigt es sich, die weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs zu prüfen.

26.

Da die widersprechende Partei den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht hat, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Die widerspruchsgegnerische Partei hat eine Stellungnahme eingereicht. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird