IGE 103570: GEMZ

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 30.08.2018 hinterlegt, die angefochtene Marke am 21.04.2023. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2.

Die angefochtene Marke ist in der Klasse 3 für folgende Waren eingetragen: Gesichtswasser (Mittel zur Körper- und Schönheitspflege); Aloe Vera-Mittel für kosmetische Zwecke; ätherische Öle; Zahnpasta; Kosmetika; Schönheitsmasken; Parfüms; Reinigungsmilch; Enthaarungsmittel; nicht medizinische Reinigungsmittel zur Intimpflege; Massagegele, ausgenommen für medizinische Zwecke; Luftbeduftungsmittel; kosmetische Körpercremes; Zahnweiss-Streifen; Hautpflegemittel; künstliche Wimpern; Nagellack.

3.

Die Widerspruchsmarke ist in derselben Klasse für folgende Waren eingetragen: Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Kosmetika; Haarwässer; Zahnputzmittel; Präparate zur Reinigung, Pflege und Verschönerung von Haut, Kopfhaut und Haar; Haarstylingmittel; Haartönungs-, - bleich-, -aufhellungs- und -färbemittel; Antiperspirantien und Deodorants.

4.

Die Vergleichszeichen beanspruchen beide identisch ätherische Öle und Kosmetika und insoweit gleiche Waren.

Die angefochtene Zahnpasta ist unter die Zahnputzmittel der Widerspruchsmarke zu subsumieren, da Zahnpasten per definitionem Mittel zur Zahnreinigung sind (d.h. reinigende und desinfizierende, meist in Tuben abgefüllte Paste zur Zahnpflege, z.B. unter www.duden.de/rechtschreibung/Zahnpasta, besucht am 05.06.2024). Insoweit handelt es sich ebenfalls um gleiche Waren. Die angefochtenen Zahnweiss-Streifen sind ebenso unter den Oberbegriff Zahnputzmittel der Widerspruchsmarke zu subsumieren. Diese Produkte dienen einerseits der Aufhellung der Zähne, anderseits auch der Fleckenentfernung (von z.B. Kaffee, Tabak, Wein, Limonade, Lebensmittel usw.) und somit ebenfalls der Reinigung der Zähne.

Die angefochtenen nicht medizinische Reinigungsmittel zur Intimpflege können auf Seife basieren und sind insoweit unter den Oberbegriff Seifen der Widerspruchsmarke zu subsumieren oder mit Letzteren zumindest stark gleichartig. Seifen sind Natrium- oder Kalium-Salze höherer Fettsäuren, die hauptsächlich zur Körperreinigung verwendet werden (vgl. z.B. https://www.chemie.de/lexikon/Seife.html, besucht am 05.06.2024), worunter selbstredend auch die Intimpflege gezählt wird. Aus demselben Grund sind diese angefochtenen Produkte offensichtlich gleich resp. hochgradig gleichartig zu den Präparaten zur Reinigung von Haut und Haar der Widerspruchsmarke.

Die Widerspruchsmarke beansprucht die beiden weiten Oberbegriffe Kosmetika und Parfümeriewaren. Sämtliche angefochtenen Waren können unter diese beiden Produkte subsumiert werden, da es sich dabei einerseits teilweise um Kosmetikprodukte handelt und sie anderseits unter den weit gefassten Begriff Parfümeriewaren zu subsumieren sind, mit welchem sämtliche «produits de toilette, de beauté» umschrieben werden bzw. unter welchen Parfüms, Seifen, Kosmetika aller Art fallen (vgl. hierzu die Definitionen unter https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp oder https://de.wikipedia.org/wiki/Parfümerie, jeweils besucht am 05.06.2024). Womit auch in Bezug auf die angefochtenen Gesichtswässer (Mittel zur Körper- und Schönheitspflege); Aloe Vera-Mittel für kosmetische Zwecke; Schönheitsmasken; Parfüms; Reinigungsmilch; Enthaarungsmittel; Massagegele, ausgenommen für medizinische Zwecke; kosmetische Körpercremes; Hautpflegemittel; künstliche Wimpern; Nagellack von Gleichheit auszugehen ist. All diese Produkte dienen demselben Verwendungszweck, nämlich der Körper-, Gesichts bzw. Schönheitspflege, und werden auch häufig von ein und demselben Unternehmen angeboten. Sie richten sich an dieselben Abnehmerkreise und werden über dieselben Vertriebskanäle angeboten (vgl. (vgl. RKGE in sic! 1997. 298 E. 3 - Neutrogena / Neutria; BVGer B-3268/2007, E. 3.2, MBR / MR [fig.]; BVGer B- 6137/2013, E. 4.3 f., insb. 4.4.2 – TERRA / VETIA TERRA; BVGer B-2996/2012, E. 4.3 – Swisscode / SKINCODE). Zudem sind einige dieser angefochtenen Waren in der Verordnung über kosmetische Mittel explizit als Beispiele von Produkten, welche als kosmetische Mittel gelten können, aufgeführt (vgl. Anhang 1 der Verordnung des EDI vom 16. Dezember 2016 über kosmetische Mittel, VKos, SR 817.023.31), so Zahnpasten (in der VO als Zahnpflegemittel), Enthaarungsmittel (in der VO als Haarentfernungsmittel); Nagellack (in der VO als Nagelkosmetika), Hautpflegemittel und Gesichtswasser (Mittel zur Körper- und Schönheitspflege) und Massagegele, ausgenommen für medizinische Zwecke (in der VO als Cremes, Emulsionen, Lotionen, Gele und Öle für die Hautpflege), nicht medizinische Reinigungsmittel zur Intimpflege (in der VO als Mittel für die äusserliche Intimpflege), Parfüms, Schönheitsmasken (in der VO als Gesichtsmasken), Reinigungsmilch (in der VO als Abschminkmittel).

Die angefochtenen künstlichen Wimpern und die Zahnweiss-Streifen fallen gemäss gesetzlicher Definition ebenfalls unter kosmetische Mittel. Dabei handelt es sich um kosmetische Zubereitungen, die dazu bestimmt sind, äusserlich mit bestimmten Teilen des menschlichen Körpers wie der Haut, dem Behaarungssystem oder mit den Zähnen in Berührung zu kommen, und zwar zu dem ausschliesslichen oder überwiegenden Zweck, diese zu reinigen, ihr Aussehen zu verändern, sie zu schützen oder sie in gutem Zustand zu halten (vgl. Art. 53 Abs. 1 des Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung LGV vom 16. Dezember 2016, SR 817.02). Schliesslich werden die von der angefochtenen Marke beanspruchten Luftbeduftungsmittel oft von demselben Unternehmen wie die Kosmetika, Schönheitspflegemittel, Seifen und Parfüms angeboten. So gibt es beispielsweise denselben Duftstoff in Form von ätherischen Ölen, Parfüms, parfümierten Kosmetikprodukten für die Menschen wie auch in Form von Dufttüchern oder Duftsteinen für die Wohnräume oder die Kleidung bzw. als Duftstäbchen, Duftkerzen oder Raumsprays fürs Zuhause. All diese Produkte verfolgen denselben Zweck und werden über dieselben Vertriebskanäle angeboten. Zudem richten sie sich an dieselben Abnehmerkreise (vgl. z.B. https://www.rituals.com/de-ch/home; https://naturify.ch/products/aroma-airstick-raumduft-mit-stabchen-patchouli, jeweils besucht am 12.06.2024). Insoweit besteht starke Gleichartigkeit.

5.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

Da Wortbeginn und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben, kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes eine höhere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben (BGE 122 III 382 E. 5a, Kamillosan / Kamillan, Kamillon; Urteil des BVGer B-6146/2007, E. 8, WELEDA / La Weda).

3.

In casu stehen sich die reine Wortmarke «GEMZ» (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort- /Bildmarke «GEMO ((fig.))» (angefochtene Marke) gegenüber. Bei beiden Zeichen sind die Wortelemente in Grossbuchstaben gehalten.

4.

Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

5.

Die grafische Ausgestaltung der angefochtenen Marke beschränkt sich vorliegend auf schwarze, dünne und in Fettschrift gehaltene Grossbuchstaben. Daneben enthält das Zeichen keine weitere garfische Ausgestaltung. Ein Farbanspruch wurde nicht geltend gemacht. Diese grafische Ausgestaltung ist minim und vermag den Gesamteindruck im Erinnerungsvermögen der Abnehmer nicht zu beeinflussen, weshalb sie vernachlässigt werden kann.

6.

Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

Vergleicht man die Wortelemente «GEMZ» und «GEMO», so kann auf der schriftbildlichen Ebene festgestellt werden, dass die Vergleichszeichen jeweils aus vier Buchstaben bestehen, wobei die ersten drei identisch sind. Somit stimmen die Zeichen in ihrem Beginn vollkommen überein. Unterschiedlich ist der jeweils letzte Buchstabe, so steht bei der angefochtenen Marke der Vokal O anstelle des schriftbildlich auffälligen Konsonanten Z bei der Widerspruchsmarke, womit die Zeichenenden stark verschieden sind. Der Buchstabe Z hat eine eckige Form, bestehend aus einer horizontalen Linie und zwei Diagonalen, wogegen der Buchstabe O aus einer runden Form besteht. Weil beide Marken nur über vier Buchstaben verfügen, fällt der unterschiedliche Buchstabe am Zeichenende auf, zumal sich bei kürzeren Wörtern wie den vorliegenden die Änderung eines Buchstabens stärker auswirkt als bei längeren Wörtern (vgl. z.B. statt vieler: BGer 4A_178/2021, E. 3.2.1, CANTI / CANTIQUE) und die Vergleichszeichen somit in einem Viertel der Buchstaben vollkommen unterschiedlich sind. Insgesamt kann somit von einer entfernten Ähnlichkeit im Schriftbild ausgegangen werden.

Auf der phonetischen Ebene ist die Widerspruchsmarke ein- oder zweisilbig: Im Deutschen, Italienischen bzw. Englischen ist sie einsilbig (GEMZ), im Französischen kann das Zeichen je nach Aussprache auch zweisilbig ausgesprochen werden (etwa "schemm-sett"). Die angefochtene Marke ist demgegenüber zweisilbig (GE-MO). Die Vokalfolge ist unterschiedlich, so E zu E-O, ebenso die Konsonantenfolge, so G- M-Z zu G-M. Ihre jeweilige Aussprache ist aufgrund der unterschiedlichen Endungen eine deutlich andere. Der Buchstabe Z wird wie der Buchstabe S besonders stimmhaft, leicht zischend, ausgesprochen, währenddem der Buchstabe O lang ausgesprochen wird. Durch die unterschiedliche Silbenzahl und die daraus resultierende abweichende Kadenz ist ebenfalls nur eine entfernte klangliche Ähnlichkeit auszumachen.

7.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

8.

Bei der Beurteilung des Sinngehalts konfligierender Zeichen ist grundsätzlich auf die Landessprachen abzustellen. Jeder Sprache kommt derselbe Stellenwert zu. Fremdsprachen, werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann. Ob dem so ist, wird grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Das Zeichenverständnis richtet sich nach den angesprochenen Verkehrskreisen, wobei nebst Worten und Ausdrücken in einer der schweizerischen Landessprachen auch solche auf Englisch erkannt werden, soweit diese zum Grundwortschatz der massgeblichen Verkehrskreise gehören (vgl. BVGer B-3328/2015, E. 8.3.1 – STINGRAY / ROAMER STINGRAY, BVGer B-1269/2020, E. 5.3 – QUANTEX / Quantedge [fig.]). Die massgeblichen Waren richten sich vorliegend v.a. ans breite Publikum (vgl. III. D. Ziff. 2 nachfolgend). Vom breiten Publikum kann nach der Rechtsprechung jedoch nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfekten Englischkenntnisse erwartet werden (BGE 125 III 193 E. 1c, Budweiser, BGE 108 II 487 E. 3, Vantage; BVGer B-1064/2019, E. 5.3.3 – ECOWATER CHC / ECOAQUA). Zudem werden auch für die Ausbildung zu Kosmetikspezialisten keine erhöhten Englischkenntnisse erwartet (vgl. unten D, Ziff. 2 und z.B. https://web.arbeitsagentur.de/berufenet/beruf/steckbrief/9929.pdf, besucht am 24.06.2024).

9.

Die Widerspruchsmarke heisst «GEMZ». Die widerspruchsgegnerische Partei macht geltend, dass die Widerspruchsmarke aus dem Wortstamm «GEM» bestehe, welcher der englische Ausdruck für «Edelstein, Juwel oder Kleinod» sei (Stellungnahme, Ziff. 10f.). In der englischen Umgangssprache werde die Wortendung Z als Abwandlung des Buchstabens S verwendet, womit «GEMZ» die umgangssprachliche Variante von «GEMS» (Mehrzahlform: die Edelsteine) darstelle (Stellungnahme, Ziff. 12f.).

Es ist der widerspruchsgegnerischen Partei dahingehend zuzustimmen, dass «GEMS» die Pluralform des englischen Begriffs «GEM» (für u.a. Juwel, Edelstein, Schatz, vgl. z.B. www.pons.com, besucht am 10.06.2024) ist. Daneben hat «GEMS» als Abkürzung verschiedenste Bedeutungen (vgl. z.B. 4 Treffer auf www.abkuerzungen.de, darunter z.B. die Abkürzung für «gemeinsam» bzw. 50 unterschiedliche Treffer auf www.acronymfinder.com, jeweils besucht am 10.06.2024). Demgegenüber ergibt «GEMZ» sowohl als Wort als auch als Abkürzung keinerlei Treffer (vgl. z.B. www.onelook.com; www.acronymfinder.com; www.abkuerzungen.de, jeweils besucht am 10.06.2024).

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Zeichen jeweils als Ganzes und nicht zerstückelt wahrgenommen werden. Eine mosaikartige Betrachtungsweise der Zeichen ist gemäss Lehre und Rechtsprechung unzulässig, weil die Marken als Ganzes zu würdigen sind und nicht in ihre Einzelteile zergliedert werden dürfen (vgl. z.B. statt vieler: Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 63 zu Art. 3 mit weiteren Hinweisen).

Die Widerspruchsmarke «GEMZ» wird als Ganzes wahrgenommen und es ist nicht ersichtlich, weshalb das Zeichen vom Publikum in «GEM» und «Z» zerstückelt werden sollte. Für die Schweizer Abnehmer ist in «GEMZ» auch nicht ohne Gedankenschritt «GEMS» erkennbar. Zudem würde dieses englische Wort von den Abnehmern nicht sogleich im Sinne von «die Edelsteine» verstanden, da weder «GEM» noch «GEMS» – im Gegensatz zu beispielsweise «jewel» (für Edelstein, Juwel) – zum Englischen Grundwortschatz gehören (vgl. z.B. thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, Klett, 3. Aufl., Stuttgart 2021). Die mögliche Bedeutung des englischen Wortes «GEMS» wird vom Schweizer Durchschnittsabnehmer nicht direkt und unmittelbar wahrgenommen wie dies bei einem Begriff des englischen Grundwortschatzes der Fall wäre (vgl. ebenso B-293/2022, E. 13.11.3, CREED [fig.] / FREED [fig.]). Seine Bedeutung wird möglicherweise nur von einer Minderheit der Personen mit sehr guten Englischkenntnissen verstanden. Für die übrigen erfordert es eine Präzisierung oder einen erklärenden Kontext, um im Sinne von «Edelsteine» verstanden zu werden. Folglich handelt es sich bei «GEMZ» um eine unbestimmte Neuwortbildung, welche keiner bestimmten Sprache zugehört.

10.

Die angefochtene Marke «GEMO» besteht aus der Abkürzung für «Ground Electronics Maintance Officer» (vgl. www.acronymfinder.com und www.onelook.com, jeweils besucht am 10.06.2024). In Deutschland wird

«GemO» zudem als Kurzbezeichnung für «Gemeindeordnung» verwendet (vgl. z.B. Wiki: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=GemO&redirect=no, besucht am 03.07.2024). Diese Sinngehalte sind dem Schweizer Abnehmer nicht bekannt und in Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren irrelevant. Daneben hat der Begriff keinerlei Bedeutung. Folglich handelt es sich auch bei der angefochtenen Marke um eine unbestimmte Neuwortbildung, welche keiner bestimmten Sprache zugehört.

11.

Beide Zeichen werden als Fantasiebezeichnungen aufgefasst, so dass auf der semantischen Ebene keine rechtsgenüglichen Unterschiede vorliegen, welche die entfernte Zeichenähnlichkeit im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchten.

12.

Somit ist aufgrund der erwähnten Übereinstimmungen in den ersten drei Buchstaben trotz im Übrigen erheblicher Unterschiede im Klang- und Schriftbild eine entfernte Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werben. Waren der Klasse 3 sind Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden gemäss Rechtsprechung vom breiten Publikum mit einer etwas geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Dennoch ist zu berücksichtigen, dass etwa Parfümerieprodukte mit einem mittleren Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt werden (vgl. z.B. BVGer B-293/2022, E. 9.1.1.1, CREED [fig.] / FREED [fig.] m.w.H.), ebenso Körper- und Schönheitspflegeprodukte, da diese Produkte sowohl pflegende als auch heilende oder heilungsunterstützende Wirkung haben (vgl. z.B. W102356, III. D. Ziff. 6, OCITENICARE / octeniDFenD, unter Prüfungshilfe des Instituts, https://ph.ige.ch/ph). Schliesslich richten sich Kosmetikprodukte auch an Kosmetikspezialisten, welche einen erhöhten Grad an Aufmerksamkeit an den Tag legen (vgl. z.B. B-6637/2014, E. 9.2.3, sensationail [fig.] / SENSATIONAIL).

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4.

Die Widerspruchsmarke heisst «GEMZ». Indem der Begriff «GEMZ» von den Abnehmern entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei als unbestimmter Begriff und nicht als englische Slangform im Sinne von «GEMS» und somit nicht als englischer Ausdruck für Edelsteine in Pluralform wahrgenommen wird (vgl. C, Ziff. 9), ist das Zeichen auch keineswegs direkt beschreibend für die beanspruchten Waren der Klasse 3 (etwa im Sinne eines möglichen Bestandteils derselben). Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass «GEMZ» im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1., 4.4). Der Widerspruchmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu.

5.

Bei kürzeren Zeichen, unter welche die sich gegenüberstehenden kombinierten Wort- Bildmarken «GEMZ» und «GEMO ((fig.))» zu zählen sind, führen grundsätzlich bereits kleinere Unterschiede zur

Unterscheidbarkeit. Vorliegend ist allerdings zu beachten, dass die angefochtene Marke in der Aussprache über zwei Silben verfügt, sodass zwar von einem kürzeren Zeichen, jedoch nicht von einem eigentlichen Kurzeichen gemäss Lehre und Rechtsprechung gesprochen werden kann. Gemäss Rechtsprechung ist nur mit Zurückhaltung auf ein leicht erfassbares sowie einprägsames Kurzwort zu schliessen und selbst eine Wortmarke mit zwei Silben nicht per se als Kurzzeichen zu behandeln (vgl. BVGer B-1760/2012, E. 7.1, 7.2 – ZURCAL / ZORCALA). Demgegenüber ist die Widerspruchsmarke einsilbig, womit bereits kleinere Unterschiede zur Unterscheidbarkeit führen, was in casu klar der Fall ist: Die jeweils unterschiedlichen letzten Buchstaben Z bzw. O sind zudem sowohl schriftbildlich als auch phonetisch deutlich verschieden. Der Buchstabe Z hat eine eckige Form und wird wie der Buchstabe S deutlich stimmhaft, leicht zischend, ausgesprochen, währenddem der Buchstabe O rund ausgestaltet ist und lang ausgesprochen wird. Die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke (in den meisten Sprachen) einsilbig ausgesprochen wird, die angefochtene Marke demgegenüber zweisilbig ist, führt zudem zu einer deutlich unterschiedlichen Kadenz und zu einer lediglich entfernten klanglichen Ähnlichkeit. Insgesamt kommt dem Wortanfang in casu keine grössere Bedeutung zu, als dem Wortende. Indem die Vergleichszeichen im ebenfalls besonders prägenden Zeichenende (vgl. C, Ziff. 2) und folglich in einem Viertel der Buchstaben deutlich verschieden sind, sind die Unterschiede vorliegend derart, dass sie einen unterschiedlichen Gesamteindruck bewirken (vgl. ebenso z.B. BGer 4A_178/2021, E. 3.2.1, CANTI / CANTIQUE: « S'agissant d'une comparaison avec un mot court, une modification même légère peut créer une différenciation significative, même si le début du mot est le même »).

6.

Die Gefahr, dass dem massgeblichen Publikum die Unterschiede zwischen den strittigen Zeichen zufolge Verhörens oder Verlesens entgehen, scheint im vorliegenden Fall denn auch sehr gering, zumal sich kürzeren Wörtern wie beim vorliegenden die Änderung eines Buchstabens – wie bereits dargetan – stärker auswirkt.

Sowohl phonetisch als auch schriftbildlich ist von einer nicht unerheblich voneinander abweichenden Gesamtwirkung der beiden Marken auszugehen und eine mittelbare Verwechslungsgefahr trotz teilweise niedriger Aufmerksamkeit der Verkehrskreise (Ziff. D, 2) sowie trotz Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren (B, Ziff. 5) zu verneinen. Ebenfalls nicht erkennbar ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr.

7.

In Anbetracht der lediglich geringen Zeichenähnlichkeit ist die Verwechslungsgefahr trotz des normalen Schutzumfanges der Widerspruchsmarke, der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Waren und der teilweise nur geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer zu verneinen. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103570 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Der Widerspruch wird abgewiesen. Die widersprechende Partei als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Die Widersprechende erhob vorliegend gegen drei verschiedene Schweizer Marken Widerspruch und machte drei Verfahren anhängig (W103570, 103572, 103574). Da die drei angefochtenen Marken sehr ähnlich sind und die gleichen Waren beanspruchen, ergaben sich für die widerspruchsgegnerische Partei bei der Ausarbeitung der Stellungnahme resp. Duplik zahlreiche Überschneidungen und sie mussten nur in bescheidenem Ausmass gesonderte Ausführungen machen. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren eine Parteientschädigung nur ausnahmsweise zuzusprechen ist und daher bei der in Art. 34 MSchG vorgesehenen Möglichkeit einer Kostenauferlegung entsprechend Zurückhaltung geboten ist (vgl. Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] MA-WI 14/97 in sic! 1998, 583, E. 3 – Groupe Schneider / Schneider und zuletzt Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B- 6734/2023, E. 9.1 – BURGER KING / Burek BK King (fig.), abrufbar unter http://www.bvger.ch). Eine je um die Hälfte reduzierte Parteientschädigung pro Widerspruchsverfahren, somit CHF 1'200.00 pro Verfahren, erscheint daher als angemessen.

Aus diesen Gründen wird