IGE 103751: Katzen Hero

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 18.11.2019, die angefochtene Marke am 24.07.2023 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

3.

Die teilweise Löschung der angefochtenen Marke hinsichtlich der vorliegend angefochtenen Waren wurde am 29.01.2024 im Register eingetragen (vgl. I. Ziff. 5 hiervor). Die teilweise Löschung während des hängigen Verfahrens bewirkt, dass das vorliegende Widerspruchsverfahren in diesem Umfang als gegenstandslos abzuschreiben ist (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 7.2.3, unter www.ige.ch). Bezüglich der Kostenfolgen ist nachfolgend bei der Kostenverteilung (vgl. IV. Ziff. 3 ff. hiernach) zu befinden.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2.

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

3.

Die angefochtene Marke ist nach erfolgter Teillöschung soweit hier interessierend noch für folgende Dienstleistungen eingetragen: 43 Services de traiteur; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons à emporter ou à consommer sur place; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons pour la consommation dans des établissements de vente au détail; restaurants libre-service; sculpture culinaire; service d'aliments et de boissons à des clients; service d'aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; service d'aliments et de boissons dans des établissements de vente au détail et à emporter; service d'aliments et de boissons dans des restaurants et bars; service de nourriture et de boissons (services de serveurs); service de restaurants; service de restauration (alimentation); service de traiteurs pour banquets; services de traiteurs (aliments et boissons); services de traiteurs (aliments et boissons) pour des banquets; services de traiteurs (aliments et boissons) pour des cocktails; services de traiteurs (aliments et boissons) pour des institutions; services de traiteurs au sein de cafétérias de restauration rapide; services de traiteurs comprenant aliments et boissons pour des institutions; services de traiteurs livrant les bureaux en café; services de traiteurs mobile; approvisionnement en aliments et boissons; bars à jus de fruits; cafés; conseils en matière de recettes culinaires; décoration d'aliments; décoration de gâteaux; décoration de nourriture; fourniture de repas pour la consommation immédiate; informations et conseils en matière de préparation de repas; mise à disposition d'aliments et de boissons dans des restaurants; mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients dans des restaurants; mise à disposition de services de restaurants; services d'approvisionnement en aliments et boissons pour des banquets; services d'approvisionnement en aliments et boissons pour des cocktails; services d'approvisionnement en nourriture et boissons; services de bar à cocktails; services de bars; services de bars à jus de fruits; services de bars à jus et café; services de bars à thé; services de bars à thé et café; services de cafés, cafétérias et restaurants; services de cafés et snack-bars; services de cafés-bars; services de

chefs cuisiniers à domicile; services de conseillers en matière d'approvisionnement en nourriture et boissons; services de conseillers en matière d'art culinaire; services de cuisiniers à domicile; services de mise à disposition d'aliments et de boissons; services de préparation d'aliments et de boissons; services de préparation d'aliments et de boissons et services de restauration à emporter; services de préparation de nourriture; services de préparation de nourriture et de boissons; services de restaurants; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; services de restaurants avec vente à emporter; services de restaurants, bars et bars-salons; services de restaurants de tourisme; services de restaurants en libre-service; services de restaurants et traiteurs; services de restauration; services de restauration à emporter; services de restauration (alimentation); services de restauration pour centres de conférences; services de restauration pour des cafétérias d'entreprises; services de restauration pour des hôpitaux; services de restauration pour des hôtels; services de restauration pour des maisons de retraite; services de restauration pour des maisons de retraite pour personnes âgées; services de restauration pour écoles; services de restauration pour établissements scolaires; services de restauration pour l'approvisionnement en aliments et boissons; services de restauration pour maisons de retraite médicalisées; services de restauration pour maisons de retraite pour personnes âgées; services de restauration pour maisons médicalisées; services de restauration pour suites de réception; services de restauration rapide à emporter; services de salons de thé; services de snack-bars; services de snack-bars et de cantines; services de traiteurs pour établissements scolaires; services de traiteurs pour l'approvisionnement en nourriture et boissons; tous les services précités dans le domaine de la restauration et de provenance suisse.

4.

Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen: 5 Babykost; Getränke für Babys; Speisen und Getränke für Säuglinge; Nahrungsergänzungsmittel für Säuglinge; Säuglingsanfangsnahrung; Milchnahrung für Säuglinge; Babymilch; Muttermilchersatznahrung; Milchersatznahrung für Säuglinge; Milchpulver für Säuglinge; Nahrungsergänzungsmittel für Babys; glutenfreie Babykost; glutenfreie Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel; diätische Nahrungsmittel für medizinische Zwecke; diätische Substanzen für medizinische Zwecke; Diätgetränke für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel aus Proteinen; Nahrungsmittel für medizinische Zwecke für kranke Personen und Diabetiker. 29 Konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Snacks und Riegel auf Obst- und Gemüsebasis; Nussriegel; Riegel auf Nussbasis; verarbeitete Nüsse; getrocknete essbare Pilze; konservierte Pilze; in Scheiben geschnittene Früchte; Fruchtchips; Gemüse-Chips; Gallerten (Gelees); Konfitüren; Marmeladen; Kompotte; Fruchtaufstriche; Fruchtmark; Fruchtmuse; Frucht- und Gemüsepüree; vorgekochte Suppen; Suppenpräparate; Brotaufstriche auf Nussbasis; Haselnussbrotaufstriche; Fertiggerichte aus Fleisch; Gerichte aus Fisch; zubereitetes Fleisch; konserviertes Fleisch; verarbeitetes Fleisch; Tomatenpüree; Olivenöl; Rösti; Kartoffelgnocchi; Eiweisspulver für Speisezwecke; Fruchtmark und Fruchtaromen enthaltende Milchprodukte; Milch und Milchprodukte; Joghurt; Bouillon. 30 Getreidepräparate; Frühstücksflocken; Müsli; Getreideriegel; Ravioli; Teigwaren; Reis; Risotto; Gnocchi; Polenta; Snacks auf Reis-, Getreide- und Maisbasis; Puffmaissnacks; Kräcker (Gebäck); Nudelfertiggerichte; Fertiggerichte auf Reisbasis; Haferbrei; Porridge; Fleischpasteten; Honig; Melassesirup; Dulce de leche; Mehle; Brote; feine Backwaren; Konditorwaren; Custard; Kakao- Brotaufstriche; Schokoladen-Brotaufstriche; Maltodextrine für Ernährungszwecke (ausgenommen für medizinische Zwecke); Senf; Mayonnaise; Ketchup; Saucen; Gewürzmischungen; Pastasauce; Tomatensauce; Salatsaucen; Dips; Würzmittel, Gewürze; verarbeitete Kräuter; Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis. 32 Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Limonaden; Gemüsesäfte (Getränke); Fruchtnektare, Nektare; Smoothies; Sirupe und andere Substanzen zur Zubereitung von Getränken; Mineralwässer und

kohlensäurehaltige Wässer; alkoholfreie Getränke.

5.

In Klasse 30 beansprucht die Widerspruchsmarke u.a. Brote; feine Backwaren; Konditorwaren. Diese Waren werden von Bäckereien und Konditoreien hergestellt. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Entscheid B-5276/2022 – Cafettino/Cafettone seine Rechtsprechung bestätigt, wonach diese Waren gleichartig sind zu Verpflegungsdienstleistungen (B-5276/2022, E. 4.3.1.2 mit Verweis auf RKGE in sic! 2004, S. 226 – Vialetto [fig.] / Vialetto [fig.]; RKGE in sic! 2005, S., 385 – Prince [fig.] / Le p'tit Prince; BVGer B-256/2020, E. 4.2 – pasta ZARA [fig.] / ZARA). Die von Bäckereien und Konditoreien angebotenen Verpflegungsdienstleistungen werden dabei nicht nur in Cafés oder Tea-Rooms angeboten. Bäckereien führen teils Barbetriebe für den Verkauf von Getränken wie Café oder Tee (vgl. www.backbar.ch), sie bieten einen Lieferservice für ihre Backwaren an (vgl. www.sterchi-beck.ch/lieferservice), sie bieten Take-

Away-Dienstleistungen (vgl. https://baeckereiwuest.ch/jetzt-bei-wuest/take-away/) oder auch Catering an (vgl. https://beck-maier.ch/apero-und-cateringservice/; alle abgerufen am 27.01.2025).

6.

Die folgenden von der angefochtenen Marke in Klasse 43 beanspruchten Dienstleistungen sind alles Verpflegungsdienstleistungen, die somit von Bäckereien bzw. Konditoreien erbracht werden können: Services de traiteur; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons à emporter ou à consommer sur place; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons pour la consommation dans des établissements de vente au détail; restaurants libre-service; service d'aliments et de boissons à des clients; service d'aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; service d'aliments et de boissons dans des établissements de vente au détail et à emporter; service d'aliments et de boissons dans des restaurants et bars; service de nourriture et de boissons (services de serveurs); service de restaurants; service de restauration (alimentation); service de traiteurs pour banquets; services de traiteurs (aliments et boissons); services de traiteurs (aliments et boissons) pour des banquets; services de traiteurs (aliments et boissons) pour des cocktails; services de traiteurs (aliments et boissons) pour des institutions; services de traiteurs au sein de cafétérias de restauration rapide; services de traiteurs comprenant aliments et boissons pour des institutions; services de traiteurs livrant les bureaux en café; services de traiteurs mobile; bars à jus de fruits; cafés; fourniture de repas pour la consommation immédiate; mise à disposition d'aliments et de boissons dans des restaurants; mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients dans des restaurants; mise à disposition de services de restaurants; services de bar à cocktails; services de bars; services de bars à jus de fruits; services de bars à jus et café; services de bars à thé; services de bars à thé et café; services de cafés, cafétérias et restaurants; services de cafés et snack-bars; services de cafés-bars; services de chefs cuisiniers à domicile; services de cuisiniers à domicile; services de mise à disposition d'aliments et de boissons; services de préparation d'aliments et de boissons; services de préparation d'aliments et de boissons et services de restauration à emporter; services de préparation de nourriture; services de

préparation de nourriture et de boissons; services de restaurants; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; services de restaurants avec vente à emporter; services de restaurants, bars et bars-salons; services de restaurants de tourisme; services de restaurants en libre-service; services de restaurants et traiteurs; services de restauration; services de restauration à emporter; services de restauration (alimentation); services de restauration pour centres de conférences; services de restauration pour des cafétérias d'entreprises; services de restauration pour des hôpitaux; services de restauration pour des hôtels; services de restauration pour des maisons de retraite; services de restauration pour des maisons de retraite pour personnes âgées; services de restauration pour écoles; services de restauration pour établissements scolaires; services de restauration pour l'approvisionnement en aliments et boissons; services de restauration pour maisons de retraite médicalisées; services de restauration pour maisons de retraite pour personnes âgées; services de restauration pour maisons médicalisées; services de restauration pour suites de réception; services de restauration rapide à emporter; services de salons de thé; services de snack-bars; services de snack-bars et de cantines; services de traiteurs pour établissements scolaires; services de traiteurs pour l'approvisionnement en nourriture et boissons; tous les services précités dans le domaine de la restauration et de provenance suisse.

7.

Die oben in Ziffer 6 aufgeführten angefochtenen Verpflegungsdienstleistungen und die Brote; feine Backwaren; Konditorwaren der älteren Marke werden von den angesprochenen Abnehmerkreisen als sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen. Die Gleichartigkeit zwischen Waren und Dienstleistungen wird denn auch unter anderem dann bejaht, wenn der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Dies ist im Falle von Bäckerei- und Konditorwaren sowie Verpflegungsdienstleistungen gemäss Praxis der Fall. Die Gleichartigkeit dieser konkurrierenden Waren und Dienstleistungen ist somit gegeben.

8.

Keine Gleichartigkeit besteht hingegen zwischen den Waren der Widerspruchsmarke in den Klassen 5, 29, 30 und 32 sowie den angefochtenen Dienstleistungen conseils en matière de recettes culinaires; informations et conseils en matière de préparation de repas; services de conseillers en matière d'approvisionnement en nourriture et boissons; services de conseillers en matière d'art culinaire in Klasse

43.

Bei diesen Dienstleistungen der angefochtenen Marke handelt es sich um Information bzw. Beratung betreffend Rezepte und Zubereitung von Mahlzeiten. Dem IGE ist keine Marktübung bekannt, wonach Hersteller von Lebensmitteln (inkl. Nahrungsergänzungsmittel) bzw. von Getränken auch selbständig kommerzialisierte Beratungs- und Informationsdienstleistungen im Bereich der Lebensmittelzubereitung erbringen würden. Dass die Hersteller über ihre eigenen Produkte informieren bzw. allenfalls den

Abnehmern Rezepte basierend auf ihren Lebensmitteln zur Verfügung stellen, genügt denn auch noch nicht zur Annahme eines markenrechtlich relevanten Gleichartigkeitsverhältnis. Die angefochtenen Dienstleistungen dienen eher der Bewerbung der Produkte und haben als Hilfsdienstleistung zu gelten, nicht aber als eigentliche Dienstleistung gegenüber den Kunden der Lebensmittelindustrie. Die widersprechende Partei trägt denn auch nichts vor, das für die Bejahung der Gleichartigkeit zwischen diesen konkurrierenden Waren und Dienstleistungen sprechen würde. Die Gleichartigkeit ist somit zu verneinen.

9.

Ebenfalls keine Gleichartigkeit besteht zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Dienstleistungen sculpture culinaire; décoration d'aliments; décoration de gâteaux; décoration de nourriture der angefochtenen Marke. Zwar dekorieren Konditoren regelmässig die von ihnen gefertigten Torten bzw. stellen insbesondere aus Schokolade oder Marzipan kleinere Kunstwerke her, die sie dann in den Schaufenstern ihrer Konditorei ausstellen. Dies alleine genügt hingegen nicht, um ein markenrechtlich relevantes Gleichartigkeitsverhältnis zwischen Konditorwaren und den oben aufgeführten, angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 43 annehmen zu können. Entscheidend ist, dass dem IGE keine Marktübung bekannt ist, wonach Konditoreien die angefochtenen sculpture culinaire; décoration d'aliments; décoration de gâteaux; décoration de nourriture als selbständig kommerzialisierte Dienstleistungen gegenüber Dritten erbringen würden. Vielmehr verrichten sie diese Tätigkeiten im Rahmen der Produktion ihrer eigenen Bäckerei- und Konditorwaren. Um auf ein massgebendes Gleichartigkeitsverhältnis schliessen zu können, müssten z.B. die angesprochenen Abnehmerkreise annehmen, dass sich Konditoren auch mit der Erbringung der angefochtenen sculpture culinaire befasst. Dies ist aus den oben aufgeführten Gründen nicht der Fall.

10.

Angefochten sind weiter die Dienstleistungen approvisionnement en aliments et boissons; services d'approvisionnement en aliments et boissons pour des banquets; services d'approvisionnement en aliments et boissons pour des cocktails; services d'approvisionnement en nourriture et boissons. Bei den services d'approvisionnement geht es nicht direkt um die Verpflegung von Gästen, sondern um die Versorgung einer Einheit oder einer Veranstaltung mit Nahrungsmitteln oder Getränken. Dies im Gegensatz zu Cateringdienstleistungen, bei der das fertig zubereitete Essen an einen bestimmten Ort geliefert wird. Die blosse Belieferung mit Nahrungsmitteln wird dabei nicht von Bäckereien oder Konditoreien bzw. den anderen Lebensmittelproduzenten als selbständig kommerzialisierte Dienstleistung angeboten. Die Gleichartigkeit ist somit zu verneinen.

11.

Soweit sich die widersprechende Partei zur Begründung der Gleichartigkeit der widerspruchsgegnerischen Waren und Dienstleistungen auf die Berühmtheit oder zumindest eine erhöhte Bekanntheit ihrer Marke und einen entsprechend erweiterten Schutzumfang beruft, ist daran zu erinnern, dass eine Marke gemäss dem markenrechtlichen Spezialitätsprinzip nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.3 – Coolwater / cool water). Eine Ausnahme von diesem sog. Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3 MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 in fine). Die Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit zweier Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen unterliegt zudem gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung insofern einer absoluten Grenze, als die Bekanntheit eines Zeichens, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben wurde, nicht auf andere Produkte einer anderen Klasse übertragen werden kann (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater / cool water). Auch die Annahme einer erweiterten Kennzeichnungskraft und eines entsprechend erweiterten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke im Bereich von Lebensmitteln würde somit in Anbetracht der zitierten Rechtsprechung vorliegend nicht zu einer abweichenden Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit führen.

12.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren und Dienstleistungsgleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen conseils en matière de recettes culinaires; informations et conseils en matière de préparation de repas; services de conseillers en matière d'approvisionnement en nourriture et boissons; services de conseillers en matière d'art culinaire; sculpture culinaire; décoration d'aliments; décoration de gâteaux; décoration de nourriture; approvisionnement en aliments et boissons; services d'approvisionnement en aliments et boissons pour des banquets; services d'approvisionnement en aliments et boissons pour des cocktails; services d'approvisionnement en nourriture et boissons bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren und -dienstleistungen ist von Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die kombinierte Wort-/Bildmarke "Hero ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke "Katzen Hero" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3). Beim Widerspruchszeichen erschöpft sich die grafische Ausgestaltung in der Verwendung einer üblichen Computerschrift, welche nicht vom Wortelement "Hero" abzulenken und dieses in den Hintergrund zu drängen vermag. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf "Hero" zu richten.

3.

Beide Zeichen enthalten das Wortelement "Hero", welches auf Deutsch z.B. für Held steht (vgl. https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/hero, besucht am 24.01.2024 und Entscheid des BVGer B-2165/2018 Hero [fig.] / HeeRa [fig.], E. 7.4 unter www.bvger.ch) und in dieser Bedeutung Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat (vgl. www.duden.de/suchen/dudenonline/hero, besucht am 24.01.2024). "Hero" kann folglich, auch aufgrund der ähnlichen Entsprechungen auf Französisch («héros») und Italienisch («eroe»), in der Schweiz als bekannt vorausgesetzt werden (https://de.pons.com/, besucht am 24.01.2024).

4.

Die vollständige Überstimmung mit dem Wortelement "Hero" des älteren Zeichens führen zu einer starken Ähnlichkeit auf der klanglichen und der schriftbildlichen Ebene, trotz des zusätzlichen Bestandteils "Katzen" des jüngeren Zeichens (vgl. BVGer B-2208/2016, E. 8.2.2 – SKY / SKYFIVE). Im Schriftbild ist die angefochtene Marke zwar länger als die Widerspruchsmarke. Aber bereits die vollständige Übereinstimmung mit dem einzigen Wortelement der älteren Marke, wie vorliegend, führt grundsätzlich zu einer Zeichenähnlichkeit (vgl. BVGer B-2208/2016, E. 8.1 – SKY / SKYFIVE mit Verweis u.a. auf BVGer B7430/2008, E. 6.1 – SKY / skylife [fig.]).

5.

Aufgrund des identischen Wortelements "Hero" rufen die Zeichen übereinstimmende Gedankenverbindungen hervor, trotz des Wortanfangs "Katzen" des jüngeren Zeichens, welcher das übereinstimmende Element präzisiert und den Sinngehalt des jüngeren Zeichens nicht verändern vermag. Die Zeichen weisen somit keinen klar unterschiedlichen Bedeutungsinhalt auf, welcher die Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermag. Somit ist die Zeichenähnlichkeit auf allen drei Ebenen zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien,

Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben resp. in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den hier massgeblichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 30 und 43 verhält es sich wie folgt: Bei den Waren der Klasse 30 handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringen Aufmerksamkeit auszugehen ist (BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – Activia / Acteva). Bei den Restaurations- resp. Verpflegungsdienstleistungen handelt es sich gemäss Rechtsprechung um Dienstleistungen, die der Konsument regelmässig in Anspruch nimmt, weshalb von einem eher geringen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen ist (vgl. BVGer B-4772/2012, E. 3 - Mc (fig.) / MC2 (fig.), BVGer B-6099/2013, E. 3.2 - CARPE DIEM / carpe noctem).

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4.

Die widerspruchsgegnerische Partei macht geltend, die dass das Wortelement "HERO" der Widerspruchsmarke aufgrund seiner lexikalischen Bedeutung einem absoluten Freihaltebedürfnis unterliege und somit kennzeichnungsschwach sei. Das IGE kann sich dieser Auffassung der widerspruchsgegnerischen Partei nicht anschliessen. Der englische Begriff "hero" wird auf Deutsch mit Held übersetzt (vgl. Wörterbuch Pons, auf https://de.pons.com, abgerufen am 27.01.2025). In Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 30 kann diesem Begriff kein direkt beschreibender oder anpreisender Sinngehalt beigemessen werden. "Hero" beschreibt weder Eigenschaften oder die Art der strittigen Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Das Wortelement "Hero" der Widerspruchsmarke ist daher zumindest durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzumfang auf (vgl. hierzu auch Widerspruchsentscheide Nr. 14843 und 14845 Hero [fig.] / HEERA u. HeeRa [fig.], E. III. D. 2 unter https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml und BVGer B-2165/2018 Hero [fig.] / HeeRa [fig.], E. 8 unter https://www.bvger.ch).

5.

Aufgrund des beiden Zeichens gemeinsamen Elements "HERO" hält die angefochtene Marke den markenrechtlich geforderten Zeichenabstand nicht ein. Denn die vollständige Übereinstimmung mit dem einzigen Wortelement der älteren Marke ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine solche Ausnahme setzt entweder voraus, dass der Sinngehalt des jüngeren Zeichens durch ein hinzugefügtes Element verändert wird oder dass das übernommene Wortelement schwach ist und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil verbunden wird (vgl. diesbezüglich auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Bei den zu vergleichenden Zeichen trifft weder das eine noch das andere zu. Die angefochtene Marke stimmt mit dem normal kennzeichnungskräftigen Wortelement "Hero" der Widerspruchsmarke in ihrem markanten Zeichenende vollständig überein, welches besonders gut im Gedächtnis haften bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1) und stellt diesem den Begriff "Katzen" voran. Der Begriff "Katzen" vermag den Gesamteindruck und den Sinngehalt der jüngeren Marke nicht rechtsgenügend zu verändern. Er ist somit nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen und vom übereinstimmenden, normal kennzeichnungskräftigen, einzigen Wortbestandteil "Hero" der Widerspruchsmarke abzulenken.

6.

Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken aus den genannten Gründen identisch ist, ist unter Berücksichtigung der bestehenden Warengleichartigkeit und des geringen Aufmerksamkeitsgrads der Abnehmer, die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, weil der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt ist. Soweit das Publikum, infolge des Elements "Katzen" der jüngeren Marke, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Gleichartigkeit der strittigen Waren und Dienstleistungen dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und

Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Das Publikum wird annehmen, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine weitere Produktelinie der Widerspruchsmarke handelt. Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 103751 wird demzufolge im Umfang der festgestellten Gleichartigkeit gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen CH-Marke Nr. 803687 "Katzen Hero" mit Ausnahme der Dienstleistungen conseils en matière de recettes culinaires; informations et conseils en matière de préparation de repas; services de conseillers en matière d'approvisionnement en nourriture et boissons; services de conseillers en matière d'art culinaire; sculpture culinaire; décoration d'aliments; décoration de gâteaux; décoration de nourriture; approvisionnement en aliments et boissons; services d'approvisionnement en aliments et boissons pour des banquets; services d'approvisionnement en aliments et boissons pour des cocktails; services d'approvisionnement en nourriture et boissons (Klasse 43) widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 pro Schriftenwechsel zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die angefochtene Marke wurde am 29.01.2024, während des hängigen Widerspruchsverfahrens, auf Antrag der widerspruchsgegnerischen Partei teilweise gelöscht (vgl. I. Ziff. 5 und II. Ziff. 3 hiervor). Entsprechend kann das Widerspruchsverfahren im Umfang dieser Teillöschung zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben werden. Aus den Akten geht hervor, dass die widerspruchsgegnerische Partei vorgängig abgemahnt wurde, Insoweit hat sie die teilweise Gegenstandslosigkeit zu verantworten (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.4).

5.

Die widersprechende Partei ist, betreffend die verbleibenden Dienstleistungen, mit ihrem Begehren zum grössten Teil durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird