IGE 103796: EZ-FILLIDFILL

1. L’enregistrement de la marque suisse n° 804822 - "IDFILL" (ci-après : la marque attaquée) a été publié le 19.10.2023 dans Swissreg. Elle revendique les produits suivants: Classe 10 : Medizinische Geräte und Instrumente, nämlich medizinische Nadeln und Spritzen und deren Teile und Zubehör dafür, soweit in dieser Klasse enthalten.

2. En date du 18.01.2024, la partie opposante a formé opposition totale à l’encontre de cet enregistrement.

3. L’opposition se fonde sur l’enregistrement international n° 906127 "EZ-FILL" (ci-après : la marque opposante), enregistré pour les produits et services suivants : Classe 10 : Conteneurs à usage médical, conteneurs à usage pharmaceutique, conteneurs à usage pharmaceutique prêts pour le remplissage sans nécessiter de prétraitements de lavage et de stérilisation. Classe 20: Conteneurs non métalliques.

4. Le 22.01.2024, l’Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.

5. Par courrier du 31.01.2024, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti. Dans sa prise de position, la partie défenderesse a invoqué le non-usage de la marque opposante, ainsi que la faiblesse du signe opposant.

6. Le 05.02.2024, l’Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.

7. Par courrier du 05.04.2024, la partie opposante a présente une réplique dans le délai imparti (prolongé).

8. Le 09.04.2024, l’Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.

9. Le 25.04.2024, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti.

10. Le 29.04.2024, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction.

11. Par courrier du 05.09.2024, l’Institut a constaté que la marque attaquée faisait également l’objet d’une seconde procédure d’opposition entre les mêmes parties (procédure no 103797). Estimant que le principe d’économie de procédure pouvait justifier une suspension de la présente procédure d’opposition jusqu’à droit connu sur la procédure no 103797, l’Institut a invité les parties à se prononcer sur cette question.

12. Par courrier du 24.10.2024, l’Institut a constaté que les parties n’avaient pas déposé de prise de position et qu’entre-temps l’opposition relative à la procédure no 103797 avait été rejetée par décision du 12 septembre 2024. Cette décision étant devenue définitive, l’Institut a estimé qu’il n’était plus indiqué de suspendre la présente procédure d’opposition et a invité les parties à se prononcer sur la suite à donner à la présente procédure, en particulier de permettre à la partie opposante de faire savoir si elle maintient ou non son opposition.

13. Le 06.12.2024, l’Institut a indiqué qu’il ne serait pas procédé à un nouvel échange d’écritures, aucune des parties n’ayant répondu dans le délai imparti.

14. Les arguments des parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).

2. La marque attaquée a été déposée le 15.08.2023. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 16.10.2006 avec une priorité au sens de l’art. 7 al. 1 LPM fondée sur la marque italienne PD2006C000677 au 28.06.2006. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d’opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.

III. Examen matériel

A. Motifs d’opposition

Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

B. Usage de la marque opposante

1. Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).

2. Si le défaut d’usage selon l'art. 12 al. 1 LPM est invoqué, l'opposant doit rendre vraisemblable l’usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l’invocation de ce défaut (voir Directives en matière de marques, [ci-après Directives], sous www.ige.ch, Partie 6, ch. 5.3.2) ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM).

3. Si le défendeur veut invoquer le défaut d'usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM, il doit le faire dans sa première réponse (voir art. 22 al. 3 OPM).

4. En l’espèce, la marque opposante a été enregistrée à l’international et notifiée en Suisse le 16.10.2006. Aucune opposition n’a été introduite contre cet enregistrement. Le délai de carence de cinq ans était donc échu depuis longtemps au moment de l’invocation du défaut d'usage (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives, Partie 6, ch. 5.2.1). La partie défenderesse a invoqué le non-usage dans sa première réponse du 31.01.2024 dans le délai et les formes requises et la partie opposante doit donc rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage, à savoir pour la période du 31.01.2019 au 31.01.2024 (Directives, Partie 6, ch. 5.3.2).

5. De manière à rendre vraisemblable l’usage de sa marque, la partie opposante a produit dans sa réplique plusieurs preuves d’usage qu’il s’agirait d’examiner. L’Institut estime toutefois que la question de l’usage conforme à l’art. 11 LPM du signe opposant en relation avec les produits enregistrés peut, dans les circonstances du cas concret et pour des raisons d’économie de procédure, rester ouverte, dès lors que, sur la base de l'art. 3 LPM, même en cas de reconnaissance de l’usage pour tous les produits, le résultat de l’opposition ne serait pas différent. Par conséquent, pour l’examen du risque de confusion, on considérera que la marque opposante bénéficie de la protection pour tous les produits enregistrés.

C. Comparaison des produits

1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l’Arrangement de Nice ne préjuge pas d’une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu’une fonction d’aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d’indices de l’existence ou non de la similarité (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

2. La marque attaquée revendique les produits suivants : Classe 10 : Medizinische Geräte und Instrumente, nämlich medizinische Nadeln und Spritzen und deren Teile und Zubehör dafür, soweit in dieser Klasse enthalten.

3. La marque opposante bénéficie de la protection en Suisse pour les produits suivants : Classe 10 : Conteneurs à usage médical, conteneurs à usage pharmaceutique, conteneurs à usage pharmaceutique prêts pour le remplissage sans nécessiter de prétraitements de lavage et de stérilisation. Classe 20: Conteneurs non métalliques.

4. Par souci d’économie de procédure, l’Institut ne procédera pas à une comparaison complète des produits et énumérés ci-dessus, dès lors que, même en cas de produits identiques, le résultat de l’opposition ne serait pas différent. L’examen du risque de confusion partira donc du principe que tous les produits contestés sont identiques à ceux couverts par la marque antérieure. Il convient ensuite de passer à l’examen des signes.

D. Comparaison des signes

1. Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d’ajouter ou d’enlever des éléments à la partie distinctive principale d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).

2. En l’espèce, il s’agit de comparer deux marques verbales, à savoir « EZ-FILL » pour le signe opposant et « IDFILL » pour le signe attaqué.

3. Pour les marques verbales, l’impression d’ensemble est déterminée par l’effet auditif, l’effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admette un risque de confusion. L’effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite identique de voyelles et le fait que les signes opposés riment sont des indices en faveur de la similitude des marques. L’effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d’un mot s’imprègne très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l’appréciation de l’effet auditif et de l’effet visuel que les syllabes médianes (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

4. Sur le plan visuel, la marque opposante est constituée de deux éléments de respectivement deux et quatre lettres (EZ-FILL), les éléments « EZ » et « FILL » étant séparés par un trait d’union. La marque attaquée est composée d’un mot de six lettres (IDFILL). Les signes sont ainsi similaires dans la mesure de l’élément « FILL ». Ils diffèrent en revanche dans la mesure de leur élément initial (EZ / ID). En ce qui concerne le trait d’union séparant les mots « EZ » et « FILL », il n’est pas à même de marquer l'impression d'ensemble. Il y a ainsi lieu de retenir ici que les marques opposées présentent des similitudes sur le plan visuel.

5. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son du mot « FILL ». La partie opposante fait valoir qu’il est fort probable que le consommateur moyen tendra à prononcer la version écourtée « IFILL » où la lettre « D » sera muette, ce qui renforce encore la similitude entre les marques, compte tenu du fait que, parfois, en raison d'emprunts linguistiques de la langue anglaise, la lettre E est souvent prononcée comme la lettre « I » ( comme dans le cas du mot « e-mail », par exemple) et qu’il a donc de fortes chances que les deux marques se prononcent presque de la même manière « I - * - FILL ». Cette argumentation ne saurait prospérer. L’élément « ID » compris dans la marque opposante a une signification propre (cf. consid. 7 ci-après) et l’on voit mal comment, en se fondant sur les règles de la construction lexicale, le destinataire en viendrait à décomposer le signe attaqué en « I-FILL » au lieu de « ID-FILL ». D’autre part, la prononciation de l’élément « ID », à savoir /ɪd/, se distingue de l’élément « EZ » qui se prononcera « e-zed » ou /ˈiːzi/ selon qu’il sera perçu comme un acronyme épelé et non prononcé ou comme un diminutif du mot anglais « easy » (cf. consid. 7 ci-après). Les signes en question diffèrent ainsi nettement sur leur partie initiale (« EZ-FILL » / « IDFILL ») – générant ainsi des différences tonales importantes. Il est également à relever que le trait d’union ne se prononçant pas, il n’y a pas de différence phonétique sur ce point. Par conséquent, il y a lieu de retenir que les marques opposées présentent seulement une similarité auditive plutôt faible.

6. Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu’il lit ou entend, le sens d’une marque verbale est aussi déterminant pour l’impression d’ensemble. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s’imposent à l’esprit, à la lecture ou à l’écoute, sont aussi de nature à dominer l’impression d’ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l’autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

7. L’élément commun aux deux signes, à savoir le mot anglais « fill », se traduit en français notamment par « remplir » (cf. dictionnaire bilingue Grand Robert & Collins, disponible sous : https://grc.lerobert.com/, consulté le 27.03.2025) et fait partie du vocabulaire de base anglais (cf. Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. neu bearbeitete Auflage, 2009 [Klett], consulté le 27.03.2025). La marque opposante comprend également les lettres « EZ » qui sont un diminutif du mot anglais « easy » (en français : facile ; cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/EZ, consulté le 27.03.2025). En tant qu’acronyme, l’élément « EZ » peut avoir, selon le site www.acronymfinder.com, 21 significations, dont notamment « Easy, Ezekiel, Enterprise Zone, Empowerment Zone » (cf. https://www.acronymfinder.com/EZ.html, consulté le 27.03.2025). La marque attaquée sera naturellement décomposée en « ID FILL », le consommateur recherchant toujours un sens reconnaissable dans une expression donnée (Directives, Partie 5, ch. 4.4.2.4 ; voir également TAF B-2147/2016, consid. 5.4.1 – DURINOX). L’élément « ID » est, selon une jurisprudence constante, compris comme l’acronyme de « identification ; identifier » (cf. TAF B-4839/2022, consid. 5.1 - Face ID ; TAF B- 7995/2015, consid. 5.4 - Touch ID ; TAF B-1776/2023, consid. 5.1 - ID NOW). Dans ces conditions, il est raisonnable de conclure que les signes disposent d’un certain degré de similarité sémantique et conceptuelle dans la mesure où ils contiennent tous les deux le terme « FILL ». Il est toutefois à mentionner que les éléments supplémentaires compris dans les signes opposés ont des significations différentes.

8. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l’existence de similitudes entre les signes et de déterminer si cette concordance est de nature à fonder un risque de confusion.

E. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).

2. L’appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d’une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. La mesure de la différence dépend, d’une part, de l’étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d’autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).

3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l’espèce, les produits en cause étant supposés identiques, il sied d’apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.

4. Il faut également considérer le degré d’attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d’avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s’attendre à un degré d’attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s’adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). En ce qui concerne les produits visés de la classe 10, ils s’adressent à des professionnels qui les choisissent avec soin, car ils doivent répondre à des exigences médicales. Le degré d’attention est donc supposé élevé pour ces produits.

5. Le champ de protection d’une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante. Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d’un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s’étend pas à l’élément appartenant au domaine public. Ce principe s’applique aussi pour les marques fortes. Pour qu’un risque de confusion existe en cas de reprise d’éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l’intensité de la publicité et l’élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (Directives, Partie 6, ch. 6.7).

6. En l’espèce, la marque opposante, prise dans son ensemble, n’a pas de sens directement descriptif en rapport avec les produits qu’elle revendique. Elle dispose de ce fait d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux en rapport avec eux.

7. Il est toutefois à remarquer que la partie distinctive de la marque opposante est constituée essentiellement par l’élément verbal « EZ ». En effet, l’élément « FILL » sera d’emblée compris par les destinataires dans le sens de « remplir » et consiste ainsi clairement en une indication allusive des propriétés des produits de la classe 10, notamment de leur destination, à savoir qu’il s’agit de produits qui sont destinés à être remplis. Le champ de protection de la marque opposante, prise dans son ensemble, est donc normal, mais ne s’étend pas à l’élément « FILL » qui, pris isolément, est faible.

8. De manière générale, la reprise d’une marque opposante ou la reprise d’un élément essentiel de la marque opposante par une autre marque est de nature à fonder un risque de confusion. Mais une marque ne saurait permettre à son titulaire d’empêcher à des tiers l’utilisation d’éléments appartenant au domaine public. Il n’y a dès lors pas de risque de confusion entre deux marques qui ne concordent que sur des éléments faibles ou appartenant au domaine public (cf. G. JOLLER, op. cit., art. 3 LPM n° 131). Il convient toutefois de relever que ces derniers ne doivent pas être purement écartés dans l’examen du risque de confusion, dès lors que chaque élément, même relevant du domaine public, a une influence sur l’impression d’ensemble des marques en cause (cf. TAF B-1481/2015, consid. 11.3.2.1 – Ice Watch [fig.] / Nice Watch).

9. Dans le cas d’espèce, la marque attaquée reprend uniquement l’élément verbal « FILL » de la marque opposante. En revanche, la marque attaquée ne reprend pas l’élément prépondérant « EZ » de la marque opposante, mais est combinée avec un autre élément verbal, à savoir « ID », qui n'est ni descriptif ni usuel avec les produits en cause et influe notablement l'impression d'ensemble du signe attaqué.

10. Dans ces conditions, le fait que les marques en litige ne coïncident que sur un élément faible (« FILL ») et que, dans cette mesure, ils présentent des similarités visuelles, phonétiques et conceptuelles, n’est pas apte à fonder un risque de confusion puisque les différences énoncées précédemment suffisent à l’exclure, même en prenant en compte l’identité supposée des produits. Il est d’ailleurs à mentionner ici que le degré d’attention du public supposé élevé relativise ou même neutralise l’effet interactif dû à l’identité supposée des produits en question.

11. Pour qu’un risque de confusion existe en cas de reprise d’éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l’intensité de la publicité et l’élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (Directives, Partie 6, ch. 6.7). En l'espèce, aucun élément ne permet d'admettre que la marque opposante est notoirement connue ; la partie opposante ne prétend du reste pas que sa marque dispose d’une force distinctive accrue.

12. Le consommateur ne présumera pas non plus qu'il est en présence de variantes de la marque opposante, ni ne pensera à des marques de série désignant diverses lignes de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles, ce qui fait échec au risque de confusion indirect. En effet, un signe qui n'a qu'un faible caractère distinctif ne peut être l'élément déterminant d'une série de marques et il ne peut y avoir de risque de confusion indirect aussi longtemps qu'un usage intensif de la marque n'a pas permis de renforcer son caractère distinctif (cf. TAF B-1808/2021, consid. 9.1.5 – ELLE / StrukturELLE [fig.]).

13. L’opposition n° 103796 est donc mal fondée.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d’opposition reste acquise à l’Institut (art. 31 LPM en relation avec l’art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l’art. 3 al. 1 OTa-IPI).

2. En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).

3. Les procédures d’opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d’écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

4. L’opposition est rejetée. La procédure a nécessité deux échanges d’écritures et il n’y a pas de raison de s’écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l’Institut considère raisonnable d’allouer CHF 2'400.00 à titre de dépens à la partie défenderesse qui obtient au total une indemnisation de CHF 2'400.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1. L’opposition n° 103796 est rejetée.

2. La taxe d’opposition de CHF 800.00 reste acquise à l’Institut.

3. Il est mis à la charge de la partie opposante le paiement à la partie défenderesse de CHF 2'400.00 à titre de dépens.

4. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 28 mars 2025

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Cédric Freymond

Indication des voies de droit: La présente décision peut faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu’elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).