IGE 104041: MAMMOTH RICE

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 09.12.2016 mit einer türkischen Priorität vom 28.11.2016 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 18.10.2023 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2.

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen: 29 Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier; Milch, Käse, Butter, Joghurt und andere Milchprodukte; Speiseöle und -fette. 30 Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis, Teigwaren und Nudeln; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Schokolade; Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Würzmittel, Gewürze, konservierte Kräuter; Essig, Sossen und andere Würzmittel; Eis (gefrorenes Wasser). 31 Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut; lebende Tiere; Futtermittel und Getränke für Tiere; Malz. 32 Biere; alkoholfreie Getränke; kohlensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere alkoholfreie Präparate für die Zubereitung von Getränken. 33 Alkoholische Getränke, ausgenommen Biere; alkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken

3.

Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt: 30 Riz.

4.

Reis ist ein Getreide (vgl. Eintrag in der online Enzyklopädie Wikipedia, auf https://de.wikipedia.org, abgerufen am 31.10.2024). Dabei handelt es sich um im Gegensatz zu unbehandeltem Reis, der in Klasse 31 fällt, um kochfertigen Reis und somit um ein Fertigprodukt. Unter den Obergriff «Reis» fallen dabei nicht nur die Getreidekörner, die zur Zubereitung von Reisgerichten verwendet werden, sondern auch verarbeitete Reisspeisen in Form von Neben- und Hauptmahlzeiten resp. Nachspeisen. Angefochtene Waren in Klasse 29

5.

Bei den von der angefochtenen Marke in Klasse 29 beanspruchten Waren Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Käse, Butter, Joghurt und andere Milchprodukte handelt es sich um unterschiedliche Lebensmittel, die als Neben- oder Hauptmahlzeit dienen. Dies gilt auch für riz der Widerspruchsmarke. Dieser Begriff umfasst auch Reisgerichte. Insoweit die oben aufgeführten Waren auch

Fertigmahlzeiten umfassen (z.B. Fleischeintöpfe, die unter den Oberbegriff «Fleisch» fallen oder Eierspeisen), ist von Gleichartigkeit auszugehen.

6.

Bei Fleischextrakte; Speiseöle und -fette handelt es sich nicht um Lebensmittel, die dem direkten Verzehr dienen, sondern vielmehr um Zwischenprodukte, die bei der Zubereitung von Speisen Verwendung finden. Im Vergleich zu riz der Widerspruchsmarke, das als Neben- oder Hauptmahlzeit dient, ist keine Gleichartigkeit auszumachen. Die konkurrierenden Produkte dienen einer anderen Zweckbestimmung, stehen nicht in einem Austauschverhältnis und werden in Supermärkten an unterschiedlichen Orten angeboten.

7.

Bei Milch handelt es sich um ein Getränk. Praxisgemäss wird die Gleichartigkeit zwischen Getränken und Nahrungsmitteln wie Reis verneint, da sie unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen (vgl. u.a. RKGE in sic! 2002, 432 f. – Sanpellegrino / San Pellegrino Mozzarella). Angefochtene Waren in Klasse 30

8.

Reis ist in beiden Warenverzeichnissen identisch enthalten.

9.

Die angefochtenen Getreidepräparate umfassen auch Reis und Reisgerichte. Diesbezüglich besteht somit Warengleichheit. Für darüberhinausgehende Waren besteht aufgrund der gleichen Zweckbestimmung, des klaren Austauschverhältnis und der gleichen Abnehmerkreise hochgradige Gleichartigkeit.

10.

Die angefochtenen Waren Teigwaren und Nudeln sind Lebensmittel, die als Neben oder Hauptmahlzeit dienen und zudem in einem direkten Austauschverhältnis zu riz der Widerspruchsmarke stehen. Die Gleichartigkeit ist somit klar gegeben.

11.

Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Schokolade, Eiscreme, Sorbets und andere Arten von Speiseeis, Honig der angefochtenen Marke sind Lebensmittel, die als Neben- oder Hauptmahlzeit dienen. Dies gilt auch für riz der Widerspruchsmarke. Da die im Konflikt stehenden Waren in erster Linie lediglich in ihrer Zweckbestimmung übereinstimmen, ist lediglich von entfernter Gleichartigkeit auszugehen.

12.

Demgegenüber sind Zucker, Tapioka, Sago, Melassesirup, Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Essig, Sossen (Würzmittel) und andere Würzmittel, Gewürze, Eis (gefrorenes Wasser) der angefochtenen Marke keine Lebensmittel, die dem direkten Verzehr dienen, sondern vielmehr Zwischenprodukte, die bei der Zubereitung von Speisen Verwendung finden. Im Vergleich zu riz der Widerspruchsmarke weisen diese eine andere Zweckbestimmung auf. Die Praxis verneint denn auch die Gleichartigkeit zwischen Fertigprodukten und Rohstoffen bzw. Halbfabrikaten (vgl. u.a. BVGer B-3488/2014, E. 4 – Teddy / Ta Di).

13.

Ebenfalls keine Gleichartigkeit ist zwischen riz der Widerspruchsmarke und Mehle der angefochtenen Marke gegeben. Zwar fallen unter die breite Formulierung Mehle auch Reismehl. Die alleinige Tatsache, dass diese konkurrierenden Waren auf dem gleichen Ausgangsstoff basieren, nämlich Reis, vermag noch kein markenrechtlich relevantes Gleichartigkeitsverhältnis zu begründen. Dies, weil Reismehl kein Lebensmittel ist, das dem direkten Verzehr dient wie Reis. Die Zweckbestimmung dieser konkurrierenden Produkte ist denn auch klar unterschiedlich.

14.

Die angefochtene Waren Kakao umfasst ein aus gemahlenen Kakaobohnen hergestelltes Pulver wie auch das auf dieser Basis zubereitete Getränk (vgl. Duden Universalwörterbuch, auf https://online.munzinger.de, abgerufen am 11.11.2024). Als Getränk ist die Gleichartigkeit aufgrund der unterschiedlichen Zweckbestimmung im Vergleich zum Lebensmittel riz zu verneinen (vgl. oben III. B. Ziff. 7). Als Pulver ist Kakao zudem kein Lebensmittel, das dem direkten Verzehr dient, sondern vielmehr ein Zwischenprodukt, das bei der Zubereitung von Speisen Verwendung findet. Im Vergleich zu riz der Widerspruchsmarke weisen auch diese konkurrierenden Produkte eine andere Zweckbestimmung auf. Die Praxis verneint denn auch die Gleichartigkeit zwischen Fertigprodukten und Rohstoffen bzw. Halbfabrikaten (vgl. u.a. BVGer B- 3488/2014, E. 4 – Teddy / Ta Di).

15.

Die angefochtenen Waren Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, Tee sind Getränke. Praxisgemäss wird die Gleichartigkeit zwischen Getränken und Nahrungsmitteln wie Reis verneint, da sie unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen (vgl. u.a. RKGE in sic! 2002, 432 f. – Sanpellegrino / San Pellegrino Mozzarella). Angefochtene Waren in Klasse 31

16.

Betreffend die geltend gemacht Gleichartigkeit zwischen Reis und den angefochtenen Waren in Klasse 31 verweist die widersprechende Partei auf den Widerspruchsentscheid Nr. 11065 vom 22. August 2011

(VALBROYE / VALBROYE WWW.VALBROYE.COM), Abschn. B, Rz. 4. Sie macht geltend, in diesem Entscheid sei u.a. Reis als gleichartig mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen qualifiziert worden.

17.

Die angefochtenen Waren Rohe und nicht verarbeitete Erzeugnisse aus Landwirtschaft, Gartenbau, Aquakultur und Forstwirtschaft; frisches Obst und Gemüse, frische Kräuter; natürliche Pflanzen und Blumen umfassen einzig nicht verarbeitete Erzeugnisse. Dabei fällt unter die Formulierung Erzeugnisse aus Landwirtschaft auch nicht verarbeiteter Reis. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei riz in Klasse 30 um kochfertigen Reis sowie um verarbeitete Reisspeisen Im Verhältnis zu riz der Widerspruchsmarke besteht hingegen keine Gleichartigkeit, da zwischen Fertigprodukten und Rohstoffen bzw. Halbfabrikaten keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte bestehen. Der nicht verarbeitete Reis wird von der Lebensmittelindustrie nachgefragt, währenddem der verarbeitete Reis bzw. die Reisgerichte sich an die Endabnehmer richten. Zudem erfolgen Herstellung und Vertrieb von verarbeitetem Reis durch andere Unternehmen als die Produktion von unverarbeitetem Reis (betreffend letzteres siehe auch Entscheid des EUIPO in Sachen B 2 972 746, S. 6 – Dalda (fig.) / Dalda (fig.), auf https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/). Allgemein wird denn auch die Gleichartigkeit zwischen Waren der Klasse 30, bei denen es sich um verarbeitete Lebensmittel handelt, und den landwirtschaftlichen Erzeugnissen der Klasse 31, die einzig unverarbeitete Produkte umfasst, verneint (vgl. diesbezüglich Entscheid des EUIPO in Sachen B 3 122 060, S. 9 – ADRIANA PASTA / adriana (fig.)).

18.

Diese konkurrierenden Waren sind somit nicht gleichartig. Bei dem von der widersprechenden Partei angeführten Entscheid handelt es sich denn auch um einen isolierten Einzelfall.

19.

Dieser Einzelentscheid aus dem Jahr 2011 widerspiegelt somit nicht die geltende Praxis. Aus den vorstehenden Gründen ist deshalb eine Gleichartigkeit zwischen Reis und landwirtschaftlichen Erzeugnissen zu verneinen.

20.

Auch die weiteren von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren rohe und nicht verarbeitete Samenkörner und Sämereien; Zwiebeln, Setzlinge und Samenkörner als Pflanzgut weisen im Vergleich zu verarbeitetem Reis in Klasse 30 unterschiedliche Vertriebswege auf. Diese angefochtenen Waren werden hauptsächlich zur Pflanzung feilgehalten und vertrieben. Dass einzelne Samen wie Hanf, Chia-, Lein- und Sesamsamen als Gewürze oder Reform-Lebensmittel erhältlich und nicht bloss in verarbeiteter, sondern, teilweise auch in unverarbeiteter Form zum Verzehr geeignet sind, kann die Erwartungen des Marktes darum noch nicht in der Weise verändern, dass Sämereien und Saatgut insgesamt die betriebliche Herkunft verarbeiteter Lebensmittel zugeschrieben würde. Vielmehr indiziert die Einordnung von Samenkörner und Sämereien und Setzlingen in Klasse 31, dass es sich um unverarbeitetes Saatgut und um nicht zum Verzehr angebotene Kerne und Samen handelt, die in Küchen zumindest nicht täglich Verwendung finden. Die Gleichartigkeit ist somit zu verneinen (vgl. BVGer B-2165/2018, E. 6.2 – Hero (fig.) / Heera (fig.)).

21.

Malz ist ein «besonders zur Herstellung von Bier und verschiedenen Nährprodukten dienendes Produkt aus Getreide, das zum Keimen gebraucht und danach gedarrt wurde» (vgl. Duden Universalwörterbuch, auf https://online.munzinger.de, abgerufen am 14.11.2024). Im Gegensatz zu Malz in Klasse 31 handelt es sich bei riz in Klasse 30 der Widerspruchsmarke um ein Lebensmittel, das zum direkten Verzehr bestimmt ist. Während Malz insbesondere von Bierbrauern nachgefragt wird, richten sich Reis an die Durchschnittsverbraucher. Auch die Vertriebswege sind unterschiedlich, Malz wird nicht in Lebensmittelläden angeboten. Die alleinige Tatsache, dass bei konkurrierenden Waren Getreide sind bzw. auf Getreide basieren, reicht noch nicht, um ein markenrechtlich relevantes Gleichartigkeitsverhältnis zu begründen. Entsprechend ist keine Gleichartigkeit gegeben.

22.

Die angefochtenen Futtermittel und Getränke für Tiere sind nicht gleichartig zu riz in Klasse 30. Während es sich bei den angefochtenen Waren um Tierfutter handelt, ist Reis für den menschlichen Verzehr bestimmt. Zwar kann Reis z.B. auch an Hunde verfüttert werden, insbesondere als Schonkost. Dem IGE ist ist es hingegen nicht bekannt, dass Reis speziell als Hundefutter angeboten wird. Erhältlich auf dem Markt sind zwar fertige Futtermischungen, die auch einen geringen Anteil Reis enthalten (vgl. z.B. Hill’s Science Plan. Large Breed Adult Hundefutter mit Lamm und 6% Reis, auf www.hillspet.ch, abgerufen am 01.11.2024). Die Hersteller dieser Hundefutter unterscheiden sich hingegen klar von den Anbietern von verarbeitetem Reis in Klasse 30. Da die konkurrierenden Waren somit über eine unterschiedliche Zweckbestimmung verfügen, kein Austauschverhältnis besteht und zudem deren Vertrieb über andere Kanäle erfolgt bzw. die Waren an unterschiedlichen Orten in Supermärkten angeboten werden, ist keine Gleichartigkeit gegeben.

23.

Erst recht keine Gleichartigkeit ist zwischen den angefochtenen Waren lebende Tiere sowie riz in Klasse 30 auszumachen. Angefochtene Waren in den Klassen 32 und 33

24.

In diesen Klassen werden alkoholische und nichtalkoholische Getränke sowie Präparate für die Zubereitung von Getränken beansprucht. Praxisgemäss wird die Gleichartigkeit zwischen Getränken und Nahrungsmitteln wie Reis verneint, da sie unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen (vgl. u.a. RKGE in sic! 2002, 432 f. – Sanpellegrino / San Pellegrino Mozzarella). Da dem IGE zudem keine Präparate für die Zubereitung von Getränken auf Reisbasis bekannt sind und die widersprechende Partei keine diesbezüglichen Ausführungen macht, ist aufgrund der unterschiedlichen Zweckbestimmung auch betreffend diesen Waren keine Gleichartigkeit gegeben.

25.

Das von der widersprechenden Partei vorgetragene Argument, wonach es alkoholfreie und alkoholische Getränke auf Reisbasis auf dem Markt geben würde (z.B. Reismilch, Reiswasser oder Sake) führt praxisgemäss nicht zur Bejahung einer Gleichartigkeit zwischen Lebensmittel und Getränken. Die ständige Praxis verneint denn auch eine Gleichartigkeit zwischen Hauptware und deren Bestandteilen bzw. Zutaten. So hat die ehemalige Rekurskommission für geistiges Eigentum die Gleichartigkeit zwischen Brot und Mehl denn auch nur deshalb ausnahmsweise bejaht, weil das Vorprodukt für die Qualität des Endprodukts von wesentlicher Bedeutung sei (vgl. RKGE, in sic! 2004, 504 – Baguettine/Baghetti). Der Nachweis der wesentlichen Bedeutung der Rohware Reis für die Qualität von Reiswein hat die widersprechende Partei hingegen in casu nicht erbracht.

26.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren Fleischextrakte; Speiseöle und -fette; Milch (Klasse 29), Kaffee, Kaffee- Ersatzmittel, Tee, Kakao, Zucker, Tapioka, Sago, Mehle, Melassesirup, Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Essig, Sossen (Würzmittel) und andere Würzmittel, Gewürze, Eis (gefrorenes Wasser) (Klasse 30) sowie sämtlichen Waren der Klasse 31, 32 und 33 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die kombinierte Wort-/Bildmarke "MAHMOOD RICE ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und die Wortmarke "MAMMOTH RICE" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

3.

Die Widerspruchsmarke ist farblich ausgestaltet mit dem Farbanspruch "Rouge, jaune, bleu, vert marron et orange". Zwar machen die Bildelemente der älteren Marke einen grossen Teil des Zeichens aus und vermögen der Widerspruchsmarke, im stets massgeblichen Erinnerungsbild der Abnehmer, im Gesamteindruck zweifellos ein eigenes Gepräge zu verleihen. Hingegen gilt es zu bedenken, dass bei einer Marke, die sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente beinhaltet, diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen können. Entsprechend kann bereits angesichts einer

Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.), BVGer B-3162/2010, E. 5.1.2 – 5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.)). Da das angefochtene Zeichen einzig aus Wortelementen besteht, kann der Zeichenvergleich in erster Linie gestützt auf die Wortelemente erfolgen.

4.

Es stehen sich die Wortelemente "MAHMOOD RICE ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "MAMMOTH RICE" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortelementen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]). Bei der Widerspruchsmarke, die einzig für Reis geschützt ist, erscheint das Wortelement RICE wie ein bloss beschreibender Zusatz zum vorangehenden Element MAHMOOD. Solche beschreibenden Bestandteile sind in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Es ist daher beim vorliegenden Zeichenvergleich davon auszugehen, dass sich das Publikum bei der älteren Marke in erster Linie am unterscheidungskräftigen Zeichenelement MAHMOOD orientieren wird.

5.

Die Element MAHMOOD und MAMMOTH stehen beide am besonders prägenden Zeichenanfang. Sie weisen je sieben Buchstaben auf, wobei die ersten zwei, der vierte und der fünfte Buchstabe identisch sind. Beide weisen keine besondere Schriftgestaltung auf. Aufgrund der identischen Länge und der Übereinstimmung in vier von sieben Buchstaben sind die Konfliktzeichen vom Schriftbild her als ähnlich zu qualifizieren.

6.

In klanglicher Hinsicht ist davon auszugehen, dass der im Widerspruchszeichen enthaltene Begriff "MAHMOOD" aufgrund des Umstands, dass diesem mit "RICE" ein bekannter Begriff in englischer Sprache folgt, auf Englisch ausgesprochen wird, was insbesondere dazu führt, dass der doppelte "O" als "U" ausgesprochen wird. Der Buchstabe "H" in der Widerspruchsmarke wird nicht ausgesprochen resp. ist kaum hörbar, so dass dieses Zeichenelement folgende Silben aufweist: ma-mud. Demgegenüber wir der englische Begriff MAMMOTH wie folgt ausgesprochen: mæ-məθ. Neben der Tatsache, dass beide Zeichenelemente über zwei Silben verfügen, weisen die jeweils ersten Silben klare Übereinstimmungen auf. Insgesamt ist somit von einer Ähnlichkeit im Klang auszugehen.

7.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

8.

Bei MAHMOOD handelt es sich um einen arabischen bzw. türkischer Vor- und Familiennamen. Dieser wird zumindest einem Teil der angesprochenen Abnehmerkreise bekannt sein (vgl. Statistik des BFS betreffend die Nachnamen der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz, www.bfs.admin.ch/bfs/; diese zeigt 230 Treffer für den Familiennamen MAHMOOD). Der englische Begriff MAMMOTH gehört zwar nicht zum englischen Grundwortschatz (vgl. Klett Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz). Aufgrund der Nähe zum deutschen Begriff Mammut und dem französischen Ausdruck mammouth wird zumindest ein Teil der angesprochenen Schweizer Abnehmerkreise den englischen Begriff MAMMOTH im oben aufgezeigten Sinn verstehen. Für diejenigen Abnehmer, die diesen Sinngehalt in der angefochtenen Marke erkennen, liegen somit unterschiedliche Sinngehalte vor. Es gilt hingegen zu bedenken, dass im Gegensatz zum Widerspruchsverfahren Nr. 104037 das angefochtene Zeichen nicht über das Bild eines Mammutkopfes bzw. eines Mammuts verfügt. Abnehmer, die den englischen Begriff «Mammoth» nicht kennen und auch nicht die Verbindung zum deutschen Mammut oder dem französischen Mammouth machen, nehmen das jüngeren Zeichen als reines Fantasiezeichen wahr. Für diese Abnehmer weisen die Konfliktzeichen demnach nicht klar unterschiedliche Sinngehalte auf.

9.

Aufgrund der festgestellten Ähnlichkeiten auf schriftbildlicher und klanglicher Ebene ist somit die Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Anschliessend gilt es das Bestehen einer möglichen Verwechslungsgefahr zu untersuchen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Die hier noch interessierenden Waren der Klassen 29 und 30 sind sodann Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden gemäss Rechtsprechung mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; vgl. BGer in sic! 2002, 522, E. 2.3 – Activia / Acteva).

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4.

Die widersprechende Partei macht geltend, dass die Widerspruchsmarke für Reis über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfüge. Die Widerspruchsmarke werde mit Werbe- und Kochvideos stark beworben. Zudem würden auch Schweizer Vertreiber aktiv für die Widerspruchsmarke werben. Schliesslich sei die Widerspruchsmarke weltweit präsent und sie würde in über 22 Länder ihre Waren liefern. Auch in den Sozialen Medien sei die widersprechende Partei präsent. Die widersprechende Partei hat folgende Belege betreffend die behauptete Bekanntheit eingereicht: Beilage 4 Mahmood Rice – Altunkaya Group, https://www.youtube.com/watch?v=ecmk4p29Rl0, zuletzt abgerufen am 18. Juni 2024 Beilage 5 Mahmood Rice – Yeni Ambalaj Tanitimi, https://www.youtube.com/watch?v=7WFZA3RFnmA, zuletzt abgerufen am 18. Juni 2024 Beilage 6 Mahmood Rice full version, https://www.youtube.com/watch?v=Wfnp705FpTE, zuletzt abgerufen am 18. Juni 2024 Beilage 7 Food Center Pratteln GmbH, https://shop.foodcenterpratteln.ch/pi/Lebensmittel/Reis/mahmood-reis.html, zuletzt abgerufen am 18. Juni 2024 Beilage 8 Orient Food, https://www.orientfood.ch/de/produkt/reis-basmati-mahmoud-900g/, zuletzt abgerufen am 18. Juni 2024 Beilage 9 Webseite der Markeninhaberin; https://www.mahmoodrice.com/de/Home/Hakkimizda, zuletzt abgerufen am 18. Juni 2024 Beilage 10 Instagram-Profil der Markeninhaberin; https://www.instagram.com/mahmoodriceglobal/?hl=de, zuletzt abgerufen am 18. Juni 2024

5.

Bei diesen Belegen handelt es sich um Auszüge bzw. Screenshots von Socialmedia-Kanälen und von Webseiten. Dabei weisen einzig die Beilagen 7 und 8 einen Bezug zur Schweiz auf. Mit diesen Belegen kann einzig aufgezeigt werden, dass für die widersprechende Marke Werbung betrieben wurde. Hingegen geht aus diesen Belegen nicht hervor, wie viele Male die entsprechenden Webseiten bzw. Werbevideos von den angesprochenen Verkehrskreisen konsultiert wurden. Erst recht geht aus diesen Beilagen nicht hervor, ob die beworbenen Waren tatsächlich nachgefragt wurden. Dass die widersprechende Partei auf ihrem Instagramprofil über 16.400 Follower besitze, wie von ihr behauptet, sagt ebenfalls nichts bezüglich der Marktdurchdringung in der Schweiz aus. Damit auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke geschlossen werden könnte, müssten die von der widersprechenden Partei eingereichten Belege Rückschlüsse betreffend den Grad der Marktdurchdringung in der Schweiz zulassen. Dies ist, wie oben ausgeführt, gestützt auf die Beilagen 4 bis 10 nicht möglich. Da keine Belege vorliegen, die Rückschlüsse auf Verkaufszahlen bzw. Werbeaufwendungen mit Bezug zur Schweiz zulassen würden, ist die behauptete Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht dargetan. Es ist in casu somit von der originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

6.

Der Widerspruchsmarke MAHMOOD RICE kann als Gesamtzeichen in Verbindung mit den hier massgeblichen Waren der Klasse 30 kein beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Sie beschreibt weder deren Eigenschaften, Art oder Zweckbestimmung noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt sie keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass das Zeichen "MAHMOOD RICE" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzumfang auf.

7.

Die Vergleichszeichen werden, soweit hier noch interessierend, teils für gleiche, teils für ausgeprägt gleichartige und auch für nur entfernt gleichartige Waren beansprucht. Aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ist zumindest betreffend die gleichen und ausgeprägt gleichartigen Waren bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit ein besonders strenger Massstab anzulegen, so dass sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: in Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeit der Bezeichnungen "MAHMOOD RICE" und "MAMMOTH RICE" auf der klang- und schriftbildlichen Ebene und mangels eines letztere rechtsgenüglich kompensierenden Sinngehalts (vgl. III. C. Ziff. 9), nicht der Fall. Die klang- und schriftbildlichen Übereinstimmungen der Konfliktzeichen am Wortanfang ("MA-") und am Wortende ("-RICE") sowie die je nach Aussprache klangliche Übereinstimmung ("-MOOD" / "-MOTH") der Schlusssilben der jeweils ersten Begriffe "MAHMOOD" und "MAMMOTH" fallen umso mehr ins Gewicht, als Zeichenanfänge und -enden besonders gut im Gedächtnis haften bleiben und diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. BVGer B-1637/2015, E. 4.1 mit Hinweisen – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE; BGer in sic! 2021, 671, E. 2.2 – CANTI / CANTIQUE). Zwar handelt es sich beim Begriff "RICE", isoliert betrachtet, um eine rein beschreibende Angabe hinsichtlich der Art der strittigen Waren. Aufgrund der Kombination «kennzeichnungskräftiges Element + RICE» bestehen indessen auch Übereinstimmungen in der Zeichenstruktur. Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass der erforderliche Abstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke durch die jüngere Marke nicht gewahrt wird.

8.

Dies gilt auch betreffend die nur als entfernt gleichartig beurteilten Waren Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Honig der angefochtenen Marke. Da Lebensmittel mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte besteht auch bezüglich dieser Waren die Gefahr, dass die Verbraucher die im Konflikt stehenden Zeichen bei nur flüchtiger Betrachtung und unter Beachtung des mehr oder weniger verschwommenen Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens der Gefahr unterliegen, die angefochtene Marke dem falschen Markeninhaber zuzuordnen. Gestützt auf die durchschnittliche Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist somit die Verwechslungsgefahr auch bezüglich dieser Waren zu bejahen.

9.

Der Widerspruch Nr. 104041 wird daher teilweise gutgeheissen und die CH-Marke Nr. 811838 - "MAMMOTH RICE" für die als gleichartig beurteilten Waren der Klassen 29 und 30 widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen. Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich zu weniger als der Hälfte durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden, wobei sich die widerspruchsgegnerische Partei nicht aktiv am Verfahren beteiligt, weshalb ihr keine Parteientschädigung zugesprochen wird. Aufgrund der lediglich teilweisen Gutheissung rechtfertigt es sich, der widersprechenden Partei einzig eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 600.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird