IGE 104200: SINFONIMASYMPHONIA

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Für die Widerspruchsmarke wurde am 03.02.1999 die nachträgliche Schutzausdehnung auf die Schweiz beantragt und die angefochtene Marke wurde am 01.12.2023 mit Prioritätsdatum vom 25.10.2023 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Prozessuales

A. Teillöschung

Während des Verfahrens wurde die angefochtene Dienstleistungsklasse 36 der jüngeren Marke teilweise gelöscht. Das Widerspruchsverfahren wird im Umfang der erfolgten Teillöschung als gegenstandslos abgeschrieben (vgl. unter I. 6 hiervor und Richtlinien in Markensachen des IGE [nachfolgend Richtlinien], Teil 1, Ziff. 7.2.3 unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2 024_01.pdf). Über die Kostenfolgen ist nachfolgend bei der Kostenverteilung (vgl. V. hiernach) zu befinden.

B. Antrag auf Aussonderung

1.

Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, werden auf Antrag ausgesondert. Die Aussonderung wird im Aktenheft vermerkt (Art. 36 Abs. 3 MSchV). Die widersprechende Partei ersuchte in der Replik vom 12.02.2025 (nachfolgend Replik) um Aussonderung der mit dem Vermerk «vertraulich» gekennzeichneten ins Recht gelegten Beilagen mit der Begründung, dass diese Unterlagen vertrauliche Informationen betreffend die Beziehung zu einzelnen Versicherungsnehmerinnen oder - nehmern enthalten würden (vgl. Rechtsbegehren 2 und N 22 der Replik).

2.

Wie nachfolgend unter IV. B. 5 zu entnehmen ist, betreffen die mit dem Vermerk «vertraulich» gekennzeichneten Dokumente die Replikbeilagen 11 bis 66. Hierbei handelt es sich um Versicherungsverträge der Jahre 2019 bis 2024, welche die widersprechende Partei mit Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer mit Sitz / Wohnsitz in der Schweiz unter der Widerspruchsmarke geschlossen hat (vgl. Beilagen 11 bis 58) und um Rechnungen aus den Jahren 2020 bis 2022 an mit Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer mit Sitz / Wohnsitz in Deutschland (vgl. Beilagen 59 bis 66). Die auszusondernden Replikbeilagen 11 bis 66 offenbaren Geschäftsgeheimnisse wie die Konditionen bzw. Preise ihrer Versicherungsleistungen und Kundendaten. Es handelt sich somit um sensible Geschäftszahlen und -daten. Dem Antrag wird demnach stattgegeben. Die Beilagen 11 bis 66 der Replik werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert. Da die widersprechende Partei mit Eingabe vom 25.02.2025 bestätigte, dass die als vertraulich gekennzeichneten Beilagen der Replik der widerspruchsgegnerischen Partei übermittelt werden dürfen, werden letztere einzig Dritten im Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht nicht offenbart. Denn von der Akteneinsicht sind insbesondere Akten ausgeschlossen, bei denen, wie vorliegend, ein wesentliches privates Interesse die Geheimhaltung erfordert (vgl. Art. 27 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 VwVG).

3.

Mit Aufforderung zur Duplik vom 29.04.2025 (nachfolgend Duplik) erhielt die widerspruchsgegnerische Partei Kenntnis von den Versicherungsverträgen und -rechnungen lautend auf die Widerspruchsmarke und ihr wurde Gelegenheit gegeben, sich dazu zu äussern. Die gegenüber der widerspruchsgegnerischen Partei nicht ausgesonderten Replikbeilagen 11 bis 66 können deshalb zur Beurteilung des Gebrauchs – soweit sie in den massgeblichen Zeitraum fallen (vgl. hierzu nachfolgend unter IV. B) –herangezogen werden.

IV. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1.

Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2.

Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

3.

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).

4.

Für die Widerspruchsmarke, für welche am 03.02.1999 die nachträgliche Schutzausdehnung auf die Schweiz beantragt und am 01.04.1999 notifiziert wurde, war die fünfjährige Karenzfrist zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 08.11.2024 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht in ihrer ersten Stellungnahme vom 08.11.2024. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 08.11.2019 und dem 08.11.2024, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

5.

Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit ihrer Replik folgende Belege ins Recht:

Beilage 2 Auszug der Webseite www.mannheimer.de betreffend Historie der widersprechenden Partei Beilage 3 Auszug aus der Webseite www.mannheimer.de betreffend SINFOMINA Versicherung von Beilage 4 Auszug aus der Webseite www.sinfonima.de betreffend Deckung SINFONIMA Versicherung von 2023/2024 Beilage 5 Handelsregisterauszug Zweigniederlassung Schweiz der widersprechenden Partei vom 05.02.2025 Beilage 6 FINMA-Versicherer-Report der CH Zweigniederlassung der widersprechenden Partei für die Jahre 2019-2023 Beilage 7 Geschäftsbericht der widersprechenden Partei von 2019, insbesondere S. 18, 58 Beilage 8 Geschäftsbericht der widersprechenden Partei von 2020, insbesondere S. 17, 60 Beilage 9 Geschäftsbericht der widersprechenden Partei von 2021, insbesondere S. 16, 62 Beilage 10 Geschäftsbericht der widersprechenden Partei von 2022, insbesondere S. 13, 43 Beilage 11 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 07.01.2019 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 11.01.2019 bis 11.01.2020 Beilage 12 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 09.01.2019 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 14.01.2019 bis 20.01.2019 Beilage 13 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 04.01.2019 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 01.02.2019 bis 01.02.2020 Beilage 14 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 07.02.2019 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 07.02.2019 bis 07.02.2020 Beilage 15 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 04.03.2019 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 23.03.2019 bis 23.03.2020 Beilage 16 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 06.01.2020 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 06.01.2020 bis 06.01.2021 Beilage 17 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 06.02.2020 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 03.02.2020 bis 03.02.2020 Beilage 18 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 10.02.2020 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 03.02.2020 bis 17.02.2020 Beilage 19 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 15.09.2020 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 20.10.2020 bis 01.06.2021 Beilage 20 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 6.10.2020 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 01.10.2020 bis 01.10.2021 Beilage 21 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 10.03.2021 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 10.03.2021 bis 10.03.2022 Beilage 22 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 18.03.2021 inkl. Prämienrechnung,

Versicherungsdauer: 22.03.2021 bis 24.03.2021 Beilage 23 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 15.04.2021 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 09.04.2021 bis 09.04.2021

Beilage 24 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 29.04.2021 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 30.04.2021 bis 01.07.2021 Beilage 25 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 16.12.2021 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 16.12.2021 bis 16.12.2022 Beilage 26 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 07.02.2022 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 03.02.2022 bis 03.02.2023 Beilage 27 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 14.02.2022 inkl. Prämienrechnung Versicherungsdauer: 11.02.2022 bis 11.02.2023 Beilage 28 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 10.05.2022 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 10.05.2022 bis 06.10.2022 Beilage 29 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 31.08.2022 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 31.08.2022 bis 27.02.2023 Beilage 30 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 13.09.2022 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 13.08.2022 bis 13.08.2023 Beilage 31 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 12.01.2023 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 12.01.2023 bis 12.01.2024 Beilage 32 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 31.01.2023 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 30.01.2023 bis 30.01.2024 Beilage 33 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 14.03.2023 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 14.03.2023 bis 14.03.2024 Beilage 34 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 04.05.2023 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 03.05.2023 bis 03.05.2024 Beilage 35 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 10.05.2023 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 21.07.2023 bis 20.07.2024 Beilage 36 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 17.05.2023 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 01.06.2023 bis 01.06.2024 Beilage 37 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 13.07.2023 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 16.07.2023 bis 29.07.2023 Beilage 38 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 28.08.2023 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 25.08.2023 bis 25.08.2024 Beilage 39 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 11.09.2023 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 19.09.2023 bis 21.09.2023 Beilage 40 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 18.09.2023 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 18.09.2023 bis 18.09.2024 Beilage 41 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 07.11.2023 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 07.11.2023 bis 07.11.2024

Beilage 42 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 12.12.2023 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 01.01.2024 bis 01.01.2025 Beilage 43 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 20.12.2023 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 20.12.2023 bis 20.12.2024 Beilage 44 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 25.01.2024 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 24.01.2024 bis 24.01.2025 Beilage 45 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 05.02.2024 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 01.02.2024 bis 01.02.2025 Beilage 46 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 27.02.2024 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 26.02.2024 bis 26.02.2024 Beilage 47 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 09.04.2024 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 09.04.2024 bis 09.04.2025 Beilage 48 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 28.05.2024 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 17.05.2024 bis 17.05.2025 Beilage 49 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 17.06.2024 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 11.06.2024 bis 11.06.2025 Beilage 50 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 02.08.2024 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 02.08.2024 bis 02.08.2025 Beilage 51 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 08.08.2024 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 08.08.2024 bis 08.08.2025

Beilage 52 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 21.08.2024 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 18.08.2024 bis 18.08.2025 Beilage 53 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 16.09.2024 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 13.07.2024 bis 13.07.2025 Beilage 54 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 07.10.2024 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 26.09.2024 bis 26.09.2025 Beilage 55 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 09.10.2024 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 09.10.2024 bis 09.10.2025 Beilage 56 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 15.10.2024 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 09.10.2024 bis 09.10.2025 Beilage 57 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 17.10.2024 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 17.10.2024 bis 17.10.2025 Beilage 58 Vertraulich – Versicherungsvertrag vom 22.10.2024 inkl. Prämienrechnung, Versicherungsdauer: 22.10.2024 bis 22.10.2025 Beilage 59 Vertraulich – Rechnung vom 17.01.2020, Versicherungsdauer 02.01.2020 bis 01.02.2020 Beilage 60 Vertraulich – Rechnung vom 03.04.2020, Versicherungsdauer 01.04.2020 bis 01.04.2021 Beilage 61 Vertraulich – Rechnung vom 21.05.2020, Versicherungsdauer 19.05.2020 bis 01.06.2020 Beilage 62 Vertraulich – Rechnung vom 03.06.2020, Versicherungsdauer 01.07.2020 bis 01.07.2021 Beilage 63 Vertraulich – Rechnung vom 13.03.2021, Versicherungsdauer 03.03.2021 bis 01.04.2021 Beilage 64 Vertraulich – Rechnung vom 16.03.2021, Versicherungsdauer 01.03.2021 bis 01.08.2021 Beilage 65 Vertraulich – Rechnung vom 23.07.2021, Versicherungsdauer 22.07.2021 bis 01.01.2022 Beilage 66 Vertraulich – Rechnung vom 15.05.2022, Versicherungsdauer 10.05.2022 bis 10.08.2022 Beilage 67 Besondere Versicherungsbestimmungen SINFONIMA Deutschland betreffend Unfallversicherung, gültig ab dem 01.01.2008 Beilage 68 Allgemeine Versicherungsbestimmungen SINFONIMA Deutschland, gültig ab dem 01.04.2021 Beilage 69 Auszüge der Webseite www.sinfonima.ch vom 12.08.2018, 30.09.2023, 12.07.2024, erstellt mit dem Internetarchiv Wayback-Machine (Sammelbeilage) Beilage 70 Auszüge der Webseite www.sinfonima.de vom 18.01.2019, 15.10.2019, 08.05.2020, 16.09.2021, 13.08.2022, 01.10.2023, erstellt mit dem Internetarchiv Wayback-Machine (Sammelbeilage) Beilage 71 Auszüge der Webseite www.mannheimer.de vom 10.03.2020, 23.01.2021, 21.01.2022, erstellt mit dem Internetarchiv Wayback-Machine (Sammelbeilage)

Beilage 72 Analytics -Auswertung der Webseite www.sinfonima.ch vom 01.01.2021 bis 31.12.2024 Beilage 73 Werbeanzeigen (inkl. dazugehörige Rechnungen) in Schweizer Magazinen im Zeitraum von 2019 bis 2024 (Sammelbeilage) Beilage 74 Pressemitteilungen im Zeitraum von 2019 bis 2022 (Sammelbeilage) Beilage 75 Broschüren und Flyer der widersprechenden Partei betreffend Leistungsangebot SINFONIMA

6.

Die widersprechende Partei macht u.a. geltend, sie sei als eigenständiges Unternehmen Teil der Unternehmensgruppe «Continentale Versicherungsverbund», decke ein breites Feld an Versicherungssparten bzw. Finanzdienstleistungen ab und habe sich auf Schadenversicherungen konkreter Zielgruppen insbesondere in Deutschland und der Schweiz spezialisiert. Das Angebot werde mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet. Der rechtserhaltende Gebrauch sei anhand der Unterlagen glaubhaft gemacht.

7.

Die widerspruchsgegnerische Partei verweist darauf, dass unter der Widerspruchsmarke eine Versicherung für Musiker, insbesondere für klassische Musikinstrumente angeboten werde. Der Versicherungsschutz sei eine Allgefahrendeckung und sichere das Instrument vor allen Gefahren ab, die beim Transport, während der Proben, auf Reisen oder aber auch zu Hause geschehen könnten. Es handle sich somit um eine Schadenversicherung. Im Übrigen sei nicht erkennbar, welcher Anteil der mit den Unterlagen ausgewiesenen Prämien und Bruttogewinne, die noch die Versicherungsprodukte wie bspw. ARTIMA®, BELMOT® der widersprechenden Partei betreffen, auf die Widerspruchsmarke anfalle. Anhand der eingereichten Belege sei der rechtserhaltende Gebrauch der älteren Marke nicht glaubhaft gemacht.

8.

In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. BVGer B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.] mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung).

9.

Hierbei ist zu beachten, dass in erster Linie die in den relevanten Zeitraum fallenden Belege zu berücksichtigen sind. In Bezug auf die übrigen, eingereichten Unterlagen (vgl. oben IV. B. Ziff. 5 hiervor), ist von Bedeutung, dass selbst undatierte und nicht in die massgebliche Zeitspanne fallende Gebrauchsbelege in der Gesamtwürdigung, d.h. zusammen mit rechtsgenüglichen Dokumenten als Indiz für die Glaubhaftmachung des Gebrauchs herangezogen werden können (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

Gebrauch in der Schweiz

10.

Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (nachfolgend Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).

11.

Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Es ist hervorzuheben, dass Deutschland diesen Staatsvertrag per 31.05.2022 gekündigt hat. Gemäss ständiger Rechtsprechung bleibt dieses Übereinkommen für jedes Widerspruchsverfahren künftig anwendbar, in welchem der Nichtgebrauch geltend gemacht wird, sofern die Prüfperiode für den Gebrauch vor dem effektiven Kündigungsdatum liegt. Daraus ergibt sich, dass nach dem 31.05.2022 datierte Beweismittel zum Gebrauch in Deutschland vom Institut nicht mehr berücksichtigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).

12.

Voraussetzung ist, dass es sich bei der widersprechenden Partei um einen deutschen oder schweizerischen Staatsangehörigen oder einen Angehörigen eines Drittstaates mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz handelt, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1 und dort aufgeführte Rechtsprechung).

13.

Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine internationale Registrierung mit Schutzausdehnung auf die Schweiz. Die Basiseintragung erfolgte in Deutschland. Die Widerspruchsmarke ist somit in beiden Vertragsstaaten geschützt. Zudem hat die widersprechende Partei ihren Sitz in Deutschland. Gebrauchshandlungen mit Bezug zu Deutschland, die zwischen dem 08.11.2019 und dem 31.05.2022 erfolgten, sind somit nachfolgend zur Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs zu berücksichtigen. Die Beilagen 66, 70 (vom 18.01.2019, 15.10.2019, 30.09.2023, 12.07.2024) beziehen sich auf Handlungen in Deutschland, die vor dem massgeblichen Gebrauchszeitpunkt bzw. nach dem Geltungsbereich des Übereinkommens erfolgten, welche grundsätzlich bei der Beurteilung des rechtserhaltenden Gebrauchs unberücksichtigt bleiben müssen.

Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

14.

Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Nach ständiger Rechtsprechung gilt als Gebrauch per prokura die Benutzung der Marke durch Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften oder Gesellschaften, die wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbunden sind, oder durch Lizenznehmer, Alleinvertriebshändler und Wiederverkäufer (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).

15.

Die widersprechende Partei ist ein deutsches Versicherungsunternehmen, das im Jahr 1879 in Mannheim gegründet wurde (vgl. Beilage 2). Sie hat im Jahr 2005 eine Niederlassung in der Schweiz gegründet, welche seither Versicherungslösungen in der Schweiz anbietet (vgl. Beilage 5). Da auf den Unterlagen die widersprechende Partei

(vgl. z.B. die Beilagen 2, 3)

bzw. die schweizerische Niederlassung «Mannheimer»

(vgl. z.B. die Beilage 73, Auszug aus der Schweizermusikzeitung vom Dezember 2022)

genannt wird, liegt ein Gebrauch durch die Markeninhaberin bzw. per prokura vor.

Gebrauch nach Art einer Marke

16.

Rechtserhaltend wirkt nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn das Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung der registrierten Waren und Dienstleistungen verstanden wird durch bspw. Benutzung auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).

17.

Aufgrund der Unkörperlichkeit von Dienstleistungen sind die Möglichkeiten, eine Marke im Zusammenhang mit einer Dienstleistung zu verwenden, beschränkter als im Zusammenhang mit einer im Detailhandel vertriebenen Ware (Urteil des BVGer B-5902/2013, E. 5.6 – WHEELS / WHEELY, mit weiteren Hinweisen).

18.

Anhand der eingereichten Belege ist glaubhaft, dass mit der Widerspruchsmarke Versicherungsleistungen vorgesehen sind. Das Angebot umfasst gemäss dem Auszug aus der deutschen Webseite der widersprechenden Partei zum Versicherungsschutz SINFONIMA eine Allgefahren-Versicherung für Musikinstrumente, bietet einen Unfallversicherungsschutz für professionelle Musikensembles ab drei Mitgliedern an und beinhaltet einen Haftpflichtversicherungsschutz an (vgl. Beilage 4). «SINFONIMA» wird auf den eingereichten Unterlagen, wie z.B. den Werbeinseraten in Zeitschriften (vgl. Beilage 73) in erster Linie in einen direkten, sinngemässen Zusammenhang zum Versicherungsschutz für Musikinstrumente bzw. «All-Risk-Deckung für Instrumente» gesetzt, da sie damit bezeichnet wird (vgl. z.B. Beilage 73)

Folglich ist glaubhaft, dass das Zeichen SINFONIMA vom Publikum als Mittel insbesondere zur Kennzeichnung einer Allgefahrenversicherung für Musikinstrumente verstanden wird.

Gebrauch wie registriert bzw. in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form

19.

Die Marke ist grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem «Zeichenwald» verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Entscheidend ist, dass der der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (vgl. BVGer B-371/2023, E. 2.4 – S8 / ES8).

20.

Das Versicherungsangebot der widersprechenden Partei wird mit dem Widerspruchszeichen gekennzeichnet und zwar in der eingetragenen Form als Wortzeichen in Grossbuchstaben, wie beispielsweise folgendem Dokument entnommen werden kann

(vgl. Beilage 4)

21.

Das Wortelement SINFONIMA ist teils auf den Unterlagen wie folgt grafisch ausgestaltet:

(vgl. Beilage 4)

Zudem wird es mit dem Zusatz «Swiss» verwendet.

(vgl. Beilage 73, Inserat)

Dies schadet dem rechtserhaltenden Gebrauch nicht, zumal der erste Zusatz als grafisches Beiwerk verstanden wird und demzufolge den kennzeichnungskräftigen Kern des Widerspruchszeichens nicht zu verändern vermag. Gleich verhält es sich mit der Hinzufügung der englischen, kennzeichnungsschwachen Herkunftsangabe «Swiss» in der Bedeutung von schweizerisch (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 8 und Ziff. 21 hiervor).

22.

Weiter wird das Element SINFONIMA als selbständiges Zeichen erkannt, da es nicht in der Nähe der Firmenbezeichnung «Mannheimer» steht, sondern im Zusammenhang mit dem Versicherungsschutz für Musikinstrumente wie z.B. auf dem Zeitungsinserat (vgl. Beilage 73)

und auch wegen der Hervorhebung im Text durch Fettschrift wie z.B. auf Beilage 4 (vgl. oben Ziff. 20). Das Widerspruchszeichen wird somit wie hinterlegt bzw. nicht in einer von der Registrierung wesentlich abweichenden Form gebraucht.

Ernsthafter Gebrauch

23.

Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).

24.

Es müssen keine Verkäufe oder Bestellungen unter der fraglichen Marke zwingend nachgewiesen werden. Hingegen müssten Werbemassnahmen als ernsthaft qualifiziert werden können, d.h. die Kundenwerbung müsste so intensiv sein, dass sie geeignet erscheint, Marktanteile zu gewinnen oder zu halten, was eine verstärkte Präsenz in einem wettbewerbsorientierten Umfeld erfordert (vgl. BVGer B-6813/2019, E. 3.2.7.1. – APTIS / APTIV).

25.

Aus den Medienmitteilung vom 12.09.2022, welche zwar nicht mehr in den Zeitraum der Gültigkeit des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland fällt, ist zu entnehmen, dass die widersprechende Partei seit 1990 und somit auch in der relevanten Zeitspanne einen Versicherungsschutz für Musikinstrumente anbietet, der als Allgefahrenschutz ausgestaltet ist (vgl. Beilage 74). Dies ist anhand der hier relevanten Auszüge der deutschen Webseite der widersprechenden Partei, d.h. www.sinfonima.de, vom 08.05.2020, 16.09.2021 (vgl. Beilage 70) glaubhaft. Denn mit diesen kann in Verbindung mit den nachgenannten Rechnungen davon ausgegangen werden, dass die Versicherungsprodukte regelmässig und gezielt unter der beanspruchten Marke im deutschen Markt beworben oder tatsächlich von Deutschland aus in Anspruch genommen wurden (vgl. BVGer B-5828/2023, E. 4.7 m.w.H. – Canna / Cannavita). Die Rechnungen über die in Deutschland abgeschlossenen Versicherungsverträge der Jahre 2020 bis 2022 (vgl. Beilagen 59 bis 66), wovon, wie dargetan, aufgrund der Kündigung des bilateralen Vertrags durch Deutschland lediglich die Belege bis zum 31.05.2022 zu berücksichtigen sind, d.h. die Belege 59 bis 65, sprechen zumindest für eine minimale Marktbearbeitung. Auch wenn diese gegenüber Dritten vertraulich sind bzw. die genauen Preise der Versicherungsverträge nicht genannt werden dürfen, kann nicht nur von einem Scheingebrauch die Rede sein, zumal die widersprechende Partei mit ihren Versicherungsleistungen, die u.a. auch die Dienstleistungen unter der Marke SINFONIMA umfassen, folgende Bruttogewinne in den Jahren 2019 bis 2022 in Deutschland (in EUR) erzielt hat (vgl. Beilagen 7 bis 10 und Ziff. 27 der Replik).

26.

Selbst wenn, wie die widerspruchsgegnerische Partei vorbringt, nicht erkennbar ist, welche der in den Geschäftsberichten ausgewiesenen Zahlen auf die SINFONIMA Versicherung anfallen, ist aufgrund der Aktenlage der ernsthafte Wille der widersprechenden Partei glaubhaft, das auftretende Bedürfnis auf dem deutschen Markt, welcher wie ausgeführt dem Gebrauch in der Schweiz angerechnet werden kann, im massgeblichen Zeitraum befriedigen zu wollen. Auch kann aus der Anzahl der beispielhaft eingereichten Rechnungen (vgl. die hier massgeblichen Beilagen 59 bis 65) geschlossen werden, dass es sich nicht um Einzelaktionen handelt. Hierbei ist zu beachten, dass sich der Versicherungsschutz auf Musikinstrumente (von Berufsmusikern) bezieht, womit es sich nicht um ein alltägliches, übliches Versicherungsobjekt handelt und somit nicht eine umfangreiche Benutzung wie z.B. bei Massenartikeln des täglichen Gebrauchs erforderlich ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).

27.

Weiter hat die widersprechende Partei für die Schweiz für Dritte vertrauliche Versicherungsverträge aus den Jahren 2019 bis 2024 eingereicht, d.h. für fünf Jahre, wobei aufgrund der Daten grundsätzlich nur die Beilagen 16 bis 58, d.h. 42 Verträge, massgeblich sind. Auch wenn die Versicherungsobjekte und -beträge Dritten nicht öffentlich gemacht werden dürfen, ist aufgrund der Anzahl Verträge in Verbindung mit den hier relevanten Auszügen der Wayback-Machine zur schweizerischen Webseite der widersprechenden Partei, d.h. www.sinfonima.ch, vom 18.01.2019, 15.10.2019, 08.05.2020, 16.09.2021 (vgl. Beilage 69) und den Werbeanzeigen (inkl. dazugehörige Rechnungen) in Schweizer Magazinen (vgl. Beilage 73) und den Pressemitteilungen im hier interessierenden Zeitraum (vgl. Beilage 74), welche für eine gezielte und regelmässige Bewerbung für eine «Allgefahren-Versicherung für Musikinstrumente» sprechen, zumindest eine minimale Marktbearbeitung glaubhaft: Dies auch im Zusammenhang mit der Analytics-Auswertung der Webseite www.sinfonima.ch, welche aufzeigt, wie oft auf diese Webseiten aus der Schweiz zugegriffen wurde oder inwieweit auf diesem Weg Dienstleistungen der widersprechenden Partei beworben wurden. Es ist somit erstellt, dass im fraglichen Zeitraum die Webseite von Verkehrskreisen in der Schweiz zwecks Konsultation und Vertragsabschluss nachgefragt wurde (vgl. im Unterschied dazu: BVGer B-1137/2022, E.

5.9 – LA HISPANO-SUIZA).

28.

Insgesamt ist von einem ernsthaften Willen auszugehen, das auftretende Bedürfnis auf dem deutschen bzw. schweizerischen Markt befriedigen zu wollen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3). Die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs der Widerspruchsmarke wurde somit glaubhaft gemacht.

Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren

29.

Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).

30.

Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2). Das Institut wendet dabei die erweiterte Minimallösung an (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).

31.

Die widersprechende Partei ist in der vorliegend von der Nichtgebrauchseinrede betroffenen Klasse 36 für assurances et agences d’assurances eingetragen. In Gesamtwürdigung der eingereichten Belege und im Lichte vorgenannter Ausführungen erachtet es das Institut als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke im massgeblichen Zeitraum in der Schweiz zumindest für die Dienstleistungen Allgefahrenversicherung für Musikinstrumente, d.h. assurance tous risques pour instruments de musique rechtserhaltend gebraucht wurde. In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob sich die vorgenannten Dienstleistungen unter die eingetragenen Dienstleistungen des Widerspruchszeichens subsumieren lassen (sog. Subsumptionsfrage).

32.

Die assurance tous risques pour instruments de musique fällt als Versicherungsschutz definitionsbedingt unter den weit gefassten Oberbegriff assurances (Kl. 36) des Widerspruchszeichens, welcher jede Art von Versicherungen und folglich auch die glaubhaft gemachte umfasst. Die Frage, ob das Widerspruchszeichen für den gesamten Oberbegriff assurances und agences d’assurances (Kl. 36) des Widerspruchszeichens rechtserhaltend gebraucht wurde, kann vorliegend offenbleiben, weil dies im Ergebnis ohne Einfluss auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bleibt. Die Gleichartigkeit wäre auch gestützt auf die zusätzlichen Dienstleistungen des Widerspruchszeichens nicht anders zu beurteilen (vgl. IV. C. nachfolgend).

33.

Für die nachfolgende Beurteilung kann sich die widersprechende Partei somit auf die Dienstleistungen assurance tous risques pour instruments de musique (Kl. 36) der Widerspruchsmarke, für welche der Gebrauch glaubhaft erscheint, stützen.

C. Vergleich der Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2.

Die angefochtene Marke ist im Urteilszeitpunkt noch für folgende Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 36 Servizi bancari, monetari, finanziari; servizi bancari; finanziamenti; consulenza finanziaria; affari finanziari; affari monetari; consulenza e analisi finanziaria; fornitura di prestiti; servizi di mutui ipotecari; investimenti finanziari e analisi di investimenti; servizi di mediazione in borsa [brokeraggio]; amministrazione fiduciaria; gestione fiduciaria; servizi di consulenza fiduciaria; informazioni in materia di finanza fornite on-line tramite una banca dati o Internet; servizi di banca d'affari; leasing finanziario; online banking; organizzazione di raccolte di denaro; servizi di carte di credito e carte di pagamento; servizi di deposito in cassette di sicurezza; servizi di investimento, di raccolta del risparmio; servizi di fondi comuni di investimento; esercizio del credito; servizi finanziari relativi all'emissione di carte bancarie e carte di debito; servizi di garanzia; servizi finanziari relativi a valute virtuali; trasferimento elettronico di valute virtuali; scambio finanziario di valute virtuali; cambio di valuta virtuale; acquisto e vendita di valuta; scambio finanziario di criptoattività; gestione di fondi finanziari; servizi di quotazioni e ammissioni di borsa; servizi finanziari riguardanti obbligazioni; servizi finanziari riguardanti i patrimoni; gestione del capitale; finanziamento azionario; gestione di investimenti azionari; servizi di consulenza in materia di orientamento riguardo ad azioni; fornitura di informazioni relative al mercato delle azioni e dei titoli; nessuno dei suddetti servizi in relazione a servizi assicurativi.

3.

Der Gebrauch der Widerspruchsmarke ist für folgende Dienstleistungen glaubhaft: Klasse 36 Assurance tous risques pour instruments de musique.

4.

Die Dienstleistungen des angefochtenen Zeichens weisen die Einschränkung nessuno dei suddetti servizi in relazione a servizi assicurativi auf. Diese hat keinen oder kaum Einfluss auf die Art der Dienstleistungen, den Erbringer und das zur Erbringung der Dienstleistung notwendige Know-how. Eine solche Einschränkung wirkt sich gegebenenfalls auf die Beurteilung der Dienstleistungsgleichheit aus, da sie letztere auszuschliessen vermag. Vorliegend geht aus der Formulierung der Waren- und Dienstleistungsliste klar hervorgeht, dass das angefochtene Zeichen in Klasse 36 einzig Dienstleistungen aus dem Finanzbereich beansprucht (auch ohne Einschränkung). Insofern ändert die Einschränkung nichts an der beanspruchten Dienstleistung. Die Beurteilung der Gleichartigkeit fällt somit mit oder ohne Einschränkung identisch aus.

5.

Gemäss ständiger Praxis werden die sich gegenüberstehenden Dienstleitungen im Versicherungs- und Finanzbereich der Klasse 36 untereinander als gleichartig beurteilt, unabhängig vom Versicherungsobjekt. Die Grenzen zwischen der Beratung im Bank- und Versicherungswesen sind fliessend und werden je länger desto mehr verwischt, weil die Entwicklung eindeutig in Richtung von umfassenden Beratungsdiensten geht (vgl. z.B. BVGer vom 24. Mai 2022, B-3808/2021, Ziff. 4, TX group (fig.) // TX GROUP AG). Mit den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen werden ähnliche Bedürfnisse nach Beratungsdiensten befriedigt. Zwischen den strittigen Dienstleistungen kann deshalb keine klare Grenze gezogen werden, was insbesondere dadurch bestätigt wird, dass etliche Unternehmen der Versicherungsbranche sowohl Versicherungs- als auch Finanzdienstleistungen anbieten resp. etliche ihrer Produkte (z.B. im Vorsorgebereich) sowohl Elemente von Finanz- als auch von Versicherungsdienstleistungen umfassen. Die in den strittigen Dienstleistungsbranchen zunehmende Tendenz zur «Beratung aus einer Hand» bzw. «Allfinanzberatung» ist ebenfalls geeignet, solchen Gedankenverbindungen Vorschub zu leisten (vgl. bspw. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 104231, IV. B. 24 – Artifact / ARTIFACT unter der Prüfungshilfe des IGE: https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml [nachfolgend Prüfungshilfe des IGE). Folglich wird das Publikum (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise der Klasse 36), auf welches bei der Beurteilung der Gleichartigkeit abzustellen ist, annehmen, dass bei Verwendung ähnlicher Marken die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen aus demselben Betrieb stammen oder von eng miteinander verbundenen Unternehmen erbracht werden. Die Gleichartigkeit ist folglich zu bejahen. Die explizite Erwähnung, wonach die Dienstleistungen der Klasse 36 des angefochtenen Zeichens in keiner Verbindung zu Versicherungsdienstleistungen stehen, ändert im Lichte vorgenannter Ausführungen nichts an dieser Beurteilung (vgl. unter IV. C. 4 hiervor).

D. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die reinen Wortmarken SINFONIMA (Widerspruchsmarke) und SYMPHONIA (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

3.

Die beiden Zeichen weisen exakt neun Buchstaben auf und sind somit in ihrer Wortlänge identisch. Besonders auffallend ist neben der Wortlänge das äusserst ähnliche Gesamtbild der Zeichen, welches durch eine hohe Identität der Buchstaben bzw. die Ähnlichkeit der Buchstabenabfolge dominiert wird: Im Erinnerungsvermögen bleibt insbesondere der fast identische Wortstamm «SINFO» vs. «SYMPHO» und das nahezu gleiche Ende «NIMA» bzw. «NIA» haften. Weil Wortanfang und -ende sich besonders gut einprägen, kommt diesen Elementen grössere Bedeutung als dazwischengeschobenen Silben zu (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Vor diesem Hintergrund fällt das Austauschen der Buchstaben I durch Y, N durch M, F durch PH geringfügig ins Gewicht, wie auch das Weglassen des M in der Endsilbe des jüngeren Zeichens und wird in der Erinnerung der Abnehmer kaum wahrgenommen. Denn aufgrund der Wortlänge werden die Zeichen weniger leicht erfasst und prägen sich weniger leicht ein als kürzere Wörter (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Weiter bildet ein nahezu identischer Wortstamm, wie in casu, ein Indiz für die starke schriftbildliche Ähnlichkeit, zumal das Konzept, den Markenstamm mit Vor- oder Endsilben zu variieren, beliebt und dem Verkehr vertraut ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 882). Das Schriftbild des Widerspruchszeichens und des angefochtenen Zeichens ist somit sehr ähnlich.

4.

Auch klanglich sind die Zeichen hochgradig ähnlich. Beide bestehen aus vier Silben, welche sehr ähnlich ausgesprochen werden, da PH beim jüngeren Zeichen gleich wie der Buchstabe F des älteren Zeichens ausgesprochen wird (vgl. weiter unten): SIN-FO-NI-MA resp. SYM-FO-NI-A, denn. Die in den jeweiligen Silben enthaltenen Vokale sind phonetisch identisch und auch bei den Konsonanten bestehen nur geringe und klanglich kaum hörbare Unterschiede, wie der Buchstabe «M» anstatt «N» in der ersten Silbe und der weggelassene Buchstabe «M» in der letzten Silbe. Zudem werden die ausgetauschten Buchstaben Y und I bzw. F vs. PH gleich ausgesprochen (vgl. zu der Aussprache von Y als I: PH vs. F: https://www.ortografie.ch/stichwort/ph.php; https://birgit-oppermann.de/rechtschreib-quickie-ph- oder-f/; Suchabfragen vom 26.08.2025). Infolge der identischen Silbenzahl, der klanglichen Identität der Vokale sowie der ähnlichen Aussprache sind die Zeichen demzufolge phonetisch ebenfalls sehr ähnlich.

5.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

6.

Beim jüngeren Zeichen SYMPHONIA handelt es sich um ein veraltetes englisches Fremdwort, welches für «a musical unison, a kind of musical instrument», «consonance (concord)» und «any of various medieval musical instruments (such as the bagpipe or hurdy-gurdy)» steht (vgl. www.merriamwebster.com/dictionary; Suchabfragen vom 23.08.2025). Begrifflich dürfte das angefochtene Zeichen SYMPHONIA in erster Linie aufgrund der Nähe zum italienischen Begriff Sinfonia resp. deutschen Fremdwort Sinfonie in deren Sinne und somit bspw. als «musikalischer Vortrag, Instrumentalwerk mit mehreren Sätzen, reiche Gesamtheit / gewaltige Fülle» verstanden werden (vgl. https://de.pons.com; www.munzinger.de; www.sapere.it/; Suchabfragen vom 24.08.2025). Beim älteren Zeichen SINFONIMA handelt es sich um einen Fantasiebegriff (vgl. einschlägige Lexika wie z.B. https://de.pons.com; Suchabfragen vom 24.08.2025), bei welchem am ehesten aber auch hier eine Anspielung zum ähnlichen italienischen Begriff Sinfonia resp. deutschen Fremdwort Sinfonie zu erkennen ist. Die Zeichen werden somit von übereinstimmenden Gedankenassoziationen beherrscht, oder, anders gesagt das jüngere Zeichen weckt keine Gedankenverbindungen, welche sich im Widerspruchszeichen nicht wiederfinden. Eine Kompensation der festgestellten Ähnlichkeiten aufgrund eines klar unterschiedlichen Sinngehalts liegt somit nicht vor (vgl. zu den diesbezüglichen, strengen Anforderungen BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; Gallus Joller in: Noth / Bühler / Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Auflage, Bern 2017, N 182 f. zu Art. 3, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Folglich ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Weiter sind die massgeblichen Abnehmer zu bestimmen. Ausgangspunkt hierfür ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. BVGer B-371/2023, E. 6.1 m.w.H – S8 / ES8). Zu den relevanten Verkehrskreisen zählen neben den Endkonsumenten auch Fachkreise der hier interessierenden assurance tous risques pour instruments de musique der Klasse 36. Versicherungsdienstleistungen decken keine alltäglichen Bedürfnisse ab und setzen daher eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraus, weshalb diese mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

3.

Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke (nahezu vollständig) übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die (fast vollumfängliche) Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt diesen in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gelten sie als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 u. 6.7 m.w.H.).

4.

Bei der Widerspruchsmarke SINFONIMA handelt es sich um einen Fantasiebegriff, welcher wie ausgeführt Gedankenverbindungen zum ähnlichen italienischen Begriff Sinfonia resp. deutschen Fremdwort Sinfonie auslöst (vgl. IV. D. 6 hiervor). In Verbindung mit ihren hier relevanten assurance tous risques pour instruments de musique (Kl. 36) kann der älteren Marke in den hervorgerufenen Assoziationen wie z.B. «musikalischer Vortrag, Instrumentalwerk, reiche Gesamtheit» (vgl. IV. D. 6 hiervor) kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Sie beschreibt weder direkt Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung, die Herkunft der strittigen Dienstleistungen noch den Erbringer der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Dieser Ausdruck ist mangels Präzisierung bzw. zusätzlichem Element zu abstrakt, um in Alleinstellung ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Fantasiewand als direkt beschreibenden Hinweis der assurance tous risques pour instruments de musique (Kl. 36) wahrgenommen zu werden. Mangels eines direkt beschreibenden Sinngehalts kommt der Widerspruchsmarke daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu.

5.

Von Bedeutung sind, wie erwähnt, die Wortlänge und das äusserst ähnliche Gesamtbild der beiden Marken, welches durch eine hohe Identität der Buchstaben bzw. die Ähnlichkeit der Buchstabenabfolge dominiert wird: Im Erinnerungsvermögen bleibt insbesondere der fast identische Wortstamm «SINFO» vs. «SYMPHO» und das nahezu gleiche Ende «NIMA» bzw. «NIA» haften, was wie dargetan (vgl. unter IV. D. 3 ff. hiervor) zu starken visuellen und phonetischen Ähnlichkeiten führt. Die Marken stimmen somit im prägenden Zeichenanfang und -ende nahezu vollständig überein, welche grundsätzlich ein grösseres Gewicht haben als dazwischengeschobenen Buchstaben(-folgen) und Wörter (vgl. BGE 122 III 382, E. 5.a – Kamillosan // Kamilan; BGE 127 III 160, E. 2.cc – Securitas [fig.]). Im Lichte vorgenannter Ausführungen fällt das erwähnte Austauschen der Buchstaben nur geringfügig ins Gewicht, wie auch das Weglassen des M in der Endsilbe der jüngeren Marke und wird in der Erinnerung der Abnehmer kaum wahrgenommen, zumal dadurch keine Verschmelzung zu einem Begriff mit neuem, eigenständigem Bedeutungsinhalt stattfindet. Weiter vermag dies den Gesamteindruck und den Sinngehalt der jüngeren Marke demzufolge nicht (rechtsgenügend) zu verändern und ist nicht geeignet, der jüngeren Marke eine eigene, von der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke klar abweichende Individualität zu verleihen.

6.

Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken aus den genannten Gründen übereinstimmt, ist unter Berücksichtigung der bestehenden Gleichartigkeit die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, trotz des leicht erhöhten Aufmerksamkeitsgrads der Verkehrskreise, weil der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke aus den genannten Gründen nicht gewahrt ist. Denn die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums dürfen selbst bei diesem Aufmerksamkeitsgrad nicht überdehnt werden, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 997 ff.). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.

7.

Der Widerspruch Nr. 104200 wird daher bezüglich der verbleibenden Dienstleistungen der Klasse 36 gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 816941 SYMPHONIA in diesem Umfang widerrufen. Vor diesem Hintergrund kann die von der widersprechenden Partei vorgebrachte erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke (vgl. unter III. 4 N 30 der Widerspruchsschrift vom 04.10.2024 [nachfolgend Widerspruchsschrift]) offenbleiben.

V. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

3.

Das Widerspruchsverfahren wird, wie ausgeführt, im Umfang der erfolgten Teillöschung der angefochtenen Marke zufolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben (vgl. unter III. A. hiervor). Wie der Widerspruchsschrift zu entnehmen ist, hat die widersprechende Partei die Gegenpartei vorgängig abgemahnt (vgl. dort unter II. 3). Dies wurde seitens der widerspruchsgegnerischen Partei nicht bestritten. Insoweit hat letztere die teilweise Gegenstandslosigkeit zu verantworten (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.4 und Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 103751, IV. 4 – Hero [fig.] / Katzen Hero unter der Prüfungshilfe des IGE).

Weiter wird der Widerspruch hinsichtlich der verbleibenden, angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 36 vollumfänglich gutgeheissen. Gesamthaft betrachtet ist die widersprechende Partei somit vollumfänglich zu entschädigen. Es wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der erwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt werden Kosten in der Höhe von CHF 3'200.00 gesprochen.

Aus diesen Gründen wird