IGE 104215: OlsenOlden

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 11.07.1995 mit einer deutschen Priorität vom 07.02.1995 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 11.07.2024 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2.

Die widerspruchsgegnerische Partei führt aus, dass die widersprechende Partei in ihrer Widerspruchsschrift nicht erkläre, welche Produkte unter der Widerspruchsmarke effektiv vermarktet werden. Da die Waren der Widerspruchsmarke nicht definiert werden, sei es schlicht unmöglich, einen Warenvergleich vorzunehmen.

3.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass für die Beurteilung der Gleichartigkeit einzig das Verzeichnis der beanspruchten Waren und Dienstleistungen massgebend ist und nicht mit welchen Waren bzw. Dienstleistungen die Widerspruchsmarke allenfalls effektiv auf dem Markt auftritt (RKGE in sic! 2002, 172 – 555 [fig.] / S55; Bundesverwaltungsgericht [in der Folge: BVGer] B-4260/2010, E.5.1 – BALLY / BALU [fig.], abrufbar unter http://www.bvger.ch; BVGer B-2068/2021, E. 4.4 – GRANINI / GRANISLUSH; vgl. ebenso: Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 102932, III. B. Ziff. 6, SCALE / SCALE [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [in der Folge: Prüfungshilfe], unter https://ph.ige.ch/ph). Folglich ist auch eine allfällige Präzisierung der Waren durch den Markeninhaber nicht massgebend für den Warenvergleich. Soweit der Gebrauch nicht bestritten ist, sind die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen für die Gleichartigkeit massgebend, auch wenn die Marke tatsächlich nicht oder nur für einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird. Die Behauptung des Nichtgebrauchs muss jedoch klar und unmissverständlich aus der ersten Stellungnahme hervorgehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.1). Dies trifft in casu keinesfalls zu und folglich ist beim Warenvergleich einzig auf den Registereintrag und die entsprechende Interpretation der Waren- und Dienstleistungsliste gestützt auf die Nizza-Klassifikation abzustellen.

4.

Die Vergleichszeichen beanspruchen in der Klasse 25 identisch vêtements, chaussures, chapellerie und folglich offensichtlich identische Waren. Somit erübrigen sich hierzu weitergehende Ausführungen.

5.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit sämtlicher Vergleichswaren zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die reinen Wortmarken «Olsen» (Widerspruchsmarke) und «Olden» (angefochtene Marke) gegenüber. Beide Zeichen sind sowohl in Gross- als auch in Kleinbuchstaben gehalten.

3.

Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

4.

Auf der schriftbildlichen Ebene weisen die Vergleichszeichen klare Ähnlichkeiten auf: Die Begriffe «Olsen» und «Olden» bestehen jeweils aus fünf Buchstaben, wobei sie im Zeichenbeginn Ol- und in der Endung -en und somit in vier von fünf Buchstaben komplett übereinstimmen. Unterschiedlich ist der jeweils mittlere Buchstabe s bzw. d.

Die widerspruchsgegnerische Partei führt hierzu aus, dass eine Ähnlichkeit verneint werden müsse, da diese mittleren Buchstaben deutlich verschieden seien. Im Unterschied etwa zum Buchstaben p, welcher einem d nahe sei, treffe dies bei dem Buchstaben s nicht zu.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass bei Wortzeichen nicht nur der Wortanfang, sondern auch dem Wortende besonders prägende Funktion eignet (vgl. BGE 122 III 588, E.5a - Kamillosan / Kamillon, Kamillan). Zudem gilt der Erfahrungssatz, wonach Mittelsilben im Gesamteindruck oft nur untergeordnete Bedeutung zukommt (vgl. RKGE MA-WI 21/99, E.5, TASMAR /// TASOCAR; BVGer B- 5780/2009, E.3.5, SEVIKAR ((fig.) /// SEVCAD). In casu ist das Zeichen zweisilbig und folglich hat es zwar keine Mittelsilbe, hingegen einen Laut in der Zeichenmitte, womit dieser Erfahrungssatz analog angewendet werden kann. Indem sowohl der Zeichenanfang als auch das Wortende komplett übereinstimmen, ist in casu von starker Ähnlichkeit auf der schriftbildlichen Ebene auszugehen.

5.

Auf der phonetischen Ebene sind beide Zeichen zweisilbig (Ol-sen bzw. Ol-den), wobei die jeweils ersten Silben (Ol-) gleich und die Schlusslaute der jeweils zweiten Silben (-en) ebenfalls identisch sind. Die Vokalfolge ist ebenfalls gleich (O-E), die Konsonantenfolge leicht verschieden (l-s-n zu l-d-n). Unterschiedlich ist somit einzig der Anfangslaut (s bzw. d) bei der jeweils zweiten Silbe. Der Buchstabe s stellt einen stimmhaften Konsonanten dar, ein Zischlaut, der ähnlich wie ein «z» ausgesprochen wird. Demgegenüber wird der Buchstabe d anders, nämlich dumpf, ausgesprochen. Jedoch wird die Endung -en bei beiden Zeichen entweder i.S. von «e als undefinierter Vokal in unbetonter Silbe (sog. «schwa») plus n» oder als «silbisches n mit verschlucktem e» und somit jeweils wiederum genau gleich ausgesprochen. Zudem ist mit der widersprechenden Partei davon auszugehen, dass sich die Zeichen reimen. Insgesamt bestehen somit auf dieser Ebene ebenfalls Ähnlichkeiten.

6.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

7.

Gemäss Rechtsprechung sucht der Abnehmer in einem Zeichen stets einen Sinngehalt, einen bekannten Bedeutungsinhalt (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.4; BVGer B-2147/2026, E. 5.4.1, DURINOX).

8.

Bei der Beurteilung des Sinngehalts konfligierender Zeichen ist grundsätzlich auf die Landessprachen abzustellen. Jeder Sprache kommt derselbe Stellenwert zu. Fremdsprachen, werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann. Ob dem so ist, wird grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Das Zeichenverständnis richtet sich nach den angesprochenen Verkehrskreisen, wobei nebst Worten und Ausdrücken in einer der schweizerischen Landessprachen auch solche auf Englisch erkannt werden, soweit diese zum Grundwortschatz der massgeblichen Verkehrskreise gehören (vgl. BVGer B-3328/2015, E. 8.3.1 – STINGRAY / ROAMER STINGRAY, BVGer B-1269/2020, E. 5.3 – QUANTEX / Quantedge [fig.]). Die massgeblichen Waren richten sich vorliegend v.a. ans breite Publikum sowie an Fachkreise aus dem Textilbereich (vgl. III. D. Ziff. 3 nachfolgend).

9.

Die Widerspruchsmarke heisst «Olsen». Dies ist ein aus dem skandinavischen Raum stammender Familienname (vgl. z.B. www.wikipedia.org, besucht am 12.02.2025), welcher mitunter auch in der Schweiz vorkommt (vgl. z.B. www.search.ch mit 38 Einträgen; 151 Treffer im Jahre 2023 gemäss BFS, Nachnamen der ständigen Wohnbevölkerung in der Schweiz; damit ist dieser Name gleich häufig wie beispielsweise die Nachnamen Lindt, Meienhofer, Rufli, Steiniger oder Stucker mit derselben Anzahl Treffer). Es gibt auch international bekannte Personen mit diesem Nachnamen, so z.B. Mary-Kate und Ashley Olsen (*1986), zwei US-amerikanische Schauspielerinnen und Unternehmerinnen, Jorgen Olsen (*1950), Sänger der dänischen Gruppe Olsen Brothers, Aaron Olsen (1978), ein ehemaliger US-amerikanischer Radrennfahrer, Dennis Olsen (*1996), ein norwegischer Automobilrennfahrer, und viele mehr (vgl. hierzu z.B. www.wikipedia.org, besucht am 12.02.2025).

Demgegenüber heisst die angefochtene Marke «Olden». Dabei handelt es sich um ein englisches archaisches oder poetisches Wort für «alt» bzw. «in «alten Zeiten». Als Synonyme werden die Begriffe «ancient, old, age-old, past» aufgeführt (vgl. z.B. die Begriffsdefinition: an archaic or poetic word for old in olden days, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/olden). Es kann nicht vorausgesetzt werden, dass das breite Publikum den veralteten Begriff «Olden» kennt. Da dieser Ausdruck nicht Teil des Fachvokabulars ist, ist er auch den Fachkreisen aus dem Textilbereich nicht bekannt. Für diejenigen, die ihn verstehen, weist die angefochtene Marke einen zur Widerspruchsmarke unterschiedlichen Sinngehalt auf (Familienname versus alt). Für diejenigen, die «Olden» nicht verstehen, stellt er eine Fantasiebezeichnung dar.

10.

Somit verfügen die Vergleichszeichen (je nach Zeichenverständnis) über einen unterschiedlichen Sinngehalt. Dieser kann aber aufgrund der Tatsache, dass die Gefahr besteht, dass der Unterschied zur Widerspruchsmarke im mündlichen Geschäftsverkehr überhört und vom Publikum gar nicht wahrgenommen wird, vernachlässigt werden. Jedenfalls ist der unterschiedliche Sinngehalt nicht derart, dass er die Ähnlichkeiten auf phonetischer und visueller Ebene kompensieren könnte. Die strengen Anforderungen der Rechtsprechung an eine kompensierende Wirkung eines (gegebenenfalls) unterschiedlichen Sinngehalts sind somit vorliegend nicht erfüllt, zumal ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts eine Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren vermag, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt. Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt (BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; vgl. zum Ganzen auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen), was vorliegend keineswegs zutrifft.

11.

Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikel des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den hier massgeblichen Waren handelt es sich um solche der Klasse 25.

3.

Die Waren der Klasse 25 richten sich an Fachkreise aus dem Textilbereich sowie an die Durchschnittsabnehmer und werden nicht täglich erworben und/oder vor dem Kauf oft anprobiert. Folglich werden die Abnehmer beim Erwerb dieser Waren einen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BVGer B-1342/2018, E. 6.2, APPLE / APPLE BOUTIQUE).

4.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

5.

Der Widerspruchsmarke «Olsen» kann in der Bedeutung eines Familiennamens in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 25 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu.

6.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

7.

Dies ist vorliegend nicht der Fall: Wie beim Zeichenvergleich festgestellt wurde, bestehen beide Zeichen aus jeweils fünf Buchstaben, wobei sie im Zeichenbeginn sowie in der Endung und somit in vier von fünf Buchstaben komplett übereinstimmen. Unterschiedlich ist der jeweils mittlere Buchstabe s bzw. d. Beide Zeichen sind zweisilbig, wobei die jeweils ersten Silben gleich und die Schlusslaute der jeweils zweiten Silben ebenfalls identisch sind. Unterschiedlich ist einzig der Anfangslaut bei der jeweils zweiten Silbe. Wie ebenfalls bereits dargetan, gilt es zu berücksichtigen, dass bei Wortzeichen nicht nur der Wortanfang, sondern auch dem Wortende besonders prägende Funktion eignet. Zudem kommt einem Laut in der Zeichenmitte im Gesamteindruck oft nur untergeordnete Bedeutung zu (vgl. III.C, Ziff. 4). Dies trifft auch in casu zu. Die unterschiedlichen dritten Buchstaben in der Zeichenmitte sind nicht derart, dass sie das Gesamtbild wesentlich zu prägen vermöchten. Gestützt auf die Warengleichheit ist der geforderte Zeichenabstand nicht eingehalten, so dass eine Verwechslungsgefahr besteht. Zudem wurde festgestellt, dass sich die beiden Begriffe «Olsen» und «Olden» reimen (III. C, Ziff. 5). Dies gilt vorliegend auch unter der Berücksichtigung, dass die massgebenden Waren in der Regel mit einer gewissen Sorgfalt und somit mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. III. D. Ziff. 2), weil die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums auch bei höherer Aufmerksamkeit nicht überdehnt werden dürfen. Ein hoher Aufmerksamkeitsgrad führt zwar zu einem geschärften Erinnerungsbild und vermag wohl Unterschiede zwischen den Zeichen deutlicher zutage treten lassen, nicht aber die Zeichenähnlichkeit aufzuheben (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957)

8.

Der Widerspruch ist folglich gutzuheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 819304 «Olden» im Umfang des Widerspruchs, nämlich betreffend sämtlicher Waren der Klasse 25, zu widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Die widerspruchsgegnerische Partei wird kostenpflichtig. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der benannten Kriterien eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 1'200.00 als angemessen. Die widerspruchsgegnerische Partei hat der widersprechenden Partei zudem die Verfahrenskosten in der Höhe von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird