IGE 104259: EBIXAApixax

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 26.05.1998 mit einer deutschen Priorität vom 09.12.1997 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke wurde 20.06.2024 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2.

Die angefochtene Marke ist (soweit hier interessierend) in der Klasse 5 für folgende Waren eingetragen: Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische Präparate; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; Ungeziefervertilgungsmittel; Fungizide.

3.

Die Widerspruchsmarke ist in der Klasse 5 für produits pharmaceutiques geschützt.

4.

Die Vergleichszeichen beanspruchen identisch pharmazeutische Erzeugnisse bzw. produits pharmaceutiques und insoweit gleiche Waren.

5.

Bei den angefochtenen medizinischen Präparaten handelt es sich um Präparate für den medizinischen Gebrauch, welche per definitionem ebenfalls unter den weiten Oberbegriff der pharmazeutischen Erzeugnisse zu subsumieren sind (vgl. diesbezüglich etwa Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B- 5868/2019, E. 4.3 – NIVEA (fig.) / NEAUVIA, einsehbar unter www.bvger.ch).

6.

Die angefochtenen Desinfektionsmittel verfolgen den Zweck, Krankheiten vorzubeugen und deren Übertragung zu verhindern, indem sie z.B. die menschliche Haut, Flächen und Arbeitsmaterial vor Infektionserregern desinfizieren und reinigen. Sie gelten in diesem Sinne (auch) als Arzneimittel (vgl. www.swissmedic.ch > Humanarzneimittel > Marktüberwachung > Listen und Verzeichnisse > Abgrenzungsfragen > Humanbereich, Regulierung der Desinfektionsmittel in der Schweiz, besucht am 23.04.2025). Desinfektionsmittel gehören demselben Markt an wie pharmazeutische Produkte und es bestehen Übereinstimmungen in den Herstellungsstätten, im herstellungstechnischen Know-how und im Verwendungszweck (vgl. auch Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 103431, III. B, Ziff. 8, MESORB / CLIMESORB, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [in der Folge: Prüfungshilfe], unter https://ph.ige.ch/ph). Folglich fallen Desinfektionsmittel unter die produits pharmaceutiques des Widerspruchszeichens, welche jedes pharmazeutische Produkt und folglich auch die angefochtenen Waren, umfassen. Die Gleichheit ist deshalb insoweit zu bejahen (vgl. ebenso Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 102896, III. B, Ziff. 7, EXFORGE / Exphar, abrufbar in der Prüfungshilfe).

7.

Die angefochtenen Hygienepräparate für medizinische Zwecke umfassen ebenfalls Mittel zur Sterilisation und Desinfektion und dienen der medizinischen Reinigung und Behandlung der menschlichen Haut. Sie können gleichermassen schmerzstillende Eigenschaften enthalten und sind gemäss ständiger Praxis stark gleichartig zu den produits pharmaceutiques der Widerspruchsmarke. Pharmazeutische Präparate gelten gemäss ständiger Praxis – ungeachtet ihres Indikationsbereichs, ihrer Darreichungsform oder einer allfälligen Rezeptpflicht – als gleichartig, da bezüglich Vertriebskanälen, Herstellungsstätten, verwendetem Know-how und medizinischem Verwendungszweck, nämlich der Behandlung von Krankheiten, Übereinstimmung besteht (vgl. z.B. BVGer B-5119/2014, E. 5.4, VISUDYNE/ VIVADINE, BVGer B- 5404/2021, E. 5.3, VIFOR / VITOP mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung).

8.

Bei den angefochtenen Ungeziefervertilgungsmitteln des jüngeren Zeichens kann es sich um Präparate zur Behandlung von Lausbefall und bei den angefochtenen Fungiziden um Präparate zur Behandlung von

Fusspilz und somit beiderseits ebenfalls um pharmazeutische Produkte handeln, welche demzufolge unter den Oberbegriff der Widerspruchsmarke zu subsumieren sind. Es besteht insoweit ebenfalls Gleichheit (vgl. ebenso Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 102896, III. B, Ziff. 8, EXFORGE / Exphar, abrufbar in der Prüfungshilfe).

9.

Weiter sind Pflaster und Verbandmaterial angefochten. Diese enthalten i.d.R. keine Wirkstoffe und dienen nicht der Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten, sondern der Abdeckung von Wunden. Sie werden weder ausschliesslich von Pharmaunternehmen unter Verwendung derselben Technologie wie pharmazeutische Erzeugnisse hergestellt, noch werden sie vom Endverbraucher ausschliesslich über Ärzte oder Apotheker bezogen. Es bestehen somit Unterschiede hinsichtlich des Verwendungszwecks, der Herstellungsstätte und des Vertriebskanals (vgl. z.B. BVGer B-5119/2014, Ziff. 5.5, VISUDYNE / VIVADINE). Heutzutage ist es jedoch üblich, Arzneimittel alternativ zu Tabletten und Spritzen über sog. Wirkstoffpflaster (vgl. z.B. https://apotheken.de/suchergebnis?search=wirkstoffpflaster&page=1, besucht am 23.04.2025) zu verabreichen, womit Pflaster mindestens als entfernt gleichartig zu den produits pharmaceutiques des Widerspruchszeichens zu beurteilen sind. Gleiches gilt selbstredend für Verbandmaterial (vgl. hierzu auch, dass die Nizza Klassifikation in der Klasse 5 pansements médicaux aufführt, hingegen die wirkstofffreien bandages de support und die bandages orthopédiques in der Klasse 10 klassiert sind, vgl. dazu unter Klasse 5, https://nclpub.wipo.int/enfr/).

10.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die reinen Wortmarken «EBIXA» (Widerspruchsmarke) und «Apixax» (angefochtene Marke) gegenüber. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke demgegenüber in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4728/2014, E.5.3.1, WINSTON / Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2, CIZELLO / SCIELO).

3.

Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

4.

Die widersprechende Partei führt aus, dass die Vergleichszeichen in der Anzahl Silben vollständig und in der Vokalfolge praktisch vollständig übereinstimmen würden. Zu berücksichtigen sei insbesondere, dass die Wortanfänge EBI- und API- trotz der unterschiedlichen Buchstaben sehr ähnlich tönen würden. Diese klangliche Ähnlichkeit werde durch die Endungen -XA und -XAX und insbesondere durch den an der gleichen Stelle befindlichen Buchstaben X bzw. der an der gleichen Stelle befindlichen Buchstabenkombination -IXA nochmals verstärkt. Daneben bestünden auch schriftbildliche Ähnlichkeiten, zumal sich die Buchstaben B und P nicht nur klanglich, sondern auch visuell ähnlich seien. All dies führe zu massgeblichen Ähnlichkeiten in Klang und Schrift.

5.

Demgegenüber führt die widerspruchsgegnerische Marke aus, dass sich der Klang sowie das Schriftbild der Marken unterscheidet und folglich die Zeichenähnlichkeit zu verneinen sei.

6.

Auf der schriftbildlichen Ebene weisen die Vergleichszeichen EBIXA (Widerspruchsmarke) und Apixax (angefochtene Marke) gewisse Ähnlichkeiten auf: Sie stimmen in ihren jeweils dritten bis fünften Buchstaben -IXA überein. Unterschiedlich ist jedoch die jeweilige Zeichenlänge, da sie aus 5 bzw. 6 Buchstaben bestehen. Stark unterschiedlich ist zudem der jeweilige Zeichenbeginn E- bzw. A- sowie die jeweilige Endung -A bzw. -x. Entgegen den Ausführungen der widersprechenden Partei sind auch die jeweils zweiten Buchstaben -B bzw. -p schriftbildlich unterschiedlich, der B enthält zwei Bögen, der p lediglich einen.

7.

Auf der phonetischen Ebene sind beide Zeichen dreisilbig (E-BI-XA bzw. A-pi-xax). Die Vokalfolge ist verschieden, so E-I-A zu A-I-A, wobei die letzten beiden Vokale zwar übereinstimmen, die Betonung der Wörter jedoch klar auf dem unterschiedlichen ersten Vokal liegt. Die Konsonantenfolge ist ebenfalls unterschiedlich, so B-X bzw. p-x-x, diesbezüglich ist auch zu beachten, dass der Buchstabe B im Gegensatz zum härteren und kräftigeren p viel weicher ausgesprochen wird. Der Umstand, dass sich bei beiden Zeichen der Buchstabe X an vierter Stelle steht, führt entgegen den Ausführungen der widersprechenden Partei noch nicht dazu, dass die Vergleichszeichen phonetisch stark ähnlich sind. Das Institut ist auch keineswegs der Ansicht, dass die Wortanfänge EBI- und API- trotz der unterschiedlichen Buchstaben sehr ähnlich tönen würden. Vielmehr sind die Zeichenbeginne deutlich verschieden, insbesondere wird der jeweilige Anfangsbuchstabe E bzw. A jeweils klar unterschiedlich ausgesprochen. Somit bestehen auch auf der phonetischen Ebene lediglich gewisse Ähnlichkeiten.

8.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

9.

Sowohl bei der Widerspruchsmarke EBIXA als auch bei der angefochtenen Marke Apixax handelt es sich um Neuwortbildungen ohne bestimmten Sinngehalt und folglich um Fantasiezeichen (vgl. z.B. www.onelook.com, besucht am 23.04.2025). Somit weist keines der Zeichen einen Sinngehalt auf, welcher die festgestellten (entfernten) schriftbildlichen und phonetischen Ähnlichkeiten zu beseitigen vermöchte.

10.

Somit ist eine entfernte Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

3.

Wie bereits dargetan, handelt es sich bei der Widerspruchsmarke EBIXA um eine Fantasiebezeichnung (vgl. III. C, Ziff. 9). In Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 5 kann ihr kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu.

4.

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

5.

Die hier strittigen Waren der Klasse 5 richten sich vorwiegend an Fach- bzw. Berufsleute, aber auch an den Durchschnittskonsumenten. Obwohl es sich bei diesen Waren teilweise auch um Verbrauchsmaterial handelt, welches mit einer normalen Aufmerksamkeit erworben wird, werden diese von den Abnehmern mit Sorgfalt ausgewählt, da die Waren medizinische Anforderungen erfüllen müssen. Diesbezüglich ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 und z.B. BVGer B-4714/2020, E. 5, mit weiteren Hinweisen, DOLOCYL / DOLOCAN; BVGer B-2473/2022, Ziff. 3.1.3, acara / AICARE [fig.]).

6.

Die Vergleichszeichen werden mehrheitlich für gleiche respektive gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

7.

Dies ist vorliegend der Fall: Wie zuvor ausgeführt, bestehen zwischen den Vergleichszeichen lediglich gewisse Ähnlichkeiten (vgl. III. C, Ziff. 6 und 7). Diese führen jedoch nicht dazu, dass eine Verwechslungsgefahr der Zeichen zu bejahen wäre. Die Tatsache, dass die Vergleichszeichen in ihren jeweils dritten bis fünften Buchstaben -IXA übereinstimmen sowie der Umstand, dass bei beiden Zeichen der Buchstabe X an der jeweils vierten Stelle steht, führt indess keineswegs dazu, dass die Zeichen verwechselbar ähnlich sind. Die Zeichen dürfen nicht zerstückelt, sondern nur in ihrer Gesamtheit wahrgenommen werden. Eine mosaikartige Betrachtungsweise der Zeichen ist gemäss Lehre und Rechtsprechung unzulässig, weil die Marken als Ganzes zu würdigen sind und nicht in ihre Einzelteile zergliedert werden dürfen (vgl. statt vieler: Christoph WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, N. 63 zu Art. 3, mit weiteren Hinweisen). Sowohl die Zeichenlänge als auch der jeweilige Zeichenbeginn sowie die Endungen sind in casu unterschiedlich. Die Betonung der beiden Wörter liegt bei beiden auf dem jeweils deutlich unterschiedlichen Anfangsbuchstaben / Anfangsvokal E bzw. A. Den Ausführungen der widersprechenden Partei dahingehend, dass die Wortanfänge EBI- und Api- trotz unterschiedlicher Buchstaben sehr ähnlich tönen würden, kann keineswegs zugestimmt werden, zumal neben den Anfangslettern auch die zweiten Buchstaben B bzw. p sowohl phonetisch als auch schriftbildlich verschieden sind.

8.

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass eine bloss entfernte Möglichkeit von Fehlzurechnungen nicht genügt, sondern erforderlich ist, dass der durchschnittliche Verbraucher die Marken mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verwechselt (BGE 122 III 382, E. 1 – Kamillosan / Kamillan; BGE 119 II 476, E. 2d – Radion / Radomat). Vorliegend führen die genannten Unterschiede dazu, dass sich die Vergleichszeichen phonetisch und schriftbildlich derart unterscheiden, dass eine Verwechslungsgefahr nicht wahrscheinlich erscheint. Die entfernte phonetische und schriftbildliche Ähnlichkeit führt in casu somit nicht dazu, dass die Zeichen im Gesamteindruck verwechselbar ähnlich sind. Dies gilt vor allem auch unter der Prämisse, dass Pharmaprodukte mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben werden (vgl. Ziff. 5).

9.

Unter Berücksichtigung des normalen Schutzumfanges der Widerspruchsmarke, der lediglich geringen Zeichenähnlichkeit sowie der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr trotz der teilweisen Gleichheit der Vergleichswaren zu vernein. Der Widerspruch Nr. 104259 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Der Widerspruch wird abgewiesen. Die widersprechende Partei als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher der widersprechenden Partei auferlegt. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird