IGE 104285:

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 02.12.1997 mit einer Benelux-Priorität vom 04.06.1997 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke wurde am 27.08.2024 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

3.

Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die widerspruchsgegnerische Partei einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). In diesem Fall wird ihr das Dispositiv des Entscheids gemäss Art. 36 lit. b des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren durch Veröffentlichung in einem amtlichen Blatt eröffnet [VwVG; SR 172.021]).

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder

Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2.

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

3.

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen: Klasse 10: Saugflaschen; Sexspielzeug; LED-Geräte für die ästhetische Gesichtsbehandlung; Massagegeräte; medizinische Apparate und Instrumente; Spezialkoffer für medizinische Instrumente; radiologische Apparate für medizinische Zwecke; Stützstrümpfe für chirurgische Zwecke; Krampfaderstrümpfe; Korsetts für medizinische Zwecke; Geräte für die Physiotherapie; Apparate zur Mikrodermabrasion für medizinische oder therapeutische Zwecke; Kühlpflaster für medizinische Zwecke; Hygienemasken; Apparate zur ästhetischen Gesichtsbehandlung mit Ultraschallwellen; Klasse 11: Beleuchtungslampen; elektrische Thermotöpfe; elektrisch beheizte Becher; Kühlapparate; elektrische Kaffeemaschinen; Multikocher; Luftbefeuchter; Luftreinigungsapparate und -maschinen; Haartrockner; Ventilatoren [Klimatisierung]; Trinkwasserfilter; elektrische Radiatoren; elektrische Lüfter für den persönlichen Gebrauch; Gasanzünder, -zünder; USB-betriebene Handwärmer; Klasse 27: Vorleger; Matten; Yogamatten; Turnmatten; Teppichunterlagen; Automatten; Gleitschutzteppiche; Fussmatten; Bodenbeläge [Oberböden]; Tatami-Matten; Papiertapeten; Textiltapeten; textile Wandverkleidungen; Wandbehänge, nicht aus textilem Material; Textile Teppiche.

4.

Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt: Klasse 3: Cosmétiques, à savoir crèmes de jour et crèmes de nuit, préparations nettoyantes pour le visage et pour le corps, produits moussants pour le bain; mousse à raser, après-rasage, maquillage, fond de teint, laques pour les ongles, désodorisants pour hommes et femmes (parfumerie), savons pour les mains et savons pour bébés, shampooings, produits de rinçage capillaires, dentifrices; parfums, eau de toilette et huiles essentielles à usage personnel, pour hommes et femmes; produits pour le soin des cheveux, sous forme de sprays;

Klasse 9: Lentilles; lunettes; lunettes de soleil; lentilles pour lunettes et pour lunettes de soleil; montures pour lunettes et pour lunettes de soleil; étuis à lunettes;

Klasse 14: Montres, horloges, articles de bijouterie et de joaillerie; pierres précieuses;

Klasse 16: Livres et magazines; articles de papeterie, à savoir carnets d'exercices; carnets d'adresses, blocs-notes, intercalaires numériques et alphabétiques, enveloppes, calendriers et agendas; instruments pour écrire et pour marquer, à savoir stylos à encre, stylos à bille, marqueurs, crayons et mines pour crayons, cartouches pour stylos;

Klasse 18: Sacs à main, portefeuilles, bagages compris dans cette classe, mallettes pour documents, grands sacs, porte-documents, sacs de sport non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir; coffres de voyage; sacs à bandoulière, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); étuis pour clés (maroquinerie); parapluies, parasols et cannes; fouets; harnais et sellerie;

Klasse 25: Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir manteaux, imperméables, ceintures, gilets, chemisiers et pull-overs, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises, tee-shirts, chandails, sous-vêtements, chaussettes et bas, gants, cravates, foulards; chapeaux et bonnets; bottes, chaussures et pantoufles;

Klasse 34: Articles pour fumeurs;

Klasse 42: Services rendus par des restaurants, des hôtels, des motels, des bars, des bars de cocktail et des maisons de vacances pour touristes; services rendus par des clubs de rencontres, y compris des clubs situés à la campagne; services rendus par des salons de beauté; services rendus par des établissements de sauna.

5.

Die widersprechende Partei führt aus, dass die angefochtenen Waren der Klassen 10, 11 und 27 allesamt der Körperpflege und dem Wohlbefinden des Körpers dienten. Zwar würden sich diese Waren bezüglich des Herstellungs-Know-hows von Kosmetikartikeln, Bekleidungsstücken oder Taschen unterscheiden, sie verfolgten jedoch den gleichen Verwendungszweck bzw. stimmten im Anwendungsbereich überein. Die Waren seien allesamt auf das Schönheits- und Lifestylesegment ausgerichtet.

Klasse 10:

6.

Die Grenze zwischen rein pflegenden Schönheits- resp. Kosmetikprodukten und solchen mit heilender Wirkung ist fliessend. Vor allen im Hautpflegebereich gibt es einen Trend zu Produkten, die sowohl pflegende wie auch heilende Wirkung haben (sog. «cosmoceuticals»). So werden beispielsweise Schönheitspflegeprodukte mit «Antioxidaten» wie Pflanzenextrakte, Vitamine, Aminosäuren Mineralstoffen usw. versehen, welche neben der täglichen Pflege auch die Straffung der Haut gewährleisten resp. der Hautalterung entgegenwirken sollen und folglich weit mehr als nur einen pflegenden Zweck haben (vgl. z.B. Entscheide in den Widerspruchsverfahren Nr. 102356, III., B. Ziff. 10, octenicare / OcteniDFenD, Nr. 101035, III., B. Ziff. 3, DELPHARM / DerPharm, Nr. 101755, III., B. Ziff. 4, ECHINAFORCE / echinavit, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE [in der Folge: Prüfungshilfe], unter https://ph.ige.ch/ph).

Bezüglich einer allfälligen Gleichartigkeit zwischen Waren der Klasse 3 und 10 gibt es weder eine ständige Praxis, noch Rechtsprechung. Die Waren sind denn auch untereinander kaum substituierbar, noch braucht es für ihre Herstellung ein ähnliches Know-how (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1.1). Hingegen haben einzelne angefochtene Waren durchaus auch einen kosmetischen Zweck. Dies trifft jedoch nicht auf alle Waren zu, da einige wiederum klar einen therapeutischen Zweck aufweisen (z.B. medizinische Apparate und Instrumente; radiologische Apparate für medizinische Zwecke; Stützstrümpfe für chirurgische Zwecke; Korsetts für medizinische Zwecke; Geräte für die Physiotherapie; Apparate zur Mikrodermabrasion für medizinische oder therapeutische Zwecke; Kühlpflaster für medizinische Zwecke) oder allgemein formuliert sind, so dass weder ein ausschliesslich kosmetischer oder therapeutischer Einsatz im Vordergrund steht (z.B. Massagegeräte). Es gilt demnach zu erörtern, ob die Pflegeprodukte der Widerspruchsmarke als ergänzendes Zubehör zu den verschiedenen angefochtenen Waren in der Klasse 10 in Frage kommen (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.1.1).

7.

Bei den angefochtenen Waren LED-Geräte für die ästhetische Gesichtsbehandlung; Apparate zur ästhetischen Gesichtsbehandlung mit Ultraschallwellen steht der ästhetisch-kosmetische Verwendungszweck im Vordergrund. Eine Verwendung dieser angefochtenen Geräte der Klasse 10 in Verbindung mit Körperpflegeprodukten oder Kosmetika ist demnach durchaus denkbar, weshalb von einer Gleichartigkeit zwischen diesen und den cosmétiques, à savoir crèmes de jour et crèmes de nuit, préparations nettoyantes pour le visage et pour le corps der Widerspruchsmarke in der Klasse 3 auszugehen ist (vgl. hierzu Entscheide im Widerspruchsverfahren Nr. 103150, III., B. Ziff. 5, PHYSIOGEL / PHYSIO RADIANCE [fig.], Nr. 102356, III., B. Ziff. 14, octenicare / OcteniDFenD; abrufbar in der abrufbar in der Prüfungshilfe.

8.

Die angefochtenen Massagegeräte werden teilweise in Kombination mit entsprechenden Ölen oder Crèmen vertrieben (vgl. beispielhaft die Internettreffer unter https://relaxonic.ch/produkt/massage-gun/?msclkid=8ce94a7672a1159f09f62fd744e6bf52, jeweils besucht am 26.08.2025). Auch wenn sie nicht zwingend ein Kombipaket mit den crèmes der Widerspruchsmarke in der Klasse 3 darstellen, können sie sich doch gegenseitig ergänzen. Es liegt im Erwartungshorizont der massgeblichen Abnehmer, zu denen insbesondere auch Durchschnittsabnehmer zählen, dass die erwähnten Apparate mit klarem Bezug zur Kosmetik in einer gemeinsamen Produkteverantwortung wie die Pflegeprodukte vertrieben werden, weshalb auch hier die Gleichartigkeit zu bejahen ist (vgl. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 103150, III., B. Ziff. 5, PHYSIOGEL / PHYSIO RADIANCE [fig.]).

9.

Unter die angefochtenen medizinischen Apparate und Instrumente fallen beispielsweise auch Apparate zur Mikrodermabrasion für medizinische oder therapeutische Zwecke. Unter Mikrodermabrasion versteht man ein kosmetisches Peeling-Verfahren, das mechanisch die oberste Hautschicht abträgt, um abgestorbene Hautzellen, Unreinheiten und kleine Hautdefekte zu entfernen und ein frischeres, strafferes Hautbild zu erzeugen. Eine Abgrenzung zwischen rein kosmetischer und medizinischer Mikrodermabrasion ist schwierig. Folglich ist diesbezüglich eine – wenn auch entfernte – Gleichartigkeit zu Hautcrèmen in der Klasse 3 der Widerspruchsmarke zu bejahen. Unter Geräte für die Physiotherapie fallen auch Geräte für die kosmetische Physiotherapie (vgl. z.B. https://www.pa-group.ch/). Darunter versteht man einen Ansatz, welcher medizinische Physiotherapie-Techniken nutzt, um die Gesundheit und Ästhetik des Körpers zu verbessern, insbesondere im Gesichtsbereich. Sie kombiniert manuelle Therapie, Akupunktur und andere Methoden, um die Muskelfunktion zu regulieren, den Tonus zu verbessern und das Wohlbefinden wiederherzustellen, was über die Behandlung von Schmerzen und Bewegungseinschränkungen hinausgehen. Auch insoweit ist folglich eine Abgrenzung zwischen rein kosmetischer und medizinischer Physiotherapie schwierig. Folglich ist diesbezüglich eine – wenn auch entfernte – Gleichartigkeit zu Hautcrèmen zu bejahen.

Folglich ist bei den medizinischen Apparaten und Instrumenten; Geräten für die Physiotherapie; Apparaten zur Mikrodermabrasion für medizinische oder therapeutische Zwecke; Kühlpflastern für medizinische Zwecke der Klasse 10, die entweder keinen klaren Bezug zu Ästhetik oder Kosmetik oder explizit einen (physio)therapeutischen Verwendungszweck in der Produktebezeichnung aufweisen, diese gemeinsame Produkteverantwortung etwas weniger naheliegend, weshalb hier lediglich eine entfernte Gleichartigkeit zu den Kosmetikprodukten der Klasse 3 der Widerspruchsmarke anzunehmen ist. Da Letztere auch Heilwirkung haben können, bestehen Übereinstimmungen zu diesen angefochtenen Waren (vgl. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 103150, III., B. Ziff. 5, PHYSIOGEL / PHYSIO RADIANCE [fig.]). Oftmals werden diese Waren zusammen mit den cosmétiques, à savoir crèmes de jour et crèmes de nuit, préparations nettoyantes pour le visage et pour le corps (Klasse 3) der Widerspruchsmarke verwendet, entweder zur ganzheitlichen Behandlung, zur Unterstützung der Wirkung oder um (Haut-)Irritationen zu vermeiden (vgl. z.B. Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 16157, III., B. Ziff. 6, AVENTUS / AVESNUS [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe).

Zur Bejahung der Gleichartigkeit genügt es, dass die Waren in einem so engen Zusammenhang zueinanderstehen, dass der Eindruck entsteht, die Herstellung oder der Vertrieb würden unter einer einheitlichen Kontrolle erfolgen. Dies trifft auf das Verhältnis zwischen diesen angefochtenen Waren der Klasse 10 und den cosmétiques, à savoir crèmes de jour et crèmes de nuit, préparations nettoyantes pour le visage et pour le corps der Klasse 3 des Widerspruchszeichens zu. Da jedoch in erster Linie die Vertriebswege und der Anwendungsbereich übereinstimmen, ist insoweit lediglich von entfernter Gleichartigkeit auszugehen.

10.

Demgegenüber besteht keine Gleichartigkeit zwischen den Kosmetikprodukten der Klasse 3 der Widerspruchsmarke und den angefochtenen radiologischen Apparaten für medizinische Zwecke. Dem IGE sind keinerlei Hinweise dahingehend bekannt, dass Röntgengeräte beispielsweise in der Schönheitsbehandlung eingesetzt werden. Der Verwendungszweck, das Herstellungs-Know-how sowie der Anwendungsbereich dieser Waren sind unterschiedlich zu den Waren der Klasse 3. Auch ist eine Gleichartigkeit dieser Waren zu den restlichen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu verneinen. Dem IGE ist nicht bekannt, dass Hersteller von Sonnenbrillen, Schmuck und Uhren, Büchern und Papeterieartikeln, Koffern, Taschen, Bekleidung, Schuhen, Raucherwaren auch radiologische Apparate vertreiben. Gleiches gilt für die Restaurations- und Hoteldienstleistungen in der Klasse 42. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dahingehend, dass solche Unternehmen Röntgengeräte für Dritte produzieren. Insoweit überzeugen die Ausführungen der widersprechenden Partei nicht, wonach die Vergleichswaren allesamt den gleichen Verwendungszweck verfolgen bzw. im Anwendungsbereich übereinstimmen würden, da sie allesamt auf das Schönheits- und Lifestylesegment ausgerichtet seien. Nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung genügt, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden. Das Spezialitätsprinzip, gemäss welchem Marken nicht generell, sondern eben nur im Rahmen des so genannten Gleichartigkeitsbereichs geschützt sind, würde überdehnt werden, wenn jede denkbare sachliche Verknüpfung genügen würde, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.1 und Teil 6, Ziff. 6.1).

11.

Die angefochtenen Stützstrümpfe für chirurgische Zwecke, Krampfaderstrümpfe sind gleichartig zu den Waren der Klasse 25 der Widerspruchsmarke. Dabei handelt es sich ebenfalls um Bekleidungsstücke und die Herstellung dieser überschneidet sich insbesondere mit derjenigen für Socken und Strümpfen im fach- und produktspezifischen Know-how. Zudem ist eine produktübergreifende Nutzung der gleichen Produktionsanlagen durchaus möglich. Der Umstand, dass die Produkte des angefochtenen Zeichens medizinischen Aspekten genügen müssen, vermag daran nichts zu ändern. Auch ist es unwesentlich, dass diese Waren nicht in den gleichen Warenklassen aufgeführt sind. Der Klasseneinteilung kommt für die Beurteilung der Gleichartigkeit – wie dargetan – kein bindender Charakter zu.

12.

Die angefochtenen Spezialkoffer für medizinische Instrumente sind gleichartig zu den Waren der Klasse 18 der Widerspruchsmarke, so insbesondere zu bagages compris dans cette classe, coffres de voyage. Erstere sind aufgrund ihres speziellen Zweckes (für medizinische Instrumente) in der Klasse 10 und nicht in der Klasse 18 klassiert. Obwohl die Abnehmer unterschiedlich sind, handelt es sich dennoch um dieselben Waren, nämlich um Koffer, und das Herstellungs-Know-how überschneidet sich weitgehend.

13.

Zwar werden die angefochtenen Waren Saugflaschen, Sexspielzeug und Hygienemasken teilweise auch über die gleichen Vertriebskanäle wie Kosmetika verkauft (Apotheken und Drogerien). Eine Übereinstimmung lediglich im Verkaufsort genügt jedoch noch nicht zur Begründung einer (wenn auch nur entfernten) Gleichartigkeit. Der Verwendungszweck, das Herstellungs-Know-how sowie der Anwendungsbereich dieser Waren sind unterschiedlich zu den Waren der Klasse 3. Auch ist eine Gleichartigkeit dieser Waren zu den restlichen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu verneinen. Dem IGE ist nicht bekannt, dass Hersteller von Sonnenbrillen, Schmuck und Uhren, Büchern und Papeterieartikeln, Koffern, Taschen, Bekleidung, Schuhen, Raucherwaren auch Saugflaschen, Sexspielzeug oder Hygienemasken vertreiben. Gleiches gilt für die Restaurations- und Hoteldienstleistungen in der Klasse 42. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dahingehend, dass solche Unternehmen diese Waren für Dritte produzieren. Dasselbe gilt in Bezug zu Korsetts für medizinische Zwecke. Bei diesen handelt es sich im Gegensatz zu normalen Bekleidungsstücken um sog. Orthesen, welche von speziellen Orthopädietechnikern hergestellt werden (vgl. z.B. www.ortho-team.ch), welche sich auf die Anfertigung von Hilfsmitteln spezialisiert haben und welche nach ärztlicher Verordnung von einem Arzt (z.B. Orthopäden, Neurologen) ausgestellt werden. Die Herstellung erfordert nicht nur handwerkliche Fähigkeiten in der Verarbeitung verschiedener Materialien, sondern auch Kenntnisse in Anatomie, Biomechanik und Ingenieurwesen, um eine individuelle und effektive Anpassung an den Körper zu gewährleisten. Folglich ist auch diesbezüglich eine Gleichartigkeit zu sämtlichen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu verneinen.

Insoweit überzeugen die Ausführungen der widersprechenden Partei wiederum nicht, wonach die Vergleichswaren allesamt den gleichen Verwendungszweck verfolgen bzw. im Anwendungsbereich übereinstimmen würden, da sie allesamt auf das Schönheits- und Lifestylesegment ausgerichtet seien. Nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung genügt, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden (vgl. oben, Ziff. 10).

Klasse 11:

14.

Die angefochtenen Beleuchtungslampen; elektrische Thermotöpfe; elektrisch beheizte Becher; Kühlapparate; elektrische Kaffeemaschinen; Multikocher; Luftbefeuchter; Luftreinigungsapparate und - maschinen; Haartrockner; Ventilatoren [Klimatisierung]; Trinkwasserfilter; elektrische Radiatoren; elektrische Lüfter für den persönlichen Gebrauch; Gasanzünder, -zünder; USB-betriebene Handwärmer der Klasse 11 haben ebenfalls keine Entsprechung in der Waren- und Dienstleistungsliste der

Widerspruchsmarke. Die Zweckbestimmung, das Herstellungs-Know-how wie auch die Abnehmer dieser Waren sind gänzlich verschieden zu den Waren der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 25 und 34 sowie den Dienstleistungen der Klasse 42. Dem IGE ist nicht bekannt, dass beispielsweise Hersteller von Kosmetika, Sonnenbrillen, Schmuck und Uhren, Büchern und Papeterieartikeln, Koffern, Taschen, Bekleidung, Schuhen, Raucherwaren auch Lampen oder weitere Elektrogeräte vertreiben. Gleiches gilt für die Dienstleistungen in der Klasse 42. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dahingehend, dass Restaurations- und Hotelunternehmungen solche elektrischen Geräte für Dritte produzieren bzw. vertreiben.

Die diesbezüglichen Ausführungen der widersprechenden Partei dahingehend, dass sich auch diese Waren allesamt im Luxussegment bewegten und nahe am Beauty- und Bekleidungsbereich seien, überzeugen nicht. Nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung genügt, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden. Wie bereits dargetan, reicht nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden (vgl. Ziff. 10 hiervor).

Klasse 27:

15.

Unter die vêtements pour hommes, femmes et enfants; chapeaux; chaussures der Widerspruchsmarke in der Klasse 25 fallen gemäss Rechtsprechung auch Sportbekleidung und -schuhe (vgl. z.B. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend: BVGer] B-2387/2023, E. 5.2, Raubtierkopf [fig.] / Tigerkopf [fig.], abrufbar unter www.bvger.ch). Die Tatsache, dass die Bekleidungsstücke der Widerspruchsmarke auf einzelne bestimmte Waren eingeschränkt sind (à savoir) spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, denn dabei (insbesondere bei den vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir gilets, vestes, pantalons, jupes, robes, tee-shirts, sous-vêtements, chaussettes, gants, chapeaux) kann es sich sehr wohl auch um Sportbekleidungsstücke handeln. Die angefochtenen Matten, Yogamatten, Turnmatten in der Klasse 27 sind zu den Waren der Klasse 25 als gleichartig zu beurteilen, da auch diese der sportlichen Betätigung und somit demselben Verwendungszweck dienen. Es handelt sich dabei um sog. Sportausrüstungen, die die Ausübung von beispielsweise Yoga, Turnen, Pilates, usw. ermöglichen. Sie werden in spezialisierten Sportgeschäften oder in Sportabteilungen von grossen Warenhäusern zusammen mit der Sportbekleidung angeboten (vgl. z.B. Urteil des BVGer B-7524/2016, E. 6.3, DIADORA / Dador Dry Waterwear [fig.]; vgl. ebenso Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 102255, III., B. Ziff. 4, GOAT / G.O.A.T [fig.]). Folglich ist eine Gleichartigkeit zwischen Matten, Yogamatten, Turnmatten in der Klasse 27 und vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir gilets, vestes, pantalons, jupes, robes, teeshirts, sous-vêtements, chaussettes, gants; chapeaux; chaussures der Widerspruchsmarke in der Klasse 25 zu bejahen.

16.

Weitergehend ist eine Gleichartigkeit der angefochtenen Waren in der Klasse 27 (so für Vorleger; Teppichunterlagen; Automatten; Gleitschutzteppiche; Fussmatten; Bodenbeläge [Oberböden]; Tatami- Matten; Papiertapeten; Textiltapeten; textile Wandverkleidungen; Wandbehänge, nicht aus textilem Material; Textile Teppiche) zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke demgegenüber zu verneinen. Dem IGE ist nicht bekannt, dass Hersteller von Kosmetika, Sonnenbrillen, Schmuck und Uhren, Büchern und Papeterieartikeln, Koffern, Taschen, Bekleidung, Schuhen, Raucherwaren auch Teppiche und Bodenbeläge oder Tapeten vertreiben. Gleiches gilt für die Restaurations- und Hoteldienstleistungen in der Klasse 42. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dahingehend, dass solche Unternehmen Teppiche, Bodenbeläge oder Tapeten für Dritte produzieren. Auch insoweit überzeugen die Ausführungen der widersprechenden Partei nicht, wonach die Vergleichswaren allesamt den gleichen Verwendungszweck verfolgen bzw. im Anwendungsbereich übereinstimmen würden, da sie allesamt auf das Schönheits- und Lifestylesegment ausgerichtet seien. Wie bereits dargetan, reicht nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung, um als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet zu werden (vgl. Ziff. 10 hiervor).

17.

In diesem Zusammenhang ist zudem darauf hinzuweisen, dass selbst eine gegebenenfalls erhöhte Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens die fehlende Gleichartigkeit nicht zu kompensieren vermag (vgl. BGer in sic! 2010, 252 E. 5.6.1, 5.6.3, Coolwater / cool water).

18.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenidentität voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren, nämlich für Saugflaschen, Sexspielzeug, radiologische Apparate für medizinische Zwecke, Korsetts für medizinische Zwecke, Hygienemasken der Klasse 10, für sämtliche Waren der Klasse 11 und für sämtliche Waren der Klasse 27 mit Ausnahme von Matten, Yogamatten, Turnmatten bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren ist von Gleichartigkeit auszugehen.

C. Zeichenidentität

Die Zeichen sind identisch: Die kombinierte Wort-/Bildmarke «miu miu ((fig.))» (Widerspruchsmarke) stimmt vollständig mit dem jüngeren Zeichen «miu miu ((fig.))» (angefochtene Marke) überein. Letzteres weist keine unterschiedlichen oder zusätzlichen Elemente auf.

Da die streitverfangenen Marken nicht für gleiche Waren beansprucht werden, ist der Widerspruch nicht bereits gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a – ohne dass das Bestehen einer Verwechslungsgefahr geprüft werden muss –, gutzuheissen. Die Marken werden in casu für gleichartige Waren beansprucht, womit gemäss Art. 1 lit b MSchG noch zu prüfen ist, ob sich eine Verwechslungsgefahr ergibt.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken verwechselbar sind, ist stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7). Dem Begriff «miu» kommt in den Prüfungssprachen keine Bedeutung zu und die Widerspruchsmarke «miu miu ((fig.))» ist folglich ein Fantasiezeichen, der kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden kann.

3.

Die widersprechende Partei geht davon aus, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine in der Schweiz bekannte Marke handle, deren grosse Bekanntheit institutsnotorisch sei. Als Weltmarke sei der Widerspruchsmarke ein erhöhte Kennzeichnungskraft zuzumessen. Belege, aufgrund derer auf eine erhöhte Bekanntheit geschlossen werden könnte, wurden von der widersprechenden Partei keine eingereicht. Auch im Markenrecht gilt der Grundsatz, dass über allgemein bekannte (sog. notorische) Tatsachen nicht Beweis geführt werden muss. Bei Notorietät des Gebrauchs kann das IGE auf die Abnehme von Beweisen zur behaupteten erhöhten Bekanntheit verzichten (vgl. betreffend Notorietät des rechtserhaltenden Gebrauchs: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Von Notorietät ist hingegen nur unter strengen Voraussetzungen auszugehen. In casu liegen dem IGE keine Indizien vor, wonach das Widerspruchszeichen über eine erhöhte Bekanntheit verfügen würde. Die alleinige Tatsache, dass die Inhaberin der Widerspruchsmarke allenfalls ein auch in der Schweiz bekanntes Modehaus ist, ist noch kein Indiz, dass auch die Widerspruchsmarke «miu miu ((fig.))» bekannt wäre. Vermag die widersprechende Partei die Bekanntheit ihrer Marke nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat sie die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, und das IGE geht von der originären Kennzeichnungskraft der Marke aus (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7, mit Verweis auf BVGer B-4104/2021, E. 7.4.4, CAPRI-SUN / PRISUN; BVGer B- 5659/2018, E. 6.3.8, RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]). In Anbetracht, dass die widersprechende Partei vorliegend keinerlei Belege vorlegt, welche eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz belegen, kann sie sich folglich nicht auf eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke «miu miu ((fig.))» berufen.

4.

Die Widerspruchsmarke «miu miu ((fig.))» ist in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen eine reine Fantasiebezeichnung, der kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden kann. Die Wörter «miu miu ((fig.))» beschreiben weder Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung, den Inhalt der strittigen Waren und Dienstleistungen noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellen diese Begriffe keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar (vgl.

Richtlinien, Teil 5, Ziff. 5.3.1, 4.4). Der Widerspruchsmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu.

5.

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln» des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den in der Klasse 3 beanspruchten Körper- und Schönheitspflegeprodukten handelt es sich gemäss ständiger Rechtsprechung (vgl. z.B. den Entscheid des BVGer B-5868/2019, E. 3.1, NIVEA [fig.] / NEAUVIA; BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU [fig.]) um solche Massenartikel des täglichen Bedarfs, die mit einer geringen Aufmerksamkeit erworben werden. Die in der Klasse 10 angefochtenen Waren werden sowohl von Fachleuten als auch von Durchschnittskonsumenten und meist mit einer gewissen Sorgfalt erworben. Denn sie decken nicht alltägliche Bedürfnisse, so dass sie mit einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit gekauft werden. Die hier massgeblichen Waren der Klasse 25 werden gemäss Rechtsprechung im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden (vgl. BVGer B-6732/2014, E. 5.2, CALIDA / CALYANA und BVGer B-1342/2018, E. 6.2, APPLE / APPLE BOUTIQUE). Bei den Waren der Klasse 18 ist ebenfalls von einer durchschnittlichen bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, weil diese nicht täglich und mit einer gewissen Sorgfalt (teilweise in Abstimmung mit der Bekleidung) erworben werden (vgl. auch Entscheide des IGE in den Verfahren Nr. 16091, III., D. Ziff. 5, 7seven (fig.) / SEVENTY [fig.] und Nr. 103720, III. D. Ziff. 5, AMX / EMX, abrufbar in der Prüfungshilfe). Auch die Waren der Klasse 27 richten sich an breite Abnehmerkreise, es ist daher insoweit von einem durchschnittlich hohen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (vgl. z.B. Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 11826, III., D. Ziff. 6, Système LC / LC 43.).

6.

Die Vergleichszeichen sind vorliegend identisch (vgl. III. C. hiervor), weshalb bei der Beurteilung der Warengleichartigkeit aufgrund der Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Gleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und die angefochtenen Waren müssen sich umso stärker von denjenigen des Widerspruchszeichens abheben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

Dies ist vorliegend nicht der Fall: Unter Berücksichtigung, dass vorliegend Zeichenidentität besteht, gilt auch in Bezug auf die gleichartig bzw. lediglich entfernt gleichartigen Waren, dass die Gefahr der Verwechslung des jüngeren Zeichens mit der identischen und normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke besteht. Es besteht somit die Gefahr von Fehlzurechnungen, trotz des teils (leicht) erhöhten Aufmerksamkeitsgrads der Verkehrskreise.

7.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104285 wird im Lichte vorgenannter Ausführungen teilweise, nämlich im Umfang der festgestellten Gleichartigkeit der angefochtenen Waren (vgl. III. B, Ziff. 18 hiervor), gutgeheissen und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 819559 «miu miu ((fig.))» wird für sämtliche Waren der Klasse 10 (mit Ausnahme von Saugflaschen, Sexspielzeug, radiologische Apparate für medizinische Zwecke, Korsetts für medizinische Zwecke, Hygienemasken) und für Matten, Yogamatten, Turnmatten in der Klasse 27 widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der

Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, zu rund einem Drittel, durchgedrungen. Vorliegend wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, wobei sich die widerspruchsgegnerische Partei nicht am Verfahren beteiligt hat. Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen ist es in casu somit angezeigt, der widersprechenden Partei lediglich eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen. Das IGE erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 600.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchsgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird