IGE 104289: NOOCHNoche

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde 16.03.2022 hinterlegt, die angefochtene Marke 18.04.2024. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2.

Für die Annahme gleichartiger Dienstleistungen sprechen u.a. Übereinstimmungen zwischen dem Verwendungszweck der Dienstleistungen, dem Fachwissen und dem Abnehmerkreis. Es geht um die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung bzw., ob die Abnehmer die Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Blosse thematische Zusammenhänge genügen dagegen nicht. Auch verfügen Dienstleistungen oft zwangsläufig über gewisse Berührungspunkte, ohne deswegen, im Sinne einer übereinstimmenden betrieblichen Herkunft, als gleichartig wahrgenommen zu werden. Ordnen die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.2).

3.

Die angefochtene Marke ist in der Klasse 43 für services de restauration (alimentation); hébergement temporaire eingetragen.

4.

Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Restaurantdienstleistungen in derselben Klasse sind hierzu offensichtlich identisch, womit von Gleichheit sämtlicher Dienstleistungen ausgegangen werden kann. Hierzu erübrigen sich weitergehende Ausführungen.

5.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit sämtlicher Vergleichsdienstleistungen zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die reinen Wortmarken «NOOCH» (Widerspruchsmarke) und «Noche» (angefochtene Marke) gegenüber. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke demgegenüber in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Bundesverwaltungsgericht [in der Folge: BVGer] B-4728/2014, E.5.3.1, WINSTON / Wilson, abrufbar unter www.bvger.ch), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2, CIZELLO / SCIELO).

3.

Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine

Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295, sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]). Das Schriftbild wird vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet. Weil Wortanfang und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben, kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbilds eine grössere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Silben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

4.

Schriftbildlich sind sich die Vergleichszeichen sehr ähnlich: Sie verfügen über eine identische Anzahl Buchstaben (fünf) und stimmen in vier der fünf Buchstaben (N-O-C-H) überein. Der jeweilige Zeichenbeginn NO- ist identisch. Ausser dem zusätzlichen Buchstaben E bei der angefochtenen Marke bzw. dem Doppel- O bei der Widerspruchsmarke setzen sich die Zeichen aus den genau gleichen Buchstaben zusammen, beide beginnen mit NO- und enthalten die Buchstabenfolge CH. Die Übereinstimmung in vier der fünf Buchstaben (N-O-C-H) führt zu einer offensichtlichen Zeichenähnlichkeit im Schriftbild.

5.

Auch phonetisch sind sich die Zeichen sehr ähnlich: Die Vokalfolge ist zwar leicht verschieden, so O-O zu O-E, wobei der Buchstabe E je nach Aussprache unbetont bleibt. Die einzigen Unterschiede bestehen im doppelten O bei der Widerspruchsmarke sowie im zusätzlichen Schlussbuchstaben E bei der angefochtenen Marke, welcher je nach Aussprache stimmlich nicht hervorgehoben wird. Der Doppel-O bei der Widerspruchsmarke kann wie ein einfaches O (so beispielsweise auf Deutsch) - und somit gleich wie die angefochtene Marke ausgesprochen werden - oder aber wie ein englisches U (wie beispielsweise beim englischen Wort moon) ausgesprochen werden. Klanglich sind diese beide Varianten sehr ähnlich zum Klang bei der angefochtenen Marke. Insgesamt sind diese Unterschiede jedenfalls nicht so markant, dass sie die Tatsache, dass beide Marken mit derselben Silbe beginnen und aus quasi denselben Buchstaben aufgebaut sind, in den Hintergrund drängen könnten.

6.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

7.

Bei der Beurteilung des Sinngehalts konfligierender Zeichen ist grundsätzlich auf die Landessprachen abzustellen. Jeder Sprache kommt derselbe Stellenwert zu. Fremdsprachen, werden berücksichtigt, wenn ein Wort als einem erheblichen Teil der massgebenden Verkehrskreise bekannt vorausgesetzt werden kann. Ob dem so ist, wird grundsätzlich in jedem Einzelfall geprüft. Das Zeichenverständnis richtet sich nach den angesprochenen Verkehrskreisen, wobei nebst Worten und Ausdrücken in einer der schweizerischen Landessprachen auch solche auf Englisch erkannt werden, soweit diese zum Grundwortschatz der massgeblichen Verkehrskreise gehören (vgl. BVGer B-3328/2015, E. 8.3.1, STINGRAY / ROAMER STINGRAY, BVGer B-1269/2020, E. 5.3, QUANTEX / Quantedge [fig.]). Die massgeblichen Dienstleistungen richten sich vorliegend v.a. ans breite Publikum (vgl. III. D, Ziff. 3 nachfolgend).

8.

Die Widerspruchsmarke heisst NOOCH. Dabei handelt es sich um eine Neuwortbildung ohne bestimmten Sinngehalt und folglich um ein Fantasiezeichen (vgl. z.B. www.onelook.com, besucht am 05.05.2025). Die diesbezüglichen Ausführungen der widersprechenden Partei dahingehend, dass das Zeichen stets als fantasievolle Referenz auf die Bedeutung «Nudeln mampfen» verwendet werde, was einigen Abnehmern bekannt sei, führen indessen keineswegs dazu, dass das Zeichen von sämtlichen Schweizer Abnehmern nicht mehr als Fantasiebegriff wahrgenommen wird.

9.

Die angefochtene Marke heisst Noche. «Noche» bedeutet im Spanischen «Abend, Nacht» (vgl. z.B. www.pons.com, besucht am 05.05.2025). Jedoch zählt Spanisch nicht zu den Prüfsprachen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.6). Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Entscheid «Jean Leon / Don Leone» zwar darauf hingewiesen, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass der Schweizer Durchschnittskonsument den spanischen Grundwortschatz verstehe (BVGer B-3824/2015, E. 7.2, Jean

Leon / Don Leone). In Bezug auf «Noche» bezweifelt das Institut jedoch, dass dieser Begriff in Alleinstellung vom Schweizer Publikum sogleich als spanischer Ausdruck wahrgenommen wird, zumal er in den Landessprachen keine Bedeutung hat und in diesen unterschiedlich übersetzt wird, so im Deutschen mit «Abend, Nacht», im Französischen mit «nuit, soirée», im Italienischen mit «sera, notte», im Rätoromanischen mit «saira, notg» (vgl. www.pons.com sowie www.pledarigrond.ch, besucht am 05.05.2025). Auch im Englischen lautet die Übersetzung unterschiedlich, so «evening, night». Folglich kommt der spanische Begriff «Noche» den Landessprachen (sowie dem Englischen) nicht sehr nahe und es kann dementsprechend davon ausgegangen werden, dass dieser Sinngehalt dem Durchschnittsabnehmer in der Schweiz unbekannt ist (vgl. zu den Spanischkenntnissen des Publikums in der Schweiz z.B. auch Entscheid des Instituts, W102164, III. C, Ziff. 6, BONITA / Bonica, abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter https://ph.ige.ch/ph). Folglich wird auch die angefochtene Marke von den Abnehmern als Fantasiezeichen wahrgenommen.

Somit handelt es sich aus der Sicht einer Mehrheit des massgeblichen Publikums bei beiden Zeichen um Fantasiezeichen ohne bestimmten Sinngehalt. Für die des Spanischen kundigen Abnehmer ist der Sinngehalt zwar verschieden. Er ist jedoch nicht derart, dass er die grossen Ähnlichkeiten auf phonetischer und visueller Ebene kompensieren könnte, zumal insbesondere in schriftbildlicher Hinsicht aufgrund der grossen Ähnlichkeit die Gefahr des Überlesens der Unterschiede besteht. Die strengen Anforderungen der Rechtsprechung an eine kompensierende Wirkung eines (gegebenenfalls) unterschiedlichen Sinngehalts sind somit vorliegend nicht erfüllt, zumal ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts eine Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren vermag, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anders einstellt. Das Bundesgericht verlangt, dass sich der betreffende Sinngehalt beim Hören und beim Lesen der Marke dem Bewusstsein geradezu aufdrängt (BGE 121 III 377, E. 2b – BOSS / BOKS; vgl. zum Ganzen auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen), was vorliegend nicht zutrifft.

10.

Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer sich die Waren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt.

3.

Bei den Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Restaurantdienstleistungen in der Klasse 43, welche sich an den Durchschnittskonsumenten richten, handelt es sich um solche, welche mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen werden (vgl. z.B. BVGer B-2420/2020, E. 5.2, TISSOT [fig.] / SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Biel - TISSOT ARENA Biel [fig.]; Entscheid des Instituts Nr. 100930, III. E. Ziff. 3, CHEZ VRONY [fig.] / BARACCA ZERMATT [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe).

Zu den Verkehrskreisen der Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen in der Klasse 43 sind sowohl private Reisende wie auch geschäftliche Abnehmer der Hotellerie und Gastronomie zu zählen (vgl. z.B.

BVGer B-938/2021, E. 4.1.2, VOLKSWAGEN / VolksWerkstatt). Diese werden die Dienstleistungen nicht achtlos in Anspruch nehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Abnehmer dabei mindestens eine durchschnittliche Aufmerksamkeit an den Tag legen (vgl. BVGer B-938/2021, E. 4.2.2, VOLKSWAGEN / VolksWerkstatt mit weiteren Hinweisen).

4.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

5.

Die widersprechende Partei beruft sich auf einen angeblich erweiterten Schutzumfang ihrer Marke, insbesondere weil die Widerspruchsmarke seit zwanzig Jahren als Kennzeichen ihrer Restaurants an mittlerweile 11 Standorten in den Städten Zürich, Basel, Bern und Luzern sowie zur Kennzeichnung der in ihren Restaurants angebotenen Waren und Dienstleistungen verwendet werde und folglich in der Schweiz sehr bekannt sei. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass, wer sich auf eine starke Marke beruft, was insbesondere durch Bekanntheit möglich wäre, diese auch glaubhaft machen muss. Entsprechende Belege müssen einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen, damit eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft bejaht werden kann (vgl. z.B. BVGer B-5294/2016, E. 6.2.3, MEISTER / ZeitMeister; BVGer B-1064/2019, E. 6.2.2 - ECOWATER CHC / COAQUA; BVGer B- 5659/2018, E. 6.1.3.1 und 6.1.3.3 – RICHARD MILLE / Richard Man [fig.]; BVGer B-4104/2021, E. 7.4.4 – CAPRI-SUN / PRISUN). In Anbetracht der Tatsache, dass die widersprechende Partei vorliegend lediglich einen Auszug ihrer Webseite nooch.ch vorlegt und somit insgesamt ungenügende Belege einreicht, welche eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz belegen sollen, kann sie sich nicht auf eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke berufen.

6.

Bei der Widerspruchsmarke «NOOCH» handelt es sich wie dargetan um eine Fantasiebezeichnung (vgl. III. C, Ziff. 8). In Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen der Klasse 43 kann ihr kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu.

7.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die Vergleichszeichen bestehen jeweils identisch aus fünf Buchstaben und haben den gleichen Zeichenbeginn NO-. Somit stimmen sie in vier von fünf Buchstaben überein. Hierbei ist zu beachten, dass Zeichenanfang und -ende i.d.R. ein grösseres Gewicht haben als dazwischengeschobenen Buchstaben(-folgen) und Wörter (vgl. BGE 122 III 382, E. 5.a, Kamillosan / Kamilan; BGE 127 III 160, E. 2.cc – Securitas [fig.]). Die Vokalfolge ist zwar leicht verschieden, so O-O zu O-E, wobei der Buchstabe E je nach Aussprache unbetont bleibt. Ausser dem zusätzlichen Buchstaben E bei der angefochtenen Marke bzw. dem Doppel-O bei der Widerspruchsmarke setzen sich die Zeichen aus den genau gleichen Buchstaben zusammen.

Folglich führen die einzigen Unterschiede bestehend im doppelten O bei der Widerspruchsmarke sowie im zusätzlichen Schlussbuchstaben E bei der angefochtenen Marke nicht zu einer rechtsgenüglichen Abweichung im Gesamteindruck der jüngeren Marke, zumal die Gefahr des Überlesens respektive (je nach Aussprache) des Überhörens besteht. Diese Unterschiede reichen in Anbetracht der lediglich durchschnittlichen Aufmerksamkeit nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

8.

Unter Berücksichtigung des normalen Schutzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der Gleichheit sämtlicher Vergleichsdienstleistungen und der lediglich normalen Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 104289 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 820030 «Noche» im Umfang des Widerspruchs, d.h. für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 43, widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher auf CHF 2'000.00 (inkl. Widerspruchsgebühr von CHF 800.00) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird