IGE 104358: LARKDATALARK

1. L’enregistrement international n° 1814489 - "DATALARK" (ci-après marque attaquée) a été publié le 10.10.2024 dans la Gazette des marques internationales n° 39/2024. Il revendique les produits et services suivants: Classe 9: Programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour la gestion de données et pour le développement, l'essai, l'intégration et l'administration de plateformes, applications et services. Classe 42: Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de programmes informatiques non téléchargeables pour la gestion de données et pour le développement, l'essai, l'intégration et l'administration de plateformes, applications et services.

2. Le 29.01.2025, la partie opposante a formé opposition totale à l’encontre de cet enregistrement.

3. L’opposition se fonde sur la marque suisse n° 746561 "LARK" (ci-après marque opposante), enregistrée notamment pour les produits et services suivants :

Classe 9: Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware; Hüllen für Smartphones und Mobiltelefone; Handy- und Smartphone-Taschen; Schalen für Smartphones; Zubehör für Smartphones oder Mobiltelefon; Anwendungssoftware; Anwendungssoftware für Smartphones und Mobiltelefone; herunterladbare Software-Anwendungen für Computer; herunterladbare Anwendungssoftware für Smartphones; Anwendungssoftware zur Verwendung bei der Steigerung der Unternehmensproduktivität.

Classe 42: Bereitstellung von Softwareanwendungen über eine Website; Hosting von Online-Web- Einrichtungen für Dritte zum Austausch von Online-Inhalten; Hosting von Plattformen im Internet; elektronische Datenspeicherung; Software as a Service (SaaS); Cloud-Computing; Hosting einer Website zur elektronischen Speicherung von digitalen Fotos und Videos; Hosting digitaler Inhalte im Internet; Hosting von Multimedia-Inhalten für Unterhaltungszwecke; Hosting von Multimedia- und interaktiven Anwendungen; Webhosting; Bereitstellung von Softwareanwendungen zur Verwendung bei der Steigerung der Unternehmensproduktivität über eine Website; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Design von Computer-Software; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.

4. Le 06.02.2025, l’Institut a émis à l’encontre de l’enregistrement international attaqué une notification de refus provisoire total de protection sur motifs relatifs pour les produits et services susmentionnés. Le titulaire a été invité à désigner dans les trois mois un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse, conformément à l’art. 42 LPM.

5. Le 19.05.2025, la partie défenderesse n’ayant pas indiqué de domicile de notification ni désigné un mandataire en Suisse dans le délai imparti, l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction.

6. Les arguments de la partie opposante, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

1. Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).

2. La marque attaquée a été enregistrée dans le registre international le 05.08.2024 avec une priorité selon l’art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, RS 0232.04) au 05.02.2024 (US-Etats-Unis d’Amérique). La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 05.12.2019. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d’opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.

3. Si la partie défenderesse qui n’a ni siège ni domicile en Suisse ne désigne pas un domicile de notification en Suisse dans le délai imparti par l’Institut, comme dans le cas d’espèce, elle est exclue de la procédure et celle-ci est poursuivie d’office sans qu’elle ne soit entendue (art. 42 LPM en relation avec l’art. 21 al. 2 OPM et Directives en matière de marques [Directives], Partie 1, ch. 4.3 sous www.ige.ch). Le dispositif de la décision sera alors publié conformément à la règle 23bis Règlement d’exécution du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Rex ; RS 0.232.112.21) par l’intermédiaire de l’OMPI.

III. Examen matériel

A. Motifs d’opposition

Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits et services

1. Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu’ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu’ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d’un titulaire unique des marques. Le fait que les produits ou les services revendiqués relèvent de la même classe selon l’Arrangement de Nice ne préjuge pas d’une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu’une fonction d’aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d’indices de l’existence ou non de la similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).

2. La similarité peut aussi exister entre un produit et un service. En fonction du caractère différent des produits et des services, il faut relativiser les critères de distinction habituels. Il s’agit d’examiner, du point de vue du consommateur, si le titulaire d’une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d’une marque de produits peut fournir des services y relatifs. Cet examen consiste à se demander si le service est d’une utilité particulière pour le produit, par exemple s’il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent. Ainsi, des services de réparation et d’entretien, qui complètent l’offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après-vente ») (Directives, Partie 6, ch. 6.1.3).

3. La marque attaquée revendique les produits et services suivants : Classe 9: Programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour la gestion de données et pour le développement, l'essai, l'intégration et l'administration de plateformes, applications et services. Classe 42: Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de programmes informatiques non téléchargeables pour la gestion de données et pour le développement, l'essai, l'intégration et l'administration de plateformes, applications et services.

4. La marque opposante bénéficie de la protection notamment pour les produits et services suivants : Classe 9: Geräte und Instrumente zur Aufzeichnung, Übertragung, Wiedergabe oder Verarbeitung von Ton, Bild oder Daten; aufgezeichnete und herunterladbare Medien, Computersoftware; Hüllen für Smartphones und Mobiltelefone; Handy- und Smartphone-Taschen; Schalen für Smartphones; Zubehör für Smartphones oder Mobiltelefon; Anwendungssoftware; Anwendungssoftware für Smartphones und Mobiltelefone;

herunterladbare Software-Anwendungen für Computer; herunterladbare Anwendungssoftware für Smartphones; Anwendungssoftware zur Verwendung bei der Steigerung der Unternehmensproduktivität. Classe 42: Bereitstellung von Softwareanwendungen über eine Website; Hosting von Online-Web- Einrichtungen für Dritte zum Austausch von Online-Inhalten; Hosting von Plattformen im Internet; elektronische Datenspeicherung; Software as a Service (SaaS); Cloud-Computing; Hosting einer Website zur elektronischen Speicherung von digitalen Fotos und Videos; Hosting digitaler Inhalte im Internet; Hosting von Multimedia-Inhalten für Unterhaltungszwecke; Hosting von Multimedia- und interaktiven Anwendungen; Webhosting; Bereitstellung von Softwareanwendungen zur Verwendung bei der Steigerung der Unternehmensproduktivität über eine Website; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Design von Computer-Software; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software.

5. Les produits contestés de la classe 9 « programmes informatiques téléchargeables et enregistrés pour la gestion de données et pour le développement, l'essai, l'intégration et l'administration de plateformes, applications et services » sont des programmes pour ordinateurs, des logiciels et sont compris dans le terme « computersoftware » figurant dans le libellé de la marque opposante en classe 9. Ces produits sont donc identiques.

Les services contestés de la classe 42 « mise à disposition, pour utilisation temporaire, de programmes informatiques non téléchargeables pour la gestion de données et pour le développement, l'essai, l'intégration et l'administration de plateformes, applications et services » sont des services de mise à disposition de programmes informatiques et sont en partie compris dans différents termes du libellé de la marque opposante comme par exemple les suivants : « Bereitstellung von Softwareanwendungen über eine Website; Hosting von Online-Web-Einrichtungen für Dritte zum Austausch von Online-Inhalten; Hosting von Plattformen im Internet; Software as a Service (SaaS) ». Pour les services contestés qui ne seraient pas compris dans ces catégories, il y a lieu de reconnaître qu’ils sont très similaires avec l’ensemble des services de la classe 42 de la marque opposante qui contient toute une palette de services dans le domaine de l’informatique. La nature, le but, la méthode d’utilisation de ces services sont très proches. Ils proviennent généralement des mêmes types d’entreprises, suivent souvent les mêmes voies de diffusion et peuvent concerner les mêmes destinataires. Ces services présentent également des liens de complémentarité avec les produits de la classe 9 de la marque opposante. Ces services sont donc en partie identiques et en partie très similaires.

6. Il est à constater que les produits sont identiques et les services en partie identiques et en partie très similaires. Il convient ensuite de passer à l’examen des signes.

C. Comparaison des signes

1. Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l’impression d’ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n’a le plus souvent pas l’occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu’un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. Le fait d’ajouter ou d’enlever des éléments à la partie distinctive principale d’une marque est insuffisant s’ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).

2. S’agissant des marques verbales, l’impression d’ensemble est déterminée par l’effet auditif, l’effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admette un risque de confusion (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

3. Le signe opposant est la marque verbale « LARK ».

4. Le signe contesté est la marque verbale « DATALARK ».

5. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure des lettres « LARK » et diffèrent dans la mesure des lettres supplémentaires du signe contesté « DATA » (LARK / DATALARK).

6. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « l a r k » et diffèrent dans la mesure du son des lettres supplémentaires contenues dans le signe contesté « d a t a ».

7. Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu’il lit ou entend, le sens d’une marque verbale est aussi déterminant pour l’impression d’ensemble. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s’imposent à l’esprit, à la lecture ou à l’écoute, sont aussi de nature à dominer l’impression d’ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l’autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).

8. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, la marque opposante est formée du terme « lark » qui signifie « alouette », « rigolade » en anglais (https://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/lark/forced). Ce terme ne fait pas partie du vocabulaire de base ou courant qu’un consommateur suisse moyen est supposé connaître, mais est susceptible d’être connu d’une partie du public disposant de bonnes connaissances d’anglais. Compte tenu des règles de séparations des mots et des syllabes, le signe contesté « datalark » sera décomposé en deux éléments : data et lark. Le terme « data » est un terme anglais signifiant « données » (https://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/data). Il est également perçu comme tel en français (https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp). La « data » désigne les données numériques. A l’inverse du terme « lark », le terme « data » est connu du large public et du consommateur suisse. Au vu développement du numérique dans la société actuelle, il apparaît quotidiennement dans une multitude d’expressions (« data center », « personal data », « data protection » ou « big data » par exemple) et est susceptible d’être compris par tout un chacun. Ce terme est utilisé dans plusieurs langues et même en français bien que son pendant (« données ») existe et soit utilisé de manière équivalente. Le signe contesté « datalark » est indéterminé dans son ensemble pour la partie du public qui ne connaîtrait pas le sens de « lark ». Pour la partie du public disposant d’un vocabulaire anglais plus étoffé, le signe pourrait être perçu comme un ensemble verbal composé des mots « data » et « lark » évoquant en français la signification « données-allouette » ou « allouette des données » (ou la même perception mais avec le terme « rigolade », mutatis mutandis), soit une signification indéterminée. Dans l’hypothèse où le consommateur ne connaîtrait pas le sens de « lark », les signe ne présenteraient pas de similarité conceptuelle. Dans l’hypothèse inverse, les signes présenteraient un degré de similarité conceptuelle dans la mesure du sens du mot « lark ».

9. En conclusion, en prenant en compte le fait que les produits et services peuvent concerner un large public comme des professionnels ou des spécialistes, il convient de retenir que les signes présentent une similarité conceptuelle dans la mesure du mot « lark » pour une partie du public.

10. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l’existence de similitudes visuelles, auditives et conceptuelles entre les signes dans la mesure du mot « lark » et de déterminer si elles sont de nature à fonder un risque de confusion.

D. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l’un ou l’autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 6, ch. 6.4.1).

2. L’appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d’une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. La mesure de la différence dépend, d’une part, de l’étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d’autre part, des catégories de produits ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).

3. Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5). En l’espèce, les produits et services en cause étant identiques, respectivement fortement similaires, il sied d’apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.

4. Il faut également considérer le degré d’attention avec lequel les produits ou services sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d’avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s’attendre à un degré d’attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s’adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 6, ch. 6.6). Les produits en cause de la classe 9 ne sont pas des produits ou des articles de consommation quotidienne mais de consommation relativement courante. Ils visent un public assez large mais également des spécialistes et des professionnels. Le degré d’attention est donc supposé être de moyen à légèrement élevé (TF,4A_178/2023, cons. 4 - TRUEDEPTH; TAF, B-8028/2010, cons. 4.1 – SWISS VIEW [fig.] / VIEW; TAF, B-3663/2011, cons. 4.2 – INTEL INSIDE, Intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE). Il en est de même pour les services en cause de la classe 42 (TAF, B-6573/2016, cons. 5 – Apple [fig.], Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]; TAF, B-4612/2019, cons. 3 – HANA / Hanalytics [fig.]).

5. Le champ de protection d’une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante (Directives, Partie 6, ch. 6.7). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d’un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s’étend pas à l’élément appartenant au domaine public. Ce principe s’applique aussi pour les marques fortes.

6. En l’espèce, le terme « lark » formant la marque opposante est soit incompris et donc fantaisiste, soit il est compris et, dans ce cas, la signification n’est pas descriptive. La marque opposante dispose de ce fait d’une force distinctive et d’un champ de protection normaux en rapport avec eux.

7. Il en est de même en rapport avec le signe contesté. Il est toutefois à noter que le mot « data » qu’il contient peut constituer une indication faible ou descriptive en rapport avec les produits et services en cause dans la mesure où ils sont tous en rapport avec l’informatique ou le numérique. La partie la plus distinctive du signe contesté est donc formée par les lettres ou le mot « lark » (« DATALARK »).

8. Les produits et services sont en partie identiques et en partie fortement similaires. Les signes sont similaires visuellement, auditivement et conceptuellement dans la mesure de « LARK ». Le degré d’attention est supposé être de moyen à légèrement élevé. Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le fait que les marques aient les lettres « LARK » en commun est un élément fort de convergence qui influence grandement leur impression d’ensemble, qui est ainsi très proche (LARK / DATALARK). Il convient de constater que la marque opposante est entièrement reprise par la marque contestée, ce qui, de manière générale, est de nature à fonder un risque de confusion. Cette constatation est renforcée par le fait que la partie la plus distinctive du signe contesté est formée des lettre « LARK » comme expliqué au considérant ci-dessus. Dans ces circonstances, le consommateur va retenir le terme distinctif « LARK » et, en percevant la marque contestée, il fera immédiatement le lien avec la marque opposante.

9. Il est à préciser que la distinction qui est faite dans la comparaison conceptuelle de signes (III., C., cons. 8) entre la partie du public qui comprendrait le sens de mot « lark » et la partie du public qui ne le comprendrait pas, n’a pas véritablement d’influence sur l’existence du risque de confusion. En effet, pour la première catégorie du public, il y a la reprise d’un élément indéterminé et donc distinctif, susceptible de fonder un risque de confusion. Pour la seconde catégorie du public, il y a la reprise d’un terme qui a certes une signification (alouette, rigolade) mais qui reste indéterminée ou fantaisiste en rapport avec les produits et services en cause. La reprise de ce terme par la marque contestée est donc aussi susceptible de fonder un risque de confusion dans cette hypothèse.

10. En présence de produits et services identiques ou fortement similaires, il existe donc un risque de confusion. Le public pourrait aussi facilement penser à une variante de la marque de base ou à une série de marque en les attribuant au même titulaire ou à des titulaires liés entre eux (risque de confusion indirect).

11. L’opposition n° 104358 est donc bien fondée et l’enregistrement international n° 1814489 "DATALARK" est refusé à la protection en Suisse pour l’ensemble des produits et services.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d’opposition reste acquise à l’Institut (art. 31 LPM en relation avec l’art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l’art. 3 al. 1 OTa-IPI).

2. En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).

3. Les procédures d’opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d’écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

4. L’opposition est admise dans son intégralité. La procédure a nécessité un seul échange d’écritures (le mémoire d’opposition) et il n’y a pas de raison de s’écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus, l’Institut considère raisonnable d’allouer CHF 1'200.00 à titre de dépens à la partie opposante. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d’opposition de CHF 800.00. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 2000.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1. La partie défenderesse est exclue de la présente procédure.

2. L’opposition n° 104358 est admise.

3. La protection en Suisse de l’enregistrement international n° 1814489 - "DATALARK" sera définitivement refusée pour l’ensemble des produits et services par une Déclaration selon la règle 18ter.3) du Règlement d’exécution du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Rex).

4. La taxe d’opposition de CHF 800.00 reste acquise à l‘Institut.

5. Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 2'000.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d’opposition).

6. La présente décision est notifiée par écrit à la partie opposante. Le dispositif de la présente décision sera notifié à la partie défenderesse par l’intermédiaire de l’OMPI selon la règle 23bis Rex.

Berne, le 25 août 2025

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Raoul Erard

Indication des voies de droit: La présente décision peut faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu’elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).