IGE 104817: DON SIMONSimone Pizza

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 24.01.1997 im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 15.06.2025 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2.

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

3.

Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen: Klasse 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

4.

Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren geschützt: Klasse 32: Moût, bières, jus de fruits, eaux gazeuses, limonades, orangeades et autres boissons non alcooliques, sirops pour faire des boissons ; Klasse 33: Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

5.

Mit den angefochtenen Verpflegungsdienstleistungen werden regelmässig auch alkoholische Getränke angeboten wie z.B. eigens gemischte Cocktails, welche über die Gasse verkauft werden. Daher kann die Gleichartigkeit zwischen den Getränken der Widerspruchsmarke (Kl. 32 und 33) und den angefochtenen Dienstleistungen "Services de restauration (alimentation)" (Kl. 43) aufgrund ihrer Ausser-Haus- Verkaufsleistungen bejaht werden (vgl. hierzu auch BVGer B-5530/2013, E. 5.2 – MILLESIMA / MILLEZIMUS und die Entscheide des IGE in den Widerspruchsverfahren Nr. 102609, III. B. 5 – PAZZI / PAZZI; Nr. 102132, III. C. 7 – ELYX / ELIX; Nr. 13527, III. B. Ziff. 5-7 – ALLEGRO / Restaurant 1968 Allegro Restaurant & Bar [fig.], abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE unter https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml). Folglich werden die Konsumenten die Waren der Klassen 32 und 33 sowie die Dienstleistung "Services de restauration (alimentation)" (Kl. 43) als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen, weshalb die Gleichartigkeit zu bejahen ist.

6.

Anders als von der widersprechenden Partei vorgebracht, gilt dies jedoch nicht automatisch auch für die angefochtenen Hotelleriedienstleistungen (hébergement temporaire). Selbst wenn Hotels (z.B. in einer Minibar) Getränke anbieten, so handelt es sich dabei nicht um eigene, selbst produzierte Getränke, die unter demselben Namen verkauft werden. Die Abnehmer erwarten in der Regel denn auch nicht, dass Getränkeproduzenten auch Beherbergungsdienstleistungen anbieten (vgl. gleich im Entscheid des IGE im

Widerspruchsverfahren Nr. 16101, III. B. Ziff. 5 – STOLI / Stöffli, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE unter https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml).

7.

Der Umstand, dass die widerspruchsgegnerische Partei, wie von ihr vorgebracht, ihre Dienstleistungen in erster Linie in einem Foodtruck und nicht in einem Supermarkt, wie die Waren der Widerspruchsmarke, anbietet, spielt vorliegend keine Rolle, da die Gleichartigkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen allein aufgrund der Registereinträge beurteilt wird und der tatsächliche oder beabsichtigte Gebrauch der Marke auf dem Markt irrelevant ist (vgl. BVGer B-2490/2025, E. 5.4.1 – VISIONCOAT / VISIONPACK und B-2473/2022, E. 2.3 – acara / AICARE [fig.]). Ausschlaggebend ist somit die Dienstleistung "Services de restauration (alimentation)", unabhängig vom tatsächlichen Standort des Restaurationsbetriebes.

8.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Dienstleistungen hébergement temporaire bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die reinen Wortmarken "DON SIMON" (Widerspruchsmarke) und "Simone Pizza" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

3.

Der Umstand, dass die Buchstaben der Widerspruchsmarke durchgehend in Grossbuchstaben gehalten sind, während sie in der angefochtenen Marke in Gross- und Kleinbuchstaben ausgeführt sind, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 - CIZELLO / SCIELO).

4.

Die beiden sich gegenüberstehenden Zeichen stimmen weitestgehend im Wortelement "SIMON" respektive "SIMONE" überein. Denn im Schriftbild wird der Name "SIMON" in der jüngeren Marke lediglich durch einen zusätzlichen Schlussbuchstaben "-E" ergänzt, der aber in der Aussprache nicht unbedingt auffallen muss: spricht man "SIMONE" als weiblichen Vornamen auf Französisch aus, so bleibt genau dieser Schlussbuchstabe stumm. Auch wenn sich die Zeichen punkto der Zeichenelemente "DON" respektive "PIZZA" unterscheiden und das jüngere Zeichen etwas länger ist, führt bereits die Übernahme des Zeichenelements "SIMON" zu einer starken Ähnlichkeit der beiden Zeichen sowohl auf der klanglichen als auch auf der schriftbildlichen Ebene.

5.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

6.

Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Partikel "DON", welche auf Spanisch einer höflichen Anrede ("Herr"), in Italien auch dem Titel von Priestern und bestimmter Adelsfamilien entspricht (vgl. Duden online unter https://www.duden.de/rechtschreibung/Don_Adelstitel; abgerufen am 30.01.2026). Diese Partikel wird immer einem Vornamen voranstellt (vgl. Wikipedia Online- Enzyklopädie unter https://de.wikipedia.org/wiki/Don_(Anrede); abgerufen am 30.01.2026). Das zweite Zeichenelement "SIMON" ist ein solcher (männlicher) Vorname (vgl. Duden online unter https://www.duden.de/rechtschreibung/Simon; abgerufen am 30.01.2026), der in der Schweiz mit 23702 Namensträgern weit verbreitet ist (vgl. die Statistik des BFS unter https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburten-todesfaelle/namenschweiz.assetdetail.32208756.html; abgerufen am 30.01.2026). Das Zeichen wird somit ohne Weiteres im Sinne von "Herr Simon" verstanden.

Die jüngere Marke weist ebenfalls den Vornamen "Simone" auf, wobei es sich dabei entweder um die italienische Schreibweise des männlichen Vornamens (vgl. Wikipedia Online- Enzyklopädie unter https://de.wikipedia.org/wiki/Simone; abgerufen am 30.01.2026) oder um die französische Schreibweise des weiblichen Vornamens (vgl. Duden online unter https://www.duden.de/rechtschreibung/Simone; abgerufen am 30.01.2026) handelt. Beide sind in der Schweiz weit verbreitet, der weibliche Vornamen mit 10024 Trägerinnen gegenüber 3076 männlichen Namensträgern jedoch mehr als drei Mal häufiger (vgl. die Statistik des BFS unter https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburtentodesfaelle/namen-schweiz.assetdetail.36062354.html; abgerufen am 30.01.2026). Bei "Pizza" handelt es sich zwar auch um einen Nachnamen, dieser ist aber in der Schweiz mit 53 Namensträgern eher selten (vgl. die Statistik des BFS unter https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/geburtentodesfaelle/namen-schweiz.assetdetail.32208756.html; abgerufen am 30.01.2026). Es ist dementsprechend näher liegend, im Wort "Pizza" die italienische Spezialität aus belegtem und gebackenem pikantem Hefeteig zu sehen (vgl. Duden online unter https://www.duden.de/rechtschreibung/Pizza; abgerufen am 30.01.2026). Die jüngere Marke kann somit im Sinne von "Pizza (von) Simone" oder "der Pizza-Simone" verstanden werden. Beiden Zeichen ist somit gemein, dass sie auf den Vornamen "Simon(e)" hinweisen.

7.

Somit ist auf allen drei Ebenen die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Im Weiteren ist auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln» des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den Getränken der Klasse 32 handelt es sich um solche Massenartikel des täglichen Bedarfs. Beim Erwerb von alkoholischen Getränken der Klasse 33 wird ein durchschnittlicher Aufmerksamkeitsgrad angenommen. Obwohl sie von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5 mit Verweis auf BVGer B-1105/2021, E 3.3.2 f. – Kris [fig.] / KISS; BVGer B-3072/2021, E. 3.2 mit Hinweisen – PRINZ / PRINZENHAUS). Auch die Restaurationsdienstleistungen werden mit einer gewissen Regelmässigkeit und deshalb einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Verweis

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4.

Der Widerspruchsmarke "DON SIMON" kann in der Bedeutung von "Herr Simon" in Verbindung mit den strittigen Waren und Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu. Die vollumfängliche Übernahme des Vornamens "SIMON" in die angefochtene Marke, auch wenn durch das Hinzufügen des „E“ die weibliche bzw. italienischsprachige Form geschaffen wird, ist somit grundsätzlich unzulässig (vgl. den Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 10531, III. E. Ziff. 3 – DON SIMON / SAN SIMONE, abrufbar in der Prüfungshilfe des IGE unter https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml). Zur Schaffung einer Marke darf nicht eine ältere Marke oder deren kennzeichnungskräftiges Element unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen (resp. einem beliebig weiteren Element) ergänzt werden (RKGE in sic! 2001, 813 – Viva / CoopVIVA [fig.] m.w.H.). Vorliegend handelt es sich bei der Partikel "Don" in der Widerspruchsmarke lediglich um eine Form der Anrede, weshalb sich die Abnehmer in erster Linie am Namen "SIMON" als kennzeichnungskräftigem Element orientieren werden. Dasselbe trifft auf die angefochtene Marke zu, bei der das zweite Element "PIZZA" ein die in der Klasse 43 beanspruchten Restaurationsdienstleistungen direkt beschreibendes Element darstellt. Solche beschreibenden Bestandteile sind in der Regel nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu beeinflussen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen (vgl. beispielhaft die Entscheide des IGE in den Widerspruchsverfahren Nr. 103872, 103874, IV. C. Ziff. 6 – VIVAIA PASSION FOR FASHION, VIVAIA Passion for Fashion [fig.] / VIVAIA; 103413, III. C. Ziff. 11 – ASTON MARTIN [fig.] / ASTON GROUP [fig.]). Auch bei der jüngeren Marke stellt somit der Name "SIMONE" das kennzeichnungskräftige Element dar.

5.

Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen Bestandteile als selbständiges Element in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmilzt, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbständiges Element erscheint (vgl. BVGer B-1403/2017, E. 5 in fine – REAL NATURE Pure quality for dogs WILDERNESS [fig.] / WOLF OF WILDERNESS; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Vorliegend verschmilzt der Name "SIMONE" in keiner Weise mit dem zweiten Zeichenelement "PIZZA", sondern wird aufgrund des Abstands ohne Weiteres als individuelles Zeichenelement erkannt.

6.

In Anbetracht der festgestellten, ausgeprägten Ähnlichkeit im Klang- und Schriftbild sowie insbesondere auch im Sinngehalt ist der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies gilt umso mehr, als die Vergleichswaren mit einer niedrigen resp. durchschnittlichen Aufmerksamkeit ausgesucht werden (vgl. III. D. Ziff. 2 hiervor).

7.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104817 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 832337 "Simone Pizza" für die als gleichartig beurteilten Dienstleistungen, nämlich "services de restauration (alimentation)" (Klasse 43), widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Ist die Partei nicht vertreten oder steht der Vertreter in einem Dienstverhältnis zur Partei, spricht das IGE einen Spesenersatz zu, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich ca. zur Hälfte durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Hingegen ist zu berücksichtigen, dass die widerspruchsgegnerische Partei vorliegend keinen Vertreter bestellte und auch keinen CHF 50.00 übersteigenden Spesenersatz geltend machte. Entsprechend hat sie auch keinen Anspruch auf Ersatz von Parteikosten, welche wettgeschlagen werden könnten. Somit ist der widersprechenden Partei im Rahmen ihres Obsiegens eine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. auch BVGer B-1219/2025, E. 7.3 – Pretzel Pete / PRETZELIZED). Der Widerspruch wird rund zur Hälfte gutgeheissen; entsprechend sind der widersprechenden Partei CHF 600.00 (die Hälfte von CHF 1'200.00) zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Hälfte der Widerspruchgebühr zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird somit auf CHF 1'000.00 festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird