430 23 200

1.1. Aufgrund des ausländischen Sitzes der Klägerin betrifft vorliegende Streitigkeit einen internationalen Sachverhalt. Geht es um Bestandesklagen betreffend Schweizer Marken oder Markenanmeldungen, sind Schweizer Gerichte gemäss Art. 22 Abs. 4 LugÜ international zwingend und ausschliesslich zuständig. Subsidiär wären die Schweizer Gerichte auch nach dem allgemeinen Beklagtengerichtsstand von Art. 2 LugÜ international zuständig. Die örtliche Gerichtszuständigkeit bestimmt sich nach Art. 109 Abs. 1 IPRG. Nach dieser Bestimmung sind für Klagen betreffend die Gültigkeit oder Eintragung von Immaterialgüterrechten in der Schweiz die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten örtlich zuständig. Darunter fallen auch Übertragungsklagen (BGE 132 III 579 E. 3.2 ff. m.w.H.). Für Klagen aus vertraglichen Ansprüchen und aus unerlaubter Handlung sind die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten ebenfalls örtlich zuständig (Art. 112 Abs. 1 und Art. 129 Abs. 1 IPRG). Das angerufene Kantonsgericht, Abteilung Zivilrecht, ist somit für die Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit gegen die in Z. domizilierte Beklagte örtlich zuständig.

1.2 Die sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts, Abteilung Zivilrecht, als einzige kantonale Instanz für Streitigkeiten in Zusammenhang mit geistigem Eigentum (einschliesslich der Streitigkeiten betreffend die Nichtigkeit und Übertragung solcher Rechte) sowie für lauterkeitsrechtliche Streitigkeiten mit einem Streitwert von mehr als CHF 30'000.00 ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO i.V.m. § 6 Abs. 1 lit. a EG ZPO. Bezüglich der beantragten vorsorglichen Massnahmen folgt die Zuständigkeit aus der Hauptsachenzuständigkeit (Art. 5 Abs. 2 ZPO), wobei nach Art. 198 lit. f ZPO ein Schlichtungsverfahren entfällt. Die einzige kantonale Instanz gemäss Art. 5 ZPO ist aufgrund einer Kompetenzattraktion auch zuständig zur Beurteilung von vertragsrechtlichen Ansprüchen aus demselben Lebensvorgang (BGer 4A 478/2011 vom 30. November 2011 E. 1.2; BSK UWG-RUETSCHI/ ROTH/FRICK, 1. Aufl., 2013, Vor Art. 9-13a N 21). Funktionell zuständig ist in der Hauptsache die Dreierkammer der zivilrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts (§ 6 Abs. 1 lit. a EG ZPO), wohingegen das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Anordnung von beantragten vorsorglichen Massnahmen zuständig ist (§ 5 Abs. 1 lit. c EG ZPO).

1.3 Ansprüche aus Immaterialgüterrecht unterstehen gemäss Art. 110 Abs. 1 IPRG dem Recht des Staates, für welchen der immaterialgüterrechtliche Schutz beansprucht wird. Werden Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb geltend gemacht, unterstehen sie dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG). Die Klägerin beantragt vorliegend die Übertragung bzw. Nichtigerklärung von Schweizer Marken und Markenanmeldungen, deren Schutzumfang den Schweizer Markt betrifft. Auch die im vorsorglichen Massnahmenverfahren beantragten Verfügungsbeschränkungen betreffen den Schweizer Markt. Infolgedessen ist Schweizer Recht anwendbar.

1.4 Mit dem vorliegenden Entscheid wird die Aufhebung oder Bestätigung der mit Verfügung vom 21. August 2023 superprovisorisch bewilligten vorsorglichen Massnahmen nach Akten-schluss beurteilt. Prozessrechtliche Grundlage zur Beantragung vorsorglicher Massnahmen sind die Art. 261 ff. ZPO, für welche das summarische Verfahren gilt (Art. 248 lit. d ZPO).

1.5 (…)

2.1 Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO kann eine Partei verlangen, dass das Gericht vorsorgliche Massnahmen trifft, wenn sie glaubhaft macht, dass zum einen ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (sog. Verfügungsanspruch) und zum anderen ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (sog. Verfügungsgrund, Art. 261 Abs. 1 ZPO). Für die Anordnung solcher Massnahmen muss eine zeitliche Dringlichkeit bestehen. Kann hinreichender Rechtsschutz ebenso gut im Hauptverfahren erreicht werden, fehlt es an der zeitlichen Dringlichkeit. Zudem müssen die Massnahmen verhältnismässig sein. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen (BSK ZPO-SPRECHER, 3. Aufl., 2017, Art. 261 ZPO N 10). Die gesuchstellende Partei muss das Vorliegen aller Voraussetzungen zur Anordnung einer vorsorglichen Massnahme glaubhaft machen, die Gegenpartei ihre Einwendungen, z.B. Rechtfertigungsgründe (SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N 54-58). Glaubhaft machen bedeutet mehr als Behaupten, aber weniger als Beweisen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine Tatsache dann glaubhaft gemacht, wenn für deren Vorhandensein eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (exemplarisch BGE 132 III 715 E. 3.1 oder 130 III 321 E. 3.3; SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N 52 f.). Das Gericht würdigt die Glaubhaftmachungsmittel frei und verfügt bei der Prüfung des Gesuchs sowie der Frage, ob die Voraussetzungen glaubhaft gemacht worden sind, über einen grossen Ermessensspielraum (KGE BL 430 23 144 vom 13. Dezember 2023 E. 5.1; SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N 77).

2.2 Entsprechend ihrem Zweck setzt die vorsorgliche Massnahme einen zivilrechtlichen Anspruch der gesuchstellenden Partei voraus, für den sie des vorläufigen Rechtsschutzes bedarf. Die gesuchstellende Partei muss ihren Verfügungsanspruch, die Begründetheit ihres materiellen Hauptbegehrens, glaubhaft machen (SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N 15). Im Rahmen vorsorglicher

Massnahmen kann das Gericht gemäss Art. 59 lit. c MSchG insbesondere Massnahmen zur Wahrung des bestehenden Zustands, namentlich Verfügungsbeschränkungen und -verbote, anordnen (Art. 59 lit. c MSchG; dazu BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl., 2017, Art. 59 N 36). Hierzu muss die Gesuchsklägerin glaubhaft darlegen, dass ihr markenschutzrechtlicher Haupt-anspruch wahrscheinlich begründet ist und dass er durch ein Tun der Gegenseite verletzt worden ist bzw. eine entsprechende Verletzung andauert. Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist grundsätzlich nicht gerechtfertigt, wenn das Hauptbegehren unbegründet oder wenig aussichtsreich ist. Es ist daher eine Hauptsachenprognose bezüglich des Verfügungsanspruchs zu treffen. Sodann hat das angerufene Gericht eine Nachteilsprognose bezüglich des Verfügungsgrundes zu stellen, nach welcher die Frage zu beurteilen ist, inwiefern der gesuchstellenden Partei ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil aus der Rechtsverletzung durch den Gesuchsgegner entsteht (SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N 12). Es ist glaubhaft zu machen, dass durch Zuwarten bis zum Entscheid im Hauptprozess durch eine bestehende oder unmittelbar bevorstehende Verletzung des materiellen Anspruchs dieser so, wie er lautet (d.h. die Realvollstreckung), vereitelt würde oder seine gehörige Befriedigung wesentlich erschwert wäre, oder dass der Gesuchsklägerin ungeachtet der Möglichkeit nachträglichen Vollzugs ein nicht leicht zu ersetzender Schaden oder anderer Nachteil droht (SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N 16). Das Gericht hat dabei zu untersuchen, welcher Nachteil droht, wenn keine vorsorgliche Massnahme angeordnet wird. Kann das Haupturteil abgewartet werden und schafft dieses dem Gesuchsteller genügend Rechtsschutz, so besteht kein Anlass für eine einstweilige Verfügung. Zudem darf der Nachteil noch nicht eingetreten sein (SPRECHER, a.a.O., Art. 261 N 28). Ein besonderes Interesse an einer Erfüllungshandlung in natura besteht dann, wenn der bei ihrem Ausbleiben eintretende Nachteil im Zeitpunkt der Urteilsfällung im Hauptprozess nicht mehr ermittelt, bemessen oder ersetzt werden kann. Für die Beurteilung des Nachteils und der Bedrohungslage sind objektive Kriterien massgeblich. Auf die subjektiven Vorstellungen der Gesuchsklägerin kommt es nicht an (HUBER, in: ZPO-Komm., Sutter-

Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 2016, 3. Aufl., Art. 261 ZPO N 20 mit Hinweis auf die Botschaft; KGE BL 430 23 144 vom 13. Dezember 2023 E. 5.3; 430 16 292 vom 7. Februar 2017 E. 5.2).

2.3 Für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen muss eine gesteigerte Dringlichkeit bestehen. Zudem haben vorsorgliche Massnahmen verhältnismässig zu sein. Nach der neueren, mittlerweile verschiedentlich bestätigten bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist beim Entscheid über die Frage, ob vorsorgliche Massnahmen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO zu treffen sind, jedoch grundsätzlich keine Interessenabwägung vorzunehmen. Ist glaubhaft gemacht, dass ein Anspruch verletzt ist oder verletzt zu werden droht (Art. 261 Abs. 1 lit. a ZPO) und dass ein Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO zu befürchten ist, sind Massnahmen zu treffen. Es ist nicht erforderlich, dass der zu befürchtende Nachteil gewichtiger oder wahrscheinlicher ist als jener Nachteil, welcher der Gesuchsbeklagten im Falle der Anordnung der vorsorglichen Massnahmen droht. Den Interessen der Gesuchsbeklagten ist

allenfalls mit einer Sicherheitsleistung im Sinne von Art. 264 Abs. 1 ZPO Rechnung zu tragen (BGer 4A_427/2021 E. 5.1 mit Hinweisen). Hingegen ist gemäss Bundesgericht Folgendes zu beachten: Wohl sind die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 261 Abs. 1 ZPO lediglich mit dem (reduzierten) Beweismass des Glaubhaftmachens nachzuweisen. Es genügt mithin im Allgemeinen, wenn für das Vorhandensein der behaupteten Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten. Die Rechtslage ist grundsätzlich nur summarisch zu prüfen und vorläufig zu beurteilen, ohne die sich stellenden rechtlichen Fragen endgültig zu klären. Stehen aber vorsorgliche Massnahmen zur Diskussion, die einer Vollstreckung des Hauptsachenanspruchs gleichkommen und endgültige Wirkung haben – der Streit mithin keine über die Anordnung der vorsorglichen Massnahmen hinausgehende Bedeutung hat –, ist nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem Umstand Rechnung zu tragen, dass derartige Massnahmen besonders schwer in die Rechtsstellung der Gegenpartei eingreifen. Entsprechend werden sie nur restriktiv bewilligt und unterstehen erhöhten Anforderungen. Diese Anforderungen beziehen sich sowohl auf das Vorhandensein der rechtserheblichen Tatsachen wie auch auf sämtliche Voraussetzungen für die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme. Insbesondere ist (vorsorglicher) Rechtsschutz in diesen Fällen nur zu gewähren, wenn der Anspruch relativ klar begründet erscheint (BGer 4A_427/2021 vom 20. Dezember 2021 E. 5.2 mit Hinweisen u.a. auf BGE 140 III 610 E. 4.1, 139 III 86 E. 4.2 und 138 III 378 E. 6.4; KGE BL 430 23 144 vom 13. Dezember 2023 E. 5.4).

3.1. Hinsichtlich ihres Verfügungsanspruches führt die Klägerin im Wesentlichen aus, dass es sich bei den streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen um Agentenmarken im Sinne von Art. 4 MSchG sowie um missbräuchliche Markenhinterlegungen durch die Beklagte im Sinne von Art. 2 UWG handle. Die Klägerin betreibe in Deutschland seit 19xx unter der Dachmarke «A. » einen (digitalen) Versandhandel mit über xxxxx Artikeln. Sie habe sich dieses umfassende Produktsortiment in jahrzehntelanger Aufbauarbeit und mittels hoher Investitionen selbst geschaffen. Sie lasse einen grossen Teil ihrer Produkte von asiatischen Produzenten herstellen und mit Eigenmarken kennzeichnen. Die Klägerin importiere die Produkte nach Europa und verkaufe diese unter den Eigenmarken über ihren Online-Shop www.A. .de und über andere Kanäle an Endkunden. Sie beliefere zudem zahlreiche Distributoren – unter anderem die Beklagte in der Schweiz – mit ihren Produkten, welche diese dann über ihre eigenen Netzwerke weiterverkaufen würden. Die Klägerin bezahle für ihre Eigenmarken seit Jahrzehnten die Registergebühren in Deutschland und der Europäischen Union und setze sie erfolgreich am Markt durch. Bezüglich der streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen durch die Beklagte verfüge die Klägerin über prioritäre Marken, die in Deutschland und in der Europäischen Union in den gleichen Klassen und Dienstleistungen hinterlegt seien. Die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen seien mindestens im Wortelement identisch und die figurativen Elemente der Marken der Klägerin seien als untergeordnetes, figuratives

Beiwerk vernachlässigbar. Bei den streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen handle es sich folglich um mindestens offensichtlich verwechslungsfähige Zeichen. Die Klägerin habe die Nutzung der streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen durch die Beklagte für den Weiterverkauf der Eigenmarkenprodukte in der Schweiz in der Vergangenheit stets geduldet. Aufgrund der klägerischen Investitionen für die Entwicklung der Marken und Herstellung der Eigenmarkenprodukte, des partnerschaftlichen Verhältnisses zwischen den Parteien, der vertraglichen Exklusivvertriebsbeziehung und der sehr vorteilhaften Partnerschaftskonditionen sei eine besondere Interessenwahrungs- und Loyalitätspflicht der Beklagten in der Schweiz anzunehmen. Die Beklagte habe die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen in der Schweiz hinterlegt, wobei ihr stets klar gewesen sei, dass die Rechte an der Dachmarke «A. » sowie an sämtlichen Eigenproduktmarken auch in der Schweiz allein der Klägerin zustehen würden, was auch der Geschäftsführer der Beklagten explizit bestätigt habe (….). Es würden alle Voraussetzungen der Agentenmarke im Sinne von Art. 4 MSchG vorliegen. Nach Art. 53 Abs. 1 MSchG könne die Klägerin anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragungen auf Übertragung der Marken klagen, wenn eine Markenanmassung vorliegen würde, was hier zu bejahen sei. Dieser Übertragungsanspruch der Klägerin drohe vereitelt zu werden, sollte die Beklagte die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen während des hängigen Verfahrens wie befürchtet an einen (gutgläubigen) Dritten veräussern oder übertragen, zumal dann die Übertragungs- und Nichtigkeitsklage mangels Passivlegitimation abgewiesen werden könnte. Damit falle die Hauptsachenprognose positiv aus und der Verfügungsanspruch der Klägerin sei gegeben.

3.2. Die Beklagte entgegnet hauptsächlich, das vorliegende Verfahren sei Ausfluss eines seit Jahren andauernden Konflikts zwischen (…) dem Geschäftsführer der Klägerin C. und dem Geschäftsführer der Beklagten B. . Die Parteien (…) hätten über Jahre hinweg ihr Geschäft jeweils eigenverantwortlich in Deutschland und in der Schweiz geführt. Eine wirtschaftliche Kooperation habe nur in dem Rahmen stattgefunden, wie es den beiden Parteien jeweils ihrem eigenen Erfolg gedient habe. Die Parteien seien sich darin einig gewesen, nach den jeweiligen Marktverhältnissen ihre eigenen Markenstrategien festzulegen und entsprechende Investitionen zu tätigen. Die Beklagte habe sich folglich eigenständig dazu entschieden, die streitgegenständlichen Marken im Schweizer Markenregister einzutragen. Die Beklagte habe noch weitere Marken angemeldet. Aus eigenen markenstrategischen Überlegungen habe sie aber deren Schutz nach zehn Jahren auslaufen lassen. Die Beklagte habe die Markeneintragungen jeweils im eigenen Interesse und auf eigenen Namen vorgenommen. Hätten die Parteien eine Eintragung durch die Gesuchsgegnerin bloss als Nutzungsberechtigte gewollt, hätten sie dies vereinbart. Eine entsprechende Vereinbarung gebe es allerdings nicht und der Klägerin gelinge es auch nicht, einen entsprechenden Konsens nachzuweisen bzw. glaubhaft zu machen. Die Markeninhaberschaft sei sodann während rund 20 Jahren bzw. bis vor kurzem unstrittig gewesen. Es sei das gemeinsame Verständnis der Parteien gewesen, dass die

Beklagte Markeninhaberin sei; als solche sei sie im Markenregister eingetragen. Erst als der Geschäftsführer der Klägerin den Wunsch geäussert habe, sich aus dem Unternehmen zurückzuziehen und die beiden (…) verschiedene Rückzugsmodelle diskutiert hätten, sei der Streit entfacht. Die Klägerin habe keinen Verfügungsanspruch über die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen, weil die Beklagte aktenkundig als deren Inhaberin im Markenregister aufgeführt sei. Seit 2012 führe die Beklagte selbständig ihr Marken-Portfolio und habe ihre Marken im Schweizer Register angemeldet. Dazu habe sie keine Zustimmung der Klägerin bedurft, da die Beklagte nicht für diese deren Marken gebraucht habe, sondern die Beklagte habe in ihrem Heimmarkt als unabhängige Gesellschaft eigene Marken aufgebaut. Dies würde der Entwurf des Anteilskaufvertrages vom 22. November 20xx sowie der damalige E-Mail-Verkehr zwischen (…) belegen (…). Entgegen den klägerischen Behauptungen hätten die Markenanmeldungen der Beklagten vom 7. Juli 20xx keinen Zusammenhang mit den behaupteten Trennungsverhandlungen gehabt. Hinsichtlich der Anmeldung der Dachmarke «A. Schweiz» durch die Beklagte am 8. Juni 20xx sei darauf verwiesen, dass die Beklagte seit dem Tag der Gründung im Jahr 19xx Inhaberin des Firmennamens «A. » in der Schweiz sei. Schliesslich seien die Markenanmeldungen vom 9. März 20xx kein Racheakt auf die vorangegangene Kündigung der Konditionsvereinbarung vom 8. März 20xx gewesen, zumal die Kündigung erst am 11. März 20xx versandt und zwei Tage später bei der Beklagten ausgeliefert worden sei. Die Klägerin habe gewusst, dass es sich bei den Markenanmeldungen vom 9. März 20xx um Folgeanmeldungen von bereits seit 2012 angemeldeten Wort-/Bildmarken der Beklagten gehandelt habe, die nach ihrer 10-jährigen Schutzdauer zur Verlängerung angestanden hätten. Die Beklagte habe bei vielen dieser Wort-/Bildmarken die graphische Ausgestaltung zu modernisieren beabsichtigt, weshalb sie die angemeldeten Wort-/Bildmarken als Wortmarken neu angemeldet habe, um in der Gestaltung des Designs, Überarbeitung und Auffrischung frei zu sein. Eine Anmassung der streitgegenständlichen Marken durch die Beklagte in der Schweiz liege nicht vor.

3.3.1 Das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts erachtet den Verfügungsanspruch der Klägerin mit Bezug auf die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen nach summarischer Prüfung der Rechtsschriften und Beweismittel beider Parteien als hinreichend glaubhaft gemacht. Nach Art. 4 MSchG geniessen Marken keinen Schutz, die ohne Zustimmung des Inhabers auf den Namen von Agenten, Vertretern oder anderen zum Gebrauch Ermächtigten eingetragen werden oder die nach Wegfall der Zustimmung im Register eingetragen bleiben (sog. Agentenmarken). Art. 4 MSchG setzt voraus, dass der Inhaber einer Marke ein dem Nutzungsberechtigten vorgehendes Recht an der fraglichen Marke geltend machen kann, d.h. ein besseres Recht an der Marke hat (SHK MSchG-WANG, 2. Aufl., 2017, Art. 4 N 7 ff.). Darüber hinaus muss der Inhaber der Marke mit dem angemassten Inhaber der Marke vertraglich verbunden sein, wobei dieser Vertrag die Wahrung der geschäftlichen Interessen des Geschäftsherrn sowie die Ermächtigung zum Gebrauch der fremden Marke zum Inhalt haben muss. Der Vertreter oder Agent soll sich nicht die Marke seines

Geschäftsherrn eigenmächtig aneignen, wenn die Marke mit der vertraglichen Tätigkeit im Zusammenhang steht und vom Geschäftsherrn bereits früher in einem anderen Land gebraucht worden ist (BGer 4A_290/2023 vom 29. November 2023 E. 3.2; BGE 143 III 216 E. 2.1; 131 III 581 E. 2.3; SHK MSchG-WANG, 2. Aufl., 2017, Art. 4 N 10 ff.; BSK MSchG-STÄDELI, 3. Aufl., 2017, Art. 4 N 11 m.w.H.). Die Klägerin hat in ihren Rechtsschriften glaubhaft vorgetragen und belegt, dass sie die streitgegenständlichen Marken in den gleichen Klassen für identische oder sehr ähnliche Waren und Dienstleistungen in Deutschland und/oder der Europäischen Union prioritär auf ihren Namen hat eintragen und schützen lassen (mit Ausnahme der Zeichen Nr. zzzzz «A. Outlet (fig.)» Nr. zzzzz «Kreis (fig.)», dazu nachstehende Erwägung 3.3.4), bevor diese ab August 2012 in der Schweiz zum Markenschutz angemeldet worden sind. Im Zusammenhang mit den Markenanmeldungen in der Schweiz ab August 2012 hat die Klägerin sodann glaubhaft ausgeführt und belegt, dass es dem damaligen Verständnis beider Parteien entsprochen hat, alle bereits bestehenden wichtigen Eigenmarken der Klägerin auch in der Schweiz eintragen zu lassen, wie sich namentlich der E-Mail- Korrespondenz zwischen den Parteien vom 22. Mai 2012 bis 10. Juli 2012 entnehmen lässt (…). In der letzten E-Mail vom 10. Juli 2012 hält eine Mitarbeiterin der Rechtsabteilung der Klägerin fest, dass die Markenanmeldungen in der Schweiz auf den Namen der Beklagten zu erfolgen hätten, um Vertreterkosten zu sparen, die bei einer Markenanmeldung im Namen der Klägerin angefallen wären. Damit ist glaubhaft dargetan, dass die Markenhinterlegungen in der Schweiz von der Klägerin veranlasst worden und mit ihrer Zustimmung erfolgt sind. Die Klägerin legt zudem glaubhaft dar, dass sie die ab 2012 in der Schweiz hinterlegten Marken entwickelt und aufgebaut hat. Sie lässt die darunter vertriebenen Produkte im Ausland herstellen und hat die Produkte an die Beklagte zum Weiterverkauf in der Schweiz geliefert. Dieses damalige Verständnis beider Parteien hinsichtlich der Markeninhaberschaft hat der Geschäftsführer der Beklagten, B. , in seiner E-Mail vom 23. November 20xx und im Vertragsentwurf über die Abtretung von Stammanteilen der Beklagten vom 22. November 20xx ausdrücklich bestätigt. Darin heisst es, dass die Beklagte «sowohl im Firmennamen als auch bei

den vertriebenen Produkten» die Marken der Klägerin nutzt und dass die Beklagte im Falle einer Trennung «sämtliche A. -Marken (deutsche Marken und Unionsmarken der A. GmbH), die die Gesellschaft [Beklagte] in der Schweiz beim IGE als Schweizer Marken auf sich hat eintragen lassen», auf eigene Kosten an die Klägerin übertragen muss (…).

3.3.2. Dass die Markenanmeldungen in der Schweiz ab August 2012 durch eine Mitarbeiterin der Beklagten erfolgt sind, ändert nichts daran, dass die Beklagte als Agentin der Klägerin im Sinne von Art. 4 MSchG zu qualifizieren ist. Mit dem Argument, dass beide Parteien eine eigenständige Markenstrategie verfolgt hätten und die Beklagte gestützt darauf die streitgegenständlichen Markenanmeldungen in der Schweiz vorgenommen habe, gelingt es der Beklagten nicht glaubhaft zu entkräften, dass sie die betreffenden Marken in der Schweiz treuhänderisch bzw. als Agentin der Klägerin eingetragen hat. Insbesondere ist nicht glaubhaft dargetan, dass die Beklagte eigenständig

eine Markenstrategie für den Schweizer Raum entwickelt und eigene Marken in der Schweiz registriert haben soll. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die Beklagte daran wäre, eigens entwickelte und eingetragene Schweizer Marken zu gebrauchen, indem sie eigene Markenprodukte herstellen lässt, um sie in der Schweiz veräussern zu können. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Beklagte im Auftrag und mit Zustimmung der Klägerin die streitgegenständlichen Marken in der Schweiz hinterlegt hat, zumal die Beklagte die Eigenmarkenprodukte der Klägerin in der Schweiz importiert und weiterveräussert hat. Die Hinterlegungen der streitgegenständlichen Marken sind demzufolge im Zusammenhang mit der Ermächtigung der Beklagten zum Markengebrauch in der Schweiz vorgenommen worden. Vor diesem Hintergrund ist es naheliegend, dass die Klägerin für ihre Dachmarke «A. » und andere internationale Marken keine Schutzausdehnung in der Schweiz beantragt hat, da sie den entsprechenden Markenschutz in der Schweiz über ihre schweizerische Agentin – der Beklagten – abgesichert hatte. Wie bereits erwähnt (oben Erwägung 3.3.1), hat der Geschäftsführer der Beklagten B. in seiner E-Mail vom 23. November 20xx und im Vertragsentwurf über die Abtretung von Stammanteilen der Beklagten vom 22. November 20xx bestätigt, dass die Beklagte «sowohl im Firmennamen als auch bei den vertriebenen Produkten» die Marken der Klägerin nutzt. Insgesamt ist somit glaubhaft gemacht, dass die Beklagte als Händlerin und Wiederverkäuferin der klägerischen Eigenmarkenprodukte keine Eigentumsrechte an den streitgegenständlichen Schweizer Marken hat. Es ist somit davon auszugehen, dass diese Eigentumsrechte bei der Klägerin liegen und die Beklagte hinsichtlich der streitgegenständlichen Marken als Agentin im Sinne von Art. 4 MSchG fungiert hat.

3.3.3 Es ist glaubhaft dargelegt, dass zwischen den Parteien eine partnerschaftliche Vertriebsbeziehung bestanden hat, die es der Beklagten erlaubt hat, die Eigenmarken der Klägerin zum Import aus Deutschland in die Schweiz und zum Weiterverkauf der importierten Waren in der Schweiz zu nutzen. Daraus ergibt sich eine Interessenwahrungs- und Loyalitätspflicht der Beklagten als Agentin gegenüber der Klägerin. Die Ermächtigung der Klägerin zum Markengebrauch durch die Beklagte hat bis zur Kündigung der Partnerschaft bzw. des Servicepauschalenvertrages zwischen den Parteien am 8. März 20xx bestanden. Mit dieser Kündigung ist die Zustimmung der Klägerin zum Markengebrauch durch die Beklagte in der Schweiz weggefallen. Die Klägerin ist als eigentliche (materielle) Markeninhaberin gegenüber ihrer Agentin in der Schweiz gemäss Art. 4 MSchG i.V.m. Art. 53 Abs. 1 MSchG berechtigt, die Übertragung der streitgegenständlichen Marken auf die Klägerin zu verlangen. Auf der anderen Seite ist die Beklagte als Agentin verpflichtet, die Interessen der Klägerin in Markenangelegenheiten zu wahren und die streitgegenständlichen Marken auf die Klägerin zu übertragen. Nachdem sich die Beklagte weigert, die streitgegenständlichen Marken an die Klägerin zu übertragen, liegt eine Anmassung im Sinne von Art. 53 Abs. 1 MSchG vor.

3.3.4 Hinsichtlich der 30 Markenanmeldungen der Beklagten vom 9. März 20xx ist glaubhaft gemacht, dass es sich entgegen den beklagtischen Ausführungen nicht um Folgeanmeldungen nach Ablauf der

10-jährigen Schutzfrist gehandelt haben kann, da die Schutzfrist je nach Marke bereits am 7., 8. oder 9. August 20xx abgelaufen ist, also rund sieben Monate vor den angeblichen Folgeanmeldungen vom 9. März 20xx. Es bestehen Anzeichen dafür, dass die Markenanmeldungen vom 9. März 20xx im Zusammenhang mit der im Februar 20xx vom Geschäftsführer der Klägerin angekündigten Kündigung des Servicepauschalvertrags vom 8. März 20xx stehen und es ist glaubhaft dargetan worden, dass diese 30 Markenanmeldungen höchstwahrscheinlich missbräuchlich hinterlegte Sperrmarken mit Behinderungsabsicht darstellen. Die Hinterlegungen scheinen mit dem Zweck erfolgt und dazu geeignet zu sein, die Klägerin in der Aufnahme ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz zu behindern, was als unlauteres Verhalten im Sinne von Art. 2 UWG qualifiziert werden kann (dazu SHK MSchG-GASSER,

2. Aufl., 2017, Art. 5 N 34 ff. m.w.H.). Nach summarischer Prüfung der Rechtsschriften und eingereichten Beweismittel ist ferner festzustellen, dass auch die Anmeldung der Dachmarke «A. Schweiz» vom 8. Juni 20xx und die zehn Markenanmeldungen vom 7. Juli 20xx durch die Beklagte eigenmächtig und ohne Zustimmung der Klägerin erfolgt ist, mutmasslich um die Klägerin im Hinblick auf einen allfälligen Markteintritt in der Schweiz zu behindern. Im Übrigen ist von der Beklagten nicht glaubhaft dargetan worden, dass sie seit dem Tag der Gründung im Jahr 19xx Inhaberin des Firmennamens «A. » in der Schweiz sei. Wie erwähnt deutet nichts darauf hin, dass die Beklagte eine eigenständige Markenpolitik in der Schweiz betrieben hat. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Beklagte die Zeichen aus den Registereinträgen der Klägerin übernommen und jeweils mit einem identischen oder sehr ähnlichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der Schweiz angemeldet hat, dies ohne Wissen und Zustimmung der Klägerin. Infolgedessen muss aller Voraussicht nach eine offensichtliche Verwechslungsgefahr bezüglich der streitgegenständlichen Marken bejaht werden. Eine offensichtliche Verwechslungsgefahr besteht auch hinsichtlich der Zeichen Nr. zzzzz «A. Outlet» und Nr. zzzzz «Kreis (fig.)», welche nach glaubhafter Darlegung von der Klägerin entwickelt worden sind und seit 2004 für ihren Geschäftsauftritt ihres Fabrikverkaufs in Y. , Deutschland, prioritär verwendet werden. Die Marke «A. Schweiz» der Beklagten erscheint sodann offensichtlich verwechslungsfähig mit der von der Klägerin eingetragenen und verwendeten Dachmarke «A. ». Daraus folgt zusammenfassend, dass die am 8. Juni 20xx, 7. Juli 20xx sowie 9. März 20xx angemeldeten Marken gestützt auf Art. 2 UWG unlauter im Sinne von Art. 2 UWG und damit nichtig bzw. anfechtbar sind. Zumal die Beklagte die Übertragung dieser Marken auf die Klägerin ablehnt, kann Letztere als besser berechtigte Partei nach Art. 53 Abs. 1 MSchG die Klägerin anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit dieser Markeneintragungen auf Übertragung der Marken klagen.

3.3.5 Mit Bezug auf die (befürchtete) Verletzung ihres Anspruches auf Übertragung und Nichtigerklärung der streitgegenständlichen Marken führt die Klägerin aus, zwischen den Geschäftsführern der Klägerin und der Beklagten schwele seit den Trennungsverhandlungen ab dem Jahr 20xx ein emotional geführter Konflikt. Die Beklagte habe am 9. März 20xx hinter dem Rücken der Klägerin insgesamt 30 Marken im Register eingetragen. Es bestehe eine erhebliche Gefahr weiterer

solcher Reaktionen der Beklagten bzw. ihres Geschäftsführers. Die Beklagte entgegnet, dass sie sich ihrer Marken nicht zu entledigen versuche. Selbst wenn sie ihre Marken an einen Dritten übertragen würde, bliebe nach überwiegender Lehre die Passivlegitimation trotz einer Übertragung der Marken im Laufe des Prozesses bestehen. Das Präsidium des Kantonsgerichts, Abteilung Zivilrecht, folgt nach einer summarischen Prüfung des vorgetragenen Sachverhalts und der Rechtsgrundlagen der klägerischen Sichtweise, wonach nicht per se ausgeschlossen und somit befürchtet werden kann, dass die Beklagte bzw. ihr Geschäftsführer die streitgegenständlichen Marken an einen gutgläubigen Dritten übertragen oder veräussern könnte. Eine solche Handlung der Beklagten bzw. ihres Geschäftsführers würde – ohne Verfügungsbeschränkung oder Registersperre – die konkrete Gefahr mit sich bringen, dass die Übertragungs- und Nichtigkeitsklage der Klägerin mangels Passivlegitimation abzuweisen wäre, sofern kein Parteiwechsel nach Art. 83 ZPO stattfinden würde, was aufgrund der vorliegenden Streitigkeit nicht anzunehmen ist (SHK MSchG-STAUB, 2. Aufl., 2017, Art. 53 N 22; OFK ZPO-MORF, 3. Aufl., 2023, Art. 83 N 5; DIKE ZPO-GÖKSU, 2. Aufl., 2016, Art. 83 N 16; BSK ZPO- GRABER, 3. Aufl., 2017, Art. 83 N 17 f.). Damit fällt die Hauptsachenprognose in Bezug auf den glaubhaft gemachten Übertragungsanspruch der Klägerin positiv aus. In der Rechtsliteratur besteht Uneinigkeit darüber, ob gestützt auf Art. 17 Abs. 3 MSchG die Passivlegitimation einer beklagten Partei bei einer Übertragung einer Marke während eines Nichtigkeitsverfahrens bestehen bleibt (vgl. vorstehende Literaturhinweise für den Wegfall der Passivlegitimation; anders BSK MSchG-STÄDELI, 3. Aufl., 2017, Art. 4 N 24; BIGLER, a.a.O., Art. 17 N 39; FRICK, a.a.O., Art. 53 N 8). Diese Frage ist bislang durch die Gerichte nicht geklärt worden. In der markenrechtlichen Praxis kommt es aber regelmässig vor, dass Verfügungsverbote und Registersperren angeordnet werden, um einer Übertragung während des Prozesses vorzubeugen (SHK MSchG-STAUB, 2. Aufl., 2017, Art. 53 N 22; BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl., 2017, Art. 53 N 12).

Um die Gefahr einer allfälligen Übertragung der streitgegenständlichen Marken an gutgläubige Dritte entgegenzuwirken, ist im hier zu beurteilenden Fall eine Verfügungsbeschränkung bzw. Registersperre angezeigt. Andernfalls droht, dass der glaubhaft gemachte Übertragungsanspruch der Klägerin vereitelt werden könnte.

3.3.6. Ohne Verfügungsbeschränkung bzw. Registersperre droht der Klägerin ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, weil die Beklagte die streitgegenständlichen Marken auf einen gutgläubigen Dritten übertragen könnte, um die gerichtliche Durchsetzung des Übertragungsanspruchs der Klägerin zu verhindern oder zumindest erheblich zu erschweren. Die Nachteilsprognose ist demzufolge ebenfalls zu bejahen. Die Klägerin hat darüber hinaus glaubhaft gemacht, dass sie seit der Eintragung der Registersperre gemäss Verfügung vom 21. August 2023 bereits verschiedene nicht wiedergutzumachende Nachteile erlitten hat. Insbesondere wurde der Schutzumfang von sechs angemeldeten Wortmarken – ohne Zustimmung der Klägerin oder des Gerichts – eingeschränkt, indem diese jeweils in Wort-/Bildmarken mit engerem Schutzumfang umgewandelt wurden (…). Bei den hinterlegten Logos wurde zudem ein anderes Design als das von den Parteien bis heute verwendete

gewählt. Daraus folgt nicht nur, dass weiterhin eine besonders dringliche Gefahr nicht leicht wiedergutzumachender Nachteile für die Klägerin besteht, die eine Aufrechterhaltung der Verfügungsbeschränkung bzw. Registersperre erforderlich macht. Vielmehr sind antragsgemäss die superprovisorisch gutgeheissenen Verfahrensanträge dahingehend zu ergänzen, dass die Beklagte ohne schriftliche Zustimmung der Klägerin keine inhaltlichen Änderungen an den streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen vornehmen darf, wie insbesondere (Teil-)Löschungen der Marken, Änderungen an den Zeichen oder an Waren oder Dienstleistung der Marken, oder sonst wie den Schutzumfang der Marken verringern, oder die Marken nach Ablauf der Schutzfrist erlöschen zu lassen. Das IGE ist anzuweisen, die bereits eingetragene Verfügungsbeschränkung entsprechend zu ergänzen. Der Entscheid ist als sofort vollstreckbar zu erklären, um weitere nicht leicht wiedergutzumachende Nachteile für die Klägerin umgehend verhindern zu können.

3.3.7 Ob mit der Nichtverlängerung der Schutzdauer der Schweizer Marke «yyyyy» durch die Beklagte gegen die Verfügungsbeschränkung verstossen worden ist, kann unter Hinweis auf vorstehende Erwägung 3.3.6 offenbleiben. Jedenfalls ist aber die inzwischen aus dem Register gelöschte Marke «yyyyy» aus der Verfügungsbeschränkung zu entfernen.

3.3.8 Schliesslich greift das richterliche Verfügungsverbot und die Registersperre für die Dauer des Verfahrens nicht allzu schwer in die Rechtssphäre der Beklagten ein, weshalb die Anordnung dieser Massnahmen auch unter dem Aspekt der Verhältnismässigkeit vertretbar ist, zumal die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen im Schweizer Markenregister eingetragen bleiben. Durch die Massnahme wird die Beklagte insbesondere nicht daran gehindert, die streitgegenständlichen Marken und Markenanmeldungen weiterhin zu gebrauchen.

4. Zusammenfassend ergibt die summarische Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts und der eingereichten Beweismittel, dass die Voraussetzungen des geltend gemachten materiellen Anspruchs der Klägerin gegenüber der Beklagten auf Übertragung bzw. Eintragung der registrierten bzw. angemeldeten Schweizer Marken gemäss Rechtsbegehren der Klage gestützt auf Art. 53 MSchG i.V.m. Art. 4 MSchG und Art. 2 UWG glaubhaft erscheinen. Der Klägerin droht ohne vorsorgliches richterliches Einschreiten ein glaubhaft gemachter nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil, indem aufgrund der ungewissen Rechtslage bei allfälliger Übertragung der streitgegenständlichen Marken zum jetzigen Zeitpunkt an eine Drittpartei die (Weiter)Führung des Prozesses gestützt auf Art. 53 MSchG wegen allfälliger nachträglich weggefallener Passivlegitimation der Beklagten gefährdet ist. Diesem drohenden Erschwernis kann nur mit der Bestätigung der superprovisorisch angeordneten Massnahmen entgegengewirkt werden. Da die Beklagte am 27. Oktober 2023 und somit nach angeordneter Verfügungsbeschränkung den Schutzumfang von sechs Wortmarken einseitig eingeschränkt und die

Logos verändert hat, rechtfertigt sich die von der Klägerin beantragte Ergänzung der Verfügungsbeschränkung.

5. Die Verteilung und Liquidation der Prozesskosten des vorsorglichen Massnahmenverfahrens erfolgt mit dem Entscheid in der Hauptsache.