Protezione dei marchi - concorrenza sleale

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Numero d'incarto:

10.2001.32

Data decisione, Autorità:

08.09.2006, IICCA

Titolo:

Protezione dei marchi - concorrenza sleale

CONCORRENZA SLEALE

CONFISCA

USO DEL MARCHIO

art. 3 let. d LCSL

art. 9 cpv. 1 let. b LCSL

art. 9 cpv. 2 LCSL

art. 13 LPM

art. 57 LPM

art. 60 LPM

Incarto n.

10.2001.32

10.2002.23

Lugano

8 settembre 2006/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Chiesa

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nelle cause promossa direttamente

in appello, con petizioni 29 maggio 2002 rispettivamente 14 agosto 2002, da

IS 1

IS 2

entrambe RA 1

contro

CV 1

RA 2

chiedenti che alla convenuta sia fatto divieto di apporre

il marchio __________ e/o il marchio __________ e/o il marchio __________, da

soli o accompagnati con il marchio raffigurante un giocatore di polo, nonché i

nomi __________, __________, soli o combinati tra di essi e/o altri nomi, su

documenti che pubblicizzano attività, servizi e iniziative commerciali della

stessa convenuta, e ciò relativamente ai propri punti vendita, situati nei

centri __________ di Mendrisio (inc. 10.2001.32) e di Villeneuve/ VD (inc.

10.2002.23);

e chiedente -per quanto riguarda il negozio di

Mendrisio (inc. 10.2001.32)- che i suddetti marchi e nomi non possano essere

usati per contraddistinguere il proprio negozio - punto vendita, ad esempio a

titolo di insegna, postulando al contempo la confisca e la distruzione di un'insegna

luminosa posta all'entrata dell'emporio;

petizioni cui la convenuta si è opposta, chiedendone

la reiezione;

vista (nell'inc. 10.2001.32) l'azione

riconvenzionale di CV 1 che -con l'allegato di risposta 16 settembre 2002-

postula che le venga permesso di ricollocare, a spese delle controparti,

l'insegna luminosa precedentemente sovrastante l'entrata del negozio di

Mendrisio;

domanda cui le attrici si sono opposte;

richiamate le seguenti decisioni cautelari:

·

2 maggio 2002 (inc.

10.2001.32) del giudice delegato di questa Camera che, accogliendo l'analoga

istanza delle attrici, ha predisposto determinati divieti e ordini nei

confronti della convenuta, e meglio come si dirà nel seguito;

·

31 gennaio 2002 della

"Cour civile" del Tribunale cantonale di Vaud di analogo contenuto;

vista la convenzione processuale 12 luglio 2002 con

cui le parti della cautelare decisa nel Canton Vaud (esclusa la convenuta __________)

hanno ammesso la competenza del giudice ticinese per decidere il merito della vertenza

(doc. B, inc. 10.2002.23);

tenuto conto dell'ordinanza 30 gennaio 2003 con cui sono

state congiunte le due cause, precisando che esse sarebbero state decise con

un'unica sentenza;

lette le conclusioni 8 aprile 2005 di parte convenuta,

separatamente prodotte in entrambi gli incarti;

preso atto della comunicazione 8 aprile 2005 delle

attrici che, rinunciando a un memoriale conclusivo, confermano tuttavia le loro

domande, così come formulate in sede di replica;

avendo le parti rinunciato al dibattimento finale con

comunicazione 11 aprile 2005;

considerato

in fatto e in diritto:

1. L'attrice

1 procede come titolare di diversi marchi registrati in Svizzera di cui la

maggior parte riferita alla classe merceologica 25 (capi d'abbigliamento): si

tratta di marchi verbali (così i marchi __________ e __________), di un marchio

figurativo rappresentante un giocatore di polo, oppure di marchi misti, in

particolare risultanti dalla combinazione degli elementi verbali e figurativo

descritti (plico doc. B). L'attrice 2, con sede a Parigi, ha per scopo diverse

attività intellettuali e commerciali riferite alla linea Home collection

della marca "__________" ed è licenziataria e distributrice esclusiva

dei prodotti della società statunitense per molti Paesi europei, fra i quali la

Svizzera.

2. In

entrambe le cause le attrici non rimproverano alla convenuta di vendere merce

recante i marchi testé descritti (la fattispecie in tal senso è pacifica), ma

di far uso degli stessi per contraddistinguere la sua attività commerciale,

segnatamente apponendoli su un'insegna luminosa posta al di sopra dell'entrata

del negozio presso il centro __________ di Mendrisio e su proprie carte di

fedeltà, destinate alla sua clientela -sia a Mendrisio, sia a Villeneuve- per

l'ottenimento di sconti nei propri punti vendita in Svizzera, rispettivamente

su documentazione relativa a quelle stesse tessere, chiamate __________.

3. Con

la decisione cautelare 2 maggio 2002, il giudice delegato di questa Camera ha in

particolare confermato il sequestro di tutti i prospetti pubblicitari __________

e di tutti i formulari per l'ottenimento delle stesse tessere; ha ordinato alla

convenuta di rimuovere nel termine di dieci giorni l'insegna luminosa del

negozio di Mendrisio; e ha fatto divieto alla convenuta di usare i marchi in

discussione, nonché i nomi __________ e __________, soli o combinati tra di

essi o con altri nomi, su documenti che pubblicizzassero le sue attività,

servizi e iniziative commerciali, rispettivamente che servissero a

contraddistinguere i propri punti vendita.

Con

la decisione cautelare 31 gennaio 2002 i giudici vodesi, confermando il

sequestro della documentazione già rinvenuta a Villeneuve, avevano in

particolare fatto divieto alla convenuta e alla società __________ di utilizzare

in qualsiasi modo, segnatamente di offrire alla clientela del loro negozio,

situato presso il centro __________ di Villeneuve, o di spedire alla stessa

clientela, le __________, rispettivamente pieghevoli o altri mezzi pubblicitari

relativi alle accennate tessere, rispettivamente formulari per l'ottenimento

delle stesse.

4. Entrambe

le petizioni sono intese a ottenere la confisca e la distruzione di tutti i

prospetti pubblicitari __________ e di tutti i formulari per l'ottenimento

delle __________ (così come ai rispettivi verbali di sequestro); a ottenere il

divieto per la convenuta di usare i marchi di cui si tratta, nonché i nomi __________

e __________, su documenti relativi alla sua attività commerciale in ogni sua

forma; a ottenere la condanna della convenuta al versamento alle attrici di un

importo di almeno fr. 10'000.- a titolo di risarcimento per il danno subito in

relazione all'uso delle __________ e a ottenere la pubblicazione della sentenza

su quotidiani vodesi e ticinesi. La petizione 29 maggio 2002 (inc. 10.2001.32)

postula inoltre la confisca e la distruzione dell'insegna luminosa posta al di

sopra dell'entrata del punto vendita di Mendrisio, nonché la confisca e la

distruzione delle matrici utilizzate per la stampa dei prospetti pubblicitari __________,

dei formulari per l'ottenimento delle tessere e delle stesse __________.

5. Non

contestando il diritto delle attrici ai marchi in discussione e abbandonata in

sede di conclusioni l'eccezione di carente legittimazione attiva di __________,

la convenuta si difende nel merito della controversia sostenendo anzitutto di

vendere esclusivamente capi originali e di avere dato perfettamente seguito ai

decreti cautelari. Sul tema principale della disputa, rivendica il suo buon

diritto, data la liceità del proprio commercio dipendente da importazioni

parallele, di pubblicizzare nel modo più opportuno i prodotti da lei messi in

vendita, segnatamente anche all'appoggio dei marchi altrui, usati non solo in

connessione esclusiva con la merce. Nega la pretesa violazione del diritto alla

personalità e nega di aver compiuto atti di concorrenza sleale nei confronti

delle controparti.

6. Sul

tema fondamentale della lite, ossia sull'uso di marchi di terzi per

pubblicizzare la propria attività commerciale, vale quanto già ampiamente

esposto nella decisione cautelare 2 maggio 2002 del giudice delegato.

Anzitutto, dato che scopo del marchio è quello di distinguere prodotti o

servizi di un'azienda da quelli di un'altra, è data lesione di un marchio

altrui non solo apponendo il medesimo su propri prodotti o imballaggi, ma anche

facendone uso su carta intestata, materiale pubblicitario o altro (DTF

126 III 324). Nello stesso senso, la registrazione di un marchio non preclude

l'uso come tale solo ai terzi, ma ne esclude ogni applicazione che possa essere

intesa in funzione di marchio da parte del consumatore medio: così ogni

applicazione di segni confondibili sia che si tratti di ditte, insegne

o altre indicazioni commerciali (DTF 120 II 148; 126 III 324; Pedrazzini/ von Büren/ Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Berna 1998, N. 569). E'

inoltre pacifico che la liceità dell'uso di un marchio per la vendita di merce

proveniente dall'estero e messa in commercio nel nostro Paese, al di fuori

della rete di distribuzione del titolare del marchio, comporta -almeno in linea

di principio- la possibilità di ogni rivenditore di far uso dei marchi

originali per commercializzare i relativi prodotti e per pubblicizzare tale

attività (David, in Comm. di Basilea alla LPM, ed. 2, art. 13, N. 24; Marbach,

Markenrecht, in SIWR vol. III, pag. 209).

7. Nell'ambito

della presente controversia si colloca il principio giurisprudenziale che

precisa come sfugga alla protezione della LPM la forma con cui l'importatore

parallelo fa uso del marchio altrui a scopi pubblicitari, ancorché essa possa

indurre il consumatore a credere nell'esistenza di un rapporto commerciale fra

il rivenditore e il titolare del marchio (sic ! 2000, pag. 312 -

"Chanel IV"; SJZ 2002, 238). In altre parole, è ammesso che

anche il rivenditore non autorizzato possa offrire apertamente al pubblico la

merce recante marchi altrui. Tuttavia, è condizione per l'uso di tali marchi

allo scopo indicato che sia limitato e direttamente connesso alla vendita di

prodotti protetti dal marchio; ciò che dipenderà dall'impressione generale

della forma pubblicitaria scelta dal rivenditore, la quale -per le sue

caratteristiche- non deve superare l'esigenza di una corretta informazione del

pubblico (sic ! cit., ibidem; Sabbadini, Werbung

für Waren und Dienstleistungen durch nicht autorisierte Händler, in sic !

2000, pag. 771 - 774).

8. In

concreto, pacifico ciò che va ripetendo la convenuta, ossia (come esposto sopra)

che essa deve avere la facoltà di pubblicizzare la vendita di capi

d'abbigliamento che recano i marchi della controparte (evidentemente facendo

capo agli stessi), per valutare se le forme da lei adottate superino o no

l'esigenza di una corretta informazione del pubblico, rispettivamente se l'uso

dei marchi sia in un rapporto diretto con la vendita dei prodotti pubblicizzati,

occorre descriverne il contenuto e la portata. Va ricordato in particolare che CV

1 ha allestito -per essere distribuite alla propria clientela- cosiddette carte

fedeltà, ossia tessere del formato approssimativo di una comune carta di

credito, chiamate "__________" della validità di due anni; esse sono

ottenibili presso la rivenditrice quando il cliente abbia raggiunto, con un

unico acquisto, determinati importi minimi di spesa: con acquisti di almeno fr.

500.-, egli ha diritto a una Silver card che gli garantisce sconti del

5% sulle compere future presso i negozi "__________" dei centri __________;

se la spesa minima è di fr. 1'000.-, il cliente ha diritto a una Gold card

che garantisce uno sconto del 10%, mentre -per non definiti importi superiori-

si può ottenere una Red card per sconti del 15% (doc. F, inserti A e B,

nonché cartellone indicatore posto alla cassa dell'emporio). Dal punto di vista

grafico, i tre tipi di tessera, prescindendo dal diverso colore di fondo

(argentato, dorato, rispettivamente rosso), mostrano nel mezzo del quadrilatero

(di cui hanno forma) quasi per tutta l'altezza della tessera, la figura del

giocatore di polo (uno dei marchi dell'attrice 1) e sullo sfondo, per tutta la

superficie della tessera, su diciannove ideali linee parallele e trasversali

dal basso a sinistra verso l'alto a destra, una serie indefinita del nome __________, stampata in caratteri bianchi; infine, in alto a sinistra, in caratteri più evidenti, è apposto il nome

della tessera (__________). Inoltre, le tre tessere sono riprodotte a colori

sul pieghevole di spiegazione dell'azione fedeltà, mentre, sullo sfondo di ogni

pagina di questo documento e per quasi tutta l'altezza delle medesime, appare

il disegno del giocatore di polo, riprodotto in colore viola pallido; segno che

campeggia anche sul cartellone indicatore di cui già s'è detto.

Orbene,

questa azione promossa dalla convenuta è sicuramente anche idonea a informare

il pubblico sulla vendita da parte sua di prodotti d'abbigliamento recanti i

marchi della controparte. Ma lo scopo principale incontestabilmente evidente

della convenuta è -per questo tramite- quello di ottenere la fedeltà della

clientela alla propria attività commerciale e quindi al proprio tornaconto al

di là del prodotto offerto: in particolare, la rivenditrice induce il cliente

ad acquisti di una certa importanza per ottenere il diritto alla __________ e

tenta di favorire acquisti futuri presso di lei, almeno per la durata di due

anni, a prezzi scontati. In altre parole e di conseguenza, l'azione come tale non

può essere censurata, mentre censurabile è -nell'ambito della stessa- l'uso dei

marchi e dei nomi della controparte, tanto massiccio e ripetuto da suscitare

l'impressione generale che esso (uso) non sia inteso a favorire l'acquisto

della merce, in quanto di un particolare tipo, di una particolare qualità,

marca, ecc., ma che sia finalizzato al successo dell'azione fedeltà come tale,

ovvero a favorire l'impresa della convenuta. Ciò che, di gran lunga, supera il

limite della corretta informazione del pubblico sul genere, il tipo e la marca

della merce offerta in vendita, dal momento che non realizza un rapporto

diretto fra i marchi usati e i prodotti pubblicizzati. Ne consegue che l'uso

dei marchi di __________ /__________, così come attuato nella fattispecie,

rappresenta una lesione dei medesimi che merita la tutela chiesta in causa,

segnatamente in virtù dell'art. 13 cpv. 1 LPM che conferisce al titolare del

marchio il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i

servizi per i quali il marchio è rivendicato, e in virtù dell'art. 13 cpv. 2

LPM che crea la facoltà del titolare di vietare ad altri l'uso di un marchio o

di un segno anche per offrire prodotti, rispettivamente per metterli in

commercio (lett. b).

9. Le

attrici sostengono che gli stessi fatti costituiscono atti di concorrenza

sleale. E in effetti non si può negare che un'iniziativa promozionale come

quella in esame, ovvero basata su un uso -testé definito "massiccio"-

dei marchi e dei nomi loro, possa indurre l'acquirente medio di buona fede a

pensare che il titolare degli stessi marchi vi abbia acconsentito, se non

proprio partecipato; e ciò al di là del fatto che la clientela della convenuta

sia o no al corrente del fatto che essa commercializzi quella merce,

autorizzata o no dalle controparti. La fattispecie adempie così i presupposti

dell'art. 3 lett. d LCSl secondo cui agisce in modo sleale chi si avvale di

misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli

affari d'altri. Poco conta a tal proposito ciò che allega la convenuta, ossia

che i singoli documenti su cui si fonda l'iniziativa commerciale -tessere,

pieghevoli e formulario per l'ottenimento delle tessere- rechino anche la sua

ragione sociale, accompagnata dal logo del centro __________, già perché

-almeno sulle tessere e sul pieghevole- il nome della convenuta appare in

caratteri di stampa invero poco evidenti -in particolare rispetto ai marchi e

ai nomi delle attrici- tanto da poter essere facilmente non notato anche da un

lettore mediamente attento. Inoltre, v'è comunque da chiedersi chi -tra la

clientela di CV 1 - possa rendersi conto dall'insieme delle circostanze che sia

proprio quella ditta a gestire il punto vendita dei prodotti __________ e

quindi riconosca nell'indicazione del suo nome sulle tessere e sul pieghevole

la titolare dei negozi di Mendrisio e di Villeneuve.

10. La

grande insegna luminosa, già collocata orizzontalmente sopra l'ingresso del punto

vendita della convenuta al __________ di Mendrisio (fotografie doc. D),

dev'essere stata rimossa in seguito all'ordine cautelare 2 maggio 2002 (disp.

4), così come allega la stessa convenuta, affermando di aver dato seguito in

ogni suo punto a quella decisione. In questa sede, essa postula di poterla

ricollocare dov'era, presentando azione riconvenzionale in tal senso. Orbene, a

prescindere da ogni disamina sulla ricevibilità della domanda e sul preteso

diritto di CV 1 a ottenere giudizialmente un ordine nei suoi stessi confronti di

ricollocare l'insegna rimossa là dove essa si trovava prima della decisione cautelare,

occorre considerare la fattispecie nell'ambito della pretesa violazione dei

diritti delle attrici, così come proposto con l'azione principale. In sede di

cautelare, è stato giudicato che, prescindendo dal considerare la fattispecie

nell'ottica della protezione dei marchi, l'insegna potrebbe rappresentare atto

di concorrenza sleale, segnatamente perché l'identità della rivenditrice sarebbe

scomparsa a fronte del ben più forte richiamo del marchio e dei nomi altrui riprodotti

sull'insegna.

La

convenuta sostiene in causa il suo buon diritto all'insegna, anzitutto

collocandola tra i mezzi che essa deve poter utilizzare per liberamente commercializzare

Fatti

i prodotti recanti i marchi in discussione. Spiega che il suo scopo era quello

di evidenziare gli articoli -peraltro originali- venduti nel negozio, indicando

al pubblico dove questo si trovasse fra i molti empori del centro __________.

Rileva anche che i marchi che vi figuravano riproducevano fedelmente quelli

delle controparti, così che essi non vi risultavano lesi. Per le stesse

considerazioni esclude ogni usurpazione del nome delle controparti e qualsiasi

atto di concorrenza sleale.

11. Nel

caso concreto è pacifico che l'insegna luminosa oggetto della vertenza dove

figurano, su fondo celeste, solo i nomi __________ e la figura del

giocatore di polo tra il vocabolo __________ e il nome __________ (doc. D) rappresenta

effettivamente "insegna", già perché nelle immediate vicinanze

dell'entrata del punto vendita di CV 1 presso il centro __________ di Mendrisio

non v'è altra indicazione di nome o di ragione sociale, tanto meno della

convenuta. D'altra parte, non può essere messo in dubbio che un'insegna ha lo

scopo di individualizzare un concorrente, la sua impresa, i locali commerciali

che occupa, le sue prestazioni, ecc., rispetto ad altri concorrenti (David,

Schweizerisches Wettbewerbsrecht, ed. 3, N. 224). Questa funzione distintiva si

esplica nei confronti della clientela che, attraverso l'insegna, può

riconoscere un'impresa commerciale fra le altre (David/ Reutter,

Schweizerisches Werberecht, Zurigo 2001, pag. 454).

Nel

caso concreto, è determinante che la convenuta ha rinunciato a distinguersi dagli

altri concorrenti per mezzo di un nome di fantasia o della propria ragione

sociale; per contro, ha fatto capo esclusivamente a marchi altrui, ancorché

corrispondenti a quelli apposti sulla merce venduta nel proprio emporio

monomarca. Questo atteggiamento non può essere condiviso: partendo dal

presupposto che, esaminando la fattispecie nell'ottica della concorrenza sleale,

devono essere presi in considerazione tutti gli elementi a disposizione e che

determinanti sono le caratteristiche di ogni singolo caso (Sabbadini, op. cit.,

pag. 773), la convenuta non può trincerarsi dietro il solo interesse ad

informare il pubblico sulla merce da lei offerta in vendita. Se -come già

detto- questo scopo non può esserle negato, non va dimenticato che il rischio

di confusione di cui all'art. 3 lett. d LCSl dev'essere giudicato

oggettivamente, nell'ottica del pubblico, ossia di persone neutrali ("unbefangen")

di media formazione, rispettivamente delle cerchie interessate agli oggetti o

alle prestazioni di cui si tratta (Streuli-Youssef, Unlautere Werbe- und

Verkaufsmethoden, in SIWR V/1, ed. 2, pag. 144). Da questo punto di vista è

conseguente concludere che, se non è oggettivamente possibile una confusione sulla

merce venduta (considerata originale), è possibile una confusione sulle

caratteristiche del punto vendita, ossia sulla persona del rivenditore che,

dato lo scopo usuale di un'insegna, appare qui essere la stessa IS 1, o -quanto

meno- un rivenditore legato alla stessa società, rispettivamente autorizzato (SJZ

2002, 238). E, quanto allo scopo della protezione offerta dalla norma in esame -che

dalla protezione del singolo consumatore si estende a una protezione

generalizzata del mercato (Streuli-Youssef, op. cit., pag. 146)- non

è vero che la potenziale clientela sia indifferente all'identità di chi vende, in

senso generale potendosi attendere da un'azienda titolare di marchi ampiamente

diffusi, per esempio, una scelta completa di articoli, modelli nuovi,

determinate condizioni di garanzia, ecc., per esperienza comune non sempre

presenti presso rivenditori non autorizzati. Né appare sostenibile che

l'insegna della convenuta -così come concepita- fosse necessaria per indicare

al pubblico il tipo di merce offerta, dal momento che -ed è pacifico- tutto ciò

che appare alla clientela del negozio già è contrassegnato con i marchi e i

nomi delle attrici. Infine, considerando la specificità del caso, non va

nemmeno dimenticato come la convenuta abbia usato o inteso usare i marchi di

controparte anche in altre forme non meno evidenti, in particolare così come

descritto riguardo all'azione fedeltà di cui s'è detto in precedenza. In tal

senso, non può essere accolta nel merito l'istanza di controparte tendente a

ripristinare l'insegna litigiosa, mentre la protezione invocata dalle attrici

dev'essere accolta poiché l'esposizione della medesima insegna rappresenta oggettivamente

un atto contrario alla buona fede che ricade nella fattispecie dell'art. 3

lett. d LCSl.

Ma,

oltre a problemi di concorrenza, anche in questo caso vi è un uso illecito dei

marchi altrui (art. 13 LPM), dal momento che -come per l'azione fedeltà __________

- l'atteggiamento della convenuta supera il limite di una corretta informazione

del pubblico, volendo -per il tramite dell'insegna e dei marchi- favorire

anzitutto la propria azienda; e ciò con un'indicazione equivoca relativa ai

titolari della medesima, destinata comunque ad attrarre il maggior numero

possibile di clienti all'appoggio dei marchi e dei nomi delle controparti.

12. Viste

queste conclusioni, non v'è motivo -ai fini della vertenza-

di

esaminare le fattispecie anche dal punto di vista del diritto al nome.

13. Quanto

alle domande di causa -n. 2, 3 e 5 (inc. 10.2001.32) nonché n. 2 (inc.

10.2002.23)- che chiedono la confisca e la distruzione degli stampati relativi

all'azione __________ dell'insegna luminosa e delle matrici utilizzate per la

stampa delle tessere e degli stampati pubblicitari corrispondenti, è data

l'applicabilità dell'art. 57 LPM, rispettivamente del principio giurisprudenziale

Considerandi

che -con riferimento all'art. 9 cpv. 1 lett. b LCSl e in analogia alla LPM a

alla LDA- permette l'adozione delle stesse misure anche nell'ambito della

concorrenza sleale (Troller

K., Manuel du droit suisse des biens immateriels,

vol. II, ed. 2, pag., 1022).

Circa

l'attuazione pratica delle operazioni richieste, mentre il materiale cartaceo

sequestrato alla convenuta è a disposizione di questa Camera, ordini diversi

devono essere emessi per quanto riguarda l'insegna luminosa, rimossa dalla

convenuta, ma rimasta in suo possesso, e per le matrici relative alla stampa

del materiale pubblicitario dell'azione __________. A proposito di queste

ultime e a seguito della pronuncia provvisionale, con scritto 17 maggio 2002 la

convenuta ha prodotto -con copia al patrocinatore delle attrici- una richiesta

alla ditta __________, via Tolmezzo 12/7, Milano, di consegnarle "il più

presto possibile le matrici inerenti alla stampa dei prospetti pubblicitari __________

": se ne può pertanto concludere che CV 1 detenga tuttora le matrici di

cui si tratta.

14.

Le

attrici postulano, in entrambe la cause, che la convenuta sia condannata a

versare loro l'importo di fr. 10'000.- a titolo di risarcimento del danno

patrimoniale subito. Sostengono che sia l'azione __________, sia la presenza

dell'insegna avrebbero dirottato su un commerciante non autorizzato clientela

convinta di comperare non solo merce originale, ma offerta da un rivenditore

autorizzato. Questo atteggiamento avrebbe loro causato una perdita certa,

ancorché difficile da quantificare. Giungono alla cifra indicata con il calcolo

seguente: assumono un prezzo al pubblico per camicia di fr. 99.- e l'ipotesi

che la convenuta abbia venduto almeno una camicia al giorno a un cliente che

non l'avrebbe acquistata se fosse stato informato sull'identità del negoziante;

moltiplicando tale indebito profitto giornaliero (di fr. 99.-) per i giorni

correnti fra l'inizio dell'attività illecita e la decisione supercautelare, ottengono

la cifra indicata, approssimativa sì, ma ritenuta "ragionevole e

prudenziale". Orbene, è vero che nelle vertenze nel settore della

concorrenza e della proprietà intellettuale, spesso il calcolo del proprio

danno è difficile: ne consegue che la prassi permette al giudice di determinare

d'ufficio tale importo, applicando l'art. 42 cpv. 2 CO. A tal fine è tuttavia

chiesto alla parte lesa di allegare il numero maggiore possibile di dati e di

sostanziare i limiti del calcolo, rispettivamente di fornire indizi a partire

dai quali la cifra del danno possa essere determinata. Non è per contro

ammissibile chiedere come risarcimento danni un importo forfettario, mentre il

giudice deve stimare il pregiudizio, considerando il corso ordinario delle cose

e le misure (o contromisure) prese dal leso (von Büren/ Marbach,

op. cit., pag. 173; Troller, op. cit., pag. 1044).

In

concreto, proponendo l'importo di fr. 10'000.- si ricava l'impressione che le

attrici, messe in difficoltà dalle particolarità della fattispecie, abbiano

formulato una ragionevole richiesta di risarcimento che non si allontana

tuttavia molto da un importo forfettario. Infatti, l'abbozzo di calcolo

proposto e le cifre indicate non possono venir messe in relazione con la

domanda di causa, anche perché, al di là della scorrettezza dell'agire di parte

convenuta, è impossibile valutare se esso sia stato efficace per quanto

riguarda le vendite presso i due centri __________ interessati, rispettivamente

se simili azioni sono in genere destinate al successo. Inoltre, se da una parte

la fattispecie è stata constatata essere in corso al più presto dal 10 ottobre

2001.

(doc. F), non risulta affatto che -prima della presentazione della domanda

supercautelare- le attrici abbiano intrapreso alcunché per limitare il danno

che ora lamentano. E nemmeno appare corretto assumere come base del calcolo il

prezzo pieno di un articolo, dal momento che sarebbe semmai solo il guadagno

sulla vendita ad essere determinante, guadagno che tuttavia non è stato nemmeno

allegato. D'altra parte, è inevitabile che il commercio messo in atto da

rivenditori non autorizzati causi un pregiudizio alle attrici, ma in sé ciò non

comporterebbe il diritto a risarcimento alcuno, data la liceità dell'attività

di controparte. Né questo aspetto della relazione fra le parti può essere

confuso con gli atteggiamenti scorretti oggetto della presente vertenza che

-accertati in questa sede- non necessariamente possono aver causato un danno

"aggiuntivo" alle attrici. Mancano pertanto elementi sufficienti per

un'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO nei termini surriferiti, così che le

richieste di risarcimento danni non possono essere ammesse.

15.

E'

postulata anche la pubblicazione della presente decisione, a spese della

convenuta, su quotidiani del Canton Vaud e del Canton Ticino, sostenendo che il

comportamento illecito della convenuta non dovrebbe passare inosservato al

pubblico che è stato indotto a credere, comperando presso CV 1, di acquistare

abbigliamento in un "factory store" del gruppo __________. La

pubblicazione è pertanto chiesta come misura preventiva di ulteriori

"travasi di clientela" a favore della convenuta, imponendosi una

corretta informazione del pubblico riguardo all'assoluta estraneità delle parti

fra loro. Orbene, se l'art. 60 LPM concede il diritto alla parte vincente di

chiedere al giudice la pubblicazione della decisione a spese dell'altra parte,

non può esservi dubbio che lo scopo perseguito dalla norma di legge sia

condizionato dall'esigenza di ristabilire ordine nel mercato colpito

dall'attività illecita (David, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, ed. 2, 1999, art. 60

LPM, N. 2), laddove la misura può essere non concessa quando le lesioni hanno

perso attualità, rispettivamente (e subordinatamente) anche se esse sono in

numero relativamente esiguo (David, op. cit., ibidem, N. 4). La

pubblicazione della sentenza -prevista anche dall'art. 9 cpv. 2 LCSl- può avere

carattere preventivo generale, in particolare a fronte di attività lesive

sistematiche o se la situazione induce a temere altre lesioni dei diritti

dell'istante (von

Büren/ Marbach, Immaterialgüter- und

Wettbewerbsrecht, ed. 2, pag. 170). Nel caso concreto, pur non potendo ignorare

una precedente controversia fra le attrici e la società __________ (precedente titolare

degli stessi empori di Mendrisio e di Villeneuve), una vertenza transatta in

data 10 aprile 2006 e una vertenza in corso fra le stesse parti, non si può

parlare di attività lesive sistematiche dal momento che la presente fattispecie

è di natura del tutto diversa dalle prime due, mentre le due petizioni qui in

discussione riguardano un'unità fattuale rappresentata dall'azione __________,

ideata dalla convenuta e destinata a due suoi punti vendita. Inoltre, si può

almeno dubitare dell'attualità e dell'efficacia della richiesta pubblicazione,

già perché i fatti che stanno alla base della lite risalgono al 2001- 2002,

quando sono state decise le cautelari nei due Cantoni interessati. Infine, il

Dispositivo

dispositivo della presente decisione (di cui è appunto chiesta la

pubblicazione) non è in grado -per il suo contenuto- di chiarire la situazione di

fondo fra le parti, così come inteso dalle istanti con la domanda in esame;

istanti che restano semmai libere di procedere esse stesse a una miglior

informazione della clientela. La richiesta di pubblicazione non può pertanto

essere accolta.

16. Infine,

in entrambe le cause le attrici chiedono che il giudice vieti alla convenuta di

usare i marchi e i nomi __________, __________, __________, ecc. nella

propria pubblicità, per contraddistinguere le proprie attività, ecc. in

relazione all'attività commerciale svolta presso i punti vendita situati presso

i centri __________ di Villeneuve e di Mendrisio. Sennonché, divieti di questo

genere devono essere definiti in modo preciso, dando una descrizione completa

del comportamento illecito, così che non possano sorgere difficoltà a livello

di esecuzione (Troller, op. cit., pag. 1010). In concreto, così come formulato, il divieto

proposto è troppo generico e finirebbe per colpire anche forme di pubblicità

permesse a CV 1, con particolare riferimento ai criteri esposti ai precenti considerandi

6 e seguenti. D'altra parte -nell'ambito di questa causa- un divieto alla

convenuta di future attività lesive dei diritti delle controparti può solo

collocarsi nel solco delle specifiche contestazioni della lite che, in

concreto, sono sicuramente particolari. Infine, il divieto richiesto dev'essere

ottenibile in una forma tale da permettere una facile individuazione di

eventuali contravvenzioni al divieto stesso. Ne consegue che la concreta proposta

delle attrici deve trovare diversa formulazione nel dispositivo della sentenza.

17. Concludendo,

a dipendenza del parziale accoglimento di entrambe le petizioni, corrispondente

a un grado di soccombenza delle attrici di peso relativo sul complesso della

controversia, le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili vanno sì

ripartite fra le parti, ma devono essere caricate in modo prevalente sulla

convenuta (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati per le spese

e le ripetibili gli art. 148 e segg. CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

1. La

petizione 29 maggio 2002 di IS 1, __________, e di __________, Parigi (inc.

10.2001.32) è parzialmente accolta.

Di

conseguenza è ordinata:

1.1

la confisca e la distruzione -ad opera del tribunale- di tutti i

prospetti pubblicitari __________ e di tutti i formulari per

l'ottenimento delle __________, così come al verbale di

sequestro 20 novembre 2001;

1.2

la confisca e la distruzione -a spese e per mano della

convenuta- dell'insegna luminosa precedentemente

posta al di sopra dell'entrata del punto vendita di CV 1 presso il centro __________

di Mendrisio,

raffigurante marchi figurativi e verbali, registrati a favore

della società IS 1, così come

rappresentata nel doc. D (inc. 10.2001.32);

§. Alla convenuta è assegnato un termine di 20 (venti)

giorni dall'intimazione della presente per produrre alla

Camera giudicante la certificazione dell'avvenuta distru-

zione dell'insegna per mezzo di brevetto allestito da un

pubblico notaio, abilitato all'esercizio nel Canton Ticino.

1.3

La confisca e la distruzione -ad opera del tribunale- delle

matrici utilizzate per la stampa dei prospetti pubblicitari __________, dei

formulari per l'ottenimento delle __________ e delle

tessere __________ di cui al dispositivo n. 7 del decreto

cautelare 2 maggio 2002.

§. Alla convenuta è assegnato un termine di 20 (venti)

giorni dall'intimazione della presente per inviare alla

Camera giudicante le matrici di cui al punto 1.3.

1.4

E' fatto divieto a CV 1 di usare in futuro il

marchio __________ e/o il marchio __________

e/o il marchio __________, da soli o accompagnati

con il marchio

raffigurante un giocatore di polo (in particolare i marchi n.

306015, 307638, 308680 e 308773), nell'ambito di attività

commerciali o pubblicitarie, nei modi e nelle forme usati

nelle fattispecie oggetto delle presenti cause giudiziarie,

segnatamente per quanto concerne attività, servizi e

iniziative commerciali svolte nel negozio situato presso il

centro __________ di Mendrisio.

2. Gli

ordini di cui ai dispositivi 1.2 §, 1.3 § e 1.4 sono emanati con la

comminatoria dell'art. 292 CPS che recita: Chiunque non

ottempera

a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario

competente sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito

con l'arresto o con la multa.

3. Le

spese della presente procedura fr. 80.-

e

la tassa di giustizia di fr. 2'500.-

in

totale fr. 2'580.-

anticipate,

rispettivamente da anticipare dalle attrici,

restano

a loro carico in ragione di 1/6 e per 5/6 vengono caricate a CV 1.

Quest'ultima

verserà alle attrici la somma di fr. 4'000.--

a

titolo di ripetibili parziali.

4. La

domanda riconvenzionale 16 settembre 2002 di CV 1 è respinta.

5. Le

spese e la tassa di giustizia della riconvenzione, di complessivi fr. 400.-

sono posti a carico di CV 1.

Essa

verserà alle convenute nella riconvenzione fr. 500.- a titolo di ripetibili.

6. La

petizione 14 agosto 2002 di IS 1, __________, e di __________, __________i

(inc. 10.2002.23) è parzialmente accolta.

Di

conseguenza:

6.1

è ordinata la confisca e la distruzione -ad opera del

tribunale- di tutti i prospetti pubblicitari __________ e di tutti i

formulari per l'ottenimento delle __________, così come al

verbale di sequestro 14 dicembre 2001;

6.2

E' fatto divieto a CV 1 di usare in futuro il

marchio __________ e/o il marchio __________

e/o il marchio __________, da soli o accompagnati

con il marchio

raffigurante un giocatore di polo (in particolare i marchi n.

306015, 307638, 308680 e 308773), nell'ambito di attività

commerciali o pubblicitarie, nei modi e nelle forme usati

nelle fattispecie oggetto delle presenti cause giudiziarie,

segnatamente per quanto concerne attività, servizi e

iniziative commerciali svolte nel negozio situato presso il

centro __________ di Villeneuve (VD).

7. L'ordine

di cui al dispositivo n. 5.2 è emanato con la comminatoria dell'art. 292 CPS

che recita: Chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da

un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della

pena prevista dal presente articolo è punito con l'arresto o con la multa.

8. Le

spese della presente procedura fr. 50.-

e

la tassa di giustizia di fr. 2'000.-

in

totale fr. 2'050.-

anticipate,

rispettivamente da anticipare dalle attrici,

restano

a loro carico in ragione di 1/5 e per 4/5 vengono caricate a CV 1.

Quest'ultima

verserà alle attrici la somma di fr. 3'000.--

a

titolo di ripetibili parziali.

9. Intimazione:

-;

-.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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