protezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso

AIUTO

RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

10.2002.24

Data decisione, Autorità:

14.09.2005, IICCA

Titolo:

protezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso

INSORGENZA DEL DIRITTO AL MARCHIO

MARCHIO ANTERIORE

OPPOSIZIONE

art. 2 LPM

art. 3 cpv. 1 let. c LPM

art. 6 LPM

art. 14 LPM

art. 31 LPM

Incarto n.

10.2002.24

Lugano

14 settembre

2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Chiesa

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa

direttamente in appello, con petizione 5 settembre 2002 da

IS 1

rappr. da RA 1

contro

CV 1

rappr. dagli RA

2 , e dr. Peter Heinrich, Zurigo

chiedente

–così come alla modifica apportata dall’attrice in sede di conclusioni- diversi

ordini e divieti a carico della società convenuta relativamente all’uso di

determinati marchi rivendicati dall’attrice, la condanna della convenuta al

pagamento della somma di fr. 15'000.- a titolo di risarcimento danni, nonché

l’autorizzazione a pubblicare il dispositivo della sentenza;

domande

cui la convenuta si oppone;

richiamato

il decreto superprovvisionale 7 maggio 2002 ottenuto dalle allora istanti IS 1

e __________ Ltd., __________, nei confronti di CV 1 con cui veniva ordinato il

sequestro presso il negozio di quest’ultima __________”), sito in Piazza Grande

a Locarno, di tutta la merce recante il marchio __________ e/o il

marchio “L” e figura di l__________, nonché di tutta la documentazione connessa

con l’uso degli stessi marchi (inc. 10.2002.09);

richiamata

pure la sentenza provvisionale 2 luglio 2002 con cui, confermando le misure

superprovvisionali, veniva fatto ordine alla convenuta –e per essa al

presidente del Consiglio d’amministrazione- di cessare con effetto immediato la

vendita in qualsiasi forma di prodotti recanti il marchio __________ (nella grafia cosiddetta “Cinemascope”);

congiunta

per l’istruttoria questa causa con la causa parallela e analoga nel contenuto,

proposta da IS 1 nei confronti di __________, Lugano (inc. 10.2002.25);

svolta

l’istruttoria nella causa di merito, presentata dalla sola qui attrice come

licenziataria esclusiva di __________ Ltd.;

ammesse

con decreto 18 settembre 2003 le istanze (di restituzione in intero per addurre

fatti nuovi e per produrre nuove prove, relativamente a entrambi gli incarti)

20 giugno 2003 dell’attrice, rispettivamente 12 giugno, 3 luglio e 31 luglio

2003 la convenuta, in seguito alle quali sono stati assunti all’incarto i

documenti AA, BB, nonché 13, 14 e 15 (inc. 10.2002.24);

ammesse

con decisione 5 dicembre 2003, rispettivamente 28 gennaio 2004, le istanze di

restituzione in intero 9 ottobre e 24 dicembre 2003 della parte convenuta in

esito alle quali sono stati ammessi a questo stesso incarto anche i documenti 20,

21 e 22, rispettivamente 26;

preso atto

dello svolgimento di un unico dibattimento finale in relazione alle cause

congiunte (verbale 24 marzo 2004);

lette le

osservazioni conclusive delle parti, rispettivamente 16 marzo 2004 dell’attrice

e 24 marzo 2004 della convenuta;

decaduta

la possibilità di una transazione extragiudiziale della vertenza con la

comunicazione telefonica 19 maggio 2004 del patrocinatore della convenuta, RA 2;

esaminati

gli atti e i documenti dell’incarto;

considera

in fatto e in

diritto:

1. La

menzionata decisione provvisionale 2 luglio 2002 (inc. 10.2002.09), ha

riconosciuto la verosimile validità del marchio __________ (nella grafia

“Cinemascope”) e il diritto sul medesimo da parte delle istanti, ossia: __________

__________ Ltd. quale titolare di quel marchio svizzero (no. 496056) depositato

in data 18 giugno 2001, anche per la classe merceologica 25 (abbigliamento), e IS

1 quale unica licenziataria per i prodotti e il marchio della liteconsorte.

Allo stesso marchio, parte convenuta contrapponeva il marchio svizzero no.

458834, ossia il marchio solo verbale “__________”, depositato già il 6

febbraio 1998 dalla società inglese __________) Ltd. e anch’esso relativo alla

classe di prodotti 25, di cui licenziataria era la ditta tedesca __________.

Distributrice per la Svizzera dei prodotti contestati era la __________,

fornitrice di parte convenuta.

Tra

l’altro, in merito alla priorità di cui all’art. 6 LPM, il giudice delegato

aveva concluso, con esplicito riferimento ai limiti che connotano un giudizio

cautelare, per la mancanza di similitudine fra i due marchi, ritenendo

determinante, rispetto al marchio verbale, la particolare presentazione grafica

del marchio __________. Considerava in conclusione: E’ pertanto sostenibile

che la grafia del marchio in questione –tenuto conto dello scopo riservatogli

dalla legge di distinguere prodotti o servizi di un’azienda da quelli di

un’altra- appaia di importanza determinante e addirittura prevalente

sull’indicazione verbale (tanto più con l’aggiunta del nome “__________”),

rivestendo innegabile carattere distintivo dei prodotti e non rappresentando

una semplice presentazione decorativa del nome Lonsdale (cons. 5).

2. La

causa di merito è stata presentata dalla sola IS 1 nella sua veste di

licenziataria esclusiva per la Svizzera del marchio contestato, come risulta

dall’ addendum no. 1 di data 19 ottobre 2001 al contratto di licenza sul

marchio 11 giugno 2001 (doc. I) e dalla dichiarazione 19 luglio 2001 di __________

Ltd. in base alla quale l’attrice è la sola ed esclusiva licenziataria del

diritto al marchio __________ per il territorio svizzero (doc. H).

3. Affermando

che la ditta inglese __________ (UK) Ltd. aveva acquistato i marchi __________

nel 1997, nei propri allegati introduttivi parte convenuta ricorda come la

società tedesca __________ sia stata dapprima licenziataria di __________ __________

Ltd. con la quale avrebbe poi interrotto il rapporto contrattuale in seguito a

una procedura giudiziaria estera, vinta –almeno in prima istanza- da __________.

La ditta tedesca avrebbe pertanto venduto anche nel nostro Paese merce con il

marchio controverso, dapprima in virtù del contratto con __________. e, in un

secondo tempo, ossia da novembre 2000, come licenziataria di __________.

Rilevata l’anteriorità del deposito del marchio di quest’ultima, sostiene la

non validità del marchio usato dall’attrice che pertanto non può essere

violato. Si oppone inoltre puntualmente alle domande dell’attrice con argomenti

che, se del caso, verranno considerati nel seguito.

4.Al di fuori della presente vertenza,

il 17 maggio 2002, __________ (__________. si è opposta ai sensi dell’art. 31

LPM alla registrazione del marchio __________. La decisione dell’IPI –di data 9

aprile 2003- ha giudicato simili i marchi in esame, deducendone l’esistenza di

un rischio di confusione: ha pertanto revocato la registrazione del marchio

svizzero no. 496 056 a dipendenza della priorità del marchio verbale

dell’opponente. In sostanza, è stato considerato che nel marchio combinato in

esame (verbale e figurato) l’elemento grafico non appare dominante sulla

componente verbale, considerata altresì l’irrilevanza sia dell’aggiunta __________

al nome principale “__________”, sia della grafia (Cinemascope), definita nicht

ausnehmend originell (cons. V/4). A titolo abbondanziale può essere ancora

osservato che, con decisione 22 aprile 2004 (quindi successiva all’istruttoria

di questa causa), la Commissione federale di ricorso in materia di proprietà

intellettuale ha confermato la descritta decisione dell’IPI.

5.Inoltre, le parti (parte convenuta

nell’allegato di conclusioni e anche in atti precedenti; parte attrice, nelle

proprie conclusioni sub 1 e nell’ambito dell’arringa finale) danno atto delle

seguenti modifiche intervenute nei loro rapporti, segnatamente quanto al

diritto ai marchi. In data 11 giugno 2002 entrambi i marchi sono stati ceduti

da __________., rispettivamente da __________. alla società inglese __________

Ltd. che li ha poi concessi in licenza alla __________ Ltd. Questa società ha

infine concesso una sublicenza globale –concernente diversi Paesi europei- alla

qui attrice IS 1 con contratto 21 novembre 2002 (doc. S). D’altra parte,

quest’ultima ha autorizzato __________, nell’ambito di un’ulteriore sublicenza

che in sé non interessa la Svizzera, a effettuare consegne di prodotti recanti

in particolare il marchio controverso comunque anche nel territorio della

Confederazione, ancorché limitatamente agli ordini ricevuti prima

del 17 giugno 2003 (doc. 20). Parte convenuta, nella propria memoria

conclusiva, afferma pertanto che tutti i marchi “__________” si trovano presso

il medesimo detentore del diritto, così che verrebbe a mancare l’attualità

dell’interesse giuridico che costituisce un presupposto per un giudizio di

proibizione (punto 1.1. in fine). Inoltre, sostiene che nemmeno

precedentemente a questa nuova situazione di fatto e di diritto non è mai

esistita una violazione del marchio rivendicato dall’attrice poiché la merce da

lei venduta le era stata fornita da __________, allora regolare licenziataria

di __________., ditta straniera che deteneva un marchio prioritario rispetto

all’attrice. Infine, parte convenuta rileva che l’attrice ha concluso con __________

__________ il contratto di licenza di cui già s’è detto, permettendole di

accedere al mercato svizzero relativamente alle consegne di ordinazioni

ricevute prima del luglio 2003, ciò che concernerebbe quelle vendite al

dettaglio su cui è nata la presente vertenza.

6.L’attrice, nelle conclusioni,

ribadisce la propria tesi sulla mancanza di similitudine fra il marchio

verbale, già di __________ __________. (no. 458834), e il marchio misto

-figurativo e verbale- (no. 496056), di guisa che parte convenuta non possa

appellarsi alla priorità del primo sul secondo (art. 6 LPM). Inoltre, afferma

di aver utilizzato il marchio sul mercato svizzero ben prima della

registrazione, segnatamente fin dal 1989, dovendosi pertanto applicare alla

fattispecie l’art. 14 LPM. Nella sostanza, mantiene tutte le domande di

petizione di cui si dirà nel seguito.

7. Con

riferimento a quanto già esposto sub 4, va ricordato che le decisioni –di

natura amministrativa- prese nell’ambito della procedura di opposizione, non

hanno forza di cosa giudicata in una controversia giudiziaria parallela, ossia

avente per oggetto lo stesso marchio, e ciò a dipendenza della cognizione

limitata di quelle autorità (Willi, Komm. zum MSchG, 2002, art. 33 LPM,

Fatti

N. 7). In altre parole, nella procedura di opposizione è determinante solo una

parte degli elementi che possono invece venir considerati nel procedimento

civile (David, Comm. di Basilea alla LPM, 1999, art. 31, N. 5).

Ne

consegue, nel solco di questa considerazione, che –non essendo stati proposti

in causa altri elementi di giudizio oltre il richiamo all’art. 14 LPM (di cui

si dirà nel seguito)- la questione della similitudine dei due marchi appare

risolta anche in questa sede giudiziaria, ancorché in senso contrario a quello

della decisione cautelare; non vi sono peraltro motivi per scardinare il

giudizio dell’IPI, almeno alla luce dei criteri ivi adottati (cfr. il

precedente cons. 4) che conclude –come accennato sopra e data l’identità dei

prodotti cui sono riferiti i marchi contrapposti- per l’applicazione degli art.

3 cpv. 1 lett. c, 6 e 33 LPM. D’altra parte, l’impressione generale (Erinnerungsbild)

che l’attrice attribuisce al proprio segno è un elemento per giudicarne la

forza distintiva che tuttavia è stata ritenuta per nulla rilevante

dall’autorità amministrativa. Infine, il sillogismo di IS 1 secondo cui,

essendo la stessa divenuta in corso di causa licenziataria anche del marchio

verbale “______” (già di __________ __________ dovrebbe indurre a considerare

superata la questione della similitudine dei due segni, non può essere seguita.

Infatti, la petizione è improntata sulla lesione del marchio composto (con

grafia Cinemascope) e non del marchio verbale sul quale –semmai- è stata

costituita la difesa di parte convenuta. Comunque, al momento in cui l’attrice

ha denunciato l’attività commerciale di controparte, asseritamente lesiva del

proprio marchio, la vantata licenza in suo favore non esisteva sicuramente

ancora.

8.L’attrice –come già ricordato- sembra

fondare (almeno subordinatamente) il suo miglior diritto sull’art. 14 LPM in

base al quale il titolare di un marchio non può vietare a un terzo di

continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato

prima del deposito (cfr. comunque replica, pag. 6), con riferimento

alle fatture emesse da __________ __________. tra il 1989 e il 2000, ossia in

parte anche prima della registrazione del marchio svizzero di __________.,

direttamente a commercianti svizzeri, per forniture di articoli sportivi,

verosimilmente muniti del marchio __________ (doc. V). Sennonché, lo

scopo della norma in esame è quello di proteggere l’inesperienza di chi,

omettendone la registrazione come marchio, fa uso nella sua attività di un

segno distintivo, di fronte ai diritti di una parte che –in un tempo

successivo- procede alla regolare registrazione di un marchio simile per il

medesimo territorio (David, op. cit., art. 14, N. 1). Il preuso di un

segno non può tuttavia essere contrapposto alla forza di un marchio registrato:

infatti, la norma permette soltanto la continuazione dell’uso nel senso di un

diritto “passivo”; non conferisce invece al terzo nessuna protezione di diritto

(Rechtsschutz), ossia nessun diritto di procedere contro il titolare del

marchio successivamente registrato (David, op. cit., ibidem, N. 4). Con

riferimento al caso concreto, è vero che l’attrice non avrebbe potuto

contrapporre il preteso preuso nella procedura di opposizione (Willi,

op. cit., art. 31 LPM, N. 16; sic ! 1999, 418), ma è malvenuta a

prevalersene anche in questa sede, tenuto conto del suo ruolo nella causa

civile e della sua richiesta di vietare alla controparte l’uso del marchio. Non

torna conto pertanto di verificare se gli atti istruttori invocati sorreggano

il vantato uso da parte dell’attrice nel senso dell’art. 14 LPM.

9.L’attrice si prevale anche delle norme

contro la concorrenza sleale, segnatamente dell’art. 3 lett. d LCSl, affermando

nelle conclusioni che l’agire della parte convenuta è atto a creare

confusione con i prodotti commercializzati dalla parte attrice. E’ ciò che

letteralmente aveva affermato nella petizione (pag. 6), non invece in replica.

Questo generico richiamo non è stato contestato dalla parte convenuta, se non

con un riferimento altrettanto generico e in relazione a una questione del

tutto marginale (risposta, pag. 10). Se ne deve concludere, al di là di ogni

considerazione sul merito, che la problematica –oltre l’invocazione formale

della norma- è rimasta estranea alla vertenza, già per non avere l’attrice in

alcun modo sostanziato la sua tesi, in urto con i propri incombenti processuali

(Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., art. 78, N. 120 e 121; CCC

12 luglio 2002 in re P. e P./ C., pag. 5). In concreto, l’enunciazione pura e

semplice del rischio di confusione fra prodotti –peraltro in consonanza quasi

letterale con l’ipotesi della norma- non rappresenta motivazione sufficiente di

una domanda di giudizio indipendente, dal momento che una stessa fattispecie

–come quella in esame- può sì essere valutata nell’ottica di normative diverse,

ma a condizione che chi sopporta l’onere della prova esponga i diversi

presupposti sostanziali di ognuna di esse. D’altra parte, il disinteresse

dell’attrice per una soluzione della vertenza fondata sulla LCSl appare

confermato dal fatto che essa ha omesso di richiamare le norme della stessa

legge che ne configurano la protezione di diritto civile (art. 9 e segg. LCSl).

10. Per

quanto attiene alla pretesa lesione di marchi, l’attrice ha esteso le proprie

domande anche ai seguenti: “L.” e figura l__________ o qualsiasi altro

marchio contenente la parola “__________” e/o la figura l____. Orbene,

anche tenuto conto del fatto che il dibattito sul merito della causa non ha

coinvolto questi altri marchi i cui diritti sono rivendicati da IS 1, non v’è

motivo per non confermare quanto esposto nella sentenza cautelare 2 luglio 2002

sub 8 e 9, ricordando come quella decisione abbia escluso dal divieto imposto

alla parte convenuta tutti i marchi in esame all’infuori del marchio __________

(nella grafia “Cinemascope”). In particolare, si era considerato -e si ritiene

corretto osservare anche in questa sede- che il solo disegno di una sagoma di l___

in rappresentazioni grafiche di foggia e stile diverso (come indicato nel plico

doc. 8 dell’inc. 10.2002.13) non rivela sufficiente carattere distintivo e non

solo nel campo specifico dell’abbigliamento, ma in generale: infatti, l’abuso

di un segno ne riduce automaticamente la forza distintiva agli occhi del

consumatore medio (Willi, op. cit., art. 2 LPM, N. 39 – 41). Per questo

motivo la figura in questione può venir considerata alla stregua di un segno di

dominio pubblico, ciò che configura un motivo assoluto d’esclusione dalla

protezione come marchio (art. 2 lett. a LPM). Inoltre, se un segno è usato come

aggiunta a un marchio –com’è per lo più il caso in concreto- è vero che esso

può determinarne l’impressione d’assieme a seconda tuttavia dell’apporto al

carattere distintivo del medesimo (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 11):

ma tale qualità viene a mancare –come nei marchi in esame- se il segno

aggiuntivo in sé e per sé non presenta tale caratteristica.

Anche per

quanto riguarda il marchio L. –con l’aggiunta grafica già descritta-

appare corretto riprendere almeno in parte quanto esposto nella sentenza

cautelare: in particolare che l’attrice non ne ha rimproverato l’uso alla parte

convenuta e che la piccola L. posta sotto la figura del l____ (cfr. doc.

F dell’inc. 10.2002.09) rappresenta un elemento grafico certamente di scarso

rilievo, tanto più a fronte di quanto già detto a proposito della figura

felina.

Concludendo,

non v’è motivo, nemmeno in questa sede, per ritenere un’eventuale lesione ad

opera di parte convenuta di questi ulteriori segni, fatti registrare

dall’attrice.

11. Con

la petizione, l’attrice chiede che venga fatto divieto a parte convenuta (con la

comminatoria dell’art. 292 CP) di mettere in commercio capi d’abbigliamento e

articoli sportivi recanti i marchi da lei rivendicati. La domanda, considerata

per quanto fin qui esposto limitatamente al marchio __________, dev’essere respinta. E ciò per due motivi: anzitutto a causa

dell’assenza del diritto proprio dell’attrice al marchio controverso in

relazione all’applicazione dell’art. 13 LPM (cfr. i precedenti considerandi 7 e

8); in secondo luogo, poiché un divieto come quello qui postulato dovrebbe essere

giustificato dalla situazione di fatto al momento della sentenza, dal momento

che il giudice deve operare una valutazione prospettata nel futuro (Willi,

op. cit., art. 55 LPM, N. 18 e 20). Ciò che in concreto non sarebbe dato, in

particolare a dipendenza dei mutamenti intervenuti fra le parti,

rispettivamente tra l’attrice e gli altri partners contrattuali della vicenda

(in particolare __________), segnatamente dal momento dell’introduzione della

causa a quello del giudizio. Infatti, se ora le vendite di parte convenuta

fossero lesive di diritti dell’attrice, le ragioni di quest’ultima si

fonderebbero su una fattispecie diversa da quella esposta con gli allegati

introduttivi della causa presente. E’ ciò che d’altra parte l’attrice ammette

esplicitamente (cfr. Conclusioni ad 12), collocandosi però in tal modo al di

fuori della “litis contestatio”, definita una volta per tutte nell’ambito dello

scambio degli allegati introduttivi (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 78,

m. 22).

12. In secondo luogo, l’attrice vuole

che alla controparte sia fatto obbligo di indicare la provenienza dei capi

d’abbigliamento recanti i marchi contestati. Respingendo la domanda di divieto

di commercializzazione, non v’è motivo di disamina di questa ulteriore

richiesta; l’origine dei capi messi in vendita a suo tempo dalla parte

convenuta è tuttavia (ve ne fosse un interesse) almeno in parte pacifica (cfr.

Conclusioni dell’attrice, sub 13.3).

13. Assente qualsiasi lesione di

marchio ad opera della parte convenuta, non v’è nemmeno motivo per affrontare

la problematica di un eventuale risarcimento, rispettivamente della

pubblicazione della presente decisione (petita 1.3 e 1.4).

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e

la TOA

pronuncia:

1.La petizione 5 settembre 2002 di IS 1

nei confronti di CV 1 è respinta.

Considerandi

2.

Le

spese fr. 100.-

e la

tassa di giustizia fr. 2'500.-

totale fr. 2'600.-

anticipati

dall’attrice in misura di fr. 1'000.-, sono posti a suo carico.

Essa

verserà inoltre a parte convenuta la somma di fr. 5'000.-

a titolo

di indennità ripetibili.

3.

Intimazione

a:

-

;

-

RA 2, Lugano (2

espl.), per sé e per

-

avv. __________,

Zurigo.

terzi implicati

TE 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster