protezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso

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Numero d'incarto:

10.2002.25

Data decisione, Autorità:

14.09.2005, IICCA

Titolo:

protezione dei marchi - pericolo di confusione - preuso

CONFISCA

MARCHIO ANTERIORE

OPPOSIZIONE

USO DEL MARCHIO

art. 2 LPM

art. 3 cpv. 1 let. c LPM

art. 6 LPM

art. 14 LPM

art. 31 LPM

art. 33 LPM

Incarto n.

10.2002.25

Lugano

14 settembre

2005/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Chiesa

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa

direttamente in appello, con petizione 5 settembre 2002 da

IS 1

rappr. da RA 1

contro

CV 1

rappr. dagli RA

2 , e dr. __________, Zurigo

chiedente

–così come alla modifica apportata dall’attrice in sede di conclusioni- diversi

ordini e divieti a carico del convenuto relativamente all’uso di determinati

marchi rivendicati dall’attrice, la condanna del convenuto al pagamento della

somma di fr. 10'000.- a titolo di risarcimento danni, nonché l’autorizzazione a

pubblicare il dispositivo della sentenza;

domande

cui il convenuto si oppone;

richiamato

il decreto superprovvisionale 7 maggio 2002 ottenuto dalle allora istanti IS 1

e __________ Ltd., __________, nei confronti di CV 1 con cui veniva ordinato il

sequestro presso il negozio di quest’ultimo __________”), sito a __________ in

via __________, di tutta la merce recante il marchio Lonsdale London e/o

il marchio “L” e figura di leone, nonché di tutta la documentazione connessa

con l’uso degli stessi marchi (inc. 10.2002.10);

richiamata

pure la sentenza provvisionale 2 luglio 2002 con cui, confermando le misure

superprovvisionali, veniva fatto ordine al convenuto di cessare con effetto

immediato la vendita in qualsiasi forma di prodotti recanti il marchio LONSDALE London (nella grafia cosiddetta “Cinemascope”);

congiunta per

l’istruttoria questa causa con la causa parallela e analoga nel contenuto, proposta

da IS 1 nei confronti di __________, __________ (inc. 10.2002.24);

svolta

l’istruttoria nella causa di merito, presentata dalla sola qui attrice come

licenziataria esclusiva di __________ Ltd.;

ammesse con

decreto 18 settembre 2003 le istanze (di restituzione in intero per addurre

fatti nuovi e per produrre nuove prove) 20 giugno 2003 dell’attrice,

rispettivamente 12 giugno, 3 luglio e 31 luglio 2003 del convenuto, in seguito

alle quali sono stati assunti all’incarto i documenti AA, BB, 13, 14 e 15 (inc.

10.2002.24);

ammesse

con decisione 5 dicembre 2003, rispettivamente 28 gennaio 2004, le istanze di

restituzione in intero 9 ottobre e 24 dicembre 2003 della parte convenuta in

esito alle quali sono stati ammessi all’incarto (10.2002.24) anche i documenti 20,

21 e 22, rispettivamente 26;

preso atto

dello svolgimento di un unico dibattimento finale in relazione alle cause

congiunte (verbale 24 marzo 2004);

lette le

osservazioni conclusive delle parti, rispettivamente 16 marzo 2004 dell’attrice

e 24 marzo 2004 del convenuto;

decaduta

la possibilità di una transazione extragiudiziale della vertenza con la

comunicazione telefonica 19 maggio 2004 del patrocinatore del convenuto, RA 2;

esaminati

gli atti e i documenti dell’incarto;

considera

in fatto e in

diritto:

1. La

menzionata decisione provvisionale 2 luglio 2002, ha riconosciuto la verosimile

validità del marchio LONSDALE London (nella grafia “Cinemascope”) e il diritto sul

medesimo da parte delle istanti, ossia: __________ __________ Ltd. quale

titolare di quel marchio svizzero (no. 496056) depositato in data 18 giugno

2001, anche per la classe merceologica 25 (abbigliamento), e IS 1 quale unica

licenziataria per i prodotti e il marchio della liteconsorte. Allo stesso

marchio, parte convenuta contrapponeva il marchio svizzero no. 458834, ossia il

marchio solo verbale “Lonsdale”, depositato già il 6 febbraio 1998 dalla

società inglese __________) Ltd. e anch’esso relativo alla classe di prodotti

25, di cui licenziataria era la ditta tedesca __________. Distributrice per la

Svizzera dei prodotti contestati era la __________, fornitrice di parte

convenuta.

Tra

l’altro, in merito alla priorità di cui all’art. 6 LPM, il giudice delegato

aveva concluso, con esplicito riferimento ai limiti che connotano un giudizio

cautelare, per la mancanza di similitudine fra i due marchi, ritenendo determinante,

rispetto al marchio verbale, la particolare presentazione grafica del marchio LONSDALE London.

Considerava in conclusione: E’ pertanto sostenibile che la grafia del

marchio in questione –tenuto conto dello scopo riservatogli dalla legge di distinguere

prodotti o servizi di un’azienda da quelli di un’altra- appaia di importanza

determinante e addirittura prevalente sull’indicazione verbale (tanto più con

l’aggiunta del nome “London”), rivestendo carattere distintivo dei prodotti e

non rappresentando una semplice presentazione decorativa del nome Lonsdale (cons.

5).

2. La

causa di merito è stata presentata dalla sola IS 1 nella sua veste di

licenziataria esclusiva per la Svizzera del marchio contestato, come risulta

dall’ addendum no. 1 di data 19 ottobre 2001 al contratto di licenza sul

marchio 11 giugno 2001 (doc. I) e dalla dichiarazione 19 luglio 2001 di __________

Ltd. in base alla quale l’attrice è la sola ed esclusiva licenziataria del

diritto al marchio Lonsdale per il territorio svizzero (doc. H).

3. Affermando

che la ditta inglese __________. aveva acquistato i marchi Lonsdale nel

1997, nei propri allegati introduttivi parte convenuta ricorda come la società

tedesca __________ sia stata dapprima licenziataria di __________ __________.

con la quale avrebbe poi interrotto il rapporto contrattuale in seguito a una

procedura giudiziaria estera, vinta –almeno in prima istanza- da __________. La

ditta tedesca avrebbe pertanto venduto anche nel nostro Paese merce con il marchio

controverso, dapprima in virtù del contratto con __________. e, in un secondo

tempo, ossia da novembre 2000, come licenziataria di __________. Rilevata

l’anteriorità del deposito del marchio di quest’ultima, sostiene la non

validità del marchio usato dall’attrice che pertanto non può essere violato. Si

oppone inoltre puntualmente alle domande dell’attrice con argomenti che, se del

caso, verranno considerati nel seguito.

4.Al di fuori della presente vertenza,

il 17 maggio 2002, __________ __________.. si è opposta ai sensi dell’art. 31

LPM alla registrazione del marchio LONSDALE London. La decisione dell’IPI

–di data 9 aprile 2003- ha giudicato simili i marchi in esame, deducendone

l’esistenza di un rischio di confusione: ha pertanto revocato la registrazione

del marchio svizzero no. 496 056 a dipendenza della priorità del marchio

verbale dell’opponente. In sostanza, è stato considerato che nel marchio

combinato in esame (verbale e figurato) l’elemento grafico non appare dominante

sulla componente verbale, considerata altresì l’irrilevanza sia dell’aggiunta London

al nome principale “Lonsdale”, sia della grafia (Cinemascope), definita nicht

ausnehmend originell (cons. V/4). A titolo abbondanziale può essere ancora

osservato che, con decisione 22 aprile 2004 (quindi successiva all’istruttoria

di questa causa), la Commissione federale di ricorso in materia di proprietà

intellettuale ha confermato la descritta decisione dell’IPI.

5.Inoltre, le parti (parte convenuta

nell’allegato di conclusioni e anche in atti precedenti; parte attrice, nelle

proprie conclusioni sub 1 e nell’ambito dell’arringa finale) danno atto delle

seguenti modifiche intervenute nei loro rapporti, segnatamente quanto al

diritto ai marchi. In data 11 giugno 2002 entrambi i marchi sono stati ceduti da

__________., rispettivamente da __________. alla società inglese __________

Ltd. che li ha poi concessi in licenza alla __________ Ltd. Questa società ha infine

concesso una sublicenza globale –concernente diversi Paesi europei- alla qui

attrice IS 1 con contratto 21 novembre 2002 (doc. S). D’altra parte,

quest’ultima ha autorizzato __________, nell’ambito di un’ulteriore sublicenza

che in sé non interessa la Svizzera, a effettuare consegne di prodotti recanti

in particolare il marchio controverso comunque anche nel territorio della

Confederazione, ancorché limitatamente agli ordini ricevuti prima

del 17 giugno 2003 (doc. 20, inc. 10.2002.24). Parte convenuta, nella

propria memoria conclusiva, afferma pertanto che tutti i marchi “Lonsdale” si

trovano presso il medesimo detentore del diritto, così che verrebbe a

mancare l’attualità dell’interesse giuridico che costituisce un presupposto per

un giudizio di proibizione (punto 1.1. in fine). Inoltre, sostiene che

nemmeno precedentemente a questa nuova situazione di fatto e di diritto non è

mai esistita una violazione del marchio rivendicato dall’attrice poiché la

merce da lei venduta le era stata fornita da __________, allora regolare

licenziataria di __________., ditta straniera che deteneva un marchio

prioritario rispetto all’attrice. Infine, parte convenuta rileva che l’attrice

ha concluso con __________ __________ il contratto di licenza di cui già s’è

detto, permettendole di accedere al mercato svizzero relativamente alle

consegne di ordinazioni ricevute prima del luglio 2003, ciò che concernerebbe quelle

vendite al dettaglio su cui è nata la presente vertenza.

6.L’attrice, nelle conclusioni, ribadisce

la propria tesi sulla mancanza di similitudine fra il marchio verbale, già di __________

__________. (no. 458834), e il marchio misto -figurativo e verbale- (no.

496056), di guisa che parte convenuta non possa appellarsi alla priorità del

primo sul secondo (art. 6 LPM). Inoltre, afferma di aver utilizzato il marchio

sul mercato svizzero ben prima della registrazione, segnatamente fin dal 1989,

dovendosi pertanto applicare alla fattispecie l’art. 14 LPM. Nella sostanza,

mantiene tutte le domande di petizione di cui si dirà nel seguito.

7. Con

riferimento a quanto già esposto sub 4, va ricordato che le decisioni –di natura

amministrativa- prese nell’ambito della procedura di opposizione, non hanno

forza di cosa giudicata in una controversia giudiziaria parallela, ossia avente

per oggetto lo stesso marchio, e ciò a dipendenza della cognizione limitata di

quelle autorità (Willi, Komm. zum MSchG, 2002, art. 33 LPM, N. 7). In

altre parole, nella procedura di opposizione è determinante solo una parte

degli elementi che possono invece venir considerati nel procedimento civile (David,

Comm. di Basilea alla LPM, 1999, art. 31, N. 5).

Ne

consegue, nel solco di questa considerazione, che –non essendo stati proposti

in causa altri elementi di giudizio oltre il richiamo all’art. 14 LPM (di cui

si dirà in seguito)- la questione della similitudine dei marchi appare risolta

anche qui, ancorché in senso contrario a quello della decisione cautelare; non vi

sono peraltro motivi per scardinare in questa sede giudiziaria il giudizio dell’IPI,

almeno alla luce dei criteri ivi adottati (cfr. il precedente cons. 4) che

conclude –come accennato sopra e data l’identità dei prodotti cui sono riferiti

Fatti

i marchi contrapposti- per l’applicazione degli art. 3 cpv. 1 lett. c, 6 e 33

LPM. D’altra parte, l’impressione generale (Erinnerungsbild) che

l’attrice attribuisce al proprio segno è un elemento per giudicarne la forza

distintiva che tuttavia è stata ritenuta per nulla rilevante dall’autorità

amministrativa. Infine, il sillogismo di IS 1 secondo cui, essendo la stessa

divenuta in corso di causa licenziataria anche del marchio verbale “Lonsdale”

(già di __________ __________.), dovrebbe indurre a considerare superata la

questione della similitudine dei due segni, non può essere seguita. Infatti, la

petizione è improntata sulla lesione del marchio composto (con grafia Cinemascope)

e non del marchio verbale sul quale –semmai- è stata costituita la difesa di

parte convenuta. Comunque, al momento in cui l’attrice ha denunciato l’attività

commerciale di controparte, asseritamente lesiva del proprio marchio, la

vantata licenza in suo favore non esisteva sicuramente ancora.

8.L’attrice –come già ricordato- sembra fondare

(almeno subordinatamente) il suo miglior diritto sull’art. 14 LPM in base al

quale il titolare di un marchio non può vietare a un terzo di continuare a

usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del

deposito (cfr. comunque replica, pag. 6), con riferimento alle

fatture emesse da __________ __________. tra il 1989 e il 2000, ossia in parte

anche prima della registrazione del marchio svizzero di __________ direttamente

a commercianti svizzeri, per forniture di articoli sportivi, verosimilmente muniti

del marchio LONSDALE London (doc. V). Sennonché, lo scopo della norma in esame è

quello di proteggere l’inesperienza di chi, omettendone la registrazione come

marchio, fa uso nella sua attività di un segno distintivo, di fronte ai diritti

di una parte che –in un tempo successivo- procede alla regolare registrazione

di un marchio simile per il medesimo territorio (David, op. cit., art.

14, N. 1). Il preuso di un segno non può tuttavia essere contrapposto alla

forza di un marchio registrato: infatti, la norma permette soltanto la

continuazione dell’uso nel senso di un diritto “passivo”; non conferisce invece

al terzo nessuna protezione di diritto (Rechtsschutz), ossia nessun

diritto di procedere contro il titolare del marchio successivamente registrato

(David, op. cit., ibidem, N. 4). Con riferimento al caso concreto, è

vero che l’attrice non avrebbe potuto contrapporre il preteso preuso nella

procedura di opposizione (Willi, op. cit., art. 31 LPM, N. 16; sic !

1999, 418), ma è malvenuta a prevalersene anche in questa sede, tenuto conto

del suo ruolo nella causa civile e della sua richiesta di vietare alla

controparte l’uso del marchio. Non torna conto pertanto di verificare se gli atti

istruttori invocati sorreggano il vantato uso da parte dell’attrice nel senso

dell’art. 14 LPM.

9.L’attrice si prevale anche delle norme

contro la concorrenza sleale, segnatamente dell’art. 3 lett. d LCSl, affermando

nelle conclusioni che l’agire della parte convenuta è atto a creare

confusione con i prodotti commercializzati dalla parte attrice. E’ ciò che

letteralmente aveva affermato nella petizione (pag. 6), non invece in replica. Questo

generico richiamo non è stato contestato dalla parte convenuta, se non con un

riferimento altrettanto generico e in relazione a una questione del tutto

marginale (risposta, pag. 10). Se ne deve concludere, al di là di ogni

considerazione sul merito, che la problematica –oltre l’invocazione formale

della norma- è rimasta estranea alla vertenza, già per non avere l’attrice in

alcun modo sostanziato la sua tesi, in urto con i propri incombenti processuali

(Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., art. 78, N. 120 e 121; CCC

12 luglio 2002 in re P. e P./ C., pag. 5). In concreto, l’enunciazione pura e

semplice del rischio di confusione fra prodotti –peraltro in consonanza quasi

letterale con l’ipotesi della norma- non rappresenta motivazione sufficiente di

una domanda di giudizio indipendente, dal momento che una stessa fattispecie –come

quella in esame- può sì essere valutata nell’ottica di normative diverse, ma a

condizione che chi sopporta l’onere della prova esponga i diversi presupposti

sostanziali di ognuna di esse. D’altra parte, il disinteresse dell’attrice per

una soluzione della vertenza fondata sulla LCSl appare confermato dal fatto che

essa ha omesso di richiamare le norme della stessa legge che ne configurano la

protezione di diritto civile (art. 9 e segg. LCSl).

10. Per

quanto attiene alla pretesa lesione di marchi, l’attrice ha esteso le proprie

domande anche ai seguenti: “L.” e figura leone o qualsiasi altro marchio

contenente la parola “Lonsdale” e/o la figura leone. Orbene, anche tenuto

conto del fatto che il dibattito sul merito della causa non ha coinvolto questi

altri marchi i cui diritti sono rivendicati da IS 1, non v’è motivo per non

confermare quanto esposto nella sentenza cautelare 2 luglio 2002 sub 8 e 9,

ricordando come quella decisione abbia escluso dal divieto imposto alla parte

convenuta tutti i marchi in esame all’infuori del marchio LONSDALE London

(nella grafia “Cinemascope”). In particolare, si era considerato -e si ritiene

corretto osservare anche in questa sede- che il solo disegno di una sagoma di

leone in rappresentazioni grafiche di foggia e stile diverso (come indicato nel

plico doc. 8 dell’inc. 10.2002.13) non rivela sufficiente carattere distintivo

e non solo nel campo specifico dell’abbigliamento, ma in generale: infatti,

l’abuso di un segno ne riduce automaticamente la forza distintiva agli occhi

del consumatore medio (Willi, op. cit., art. 2 LPM, N. 39 – 41). Per

questo motivo la figura in questione può venir considerata alla stregua di un

segno di dominio pubblico, ciò che configura un motivo assoluto d’esclusione

dalla protezione come marchio (art. 2 lett. a LPM). Inoltre, se un segno è

usato come aggiunta a un marchio –com’è per lo più il caso in concreto- è vero

che esso può determinarne l’impressione d’assieme a seconda tuttavia

dell’apporto al carattere distintivo del medesimo (David, op. cit., art.

3 LPM, N. 11): ma tale qualità viene a mancare –come nei marchi in esame- se il

segno aggiuntivo in sé e per sé non presenta tale caratteristica.

Anche per

quanto riguarda il marchio L. –con l’aggiunta grafica già descritta-

appare corretto riprendere almeno in parte quanto esposto nella sentenza cautelare:

in particolare che l’attrice non ne ha rimproverato l’uso alla parte convenuta

e che la piccola L. posta sotto la figura del leone (cfr. doc. F dell’inc.

10.2002.10) rappresenta un elemento grafico certamente di scarso rilievo, tanto

più a fronte di quanto già detto a proposito della figura felina.

Concludendo,

non v’è motivo, nemmeno in questa sede, per ritenere un’eventuale lesione ad

opera di parte convenuta di questi ulteriori segni, fatti registrare

dall’attrice.

11. Con

la petizione, l’attrice chiede che venga fatto divieto a parte convenuta (con

la comminatoria dell’art. 292 CP) di mettere in commercio capi d’abbigliamento

e articoli sportivi recanti i marchi da lei rivendicati. La domanda,

considerata per quanto fin qui esposto limitatamente al marchio LONSDALE London,

dev’essere respinta. E ciò per due motivi: anzitutto a causa dell’assenza

del diritto proprio dell’attrice al marchio controverso in relazione all’applicazione

dell’art. 13 LPM (cfr. i precedenti considerandi 7 e 8); in secondo luogo,

poiché un divieto come quello qui postulato dovrebbe essere giustificato dalla

situazione di fatto al momento della sentenza, dal momento che il giudice deve

operare una valutazione prospettata nel futuro (Willi, op. cit., art. 55

LPM, N. 18 e 20). Ciò che in concreto non sarebbe dato, in particolare a

dipendenza dei mutamenti intervenuti fra le parti, rispettivamente tra

l’attrice e gli altri partners contrattuali della vicenda (in particolare __________),

segnatamente dal momento dell’introduzione della causa a quello del giudizio.

Infatti, se ora le vendite di parte convenuta fossero lesive di diritti

dell’attrice, le ragioni di quest’ultima si fonderebbero su una fattispecie diversa

da quella esposta con gli allegati introduttivi della causa presente. E’ ciò

che d’altra parte l’attrice ammette esplicitamente (cfr. Conclusioni ad 12),

collocandosi però in tal modo al di fuori della “litis contestatio”, definita una

volta per tutte nell’ambito dello scambio degli allegati introduttivi (Cocchi/

Trezzini, CPC-TI, art. 78, m. 22).

12. In

secondo luogo, l’attrice vuole che alla controparte sia fatto obbligo di

indicare la provenienza dei capi d’abbigliamento recanti i marchi contestati. Respingendo

la domanda di divieto di commercializzazione, non v’è motivo di disamina di

questa ulteriore richiesta; l’origine dei capi messi in vendita a suo tempo dalla

parte convenuta è tuttavia (ve ne fosse un interesse) almeno in parte pacifica

(cfr. Conclusioni dell’attrice, sub 13.3).

13. Assente

qualsiasi lesione di marchio ad opera della parte convenuta, non v’è nemmeno

motivo per affrontare la problematica di un eventuale risarcimento,

rispettivamente della pubblicazione della presente decisione (petita 1.3 e 1.4).

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e

la TOA

pronuncia:

1.La petizione 5 settembre 2002 di IS 1 nei confronti di CV 1 è

respinta.

Considerandi

2.

Le spese fr. 50.-

e la

tassa di giustizia fr. 2'500.-

totale fr. 2'550.-

anticipati

dall’attrice in misura di fr. 1'000.-, sono posti a suo carico.

Essa

verserà inoltre a parte convenuta la somma di fr. 5'000.-

a titolo

di indennità ripetibili.

3.

Intimazione

a:

-

;

-

RA 2, Lugano (2

espl.), per sé e per

-

avv. __________,

Zurigo.

terzi implicati

TE 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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