protezione dei marchi - originalità - preuso

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Numero d'incarto:

10.2003.16

Data decisione, Autorità:

26.09.2006, IICCA

Titolo:

protezione dei marchi - originalità - preuso

AZIONE DI ACCERTAMENTO

MARCHIO ANTERIORE

MOTIVI ASSOLUTI DI ESCLUSIONE

NOZIONE O DEFINIZIONE DI MARCHIO

art. 2 LPM

art. 14 LPM

art. 52 LPM

Incarto n.

10.2003.16

Lugano

26 settembre

2006/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Chiesa

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa

direttamente in appello, con petizione 9 maggio 2003, da

AT 1

contro

CV 1 CV 2

chiedente l'accertamento del diritto dell'attore sul

marchio CV 2, il divieto ai convenuti di usare il medesimo, nonché la loro condanna

a versare all'attore la somma di fr. 60'000.- a titolo di risarcimento danni;

domande cui i convenuti

si oppongono;

chiusa l'istruttoria in data 12 aprile 2005 e lette le

conclusioni 25 aprile 2005 dell'attore, rispettivamente 28 giugno 2005 dei

convenuti;

avendo le parti rinunciato al dibattimento finale;

richiamata la decisione 27 gennaio 2004 del giudice

delegato di questa Camera che ha respinto l'istanza di provvedimenti cautelari,

presentata dall'attore contestualmente alla petizione;

considerato

in fatto e in

diritto:

1. L'attore,

fino al 1985, è stato titolare di una ditta individuale che gestiva il CV 2. In

seguito a fallimento, egli lasciò l'esercizio pubblico che venne ripreso per quasi

un decennio da tale __________. Nel 1994 essa vendette l'immobile e il grotto a

CV 1; da allora il locale è stato gestito dalla famiglia CV 1, rispettivamente

da CV 1. Da giugno 2001 la gestione del grotto avviene ad opera dell'omonima

società a garanzia limitata di cui il signor RA 1 è gerente con firma

individuale e la moglie è socia.

2. Il

marchio controverso (figurativo e verbale) è stato depositato da AT 1 il 26

ottobre 2000 per le classi internazionali 35 (pubblicità; gestione di affari

commerciali) e 42 (ristorazione) ed è stato registrato presso l'IPI il 9 marzo

2001 al n. 482547. Si presenta come uno spazio rettangolare orientato

verticalmente, occupato in buona parte dalla figura di un tralcio di vite dove

il fogliame prevale graficamente sulla presenza di alcuni grappoli d'uva e per

il resto da due scritte: __________ (nella parte superiore del rettangolo) dove

il nome __________ è stampato in corsivo e, più in basso, sulla destra, in

caratteri di stampa più piccoli, Cucina nostrana, rispettivamente __________;

nell'angolo inferiore destro è stampata una planimetria della zona con indicata

la situazione geografica dell'esercizio pubblico (doc. T).

3. L'attore,

titolare del marchio controverso, mette anzitutto l'accento sul fatto di aver

creato il medesimo e di essersi addossato tutta una serie di spese per

l'ideazione e la realizzazione grafica del logo, la stampa di prospetti

turistici, invii di quel materiale alle agenzie di viaggio, istallazione di

insegne, ecc.; e ciò dal 1982 al 1985 (doc. F, G, H, I, K, L1, L2 ed L3). Denuncia

il fatto che oggi i convenuti usano quel segno distintivo senza versare

alcunché, ma ricavandone un indubitabile beneficio: come titolare del marchio

chiede anzitutto che ai convenuti ne venga vietato l'uso. Quanto alla

genericità del marchio, eccepita dai convenuti, insiste sul fatto che esso

dev'essere considerato nella sua completezza; sostiene in particolare che gode

della protezione di legge non ogni singolo elemento preso a sé stante, ma -in

concreto- la combinazione dei tre elementi caratteristici del marchio, ossia il

disegno del tralcio di vite assieme agli elementi verbali __________ e __________ Contesta il

preteso preuso del segno in questione da parte dei convenuti e rimprovera loro

comunque di non aver interposto opposizione alla registrazione del marchio,

perdendo così il diritto di contestarlo successivamente. In secondo luogo,

l'attore chiede la condanna di controparte al risarcimento dei danni, facendo

riferimento -senza precisarne la natura concreta- sia al pregiudizio proprio,

sia alla possibilità di chiedere a controparte la consegna dell'utile, avendo

agito quali gestori senza mandato.

Delle

tesi difensive dei convenuti, qui appena evocate, si dirà esaminando la

fattispecie nei suoi diversi aspetti, salvo rilevare che essi sollevano anche eccezione

di prescrizione per tutti i crediti vantati dall'attore e sorti più di un anno

prima della presentazione della petizione.

4. In

merito alla pretesa perenzione dei diritti di contestazione del marchio, sostenuta

dall'attore, dev'essere osservato che, premesso come il diritto al marchio

insorga con la sua registrazione (art. 5 LPM), ad ogni registrazione può far

seguito un'opposizione alla stessa ai sensi dell'art. 31 e segg. LPM. Sennonché

l'opposizione non può essere presentata da chicchessia, ma soltanto dal

titolare di un marchio anteriore (art. 31 cpv. 1 LPM), laddove sono considerati

marchi anteriori: (a) i marchi depositati o registrati che godono di una

priorità secondo la legge (art. 6-8) e (b) i marchi che, al momento del

deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in

Svizzera ai sensi dell'art. 6bis della Convenzione di Parigi (art. 3 cpv. 2

LPM). E' pertanto evidente (e l'attore non l'afferma) che, nel caso concreto, i

convenuti non avevano titolo per presentare opposizione alla registrazione del

marchio controverso da parte dell'attore, né le parti hanno dibattuto questo

aspetto della fattispecie. Comunque, la mancata opposizione alla registrazione

del marchio non avrebbe precluso agli interessati la possibilità di opporsi

all'azione del titolare del marchio fondata sugli art. 52 e 55 LPM. Infatti, a

buona ragione, i convenuti rilevano che i motivi assoluti d'esclusione della

protezione offerta dalla LPM possono sempre essere fatti valere, in particolare

davanti al giudice civile. Allo stesso modo, il giudice (civile o penale) è

libero di giudicare sugli stessi motivi -indicati all'art. 2 LPM- ancorché essi

debbano essere esaminati d'ufficio nell'ambito della procedura di registrazione

da parte dell'autorità amministrativa (Willi, MSchG, Kommentar,

2002, art. 2, N. 5). Ma la tesi dell'attore dev'essere disattesa anche per

altri motivi e anzitutto perché nella procedura di opposizione -al di là (in

concreto) della carente legittimazione attiva dei convenuti- non sarebbero

potuti essere presi in considerazione motivi assoluti d'esclusione, ma solo

motivi relativi (art. 3 LPM), dal momento che quella procedura ha il solo scopo

Fatti

di chiarire in astratto un possibile conflitto fra marchi (Willi,

op. cit., vor Art. 31, N. 2, 3 e 5). Inoltre, la procedura di opposizione e una

vertenza civile hanno ben poco in comune, sia per quanto riguarda le prove, sia

in merito agli argomenti di cui le parti possono avvalersi (Willi,

op. cit., art. 31, N. 16 e art. 33, N. 7). Non v'è pertanto nessun ostacolo

alla difesa posta in causa dai convenuti.

5. I

convenuti negano che il marchio dell'attore possa essere tutelato dalla legge,

in particolare poiché contiene segni di dominio pubblico, segnatamente elementi

descrittivi del servizio offerto -così le parole grotto e cucina

nostrana- ed indicazioni geografiche, come __________ (riferita a una zona

del comprensorio di __________ dove si trova l'esercizio pubblico in questione)

e __________; ma anche il disegno di un tralcio di vite. Affermano che,

anche considerando l'insieme delle sue diverse componenti, i segni di dominio

pubblico che caratterizzano il marchio controverso appaiono dominanti.

L'art.

2 LPM esclude dalla protezione come marchi (motivi assoluti d'esclusione), tra

gli altri e in particolare, i segni di dominio pubblico, salvo che si siano

imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono (lett.

a). Per segni di dominio pubblico s'intendono elementi figurativi o verbali che

-con riferimento alla definizione legale del marchio (art. 1 cpv. 1 LPM)- non

hanno forza distintiva e quindi sono esclusi dall'ambito di protezione in

quanto marchi; non hanno forza distintiva segni il cui contenuto si esaurisce in

una definizione (o espressione, o asserzione: Aussage) -diretta o

indiretta- dell'oggetto (prodotto o servizio) che si intende distinguere (Willi,

op. cit., art. 2 LPM, N. 36; David, in Comm. di Basilea,

Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, ed. 2, art. 2 LPM, N. 5 e 6). Di

questa categoria fanno parte anzitutto (e fra l'altro) le indicazioni

descrittive, ossia segni -riferiti inequivocabilmente all'oggetto

dell'identificazione- che esprimono direttamente determinate caratteristiche

del prodotto o del servizio in questione: può trattarsi di indicazioni sul tipo

di oggetto, sulla sua composizione, sulle sue qualità, sulla quantità, sulla

destinazione, sull'uso, sul valore, sul luogo di provenienza, ecc. (Willi, op. cit., ibidem, N. 45; David, op. cit.,

ibidem, N. 10). Sono indicazioni descrittive anche dati

sulla composizione, rispettivamente sul contenuto o sulle caratteristiche del

prodotto o del servizio, segnatamente anche sotto forma di rappresentazioni

figurative; alle stesse viene a mancare forza distintiva se non comprendono

elementi che si scostino da ciò che è abituale o usuale (Willi,

op. cit., ibidem, N. 62). Sempre dello stesso concetto fanno parte indicazioni

di carattere promozionale o pubblicitario, anche sotto forma di

"slogan" (Willi, op. cit., ibidem, N. 79; David, op. cit.,

ibidem, N. 14 e 17), così come indicazioni geografiche, segnatamente quando

riguardano l'origine effettiva di un prodotto o hanno una relazione diretta con

la realtà dell'oggetto (Willi, op. cit., ibidem, N. 71; David, op. cit.,

ibidem, N. 22). Elementi grafici possono conferire forza distintiva a un

marchio, in particolare considerato come combinazione di elementi verbali e

figurativi: è tuttavia necessario che gli elementi grafici non siano comuni e

corrispondano all'esigenza funzionale (distintiva) del marchio (Willi,

op. cit., ibidem, N. 99).

Per

decidere se un segno ricada nell'ambito di protezione della legge è

determinante l'impressione generale, nel senso che non basta la presenza di un

elemento di dominio pubblico per escludere il marchio dalla protezione della

legge; non devono essere di dominio pubblico i suoi elementi caratteristici. Al

limite, anche la combinazione di elementi esclusivamente di dominio pubblico

può avere forza distintiva, purché tale combinazione costituisca un risultato

grafico originale nel suo complesso (Willi, op. cit., ibidem, N. 19; David, op. cit., ibidem, N. 8).

6. Nel caso concreto, appare in modo quanto mai evidente che il

marchio controverso è composto esclusivamente di elementi, in sé e per sé, di

dominio pubblico. Come osservano i convenuti, non hanno forza distintiva i nomi

geografici contenuti nel marchio controverso: in particolare, __________, è il

nome di un comprensorio comunale dove si trova effettivamente l'oggetto

-concretamente l'esercizio pubblico- cui si riferisce il marchio ed ha quindi

un rapporto diretto con il medesimo. Analoga considerazione può essere fatta

per l'indicazione __________ che i convenuti affermano (e l'attore non

contesta) essere il nome locale dell'ubicazione del grotto, sulla strada che

collega __________ __________. E' descrittivo poi il vocabolo Grotto che

indica un certo genere di esercizio pubblico, tipico del Canton Ticino,

evocandone le caratteristiche; l'aggiunta Cucina nostrana ha

ulteriore carattere descrittivo e anche promozionale, alludendo concretamente al

genere dell'offerta gastronomica dell'esercizio pubblico. Ma non solo questi

elementi verbali sono, singolarmente, segni di dominio pubblico; lo è anche

l'elemento figurativo rappresentante un tralcio di vite, sia perché inequivocabilmente

concorre a descrivere il genere dell'offerta (spesso quel segno è accomunato

all'idea del grotto: e per l'offerta di vino come bibita tipica dei grotti, e fors'anche

per i pergolati di vite che frequentemente li circondano), sia perché -in

relazione a un grotto- sicuramente il segno figurativo in esame non si scosta

da ciò che è abituale o usuale, osservando inoltre che il tralcio di vite è

disegnato secondo i canoni più tradizionali del genere.

L'attore

afferma che determinante per la protezione del marchio è la combinazione delle

sue componenti caratteristiche che individua negli elementi verbali __________

e nell'elemento figurativo testé descritto. Sennonché, questa combinazione di

elementi di dominio pubblico non è tale -nel suo complesso- da avere una

qualsiasi forza distintiva, il risultato grafico non palesando nessun tratto

originale che comunque l'attore nemmeno pretende.

Ne

consegue che l'azione d'accertamento positivo proposta dall'attore dev'essere

respinta, senza che venga dichiarata nulla la registrazione del marchio, come

invece avviene in accoglimento di un'azione d'accertamento negativo. La domanda

in esame costituisce infatti una subordinata rispetto all'azione d'esecuzione

di cui all'art. 55 LPM (Willi, op. cit.,

art. 52 LPM, N. 2 e 3; David, op. cit., art. 52 LPM, N. 3 e 5).

7. In secondo luogo, i convenuti contrappongono

alla petizione il preuso del segno alla registrazione come marchio da parte

dell'attore. Orbene, l'accertamento di cui ai considerandi precedenti, nel

senso che il marchio in discussione non gode della protezione della LPM, toglie

di per sé un presupposto fondamentale alla richiesta -fondata sull'art. 55 cpv.

1 lett. b LPM- di vietare ai convenuti l'utilizzo del marchio. Ogni successiva

considerazione assume pertanto carattere aggiuntivo. In tal senso può essere

osservato che l'art. 14 cpv. 1 LPM prevede che il titolare di un marchio non

può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che

questi aveva già usato prima del deposito. Si tratta evidentemente di

un'eccezione alle regole riguardanti i diritti esclusivi riservati al titolare

del marchio dall'art. 13 LPM.

In

concreto, è pacifico che il preteso marchio è stato usato come logo del __________

già nei primi anni ottanta dall'attore, poi da __________ e da ultimo -ossia

dal 1994- da CV 1 Contrariamente a quanto sostiene l'attore, l'uso del segno è

sempre avvenuto nella stessa misura, ossia in particolare nel medesimo

territorio e con riferimento al medesimo servizio, segnatamente sia come logo,

sia nell'ambito della pubblicità del grotto, mentre è irrilevante il fatto -per

il quale l'attore ha prodotto copiosa documentazione (doc. X, Y1 - Z4)- che

l'attività pubblicitaria sia stata più intensa di prima negli ultimi anni (David,

op. cit., art. 14 LPM, N. 3), dal momento che le prove addotte sono successive

al deposito del marchio ed esulano quindi dal discorso del preuso. Infine, è

vero che prima dei convenuti l'uso era stato effettuato anche dall'attore, ma

l'applicabilità della norma in esame sarebbe comunque data poiché, prima del

deposito presso l'IPI (avvenuto solo nell'ottobre 2000), l'attore -da quando

aveva ceduto la gestione dell'esercizio pubblico- non disponeva di nessun diritto

sulla base del quale poter vietare a terzi l'uso del marchio: infatti, tra le

parti della presente vertenza non esisteva a quel momento, in particolare,

nessun rapporto di concorrenza (David, op. cit., ibidem, N. 2). E'

questa una considerazione analoga a quella evocata dai convenuti, secondo cui la

LPM (come peraltro anche la LCSl) non può proteggere atti commessi in mala

fede, come il deposito di un marchio, già utilizzato da tempo da parte di terzi

come segno distintivo relativamente allo stesso identico servizio.

8. Mancando

il presupposto della validità del marchio e vista la conseguente, carente

tutela da parte della LPM, non sono date le premesse affinché l'attore possa vietare

alle controparti l'uso del logo litigioso e possa ottenere un risarcimento

danni o la restituzione dell'utile sulla base dell'art. 55 cpv. 2 LPM.

La

petizione dev'essere così respinta in ogni sua domanda, con il carico di spese,

tassa di giustizia e ripetibili alla parte attrice.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e

la TOA,

pronuncia:

1. La

petizione 9 maggio 2003 di AT 1, è respinta.

Considerandi

2.

Le

spese fr. 200.-

e la

tassa di giustizia fr. 1'500.-

totale fr.

1'700.-

anticipati

dall'attore, restano interamente a suo carico.

Egli

verserà inoltre a CV 1 e a CV 2 la somma di fr. 3'500.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

TE

1.

2.

TE

2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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