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1.

Die Beklagte, Chesebrough Manufacturing C° Consolidated, in New-York, hat am 25. September 1908 beim cidnassössishen Amt für geistiges Eigentum in Bern für „ein Aufweichungsmittel und Heilpräparat für äusserlichen und innerlichen Gebrauch“ unter der Nr. 24,354 die Wortmarke „Vaseline“ eintragen lassen. Mit der vorliegenden Klage hat nunmehr die Firma Louis Ri & Cie. in Hamburg, die ein Produkt gleicher Art, nämlich ebenfalls ein aus Petroleum gewonnenes Gelée herstellt, verlangt, es sei diese Marke nichtig zu erklären und das Urteil in mehreren vom Gerichte zu bestimmenden Zeitungen zu veröffentlichen, Zur Begründung beruft sie sich darauf, dass das Wort Vaseline seit Jahrzehnten in ganz Europa als Sachbezeichnung des fraglichen Produktes verwendet werde. Die Beklagte trägt auf gänzliche Abweisung der Klage an und macht hiefür geltend: Das Wort Vaseline sei von ihrem Rechtsvorgänger Robert Chesebrough, dem Erfiuder des Vaselines, als Marke verwendet und in Amerika shon im Jahre 1878 ins Markenregister eingetragen worden, welche Einträge daselbst infolge Firmenänderungen in den Jahren 41884 und 41905 erneuert worden seien. Seit 1871 sei die Marke stets auf den Verpackkungen angebraht worden und zwar unter Beifügung der Firma des Produzenten, fodass das Wort in Amerika und Europa als Judividualzeichen eingeführt und bekannt geworden sei. Ju Deutschland geniesse es zufolge Eintragung von 1879 beim Amtsgericht Leipzig und solcher von 1898 beim fkaiserlichen Patentamt den gesetzlichen Schuss. Seitdem in Deutschland die reine Wortmarke sshubssfähig geworden sei (1874), kämpfe die Beklagte daselbst ununterbrochen gegen vorkommende Eingriffe in ihr Markenrecht, und sie tue auch ihr Möglichstes, um durch Broschüren, Juserate usw. die Abnehmer darüber aufzuklären. Die Klägerin, als ihre frühere Generalagentin, habe die Pflicht gehabt, sie in diesem Kampf nach Krästen zu unterstützen, und sie könne sich nicht darauf berufen, falls infolge ihrer Pflichtvergessenheit das Markenrecht beeinträchtigt worden sein sollte. Der Zusammenhang des Wortes Vaseline mit dem klägerischen Fabrikate sei denn auh im Verkehr wach geblieben. Jn der deutschen Pharmacopöe finde si bezeichnender Weise das Wort nicht als Sachbezeihnung für Petroleum Gelée,

2.

Nach dem \<weizerischen Rechte muss laut geltender Praxis (AS 22 S. 469/70 und 23 S. 298) eine Marke für eine Ware, die sowohl im Juland als auch im Ausland vertrieben wird, im schweizerischen Verkehr als Gemeingut gelten, sobald sie in der Schweiz zur allgemeinen Sachbezeihnung für diese Ware geworden ist, ohne Rücksicht darauf, ob sie in einem andern Staate ihren Charakter als Jndividualbezeihnung bewahrt hat (vergl. auch A llfeld, Kommentar zum deutschen Markenfchusszgeseh, S. 456). Somit kommt der Behauptung der Beklagten, sie geniesse für das Wort Vaseline zur Zeit in den andern Ländern, namentlich in den Vereinigten Staaten und in England, den gesetzlichen Schuss, keine Erheblichkeit zu, und es braucht daher auf ihr in dieser Beziehung gestelltes Aktenvervollständigungsbegehren nicht eingetreten zu werden. Vielmehr fragt es sich allein, ob jenes Wort, das die Beflagte kurz vor der Klagerhebung in der Schweiz als Marke hat eintrageu lassen, damals iu diesem Lande zur Sachbezeichnung für das fragliche Produkt geworden sei oder nicht.

3.

Hierüber nun ist gestüsst auf die bundesrechtlich unaufechtbaren vorinstanzlichen Feststellungen in tatsächlicher Beziehung folgendes zu bemerken : Das genannte Produkt wird wohl in der überwiegenden Zahl von Fällen ohne ärztliche Ordination verkauft und ist zum eigentlichen Volksmittel geworden, wobei das Publiz sum die Bezeichnung Vaseline regelmässig als Warenname aufsasst. Sodann wird es meist offen nah Gewicht abgegeben und tritt der Verkauf in Originalverpackkung in den Hintergrund. Ferner bringt eine ganze Reihe von andern Produzenten ihre gleichartigen Präparate als Vaseline in den Handel, und zwar so, dass sie diesem Worte noch ein weiteres Wort (Germania-, Virginia-, VictoriaVaseline) beifügen, das die Herkunft dieses speziellen Fabrikates andeutet, was der Auffassung des Wortes Vaseline als allgemeine Warenbezeihnung Vorschub leistet. Als solche figuriert es auch in der schweizerischen Pharmacopöe, und ebenso wird es als solche ohne Erwähnung der Beklagten im Brockhaus' schen Konversationslerikon behandelt.

Auf Grund dieser Sachlage muss mit der Vorinstanz angenommen werden, dass das Wort Vaseline — das freilich seiner Zeit aus\cliesslich zur Bezeichnung des Fabrikates der Beklagten gedient und diesen individuellen Charakter erst nach dem Aufhören des Patentschutzes, der für ihr Fabrikat früher in Amerika bestand, verloren haben mag — im schweizerischen Verkehr bei seiner Eintragung schon Qualitätsbezeichnung und somit nach Art. 2 Abs. 2 MSchG des Markenschusszes unfähig gewesen ist, Für diese Aufz fassung spricht auc, dass es der Beklagten in Deutschland bereits 954 A, Oberste Zivilgerichtsinstanz — I. Matcriellrechiliche Entscheidungen.

nicht gelungen ist, ihr behauptetes Markenrecht zur Anerkennung zu bringen. Im Jahre 1897 hat daselbst das kaiserliche Patentamt tross ihrem Einspruche die Marke « Yannings Vaselina americana » gesüsst, weil Vaseline eine allgemein übliche Warenbezeichnung geworden sei, und im Jahre 1904/5 hat diese Behörde hiufichtlih einer andern das Wort Vaseline enthaltendeu Marke gegenüber einem neuen Einspruch der Beklagten den nämlichen Standpunkt eingenommen, tudem eingehende Erhebungen ergeben hätten, dass das Wort als Warenname unuterschiedslos für die von der Beklagteu und die von deutschen und österreichischen Fabriken hergestellten gleichartigen Paraffin-Präparate verwendet werde.

Unerheblich ist es, wenn die Beklagte geltend macht, dass sie gegen frühere Eingriffe in ihr Markenrecht nicht habe vorgehen können, weil damals die reinen Wortmarken noch nicht schussfähig gewesen seien. Das spricht eher für die erfolgte Umwandlung ihres frühern Jndividualzeichens zu einer Qualitätsbezeichnung. Massgebend ist nur, ob es ihr gelungen sei, diese Umwandlung, als sie fi infolge der Verwendung des Wortes durch Konkurrenzfirmen usw. zu vollziehen drohte, damit zu verhindern, dass sie durch Proteste, gerichtliche Schritte, Aufklärung des Publikums usw. im sshwei= zerischen Verkehr das Bewusstsein von der Eigenschaft des Wortes als Herkunftsbezeichnung ihrer Fabrikate und von der Unzulässigleit seiner Verwendung als allgemeine Sachbezeihnung aufrecht erhielt. Das muss aber verneint werden, indem die wenigen Massnahmen, über die sie sih in dieser Beziehung ausgewiefen hat (Versendung zweier undatierter Reklameprospekte und dreier Preislisten aus den Jahren 1904, 1907 und 1908, worin sie das Wort als ihre Marke in Anspruch nimmt und vor auderweitigem Gebrauch desselben warnt), angesichts der oben dargestellten Sachlage nicht im Stande sein konnten, jenen Umwanölungsprozess zur allgemeinen Warenbezeichnung, falls er überhaupt nicht shon eingetreten war, hintanzuhalten. Keine Bedeutung kommt der heute vorgelegten chemischen Analyse des Fabrikates der Beklagten zu, aus der hervorgehen soll, dass dieses Fabrikat genau der Zusammensesszung entspricht, die die schweizerishe Pharmacopöe für das Vaseline angibt.

Jst aber das Wort in der allgemeinen Verkehrsauffassung tat=- sächlich zur Sachbezeihnung geworden, fo kann sich nah geltender Praxis jeder Juteressent auf die Ungültigkeit der Marke berufen und Klage auf Löschung erheben. Mit Unrecht hält in diesem Punkte die Klägerin der Beklagten entgegen, dass sie als ihre frühere Vertreterin durch ihre Nachlässigkeit jene Entwicklung zur Sachbezeichnung verschuldet habe. Das vermöchte, wenn erwiesen, an der allein entscheidenden Tatsache, dass das Wort nunmehr Gemeingut ist, und an dem hieraus für die Beklagte sich ergebenden Klagrecht auf Löschung nichts zu ändern.

Das Begehren um Veröffentlichung des Urteils endlich ist dadurch erledigt, dass die Klägerin den dieses Begehren abweisenden Vorentscheid nicht augefocten hat.