IGE 103600: EBAYLoading Bay

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 22.12.1998 hinterlegt, Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 17.03.2023. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2.

Für die Annahme gleichartiger Dienstleistungen sprechen u.a. Übereinstimmungen zwischen dem Verwendungszweck der Dienstleistungen, dem Fachwissen und dem Abnehmerkreis (Bundesgericht [BGer] in sic! 2015, 37, E. 4.4 – Arthursgroup SA / Swiss Arthur Prod SA; Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-380/2020, E. 2.2 – somfy (fig.) / Comfy, abrufbar unter http://www.bvger.ch). Es geht um die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung bzw., ob die Abnehmer die Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (BVGer B-5179/2012, E. 3.2 – TIVO / tivù sat HD (fig.); BVGer B-3417/2020, E. 5.4 – Hotel Tonight (fig.) / Verychic Tonight (fig.)). Blosse thematische Zusammenhänge genügen dagegen nicht. Auch verfügen Dienstleistungen oft zwangsläufig über gewisse Berührungspunkte, ohne deswegen, im Sinne einer übereinstimmenden betrieblichen Herkunft, als gleichartig wahrgenommen zu werden. Ordnen die Verkehrskreise zwei verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben Markeninhabers zu, ist von Dienstleistungsgleichartigkeit auszugehen (BVGer B-3808/2021, E. 2.2 mit Hinweisen – TX group (fig.) / TX GROUP AG).

3.

Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen: Klasse 35: Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel; Online-Werbung und -Marketing; Werbung, Verkaufsförderung und Öffentlichkeitsarbeit.

4.

Die Widerspruchsmarke ist u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen: Klasse 35: Services d'informations commerciales et consultation par voie de télécommunication (dite Internet) pour faciliter l'échange de biens de consommation de particulier à particulier.

5.

Die Widerspruchsmarke geniesst, vereinfacht gesagt, Schutz Informations- und Beratungsdienstleistungen im Bereich des Konsumgüter-Handels. Die Informationsdienstleistungen können dabei durchaus auch die Präsentation von Waren umfassen, sodass bezüglich der angefochtenen Dienstleistung "Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel" insoweit von Gleichheit, jedenfalls aber starker Gleichartigkeit auszugehen ist. Letzteres gilt selbstredend auch für die weiter angefochtenen Dienstleistungen "Online-Werbung und -Marketing; Werbung, Verkaufsförderung und Öffentlichkeitsarbeit", zumal es sich bei den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke um einen wesentlichen Teilaspekt der Dienstleistungen Werbung, Marketing, Verkaufsförderung und Öffentlichkeitsarbeit handelt.

6.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit der angefochtenen Dienstleistungen zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die reinen Wortmarken "EBAY" (Widerspruchsmarke) und "Loading Bay" (angefochtene Marke) gegenüber.

3.

Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke ausschliesslich in Grossbuchstaben, die angefochtene Marke hingegen durchwegs in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, vermag an der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nichts zu ändern, zumal reine Wortmarken unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt sind und daher beim Vergleich des Schriftbilds nicht auf eine typografische Darstellung abzustellen ist. Gemäss Rechtsprechung vermag die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht zu prägen (vgl. zuletzt BVGer B-4246/2022, E. 5.5 – You See Augenlaser (fig.) / EYE SEE YOU AUGENLASER (fig.) mit Hinweisen).

Die letzten drei Buchstaben "-BAY" der Widerspruchsmarke stimmen mit dem zweiten Wortelement der angefochtenen Marke überein, was, trotz unterschiedlicher Zeichenlänge, zu einer Ähnlichkeit der Vergleichsmarken im Schrift- und Klangbild führt. Die Übereinstimmung an den Zeichenenden fällt umso mehr ins Gewicht, als Wortanfang und Wortende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben und diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon). Die Zeichenähnlichkeit auf der klang- und schriftbildlichen Ebene ist vorliegend augenfällig und wird durch den Umstand, dass sich die Vergleichszeichen reimen, noch zusätzlich verstärkt (vgl. BVGer B- 6665/2010, E. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office).

4.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

5.

Bei der Widerspruchsmarke "EBAY" handelt es sich um eine Neuwortbildung, zusammengesetzt aus dem Buchstaben "E" und dem englischen Begriff "BAY", welcher u.a. mit "Bucht, Platz" ins Deutsche übersetzt wird (vgl. PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, unter https://de.pons.com/übersetzung/englischdeutsch/bay , besucht am 06.06.2024). Gemäss Markenprüfungspraxis des IGE handelt es sich beim Buchstaben "E" um einen gebräuchlichen und beschreibenden Hinweis auf "elektronisch", insbesondere für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Informatik, Internet sowie für elektronische Medien. Das Zeichen kann somit als "elektronische Bucht, elektronischer Platz" gelesen werden (vgl. hierzu auch Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 100429, III. C. Ziff. 7 – EBAY / bitbay (fig.), abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts, unter https://ph.ige.ch/ph ).

Bei der angefochtenen Marke wird dem Wort "Bay", getrennt durch einen Leerschlag, der Begriff "Loading" vorangestellt. Bei "Loading" handelt es sich um das Partizip Präsens des zum englischen Grundwortschatz gehörenden Verbs "to load" mit der Bedeutung "laden, beladen" (vgl. PONS Online-Wörterbuch Englisch- Deutsch, unter https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/load , besucht am 06.06.2024 und Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 3. Auflage, Stuttgart 2009, S. 379). Der Begriff "load" resp. "loading" wird nicht nur in Zusammenhang mit physischem Laden/Beladen verwendet, sondern ist dem Publikum insbesondere auch im Bereich der Computertechnologie, in Zusammenhang mit dem

(Herunter-)Laden von Software resp. Daten bekannt (z.B. "loading software from a server" / "Loading data to a computer"). Weiter handelt es sich beim Begriff "loading bay" um ein englisches Substantiv mit der Bedeutung "Ladezone, Ladebucht" (vgl. PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, unter https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/loading+bay und Merriam-Webster, Online Dictionary, unter https://www.merriam-webster.com/dictionary/loading%2bay , beide besucht am 06.06.2024).

Sowohl bei der Widerspruchsmarke als auch im jüngeren Zeichen wird dem Zeichen "BAY" mit "E" (für "elektronisch") resp. "LOADING" (für "laden, aufladen") ein Begriff vorangestellt, welcher dem Publikum aus dem IT-Bereich bekannt ist. Ein wesentlicher Teil des Publikums wird im Bereich der hier massgeblichen Informations- und Werbedienstleistungen der Klasse 35 im Wort "Loading" nicht die Bedeutung des physischen Ladens resp. Beladens, sondern den ihm aus der Computertechnologie geläufigen Sinngehalt des Ladens von Daten erkennen. In beiden Zeichen ist somit "BAY" das kennzeichnende und an derselben Stelle platzierte Hauptelement, welches durch die vorangestellten Elemente "E" resp. "Loading" lediglich präzisiert wird. Letztere können bei beiden Zeichen als an das Internet resp. die Informatik erinnernde Elemente wahrgenommen werden. Aufgrund der beiderseitigen Verwendung des Begriffs "BAY" unter Voranstellung eines jeweils einen ähnlichen Sinngehalt evozierenden Wortelements besteht somit auch eine Ähnlichkeit der Zeichen im Sinngehalt.

6.

Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben resp. in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Die hier massgeblichen Dienstleistungen der Klasse 35 richten sich entweder an Geschäftsleitungen von Unternehmen, welche Werbung platzieren möchten, resp. an ein Fachpersonal im Bereich des Detailhandels oder an Private, welche die Dienstleistungen einer Handelsplattform in Anspruch zu nehmen gedenken. Es ist tendenziell von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen, weil Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses erfahrungsgemäss regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. BVGer B-684/2017, E. 3.2 – Quantex / Quantum CapitalPartners).

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

Der Widerspruchsmarke "EBAY" als Ganzes kann in der Bedeutung von "elektronische Bucht, elektronischer Platz" in Verbindung mit den strittigen Dienstleistungen kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden (vgl. zum Sinngehalt III. C. Ziff. 5 hiervor). Der Widerspruchmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu.

4.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive hochgradig gleichartige Dienstleistungen beansprucht (vgl. III. B. Ziff. 6 hiervor), weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Der Gesamteindruck der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke wird im Wesentlichen durch den Begriff "BAY" bestimmt, welcher unverändert in die angefochtene Marke übernommen und bei dieser ebenfalls am besonders prägenden Zeichenende platziert wird. Bei beiden Zeichen wird dem Begriff zudem ein Element vorangestellt, welches als Hinweis auf das Internet resp. die Computertechnologie wahrgenommen wird. In Anbetracht der durch die identische Endung hervorgerufenen Ähnlichkeit im Schrift- und Klangbild sowie der Übereinstimmung in der Zeichenstruktur ist der erforderliche Zeichenabstand nicht gewahrt und es besteht die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass die strittigen Dienstleistungen mit erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht resp. in Anspruch genommen werden, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Soweit das Publikum, aufgrund der Abweichungen in den Zeichenanfängen, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der Gleichheit resp. ausgeprägten Gleichartigkeit der Vergleichsdienstleistungen sowie der Übereinstimmungen im kennzeichnungskräftigen Wortelement "BAY" und der Struktur der Zeichen, falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil

6, Ziff. 6.4.2). Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann die Frage, ob die Widerspruchsmarke, wie von der widersprechenden Partei vorgebracht, über einen hohen Bekanntheitsgrad und einen entsprechend erweiterten Schutzumfang verfügt, offenbleiben.

5.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 103600 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 799290 "Loading Bay" für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 35 widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

3.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Die widersprechende Partei erhob gegen dieselbe Marke, in drei verschiedenen Widerspruchsschriften, Widerspruch gestützt auf drei verschiedene Marken und machte damit drei Widerspruchsverfahren anhängig, nämlich das vorliegende Verfahren Nr. 103600 und die parallel geführten Verfahren Nr. 103599 und Nr. 103601. Die Widersprüche richten sich jeweils gegen unterschiedliche Waren und Dienstleistungen derselben Marke und die drei Widerspruchsmarken sind identisch. Unterschiede bestehen lediglich hinsichtlich der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen, sodass die Widerspruchsschriften vorliegend nur bezüglich des Waren- und Dienstleistungsvergleichs eine leicht abweichende Begründung aufweisen, im Übrigen jedoch im Wesentlichen identisch sind. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der widersprechenden Partei aus dem Umstand, dass sie drei Verfahren anhängig machte, ein dreifacher Aufwand erwachsen ist. Es scheint daher gerechtfertigt, ihr pro Verfahren lediglich eine auf einen Drittel reduzierte Parteientschädigung von CHF 400.00 zuzusprechen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird somit auf CHF 1'200.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird