IGE 103818: HELLO

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 22.03.2013, die angefochtene Marke am 30.10.20213 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgen: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).

2.

Die angefochtene Marke ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren eingetragen: 30 Plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; en-cas à base de céréales; boissons à base de thé; aliments à base d'avoine; sandwiches; nouilles; cacao au lait; farines; crèmes glacées; chocolat; thé; gâteaux; café; bonbons; biscuits.

3.

Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen: 30 Kakao; Schokolade; Pralinen.

4.

Die Ware Kakao der Widerspruchsmarke umfasst sowohl Kakaopulver wie auch Kakaogetränke. Die angefochtene cacao au lait fällt somit unter den Oberbegriff Kakao. Dementsprechend besteht Warengleichheit.

5.

Schokolade bzw. chocolat werden von beiden Marken identisch beansprucht.

6.

Kakao; Schokolade der Widerspruchsmarke umfassen als Oberbegriffe auch die Getränke auf Basis von Kakao und Schokolade (vgl. Erläuternde Anmerkungen zur Nizza-Klassifikation, 12. Ausgabe, 2024, auf www.dpma.de). Kaffee- bzw. Schokoladegetränke sind dabei klar gleichartig zu boissons à base de thé; thé; café der angefochtenen Marke. Diese konkurrierenden Waren stehen in einem Austauschverhältnis, sie richten sich an die gleichen Abnehmerkreise, werden in Supermärkten nebeneinander angeboten und deren Herstellung erfordert ein ähnliches technisches Know-how (vgl. auch Entscheid des Instituts, W 12849, abrufbar unter https://ph.ige.ch).

7.

Schokolade; Pralinen der älteren Marke sind hochgradig gleichartig zu crèmes glacées; gâteaux; bonbons; biscuits der angefochten Marke. Die konkurrierenden Waren werden regelmässig als Nachspeise oder zum Naschen verzehrt. Sie stehen dabei in einem klaren Austauschverhältnis. Zudem richten sie sich an die gleichen Abnehmerkreise und werden über die gleichen Verkaufsstätten vertrieben bzw. von den gleichen Herstellern, insbesondere Konditoreien, produziert.

8.

Die angefochtenen Waren plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; en-cas à base de céréales; aliments à base d'avoine; sandwiches sind alles Waren, die dem direkten Verzehr dienen. Das Gleiche gilt für die Waren der Widerspruchsmarke, zumal unter den breiten Begriff Kakao auch Erzeugnisse aus Kakao fallen. Weiter handelt es sich bei der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Schokolade ebenfalls um ein Fertigprodukt, das direkt verzehrt werden kann. Diese konkurrierenden Waren dienen somit dem direkten Verzehr. Da es sich bei den Waren der Widerspruchsmarke um Süsspeisen handelt, während dem die angefochtenen Waren eher als Haupt- oder Zwischenmalzeit verzehrt werden, ist die Gleichartigkeit nicht ausgeprägt.

9.

Ebenfalls gleichartig sind die plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal der älteren Marke und die angefochtenen nouilles. Teigwaren und Reis sind beides Getreideprodukte. Da unter den breiten Begriff nouilles auch Fertiggerichte auf der Basis von Nudeln bzw. Teigwaren fallen, ist ein klares Austauschverhältnis zwischen diesen konkurrierenden Waren zu bejahen. Da die konkurrierenden Waren die gleiche Zweckbestimmung aufweisen (sie dienen der Verpflegung), sich an die gleichen Abnehmerkreise richten und an den gleichen Stellen in Supermärkten angeboten werden, ist die Gleichartigkeit zu bejahen.

10.

Die Ware Kakao des Widerspruchszeichens umfasst in dieser offenen Formulierung auch Kakaopulver (vgl. BVGer B-7562/2016, E. 4.3 ff. – MERCI / Merci [fig.] unter www.bvger.ch). Dabei handelt es sich u.a. um ein Geschmacks-, Aromaträger und Süssmittel, welches bei der Zubereitung von Speisen bzw. der

Herstellung von Backwaren verwendet wird. Auch die angefochtene Ware farine wird zum Backen verwendet. Weiter werden diese regelmässig gemeinsam gekauft, sodass sie ein einheitliches Leistungspaket bilden, das im Supermarkt im selben Rayon angeboten wird. Aufgrund des gleichen Verwendungszwecks und der Übereinstimmung in den Vertriebsstätten ist die Gleichartigkeit ebenfalls zu bejahen.

11.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. teils starke Gleichartigkeit vollumfänglich bejaht wird. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die Wortmarke "HELLO" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "Hello Wukong ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3). Die angefochtene Marke wurde zwar als Wort-/Bildmarke angemeldet und auch als solche im Informatiksystem des Instituts erfasst. Das angefochtene Zeichen ist hingegen in einer Standartschrift mit einer üblichen Gross-/Kleinschreibung gehalten. Ein zeichenrechtlich relevanter Bildbestandteil ist dabei nicht auszumachen. In der Folge sind somit einzig die Wortelemente zu vergleichen.

3.

Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]). Beide Zeichen weisen das identische Element "HELLO" auf. Zwar wird der jüngeren Marke noch der Begriff "Wukong" angefügt. Es gilt hingegen zu berücksichtigen, dass die Übernahme der Widerspruchsmarke durch die angefochtene Marke i.d.R. eine Zeichenähnlichkeit zur Folge hat. Denn wird die jüngere Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt, führt dies zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn (vgl. BVGer B-1077/2008, E. 7.3 – SKY / SkySIM). Obwohl die angefochtene Marke aufgrund des zusätzlichen Elements "Wukong" über mehr als doppelt so viele Buchstaben und über zwei zusätzliche Silben als die Widerspruchsmarke verfügt, bestehen aufgrund der nahezu identischen Übernahme Ähnlichkeiten im Schriftbild und im Klang.

4.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

5.

Das beiden Zeichen gemeinsame Element "Hello" ist eine englische Grussformel mit der Bedeutung "hallo". Diese Bedeutung wird von den angesprochenen Abnehmerkreisen ohne weiteres verstanden. "Wukong" ist kein Begriff der relevanten Prüfungssprachen und wird somit als Fantasiebegriff wahrgenommen. Als Fantasiebegriff vermag "Wukong" dem Element "Hallo" keine andere als die oben dargelegte Bedeutung zu verleihen. Somit weisen die Vergleichszeichen auch Übereinstimmungen im Sinngehalt auf.

6.

Daher ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Im Weiteren ist auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und - dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie gekauft bzw. in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt. Aufgrund der Formulierung der Warenverzeichnisse ist oft keine eindeutige Positionierung möglich, weshalb in solchen Fällen von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6). Die im vorliegenden Fall interessierenden Waren der Klasse 30 gelten als Massenartikel des täglichen Bedarfs, bei denen von einer geringeren Aufmerksamkeit des Publikums auszugehen ist (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen).

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4.

Der Widerspruchsmarke "HELLO" kann in der Bedeutung von "hallo" in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender oder üblicher Sinngehalt entnommen werden. Die Widersprechende verweist in ihre Widerspruchsschrift auf die langjährige und intensive Benutzung der Widerspruchsmarke in der Schweiz. Daraus leitet sie eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ab. Die Frage, ob die Widerspruchsmarke über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt, kann nach Auffassung des Instituts vorliegend offengelassen werden, da, wie im Folgenden dargelegt wird, dem Widerspruch bereits auf der Grundlage eines normalen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke für die identischen bzw. gleichartigen Waren stattgegeben werden kann. In casu ist somit davon auszugehen, dass der Widerspruchmarke "HELLO" zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zukommt.

5.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive teils ausgeprägt gleichartige Waren der Klasse 30 beansprucht. Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend: BVGer] B-7500/2006, E. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.); abrufbar unter www.bvger.ch; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Letzteres trifft vorliegend zu, weil die Widerspruchsmarke nahezu unverändert resp. klanglich identisch in das jüngere Zeichen übernommen wurde und klar erkennbar bleibt. Eine Zeichenähnlichkeit könnte denn auch nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen würde, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element wahrgenommen wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Dies ist in casu klar nicht der Fall.

6.

Da aus den vorgenannten Gründen der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist, ist in Anbetracht der Zeichennähe, der geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer und der teils bestehenden Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit, die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben, zumal die

Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums nicht überdehnt werden dürfen (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 997 ff.). Soweit das Publikum, infolge des Zeichenelements "Wukong" der angefochtene Marke Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten – die ältere Marke wurde vollständig in die jüngere übernommen – falsche Zusammenhänge vermutet werden, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 103818 wird folglich gutgeheissen und die angefochtene CH-Marke Nr. 805321 "Hello Wukong ((fig.))" widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird