IGE 104161:

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die

Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 14.08.2024, unter Beanspruchung einer Priorität von Saudi-Arabien vom 31.03.2024 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), hinterlegt. Hinterlegungsdatum der angefochtenen Marke ist der 26.06.2024. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2.

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 14: Oreficeria; anelli (gioielleria); scatole di presentazione per la gioielleria; portagioie arrotolabile; ganci per gioielleria; meccanismi di orologeria; orologi elettrici; cronografi (orologi); braccialetti per orologi (cinturini); orologi da polso.

3.

Die Widerspruchsmarke wird für folgende Waren beansprucht: Klasse 14: Armbanduhren; Uhrenarmbänder; Präsentationsschatullen für Uhren; Präsentationsschatullen für Schmuck; Armbänder [Schmuck]; Schmuckanhänger; Halsketten [Schmuck]; Schlüsselringe [Spaltringe mit Schmuckanhänger oder Zierrat]; Zifferblätter für Uhren; Uhrengehäuse [Taschen-/Armbanduhren]; Sportuhren; Business-Uhren; Taschenuhrwerke; Tauchuhren; Uhrwerke; Uhrbeutel; Schmuckwaren [Juwelierwaren]; Ohrringe; elektrische Uhren; Chronografen [Uhren].

4.

Bei den angefochtenen "Oreficeria" [Goldschmuck] und "anelli (gioielleria)" [Ringe (Schmuck)] handelt es sich um Schmuckwaren, welche mit den "Schmuckwaren [Juwelierwaren]" resp. den "Armbänder [Schmuck]; Schmuckanhänger; Halsketten [Schmuck]; Ohrringe" der Widerspruchsmarke identisch und im Übrigen aufgrund ihrer Zweckbestimmung, des erforderlichen herstellungstechnischen Know-hows sowie der Verkaufsstätten hochgradig gleichartig sind. Die angefochtenen "scatole di presentazione per la gioielleria" [Schmuckschatullen] und "portagioie arrotolabile" [aufrollbare Schmuckschatullen] entsprechen den "Präsentationsschatullen für Uhren; Präsentationsschatullen für Schmuck" der Widerspruchsmarke. Stark gleichartig mit Letzteren sind auch die angefochtenen "ganci per gioielleria" [Schmuckhaken], zumal sie demselben Zweck dienen (der Aufbewahrung von Schmuck) wie die Schmuckschatullen. Die angefochtenen "meccanismi di orologeria" [Uhrwerke], "orologi elettrici" [elektrische Uhren], "cronografi (orologi)" [Chronographen (Uhren)], "braccialetti per orologi (cinturini)" [Uhrenarmbänder] und die "orologi da polso" [Armbanduhren] finden sich identisch, in deutscher Sprache, im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke.

5.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise (hochgradige) Gleichartigkeit sämtlicher angefochtenen Waren zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "BONEST GATTI ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "BONEST GATTI ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber.

3.

Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

4.

Entgegen den Ausführungen der widersprechenden Partei sind die Zeichen nicht identisch, sondern präsentieren sich wie folgt:

Widerspruchsmarke angefochtene Marke

5.

Beide Zeichen enthalten die Bezeichnung "BONEST GATTI", bestehend aus dem Begriff "GATTI", dem Plural der italienischen Bezeichnung "gatto" für "Katze" (vgl. PONS Online-Wörterbuch Italienisch-Deutsch, unter https://de.pons.com/übersetzung-2/italienisch-deutsch/gatti , besucht am 17.01.2025) sowie der Bezeichnung "BONEST", welche über keinen erkennbaren Sinngehalt verfügt. Diese Wortelemente sind bei beiden Zeichen in identischer Schrift und gleicher Anordnung gehalten, was insoweit zu einer offensichtlichen Identität der Zeichen im Schrift- und Klangbild führt.

Als einziger Unterschied enthält die angefochtene Marke noch zusätzlich drei chinesische Schriftzeichen, welche gemäss Praxis des Instituts als reine Bildzeichen behandelt werden (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.5.6.1). Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (vgl. BVGer B-6628/2019, E. 2.3.1 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.), BVGer B-3162/2010, E. 5.1.2 – 5TH AVENUE (fig.) / AVENUE (fig.)).

Wird eine ältere Marke, wie vorliegend, in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint (vgl. BVGer B-4612/2019, E. 6.1 – HANA / Hanalytics (fig.), BVGer B- 6432/2019, E. 5.1 – Giardino / giardino (fig.); Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Letzteres trifft vorliegend offensichtlich nicht zu: Der einzige Unterschied der angefochtenen Marke besteht in der Beifügung des Bildelements der chinesischen Schriftzeichen, welches mangels erkennbaren Sinngehalts wie eine blosse Beifügung resp. grafische Ausschmückung der Wortelemente erscheint. Auch wenn das grafische Element der chinesischen Schriftzeichen als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen wird, vermag es weder den Sinngehalt des Zeichens zu beeinflussen noch die Wortelemente "BONEST GATTI", welche als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen werden und dem Publikum im mündlichen Geschäftsverkehr als Orientierungspunkt dienen, in den Hintergrund zu drängen.

6.

Aufgrund der Übereinstimmung der Zeichen in den (einzigen) Wortelementen "BONEST GATTI" und deren identischer Anordnung ist die Zeichenähnlichkeit ohne weiteres zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

lm Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren und -dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den hier massgeblichen Waren, Uhren und Schmuckwaren sowie Präsentationsschatullen der Klasse 14, verhält es sich wie folgt:

Betreffend "Uhren" der Klasse 14 geht das Bundesgericht von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aus, da diese in der Regel vor dem Kauf anprobiert werden (vgl. BGer 4A_651/2018, E. 3.3.2 – Glycine Watch SA, Biel / Armani S.p.A., IT-Milano). Gleiches dürfte für die "Uhrwerke" und "Juwelierwaren" der Widerspruchsmarke gelten. Auch bei den "Präsentationsschatullen" und den "Uhrenarmbändern" der Widerspruchsmarke ist aufgrund des Umstands, dass sie vor dem Kauf in der Regel auf ihre Passform resp. in Bezug auf die Kompatibilität der jeweiligen Bezugswaren ausgesucht werden, von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen. Demgegenüber können die "Schmuckwaren" als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt, aber auch als billige Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Bedarfs erworben werden, weshalb von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen ist

(vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Verweisen auf BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU [fig.]).

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

Der Widerspruchsmarke "BONEST GATTI" kann in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden (vgl. zum Bedeutungsgehalt III. C. Ziff. 5 hiervor). Sie beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der beanspruchten Waren noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass "BONEST GATTI" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier noch massgeblichen Waren der Klasse 14 üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzumfang auf.

4.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche und im Übrigen stark gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: Das einzige, durchschnittlich kennzeichnungskräftige Wortelement "BONEST GATTI" wird unverändert und in identischer Anordnung in das jüngere Zeichen übernommen. Trotz Beifügung des Bildelements in der Form chinesischer Schriftzeichen wird die vollständig übernommene Widerspruchsmarke auch in der jüngeren Marke als selbständiges Zeichenelement wahrgenommen, womit die Zeichen insoweit klang- und schriftbildlich identisch sind und ohne weiteres die Gefahr von Fehlzurechnungen besteht. Dies gilt auch unter Berücksichtigung, dass ein Teil der strittigen Waren mit (leicht) erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht resp. erworben wird, zumal die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der Verkehrskreise nicht überspannt werden dürfen, sondern auch insoweit auf das Erinnerungsbild abzustellen ist, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 957). Soweit das Publikum, aufgrund der zusätzlichen grafischen Ausgestaltung der angefochtenen Marke mittels fremder Schriftzeichen, Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es in Anbetracht der festgestellten Gleichheit resp. ausgeprägten Gleichartigkeit der Vergleichswaren und der Identität der einzigen Wortelemente falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2).

5.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104161 wird daher gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 818232 "BONEST GATTI ((fig.))" widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien,

Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

3.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt, weshalb der widersprechenden Partei eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zuzusprechen ist. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Die Parteientschädigung wird daher in Anwendung der obgenannten Kriterien auf CHF 2'000.00 (inklusive Widerspruchsgebühr) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird