IGE 104493: CIRCOLO

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 25.10.2007 mit einer deutschen Priorität vom 09.08.2007 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen. Die angefochtene Marke geniesst als sog. nachträgliche Benennung («désignation postérieure») seit dem 05.11.2024 («date de la désignation postérieure») Schutz in der Schweiz. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1.

Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2.

Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2 026.pdf) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

3.

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).

4.

Gegen die am 25.10.2007 international registrierte und der Schweiz am 13.12.2007 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 04.07.2025 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom

04.07.2025. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 04.07.2020 und dem 04.07.2025, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

5.

Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom 13.10.2025 (nachfolgend Replik) folgende Belege ins Recht:

Beilage 1 Ausdruck der Webseite https://shoez.biz/en/deichmann-steigt-bei-supremo-ein/ vom 12. Oktober 2025 Beilage 2 Ausdruck der Webseite https://de.wikipedia.org/wiki/Ochsner_Shoes Beilage 3 Organisationschart der Deichmann Gruppe Beilage 4 Ausdruck der Webseite https://www.ochsner-shoes.ch/de-ch/b/kinder/circo-950091?brandpage=true vom 12. Oktober 2025 Beilage 5 Screenshot der Webseite https://www.ochsner-shoes.ch/de-ch/p/circo-gummistiefel-lila-102785 Verfügbarkeit des CIRCO Gummistiefels lila vom 12. Oktober 2025 Beilage 6 Screenshot der Webseite https://www.ochsner-shoes.ch/de-ch/p/circo-schnur-stiefelette-schwarz-100895 zur Verfügbarkeit des CIRCO Schnürstiefels vom 12. Oktober 2025 Beilage 7 Gebrauchsbelege für CIRCO Sneaker mit der Artikel-Nr. 14001204 Beilage 8 Gebrauchsbelege für CIRCO Halbschuh mit der Artikel-Nr. 14001202 Beilage 9 Gebrauchsbelege für CIRCO Sneaker mit der Artikel-Nr. 14003202 Beilage 10 Gebrauchsbelege für CIRCO Sandale mit der Artikel-Nr. 14003212 Beilage 11 Gebrauchsbelege für CIRCO Sandale mit der Artikel-Nr. 14003214 Beilage 12 Gebrauchsbelege für CIRCO Sneaker mit der Artikel-Nr. 14123200 Beilage 13 Gebrauchsbelege für CIRCO Sneaker mit der Artikel-Nr. 14123202 Beilage 14 Gebrauchsbelege für CIRCO Halbschuh mit der Artikel-Nr. 14163202 Beilage 15 Gebrauchsbelege für CIRCO Sandale mit der Artikel-Nr. 14163204 Beilage 16 Gebrauchsbelege für CIRCO Sandale mit der Artikel-Nr. 14163206 Beilage 17 Gebrauchsbelege für CIRCO Sandale mit der Artikel-Nr. 14163208 Beilage 18 Gebrauchsbelege für CIRCO Hoher Sneaker mit der Artikel-Nr. 14232404 Beilage 19 Gebrauchsbelege für CIRCO geschlossener Hausschuh mit der Artikel-Nr. 16702402 Beilage 20 Gebrauchsbelege für CIRCO Gummistiefel mit der Artikel-Nr. 17401402 Beilage 21 Gebrauchsbelege für CIRCO Gummistiefel mit der Artikel-Nr. 17403202 Beilage 22 Gebrauchsbelege für CIRCO Gummistiefel Artikel-Nr. 17403204 Beilage 23 Gebrauchsbelege für CIRCO Gummistiefel Artikel-Nr. 17442806 Beilage 24 Gebrauchsbelege für CIRCO Gummistiefel mit der Artikel-Nr. 17442808

6.

Die widersprechende Partei machte geltend, dass die eingereichten Unterlagen den ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 insbesondere für Schuhwaren im relevanten Zeitraum in der Schweiz rechtsgenüglich glaubhaft machen würden.

7.

In der Folge gilt es, die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechterhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [nachfolgend: BVGer] B-4640/2018, E. 2.3 – QUANTEX / Quantextual [fig.] mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung; abrufbar unter www.bvger.ch).

Gebrauch durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

8.

Inhaberin der Widerspruchsmarke ist die Firma «fasbra SE» mit Sitz in Essen, Deutschland. Zu einem Gebrauch der Widerspruchsmarke durch diese Firma liegen keine Belege vor.

9.

Der Markeninhaber muss sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat zu erfolgen, bevor der Dritte die Marke benutzt. Nach ständiger Rechtsprechung gilt als Gebrauch per prokura die Benutzung der Marke durch

Tochtergesellschaften, Konzerngesellschaften oder Gesellschaften, die wirtschaftlich eng mit dem Markeninhaber verbunden sind, oder durch Lizenznehmer, Alleinvertriebshändler und Wiederverkäufer. Gegenüber dem IGE ist die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch die «stillschweigende», sei es durch Einreichen des Vertrages bzw. Vertragsausschnittes oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur; vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).

10.

Die eingereichten Rechnungen wurden von verschiedenen Unternehmen ausgestellt, darunter «Cortina.be» (Belgien), «GRUPO BEST PARTNER», «JET TIDE TRADING CO., LTD. (Taiwan) sowie «PERIN made in Italy» (Italien). Die Markeninhaberin «fasbra SE» mit Sitz in Essen, Deutschland, erscheint in keinem der eingereichten Belege. Sie wird lediglich in einem Dokument erwähnt, das die Unternehmensstruktur der «Deichmann Gruppe» darstellt (vgl. Beilage 3 zur Replik). Aus Letzterem ergibt sich, dass sowohl die widersprechende Partei («fasbra SE») als auch die «Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, Dietikon/Schweiz» zu 100 % der «Deichmann Gruppe» angehören. Letzterer ist wiederum die «Ochsner Sport AG, Dietikon/Schweiz» zu 100 % unterstellt. Die ins Recht gelegten Rechnungen wurden durchwegs von nicht zur Deichmann-Gruppe gehörenden Firmen ausgestellt, für welche kein Bezug zur Markeninhaberin «fasbra SE» ersichtlich ist. Es fehlt somit an Belegen bezüglich der erforderlichen Zustimmung des Markeninhabers zum Drittgebrauch sowie an jeglichen Anhaltspunkten für einen Gebrauch per procura, womit die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs bereits an diesem Erfordernis scheitert und der Widerspruch bereits aus diesem Grund abzuweisen ist. Im Weiteren wird dennoch summarisch auf einzelne Kriterien des rechterhaltenden Gebrauchs eingegangen.

Gebrauch im relevanten Zeitraum

11.

Aufgrund der Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke vom 04.07.2025 ist der Gebrauch für den Zeitraum zwischen dem 04.07.2020 und dem 04.07.2025 glaubhaft zu machen.

12.

Rechnungen liegen lediglich für den Zeitraum vom 05.02.2024 bis zum 29.04.2025 vor und erfassen damit – zudem nicht durchgehend – nur einen kleinen Teil der massgeblichen Fünfjahresperiode. Der Wikipediaauszug (Beilage 2) sowie der Internetauszug von Beilage 1 datieren vom 12.10.2025 und liegen damit ausserhalb der relevanten Prüfperiode. Die Internetauszüge von der Webseite «Ochsner shoes» (Beilagen 4-6) wurden gemäss Angaben der widersprechenden Partei ebenfalls am 12.10.2025 abgerufen, weisen jedoch keinerlei Datierung auf, weshalb eine zeitliche Zuordnung nicht möglich ist. Beilage 3, welche die Organisationschart der Deichmann Gruppe darstellt, datiert vom 01.05.2025 und fällt somit in die relevante Prüfperiode. Die übrigen, eingereichten Gebrauchsunterlagen, die keine Rechnungen darstellen, weisen keinerlei Datierung auf, weshalb auch insoweit eine zeitliche Zuordnung nicht möglich ist (Beilagen 7-24).

Gebrauch nach Art einer Marke

13.

Die Gebrauchsbelege müssen einen Gebrauch als Marke aufzeigen. Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).

Als Erstes gilt es festzustellen, dass die von der widersprechenden Partei eingereichten Rechnungen, wie bereits erwähnt, lediglich den Zeitraum vom 05.02.2024 bis zum 29.04.2025 abdecken. Darüber hinaus ist auf diesen Rechnungen resp. in den einzelnen Rechnungspositionen die Widerspruchsmarke «circo ((fig.))» nicht ersichtlich; vielmehr enthalten sie auf den einzelnen Rechnungsposten lediglich Artikelnummern. Nach Auffassung der widersprechenden Partei seien diese Artikelnummern unmittelbar den in den eingereichten Webseitenauszügen ersichtlichen Schuhartikeln zuzuordnen. In diesem Zusammenhang ist jedoch zunächst festzuhalten, dass diese Auszüge entweder undatiert sind oder ausserhalb der relevanten Prüfperiode liegen. Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass es aufgrund der erhöhten Mitwirkungspflicht der Parteien (vgl. BVGer B-2910/2012, E. 9.1.7 – ARTELIER/ARTELIER) nicht Aufgabe des IGE ist, jedes eingereichte Beweismittel zu überprüfen oder beispielsweise einen Zusammenhang zwischen Artikelnummern auf Rechnungen und solchen in Katalogen oder Webseitenauszügen herzustellen. Ein Zusammenhang zwischen der älteren Marke und den von ihr beanspruchten Waren kann somit vorliegend nicht hergestellt werden. Die eingereichte Dokumentation beschränkt sich zudem ausschliesslich auf Schuhwaren, wodurch die Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke für die Mehrheit der Waren der Klassen 18 und 25, die der Einrede des Nichtgebrauchs unterliegen, von vornherein nicht gelungen ist.

14.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es vorliegend bereits an der erforderlichen Zustimmung des Markeninhabers zum Drittgebrauch resp. an jeglichen Anhaltspunkten für einen Gebrauch per procura fehlt (vgl. III. B. Ziff. 8 ff. hiervor). Weiter datiert ein Teil der eingereichten Belege ausserhalb der massgeblichen Gebrauchsperiode, erfasst lediglich eine minimale Zeitspanne dieser Periode oder ist undatiert (vgl. III. B. Ziff. 11 f. hiervor). Aus den wenigen Rechnungen, die in die Gebrauchsperiode fallen, ergibt sich kein markenmässiger Gebrauch der Widerspruchsmarke «circo». Ebenso lässt sich daraus kein hinreichender Zusammenhang zwischen der Marke und den beanspruchten Waren ableiten (vgl. III. B. Ziff. 13 f. hiervor).

15.

Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich «glaubhaft» zu machen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Hat er den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).

16.

Insgesamt erachtet es das IGE aufgrund der ins Recht gelegten Belege nicht als glaubhaft, dass die Widerspruchsmarke im hier massgeblichen Zeitraum in der Schweiz für die interessierenden Waren der Klassen 18 und 25 und rechtserhaltend gebraucht wurde.

17.

Aus den vorherigen Ausführungen ergibt sich, dass die widersprechende Partei im vorliegenden Verfahren mangels Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke kein Markenrecht an der Widerspruchsmarke geltend machen kann. Der Widerspruch im Verfahren Nr. 104493 wird daher abgewiesen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem IGE (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es wurde zwar ein zweifacher Schriftenwechsel angeordnet, die widerspruchsgegnerische Partei teilte dem IGE jedoch mit Schreiben vom 16.12.2025 mit, dass sie auf das Einreichen einer Duplik verzichte. Ihr ist somit nur der Aufwand für einen einfachen Schriftenwechsel zu vergüten. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die widersprechende Partei erhob gegen dieselbe Marke in zwei verschiedenen Widerspruchsschriften Widerspruch gestützt auf zwei verschiedene Marken und machte damit zwei Widerspruchsverfahren anhängig, nämlich die Verfahren Nr. 104492 und Nr. 104493. Zudem erhob sie in zwei weiteren Widerspruchsschriften Widerspruch gegen eine weitere Marke der widerspruchsgegnerischen Partei und leitete damit zwei zusätzliche Widerspruchsverfahren ein (Verfahren Nr. 104494 und Nr. 104495). Die Widersprüche richten sich gegen identische oder äusserst ähnliche Marken; ebenso sind die Widerspruchsmarken untereinander identisch oder äusserst ähnlich und werden – soweit vorliegend relevant – in denselben Klassen für gleiche Waren beansprucht. In sämtlichen vier Widerspruchsverfahren stehen sich dieselben Parteien gegenüber. Aus den Akten ist somit nicht ersichtlich, dass der widerspruchsgegnerischen Partei aufgrund des Umstands, dass gegen ihre Marken vier Verfahren anhängig gemacht wurden, ein vierfacher Aufwand erwachsen ist. In Anbetracht dieser Umstände und unter Berücksichtigung, dass die Stellungnahme in allen vier Verfahren Übereinstimmungen aufweisen, erscheint es angemessen, der widerspruchsgegnerischen Partei pro Verfahren eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von CHF 600.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird