IGE 12609: AdiADI DASSLER

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 04.10.1971, unter Beanspruchung einer deutschen Priorität vom 20.07.1971 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04), im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke wurde am 10.05.2012 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Antrag auf Aussonderung

1.

In ihrer Replik vom 11.05.2022 (nachfolgend: Replik) ersuchte die widersprechende Partei, in analoger Anwendung von Art. 156 ZPO (Zivilprozessordnung, SR 272), um Aussonderung der Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 mit der Begründung, dass es sich dabei um vertrauliche Geschäftsinformationen handle.

2.

Die Praxis des Instituts unterscheidet zwischen Akten, die von der Einsichtnahme durch Dritte ausgeschlossen sind (vgl. Richtlinien des Instituts des Instituts in Markensachen, Bern 2023 [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 5.6.1 und 5.6.2, unter www.ige.ch), und der Akteneinsicht durch eine Partei während eines laufenden Widerspruchsverfahrens (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.6.4).

3.

Was den ersten Fall betrifft, werden Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse offenbaren, auf Antrag einer Partei ausgesondert. Die entsprechenden Dokumente sind somit grundsätzlich von der Akteneinsicht durch Dritte ausgeschlossen (vgl. Art. 36 Abs. 3 MSchV). Die auszusondernden Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 enthalten detaillierte Angaben zu erzielten Umsätzen bei einzelnen Warenkategorien resp. zum Umfang und den Konditionen einzelner Bestellungen. Es handelt sich hierbei um vertrauliche geschäftliche Informationen, weshalb dem Antrag der widersprechenden Partei stattgegeben wird. Die Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 werden im Aktenheft mit entsprechendem Vermerk ausgesondert und Dritten in Zusammenhang mit Gesuchen um Akteneinsicht nicht offenbart.

4.

Die Akteneinsicht durch die Parteien während eines laufenden Widerspruchsverfahrens ist demgegenüber in den Artikeln 26 bis 28 VwVG geregelt.

Als Bestandteil des Anspruchs auf rechtliches Gehör hat gemäss Art. 26 VwVG jede Partei unter anderem Anspruch darauf, die Schriftsätze der Gegenpartei und alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke einzusehen (vgl. Art. 26 Abs. 1 Bst. a und b VwVG). Von der Einsichtnahme ausgeschlossen sind insbesondere Akten, bei denen wesentliche private Interessen die Geheimhaltung erfordern (vgl. Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG). Die Verweigerung der Einsichtnahme darf sich nur auf die Aktenstücke erstrecken, für die Geheimhaltungsgründe bestehen (Art. 27 Abs. 2 VwVG).

Art. 28 VwVG sieht vor, dass auf ein Aktenstück, in das einer Partei die Einsichtnahme verweigert wird, zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden darf, wenn ihr das Institut von seinem für die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem Gelegenheit gegeben hat, sich zu äussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.6.4).

5.

Im vorliegenden Fall beantragte die widersprechende Partei, dass die Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 auch gegenüber der widerspruchsgegnerischen Partei auszusondern bzw. auch dieser nicht zugänglich zu machen seien (vgl. Replik, S. 4 f., und Schreiben vom 13.09.2022, S. 2 f.). Bei der als Replik-Beilage Nr. 3 eingereichten Tabelle handelt es sich um eine betriebsinterne Auflistung der Umsätze der widersprechenden Partei in verschiedenen Warenbereichen in den Jahren 2017 bis 2021, wobei der Textteil in englischer Sprache abgefasst ist ("Sum of Net Sales", "Grand Total") und bei den angegebenen Zahlen nicht ersichtlich ist, auf welche Währung sie sich beziehen. Zudem ist kein Bezug zur Widerspruchsmarke erkennbar. Bei den als Replik-Beilagen Nr. 8, 9, 10 und 11 eingereichten Dokumenten handelt es sich um diverse Tabellen und Grafiken in der Form von Präsentationen bezüglich der Art und Menge der von der widersprechenden Partei in ihrer Rolle als Ausrüsterin des FC Basel (FCB) in den Spiel-Saisons 2017 bis 2021 angebotenen resp. gelieferten Waren. Die Dokumente erinnern in Gestaltung und Aufbau unzweifelhaft an Folien für (betriebsinterne) Präsentationen. Sie enthalten keinerlei Hinweise auf einen firmenexternen Bezug resp. eine Verwendung ausserhalb der unternehmensinternen Sphäre. Diese rein betriebsinternen Dokumente aus dem Einflussbereich der widersprechenden Partei vermögen keinen öffentlichen oder drittbezogenen Gebrauch darzutun und eignen sich daher nicht zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs (vgl. hierzu auch Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B- 6251/2013, E. 2.3, 3.7 – P&C (fig.) / PD&C, abrufbar unter http://www.bvger.ch). Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die widersprechende Partei mit den als Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 ins Recht gelegten Dokumenten den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft zu machen vermag, weshalb diese für den vorliegenden Entscheid ohnehin unberücksichtigt zu bleiben haben resp. nicht auf diese abgestellt werden kann.

6.

Weiter legte die widersprechende Partei mit Schreiben vom 13.09.2022 eine Zusammenfassung der Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 resp. der in den betreffenden Dokumenten enthaltenen, wesentlichen Sachverhaltselemente vor und die widerspruchsgegnerische Partei erhielt Gelegenheit, sich zu diesen Zusammenfassungen zu äussern und Gegenbeweise zu erbringen. Entsprechend reichte sie mit Schreiben vom 22.11.2022 eine Stellungnahme zu den Zusammenfassungen der widersprechenden Partei ein. In Anbetracht dieser Feststellungen geht das Institut davon aus, dass die widerspruchsgegnerische Partei vorliegend dadurch, dass ihr anstelle der vollständigen Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 lediglich eine Zusammenfassung derselben zugestellt wurde, keinen Nachteil erleidet. Entsprechend dem Antrag der widersprechenden Partei sind die Beilagen daher auch gegenüber der widerspruchsgegnerischen Partei auszusondern bzw. dieser nicht zugänglich zu machen.

IV. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1.

Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2.

Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

3.

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).

4.

Für die am 04.10.1971 international registrierte und der Schweiz am 19.11.1971 notifizierte Widerspruchsmarke war die fünfjährige Karenzfrist zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 31.01.2022 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 31.01.2022. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 31.01.2017 und dem 31.01.2022, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

5.

Zwar gilt für die vor dem Institut durchgeführten Verfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime, nach der die Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen zu prüfen hat. Nur bezüglich der Einleitung und des Umfangs von Widersprüchen gilt (wie im Zivilprozess) die Dispositionsmaxime (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 5.4.1). Weiter wird der Grundsatz der Geltung der Untersuchungsmaxime beim rechtserhaltenden Gebrauch durchbrochen: Da der Gebrauch der Marke nach Ablauf der Karenzfrist nicht von Amtes wegen überprüft wird, sondern der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs ausdrücklich erheben muss, gilt in Bezug auf den Gebrauch der Marke die Verhandlungsmaxime. Das bedeutet, dass das Institut bei der Beurteilung alleine auf die Beweismittel abstellt, welche vom Widersprechenden beigebracht werden, und keinerlei Beweiserhebungen durchführt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2).

6.

Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit ihrer Replik folgende Belege ins Recht:

• Beilage 2: Wikipedia Auszug zu adidas

• Beilage 3: Aussonderungsbeilage Zusammenzug Teil des Umsatzes in der Schweiz

• Beilage 4: Jelmoli Weihnachten 2018

• Beilage 5: Jelmoli Frühjahr Sommer 2019

• Beilage 6: Jelmoli Frühjahr Sommer 2020

• Beilage 7: Jelmoli Frühjahr Sommer 2021

• Beilage 8: Aussonderungsbeilage Kollektionspräsentation des FCB für die Saisons 2017/2018

• Beilage 9: Aussonderungsbeilage Kollektionspräsentation des FCB für die Saisons 2018/2019

• Beilage 10: Aussonderungsbeilage Saisonreservation des FCB für die Saisons 2019/2020

• Beilage 11: Aussonderungsbeilage Saisonreservation des FCB für die Saisons 2020/2021

• Beilage 12: Auszug adidas.ch zu mindful running (2020)

• Beilage 13: Auszug von adidas.ch zu Bodyweight-Übungen (2020)

• Beilage 14: Auszug von adidas zu Top 3 Kombination (2020)

• Beilage 15: Auszug von adidas zu Kletterarten für Anfänger (2021)

• Beilage 16: Auszug von 20min.ch zum Greifenseelauf 2017

• Beilage 17: Bergwelt.com zu adidas TERREX Zermatt Experience 2017

• Beilage 18: Greifenseelauf 2018

• Beilage 19: Adidas-Apps

• Beilage 20: Auszug bellevue.nzz zu Das beste Outfit des Kickers (2018)

• Beilage 21: Auszug blick.ch (2019)

• Beilage 22: Auszug Luzerner Zeitung (2019)

• Beilage 23: Studie: SPLENDID Sportmarken 2017

• Beilage 24: Teamwear 2020 Schweiz

• Beilage 25: Adidas – Run for the Oceans (2019)

• Beilage 26: Adidas-rockstars (2019)

• Beilage 27: adidas Infinite Trails Community Tour (2019)

• Beilage 28: Zürich Marathon

• Beilage 29: Highlightpräsentation 2018 Switzerland

• Beilage 30: EM-Ball 2020 OMB Euro2020 - UNIFORIA

• Beilage 31: Google Shopping zu "Adidas Ball"

• Beilage 32: Auszug von facebook.com Gaswerk

• Beilage 33: https://www.adidas.ch/de/blog/665288-how-to-choose-rock-climbing-shoes

• Beilage 34: Auszüge zu ADIPRENE

• Beilage 35: Auszug von adidas.ch zu "MARY KEITANY DARÜBER, WIE SIE ADIDAS BEI DER ENTWICKLUNG EINES SUPERSCHNELLEN LAUFSCHUHS HALF – DEM ADIZERO PRO."

• Beilage 36: Auszug von adidas.ch zu ADIDAS GOLF UND ADICROSS

• Beilage 37: Rechnung vom 3.01.2017 ADI 49

• Beilage 38: Auszug von adidas.ch zu ADIZERO

• Beilage 39: Rechnung vom 14.03.2018 für ADIPURE und ADICROSS

• Beilage 40: Rechnung vom 10.12.2018 ADIZERO

• Beilage 41: Rechnung vom 10.01.2019 ADIZERO

• Beilage 42: Rechnung vom 14.02.2019 ADIPURE

• Beilage 43: Rechnung vom 20.06.2019 ADIZERO

• Beilage 44: Rechnung vom 16.01.2020 für ADIPURE und ADICROSS

• Beilage 45: Rechnung vom 6.3.2020 für ADIPURE

• Beilage 46: ADIPURE TECH HOSE Angebot vom 24. Juli 2020

• Beilage 47: ADICROSS PRIMENKNIT SCHUH Angebot vom 20. Juni 2017

• Beilage 48: ADICROSS V SCHUH Angebot vom 20. Juni 2017

• Beilage 49: ADIPURE OTTOMAN POLOSHIRT Angebot vom 24. Juli 2020

• Beilage 50: ADIPURE MODERN TRENCH 4/4-MANTEL Angebot vom 29. November 2020

• Beilage 51: ADIPURE ETCHED-PRINT POLOSHIRT Angebot vom 18. August 2020

• Beilage 52: ADIPURE Diverse Produkte Angebot vom 25. November 2020

• Beilage 53: ADI AOP Rechnung vom 7.07.2017

• Beilage 54: ADI SOCK Rechnung vom 30.11.2017

• Beilage 55: ADI TRAINING Rechnung vom 15.12.2017

• Beilage 56: ADI TRAINING Rechnung vom 9.01.2018

• Beilage 57: ADI SOCK Rechnung vom 10.01.2018

• Beilage 58: ADI LOGO Rechnung vom 20.07.2018

• Beilage 59: ADIPRO Rechnung vom 31.10.2018

• Beilage 60: ADI SOCK und ADI PRO Rechnung vom 10.01.2019

• Beilage 61: ADI SOCK und ADI PRO Rechnung vom 20.12.2019

• Beilage 62: ADI SOCK und ADI PRO Rechnung vom 29.01.2020

• Beilage 63: ADI CLX Rechnung vom 05.02.2020

• Beilage 64: ADI-EASE Rechnung vom 31.03.2017

• Beilage 65: ADI-EASE Rechnung vom 15.06.2018

• Beilage 66: ADI-EASE Rechnung vom 11.04.2019

7.

Die widersprechende Partei wies in ihrer Replik u.a. darauf hin, dass die Widerspruchsmarke sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland geschützt sei und sie Sitz in Deutschland habe, sodass neben dem Gebrauch in der Schweiz auch der Gebrauch in Deutschland zu beachten sei. Weiter stellte sie u.a. fest, dass sie die Widerspruchsmarke "ADI" in Kombination mit diversen weiteren Elementen zur Kennzeichnung von Produkten verwende, welche aufgrund des Stammelements "ADI" direkt ihr zugeordnet würden. Der Fokus der Gebrauchsbelege liege dabei auf den Waren der Klasse 25. Beispielhaft machte sie dementsprechend mittels der eingereichten Belege den rechtserhaltenden Gebrauch für T-Shirts, Polo-Shirts, Schuhe und Socken geltend.

8.

Die widerspruchsgegnerische Partei führte in ihrer Duplik u.a. aus, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke mittels der eingereichten Belege nicht glaubhaft gemacht werde. Insbesondere stelle der Gebrauch der Zeichen "ADIPURE", "ADIZERO", "ADICROSS" und "ADIPRENE" keinen rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke "Adi" dar. Der Widerspruch sei daher vollumfänglich abzuweisen.

9.

In der Folge gilt es die eingereichten Gebrauchsbelege zu würdigen. Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhaltenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung. Diese setzt kumulativ voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland respektive für den Export, ernsthaft nach den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns sowie in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form gebraucht worden ist (vgl. BVGer B-6169/2020, B-6175/2020, E. 2.3 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.) mit Verweis auf Lehre und Rechtsprechung).

10.

Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).

11.

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).

12.

Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).

13.

Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein. Demnach bilden sowohl eine EU-Marke wie auch eine internationale Registrierung, welche Deutschland betreffen, in Deutschland einen angemessenen Schutz angesichts der vom Staatsvertrag verlangten Doppelregistrierung (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1). Es ist hervorzuheben, dass Deutschland diesen Staatsvertrag per 31. Mai 2022 gekündigt hat. Der Staatsvertrag bleibt indessen für jedes Widerspruchsverfahren, in welchem der Nichtgebrauch geltend gemacht wird, künftig anwendbar, sofern die Prüfperiode für den Gebrauch vor dem effektiven Kündigungsdatum liegt. Daraus ergibt sich, dass nach dem 31. Mai 2022 datierte Beweismittel zum Gebrauch in Deutschland vom IGE nicht mehr berücksichtigt werden (vgl. hierzu BVGer B-6169/2020, B-6175/2020, E. 5.2.4 – ADVENTURIDGE / Adventure (fig.), Adventure Highland Creek (fig.)).

14.

Weiter ist die Marke grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag. Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem "Zeichenwald" verschwindet. Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile oder eine Anpassung der Marke an den Zeitgeschmack sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt. Entscheidend ist daher, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild prägt, seiner Identität nicht beraubt wird und dass trotz der abweichenden Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke gewahrt bleibt. Dies ist nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen aufgrund des Gesamteindrucks auch der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Die Anforderungen an die Zeichenidentität im Kernbereich der Marke sind wesentlich strenger als bei der Beurteilung der Verwechselbarkeit (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6 mit Verweisen auf die Rechtsprechung).

15.

Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich "glaubhaft" zu machen. Ein Sachverhalt gilt als glaubhaft, wenn die behauptete Tatsache nicht nur möglich, sondern aufgrund einer objektiven Beweiswürdigung wahrscheinlich ist. Es braucht keine volle Überzeugung des IGE, doch muss es zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2 und Teil 1, Ziff. 5.4.4.2).

16.

Hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).

17.

Die eingereichten Gebrauchsbelege sind hinsichtlich eines rechtserhaltenden Gebrauchs der für die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren zu prüfen. In einem ersten Schritt ist somit zu prüfen, welche der eingereichten Belege einen Bezug zu den für die Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25 aufweisen, und anschliessend zu untersuchen, ob mit diesen der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke rechtsgenüglich glaubhaft gemacht wird. Wie bereits dargelegt, vermag die widersprechende Partei mit den auszusondernden Replik-Beilagen Nr. 3, 8, 9, 10 und 11 den rechtserhaltenden Gebrauch der beanspruchten Waren nicht glaubhaft zu machen (vgl. III. Ziff. 5 hiervor), womit diese von vornherein ausser Betracht fallen. Bei den Replik-Beilagen Nr. 2, 4 - 7, 12 - 23, 25 - 33 sind lediglich Hinweise auf einen Gebrauch des Zeichens "ADIDAS" (vgl. hierzu Ziffer 23 nachfolgend) auszumachen. Hinweise auf einen Gebrauch des hier interessierenden Zeichens "Adi" für hier massgebliche Waren der Klassen 18 und 25 finden sich lediglich in den Replik-Beilagen Nr. 24 und Nr. 34 - 66.

18.

Gebrauch für Waren der Klasse 18

Bezüglich der in dieser Klasse für die Widerspruchsmarke "Adi" beanspruchten "Sacs de voyage" (Reisetaschen) legte die widersprechende Partei keinerlei Belege ins Recht. Weiter stellte sie in ihrer Replik fest, dass der Fokus der Gebrauchsbelege auf den Waren der Klasse 25 liege.

Der Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Waren der Klasse 18 wurde von der widersprechenden Partei weder substantiiert vorgetragen noch mittels geeigneter Belege dargelegt. Der Nachweis eines rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke ist somit für diese Waren nicht erbracht.

20.

Gebrauch für Waren der Klasse 25

Bezüglich der in dieser Klasse für die Widerspruchsmarke beanspruchten "Vêtements de sport (tissés, tissés à mailles et tricotés), chaussures de sport" (Sportbekleidung [gewoben oder gestrickt], Sportschuhe) verwies die widersprechende Partei auf die ins Recht gelegten Replik-Beilagen Nr. 24 und Nr. 34 - 66.

Weiter stellte sie in ihrer Replik fest, dass die Widerspruchsmarke "Adi" in folgenden Namen als Produktekennzeichen verwendet werde: "ADIDAS", "Adizero pro", "Adicross Serie", "ADIPRENE", "ADI 49", "ADI AOP", "ADI SOCK", "ADI TRAINING", "ADI-EASE" und "ADI CLX" (vgl. Replik, S. 10, Rz. 17).

21.

Bei der Widerspruchsmarke "Adi" handelt es sich um eine reine Wortmarke in Gross- und Kleinbuchstaben. Reine Wortmarken geniessen gemäss einhelliger Lehre und Rechtsprechung Schutz für jede verkehrsübliche bildliche Wiedergabeform, was gängige Schrifttypen und -grössen, Fett- und Kursivschrift, Gross- und Kleinbuchstaben, gesperrte und schmale Laufweiten einschliesst (vgl. BVGer B-2849/2020, E.

2.5

VOLKSWAGEN / VolksWerkstatt, B-2473/2022, E. 2.6 – acara / AICARE mit Hinweisen). Daraus ergibt sich ohne weiteres, dass der konkrete Gebrauch der Widerspruchsmarke ausschliesslich in Gross- oder in Kleinbuchstaben ebenfalls als rechtserhaltender Gebrauch zu werten ist (vgl. hierzu auch Karin Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 63; Eric Meier, in : De Werra Jacques, Gilliéron Philippe (Hrsg.), Commentaire Romand de la propriété intellectuelle, Basel 2013, Art. 11 MSchG N 42).

22.

Soweit die Widerspruchsmarke nicht als Wortzeichen in Alleinstellung, sondern in Kombination mit weiteren Buchstaben resp. Wortzeichen gebraucht wird, ist festzustellen, dass die Hinzufügungen den rechtserhaltenen Gebrauch des Wortzeichens "Adi" nicht hindern, solange die Widerspruchsmarke nach wie vor auf Anhieb als selbständiges Zeichen erkannt wird. Es wird in der Praxis denn auch anerkannt, dass die Widerspruchsmarke in Kombination mit weiteren, sogar unterscheidungskräftigen Bestandteilen rechtserhaltend gebraucht werden kann, solange die Marke noch als unabhängiges Zeichen wahrgenommen wird (vgl. BVGer B-4465/2012, E. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE). Der kennzeichnende Charakter wird nur gewahrt, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen auch bei Wahrnehmung der Unterschiede aufgrund des Gesamteindrucks mit der eingetragenen Marke gleichsetzt. Zu fragen ist, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht (vgl. Ziffer 14 hiervor).

23.

Beim Widerspruchszeichen handelt es sich um die Wortmarke "Adi". Der Schweizer Verkehrsteilnehmer erkennt in den drei Buchstaben entweder einen (nicht besonders geläufigen) Vor- resp. Familiennamen oder ein Fantasiezeichen (vgl. hierzu nachfolgend IV. D. Ziff. 6). Die widersprechende Partei führte aus, dass sie das Zeichen im rechtsrelevanten Zeitraum u.a. in den Formen "ADIDAS", "ADIZERO", "ADICROSS", "ADIPRENE" und "ADIPURE" gebraucht habe (vgl. Ziffer 20 hiervor). Sie trennte indessen dabei die Zusätze von der Widerspruchsmarke weder durch einen Leerschlag ab, noch liegen Unterschiede hinsichtlich der Typographie oder der Farbgebung vor. Deshalb dürfte der durchschnittliche Schweizer Verkehrsteilnehmer die vorgenannten Bezeichnungen nicht in ihren Bestandteilen wahrnehmen. Viel wahrscheinlicher ist, dass er in den Wortgebilden eine Einheit im Sinne einer Neuschöpfung bzw. einer

Fantasiebezeichnung erkennt. Im Übrigen zieht bereits die von drei auf sechs resp. sieben und acht Buchstaben erstreckte Wortlänge einen anderen Gesamteindruck nach sich, woran auch der Umstand, dass der Wortbestandteil "Adi-" am Anfang steht, nichts ändert, verschmilzt dieser doch mit dem jeweiligen Zusatz. Da es sich bei "Adi" um ein kurzes, zweisilbiges Zeichen mit lediglich drei Buchstaben handelt, vermögen bereits kleine Modifikationen dessen kennzeichnenden Charakter zu verändern. Es lässt sich demnach festhalten, dass die fünf von der widersprechenden Partei im rechtsrelevanten Zeitraum verwendeten Gebrauchsformen "ADIDAS", "ADIZERO", "ADICROSS", "ADIPRENE" und "ADIPURE" zu anderen Gesamtbildern und damit zu einem von der Registrierung wesentlich abweichenden Gebrauch der Marke "Adi" führen (vgl. hierzu auch BVGer B-7508/2006, B-7516/2006, B-1672/2007, B-1720/2007, E. 9 – ICE / ICE CREAM, ICE CREAM (fig.)).

Soweit der behauptete Gebrauch der Widerspruchsmarke, wie dargestellt, wesentlich von der Eintragung abweicht, vermögen die von der widersprechenden diesbezüglich eingereichten Gebrauchsbelege, mithin die Replik-Beilagen Nr. 34 - 36 und 38 - 52 nicht weiterzuhelfen.

24.

Bezüglich des von der widersprechenden Partei angeführten Gebrauchs der Widerspruchsmarke "Adi" als Bestandteil der Zeichen "ADI 49", "ADI AOP", "ADI SOCK", "ADI TRAINING", "ADI-EASE" und "ADI CLX" kann demgegenüber festgestellt werden, dass in diesen Wortzeichen die jeweiligen Zusätze von der Widerspruchsmarke "ADI" entweder durch einen Leerschlag oder durch einen Bindestrich getrennt sind, sodass das Publikum die Bezeichnungen in ihren Bestandteilen wahrzunehmen vermag und die Widerspruchsmarke nach wie vor als selbständiges Zeichen erkannt wird. Eine Prüfung der diesbezüglich in Recht gelegten Replik-Beilagen Nr. 24, 37 und 53 - 66 ergibt Folgendes:

- In der als Replik-Beilage Nr. 37 ("Rechnung vom 3.01.2017 ADI 49") eingereichten Rechnung ist zwar das Zeichen "ADI 49" ersichtlich. Die Rechnung datiert indessen vom 03.01.2017 und damit ausserhalb des hier massgeblichen Zeitraums vom 31.01.2017 bis 31.01.2022. Weiter wird weder in der Rechnungsposition noch in den übrigen Angaben erwähnt, welche Art von Waren fakturiert wurde.

- In der als Replik-Beilage Nr. 53 ("ADI AOP Rechnung vom 7.07.2017") eingereichten Rechnung ist das Zeichen "ADI AOP" ersichtlich, sie enthält jedoch keinerlei Angaben zur Art der in Rechnung gestellten Waren. Ebenfalls keinerlei Hinweise auf die Art der fakturierten Waren enthalten die mit den Replik- Beilagen Nr. 55 ("ADI TRAINING Rechnung vom 15.12.2017"), Nr. 56 ("ADI TRAINING Rechnung vom 9.01.2018"), Nr. 58 ("ADI LOGO Rechnung vom 20.07.2018"), Nr. 59 ("ADIPRO Rechnung vom 31.10.2018"), Nr. 63 ("ADI CLX Rechnung vom 05.02.2020"), Nr. 64 ("ADI-EASE Rechnung vom 31.03.2017"), Nr. 65 ("ADI-EASE Rechnung vom 15.06.2018") und Nr. 66 ("ADI-EASE Rechnung vom 11.04.2019") eingereichten Rechnungen. Die Dokumente vermögen keinen funktionsgerechten Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit den Waren, für die sie beansprucht wird (vgl. Ziffern 11 und 12 hiervor), darzutun und eignen sich daher nicht zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs.

- Demgegenüber ist aus den als Replik-Beilagen Nr. 54 ("ADI SOCK Rechnung vom 30.11.2017"), Nr. 57 ("ADI SOCK Rechnung vom 10.01.2018"), Nr. 60 ("ADI SOCK und ADI PRO Rechnung vom 10.01.2019"), Nr. 61 ("ADI SOCK und ADI PRO Rechnung vom 20.12.2019") und Nr. 62 ("ADI SOCK und ADI PRO Rechnung vom 29.01.2020") ersichtlich, dass u.a. Lieferungen von Socken ("sock") fakturiert wurden. In den einzelnen Rechnungspositionen erscheinen diese unter der Bezeichnung "ADI SOCK 18". Aufgrund des Leerschlags zwischen "ADI" und "SOCK" bzw. "18" bleibt die Widerspruchsmarke "ADI" als selbständiges Zeichen erkennbar (vgl. Ziffer 14 hiervor). Weiter wird die Bezeichnung "SOCK" selbstredend als blosser Hinweis auf die Art der mit der Marke gekennzeichneten Waren erkannt, und die nachfolgend, in der Art einer Seriennummer, beigefügte Ziffer 18 erscheint wie ein blosser Zusatz. Die Rechnungen datieren aus den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020, wobei verteilt auf diese vier Jahre insgesamt 582 Paar Socken geliefert wurden. Aufgrund der in den Rechnungen aufgeführten "unverbindlichen Preisempfehlung CHF" von CHF 17.95 verfügen die fakturierten Waren über einen Wiederverkaufswert von rund CHF 10'500.00. In Anbetracht der zeitlichen Verteilung der Rechnungen und der gesamten Liefermenge kann ohne weiteres von einem ernsthaften Gebrauch ausgegangen werden (vgl. Ziffer 10 hiervor). Die widerspruchsgegnerische Partei monierte, dass im Adressfeld einzelner Rechnungen die Bezeichnung "adidas" erscheine (z.B. "adidas / CH-5630 Muri AG"), womit es sich um eine nicht relevante konzerninterne Rechnung handle. Dem ist entgegenzuhalten, dass die in den Rechnungen durchwegs enthaltene "Preisempfehlung

CHF" darauf schliessen lässt, dass die Waren für Endabnehmer in der Schweiz bestimmt sind. Ein weiterer Hinweis darauf, dass das Zeichen "ADI SOCK 18" nicht bloss konzerninternen gebraucht wird, sondern eine konzernexterne Inverkehrsetzung der so bezeichneten Waren und damit ein funktionsgerechter Gebrauch (vgl. Ziffer 11 hiervor) vorliegt, ergibt sich auch aus der Kombination mit dem als Replik-Beilage Nr. 24 ("Teamwear 2020 Schweiz") eingereichten Katalog mit dem gesamten Warenangebot der widersprechenden Partei im Bereich Sportbekleidung. Entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei enthält dieser Katalog auf den Seiten 78 - 81 unter dem Titel "SOCKS" auch ein umfangreiches Angebot an Sport-Socken, wobei auf Seite 80 unter der Bezeichnung "ADISOCK 18" Sportsocken in verschiedenen Farben und Grössen zum (in den vorgenannten Rechnungen erwähnten) Preis von CHF 17.95 angeboten werden. Der Katalog stammt aus dem Jahr 2020 (vgl. Titelseite: "2020 Edition") und enthält auf der letzten Seite einen Urheberrechtsvermerk (©) aus dem Jahr 2019, womit der Beleg in den hier massgeblichen Zeitraum fällt. Ebenfalls auf der letzten Seite findet sich ein Hinweis auf die Widersprechende (adidas AG). Die Beschreibung der abgebildeten Sportsocken erfolgt in deutscher Sprache und die Preise sind bei sämtlichen Waren ausschliesslich in Schweizer Franken angegeben, sodass, wie bei den ins Recht gelegten Rechnungen, ohne weiteres von einem Gebrauch der Marke in der Schweiz (vgl. Ziffer 13 hiervor) ausgegangen werden kann, womit die Frage der Anrechnung eines allfälligen Gebrauchs in Deutschland offenbleiben kann. Die Sportsocken, für welche der Gebrauch der Marke vorliegend insgesamt als glaubhaft erscheint, können unter die Waren "Vêtements de sport (tissés, tissés à mailles et tricotés)" der Klasse 25 der Widerspruchsmarke subsumiert werden, womit die Marke im Zusammenhang mit Waren gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (vgl. Ziffer 12 hiervor).

25.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die widersprechende Partei mit den ins Recht gelegten Belegen den Gebrauch ihrer Marke bezüglich der Klasse 25 für "Sportsocken" ("Vêtements de sport, à savoir chaussettes de sport") glaubhaft zu machen vermag.

26.

Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2). Das Institut wendet dabei die erweiterte Minimallösung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, welcher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).

Vorliegend kann die Frage, ob der glaubhaft gemachte Gebrauch der Widerspruchsmarke für Sportsocken und somit für einzelne Waren, welche unter den beanspruchten Oberbegriff "Vêtements de sport" der Klasse 25 fallen, in Anwendung der erweiterten Minimallösung auch rechtserhaltende Wirkung für weitere oder gar sämtliche unter diesen Oberbegriff zu subsumierende Waren hat, allerdings offengelassen werden, weil sich daraus keine Auswirkungen auf den Waren- und Dienstleistungsvergleich und somit die Frage der Verwechslungsgefahr ergeben würden (vgl. hierzu nachfolgend IV. C. Ziff. 4, 6 und 7; vgl. auch BVGer B-6222/2019, E. 4.3 – CRUNCH / TIFFANY CRUNCH N CREAM).

27.

Auch im Markenrecht gilt der Grundsatz, dass über allgemein bekannte (sog. notorische) Tatsachen nicht Beweis geführt werden muss. Bei Notorietät des Gebrauchs kann das IGE auf die Abnahme von Beweisen zum bestrittenen Markengebrauch verzichten (vgl. BVGer B-681/2016, E. 4.4 mit Hinweisen – FACEBOOK / StressBook (fig.)). Von Notorietät ist nur unter strengen Voraussetzungen auszugehen und sie darf nur für den unbestritten notorisch bekannten Kern der beanspruchten Waren und Dienstleistungen anerkannt werden. Die widersprechende Partei verwies in Zusammenhang mit dem rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke u.a. auf die hohe Bekanntheit und Marktpräsenz ihrer Hauptmarke "ADIDAS" vgl. Replik, Rz. 8, 11 ff.). Während bei Letzterer in Zusammenhang mit Sportbekleidung und Sportschuhen zweifellos von Notorietät des Gebrauchs ausgegangen werden könnte (vgl. zur notorischen Gebrauchsintensität des Zeichens "ADIDAS" auch BVGer B-505/2009, E. 6 – adidas (fig.) und ADIDAS / Adissasport home fitness (fig.)), trifft dies für die hier massgebliche Marke "Adi" nicht zu. Aufgrund der Aktenlage besteht für das Institut in Anbetracht der gebotenen Strenge kein Grund zur Annahme, dass die Bekanntheit der Marke "ADIDAS" für Sportbekleidung ohne weiteres auf die Marke "Adi" abzustrahlen vermag oder gar die Annahme einer Notorietät des Gebrauchs für die Waren der Klasse 18 und die verbleibenden Waren der Klasse 25 zu rechtfertigen vermöchte.

28.

Aus den eingereichten Gebrauchsbelegen ergibt sich somit ein Gebrauch der Widerspruchsmarke für "Vêtements de sport, à savoir chaussettes de sport" der Klasse 25 (vgl. Ziffer 25 hiervor). Hinweise auf einen Gebrauch der Widerspruchsmarke betreffend die übrigen in der Klasse 25 beanspruchten Waren resp. für die Waren der Klasse 18 sind nicht ersichtlich. Für die nachfolgende Prüfung der Verwechslungsgefahr ist somit davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke für "Sportsocken" Schutz geniesst.

C. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2.

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen: Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Druckereierzeugnisse, Fotografien, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Klasse 28: Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Klasse 41: Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten.

3.

Die Widerspruchsmarke ist im vorliegenden Verfahren für folgende Waren geschützt (vgl. IV. B. Ziff. 26 hiervor): Klasse 25: Vêtements de sport, à savoir chaussettes de sport.

4.

Angefochtene Waren der Klasse 16:

Die Widerspruchsmarke geniesst vorliegend keinen Schutz für Waren der Klasse 16.

Zwischen den hier angefochtenen Waren und den "Sportsocken" der Klasse 25 der Widerspruchsmarke sind keine rechtsgenügliche Bezüge zur Annahme einer Gleichartigkeit erkennbar. Die Vergleichswaren unterscheiden sich nicht nur bezüglich ihrer Zweckbestimmung und des erforderlichen Herstellungs-Know- hows, sondern auch hinsichtlich ihrer Vertriebskanäle. Die Gleichartigkeit ist daher zu verneinen. Auch eine Anerkennung der rechtserhaltenden Wirkung des glaubhaft gemachten Gebrauchs der Widerspruchsmarke für weitere Waren (vgl. IV. B. Ziff. 26 hiervor) würde zum gleichen Resultat führen.

5.

Angefochtene Waren der Klasse 25:

Die für die angefochtene Marke in dieser Klasse beanspruchten Warenoberbegriffe "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" umfassen jegliche Art von Bekleidung, mithin auch solche für sportliche Zwecke. Soweit mit dem Warenoberbegriff "Bekleidungsstücke" ebenfalls Schutz für "Sportsocken" beansprucht wird, besteht somit Warengleichheit. Hochgradige Gleichartigkeit der angefochtenen Waren besteht indessen auch mit den übrigen Waren der angefochtenen Marke resp. soweit die widerspruchsgegnerische Partei mit den Warenoberbegriffen "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" keinen Schutz für Sportbekleidung, sondern für andere Arten von Bekleidung, beansprucht (vgl. hierzu etwa Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 14660, III. C. Ziff. 8 – BERGHAUS / BERG (fig.), abrufbar in der Prüfungshilfe des Instituts [nachfolgend IGE-Prüfungshilfe], unter https://ph.ige.ch/ph). Gemäss ständiger Rechtsprechung sind nicht als Sportbekleidung dienende Waren der Klasse 25 und Sportbekleidung gleichartig, weil sie letztlich demselben Zweck, nämlich der Bekleidung, dienen und über identische Vertriebskanäle angeboten werden. Im Bekleidungsmarkt besteht zudem eine Tendenz zur Diversifikation und die Grenze zwischen funktionaler Sport- und Alltagsbekleidung ist fliessend (vgl. zum Ganzen BVGer B-7524/2016, E. 6.2 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.), mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Im Übrigen wurde die Gleichartigkeit aller Waren innerhalb der Klasse 25 von der Rechtsprechung bereits mehrfach festgestellt (vgl. statt vieler BVGer B- 3118/2007, E. 7 – SWING / SWING RELAXX [fig.], SWING & RELAXX mit Hinweisen). Es ist somit von teilweiser Warengleichheit und im Übrigen starker Gleichartigkeit auszugehen.

6.

Angefochtene Waren der Klasse 28

Bezüglich der angefochtenen Waren "Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind" ist zunächst zu beachten, dass eine rechtsgenügliche Abgrenzung zwischen "Turnartikeln" und "Sportartikeln" kaum möglich erscheint (vgl. BVGer B-505/2009, E. 4.3 – adidas (fig.) und ADIDAS / Adissasport home fitness (fig.) mit Hinweisen). Die angefochtenen "Turn- und Sportartikel" sind sodann gemäss ständiger Institutspraxis und Rechtsprechung gleichartig mit den Waren der Klasse 25 im Bereich der Sportbekleidung. Bei "Turn- und Sportartikeln" (Klasse 28) handelt es sich gemäss der Nizza- Klassifikation um Sportausrüstung, d.h. unter anderem um Waren für verschiedene Sportarten und Spiele. Hingegen enthält diese Klasse explizit nicht Sportbekleidung (Klasse 25). Aus diesem Grund können (Sport-)Bekleidungsstücke gemäss Klasse 25 nicht direkt auch als "Sportartikel" nach Klasse 28 bezeichnet werden, jedoch dienen Waren beider Klassen der sportlichen Betätigung und damit demselben Verwendungszweck. Sie werden in spezialisierten Sportgeschäften oder in Sportabteilungen von grossen Warenhäusern zusammen angeboten. Daher können die hier massgeblichen Verkehrskreise leicht auf den Gedanken kommen, die strittigen "Turn- und Sportartikel" stammten aus demselben Unternehmen wie die "Sportsocken" der Widerspruchsmarke oder würden zumindest unter der Kontrolle ein und desselben Unternehmens hergestellt und vertrieben. Insoweit besteht Gleichartigkeit (vgl. BVGer B-2387/2023, E. 5.2 – [Raubtierkopf] (fig.) / [Tigerkopf] (fig.) mit Hinweisen).

Die in dieser Klasse weiter angefochtenen Waren "Spiele, Spielzeug" dienen demgegenüber kaum körperlicher Ertüchtigung und unterscheiden sich somit insoweit hinsichtlich ihres Verwendungszwecks von der Sportbekleidung resp. den "Sportsocken" der Klasse 25 der Widerspruchsmarke. Weiter bestehen zwischen Spielen/Spielzeug und Bekleidung deutliche Unterschiede bezüglich des erforderlichen fabrikationstechnischen Herstellungs-Know-hows sowie auch bezüglich der üblichen Vertriebskanäle. Die Gleichartigkeit ist daher zu verneinen. Auch eine Anerkennung der rechtserhaltenden Wirkung des glaubhaft gemachten Gebrauchs der Widerspruchsmarke für weitere Waren (vgl. IV. B. Ziff. 26 hiervor) würde an diesem Resultat nichts ändern.

7.

Angefochtene Dienstleistungen der Klasse 41:

Die Widerspruchsmarke geniesst ausschliesslich Schutz für Waren, d.h. weder für Dienstleistungen der Klasse 41 noch für andere Dienstleistungen.

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

Die widersprechende Partei begründete die Gleichartigkeit zwischen ihren Waren und den angefochtenen Dienstleistungen "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten" insbesondere mit dem Hinweis auf ihr weltweites Engagement im Bereich von Sportevents. Sie habe sich Mitte der 90er-Jahre von einem reinen Produktionsbetrieb immer mehr zu einem Marketingunternehmen gewandelt. Damit trete sie seither an fast allen weltweit übertragenen Sportanlässen als Partnerin in Erscheinung. Schon längst beschränke sich ihre Tätigkeit nicht mehr auf die Produktion von Sportartikeln. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine weit erhöhte Bekanntheit, so dass ihr ein erweiterter Schutzumfang zukomme, der sich natürlich auf naheliegende Dienstleistungen erstrecke und in casu jegliche Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten mitumfasse. Die Anlässe dienten selbstverständlich auch dazu, die eigenen Produkte zu bewerben und durch Athleten vorzuführen. "ADIDAS" sei in diesem Sinn ein Paradebeispiel einer marktlogischen Folge zwischen den hier relevanten Waren und den Dienstleistungen.

Das Institut kann sich der Auffassung der widersprechenden Partei aus nachfolgenden Gründen nicht anschliessen: Das Widerspruchszeichen geniesst vorliegend ausschliesslich Schutz für "Sportsocken" der Klasse 25. Sportbekleidung kann selbstredend zur Ausübung von sportlichen Aktivitäten der Klasse 41 verwendet werden, mehrheitlich ist das sogar ihr einziger Verwendungszweck. Sportliche (Gross-)Anlässe und mit diesen zusammenhängende Unterhaltungsanlässe werden zwar häufig von verschiedensten Sponsoren genutzt, um ihre Marke zu bewerben. Hersteller von Sportartikeln nutzen dieses Umfeld, um beispielsweise auf ihre Produkte aufmerksam zu machen. Vielfach sind am gleichen Anlass konkurrierende Hersteller zugegen, schon deshalb wird das Publikum diese nicht mit dem Veranstalter gleichsetzen, sondern als Sponsoren wahrnehmen. Wird bei Veranstaltungen schon im Namen eine Marke erwähnt, wird Letztere vom Publikum als Hinweis auf den Sponsor wahrgenommen. Sportveranstaltungen in der Schweiz enthalten den Namen des Hauptsponsors, wobei dieser nicht unbedingt aus der Sportartikelbranche stammen muss. Die Titelsponsoren können sich dabei im Laufe der Zeit ändern. So wechselte beispielsweise das ATP-Turnier in Gstaad innerhalb weniger Jahre den Titelsponsor und damit den Namen: vom "Rado Swiss Open" zu "Allianz Suisse Open Gstaad", "Crédit Agricole Suisse Open Gstaad", "J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad" bis zum heutigen "EFG Swiss Open Gstaad" (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/ATP_Gstaad, besucht am 15.02.2024). Weil Titel- und Sportsponsoring allgemein immer mehr zunehmen, wird der Abnehmer gerade auch bei bekannten Marken nicht auf den Veranstalter, sondern den Sponsor schliessen. Hersteller von Waren der Klasse 25 betätigen sich nicht gleichzeitig als Sportveranstalter (für Dritte), sondern allenfalls als Haupt- bzw. Co-Sponsoren. Im Vordergrund steht dabei nicht das Erbringen der Dienstleistung, d.h. beispielsweise die Organisation und Durchführung einer Sportveranstaltung für zahlende Zuschauer, sondern der Werbeeffekt, den man sich vom Sponsoring erhofft. Dafür wird der Dienstleister in der Regel finanziell entschädigt; der Sponsor ist nicht Erbringer, sondern ebenfalls Abnehmer dieser Dienstleistung. Er macht dabei in erster Linie Marketing in eigener Sache. Dem Institut ist kein Unternehmen bekannt, welches einerseits die erwähnten

Waren herstellt und andererseits gleichzeitig als selbständiger Organisator von sportlichen Veranstaltungen in Erscheinung tritt und dabei seinerseits etwa der Konkurrenz Werbefläche gegen Bezahlung zur Verfügung stellt. Das Fachwissen eines Sportbekleidungs-Herstellers unterscheidet sich von dem eines Eventmanagers. Zusammenfassend ist festzustellen, dass zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen der angefochtenen Marke keine Gleichartigkeit auszumachen ist, auch wenn nicht ausgeschlossen ist, dass bei der Ausübung der Dienstleistungen "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten" auch die Waren der Klasse 25 des

Widerspruchszeichens in Anspruch genommen werden. Indessen darf nicht jede denkbare sachliche Verknüpfung für sich schon als markenrechtliche Gleichartigkeit gewertet werden. Zur Beurteilung der Gleichartigkeit von Bedeutung sind nur solche Waren und Dienstleistungen, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 41 dienen höchstens der Förderung des Absatzes des Warenangebots der widersprechenden Partei und werden von dieser, wie oben ausgeführt, nicht als selbständiges Angebot gegenüber Dritten kommerzialisiert. Andere Zusammenhänge sind nicht ersichtlich, weshalb diesbezüglich keine Gleichartigkeit besteht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1.3 sowie bspw. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 14372, III. B. Ziff. 7 – VERTICAL (fig.) / VERTIKALE (fig.), abrufbar in der IGE- Prüfungshilfe). Auch eine Anerkennung der rechtserhaltenden Wirkung des glaubhaft gemachten Gebrauchs der Widerspruchsmarke für weitere Waren (vgl. IV. B. Ziff. 26 hiervor) würde zu diesem Resultat führen.

8.

Soweit sich die widersprechende Partei zur Begründung der Gleichartigkeit der widerspruchsgegnerischen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 resp. der verbleibenden Waren der Klasse 28 auf eine erhöhte Bekanntheit ihrer Marke und einen entsprechend erweiterten Schutzumfang beruft, ist daran zu erinnern, dass eine Marke gemäss dem markenrechtlichen Spezialitätsprinzip nur für solche Waren und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E.

5.6.3

Coolwater / cool water). Eine Ausnahme von diesem sog. Spezialitätsprinzip wird bei der berühmten Marke gemacht (Art. 15 MSchG), auf die man sich im Widerspruchsverfahren wegen der auf Art. 3 MSchG beschränkten Kognition jedoch nicht berufen kann (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 in fine). Die Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit zweier Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen unterliegt zudem gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung insofern einer absoluten Grenze, als die Bekanntheit eines Zeichens, welche im Zusammenhang mit den Produkten einer bestimmten Klasse erworben wurde, nicht auf andere Produkte einer anderen Klasse übertragen werden kann (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater / cool water). Auch die Annahme einer erweiterten Kennzeichnungskraft und eines entsprechend erweiterten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke im Bereich der Sportbekleidung der Klasse 25 würde somit in Anbetracht der zitierten Rechtsprechung vorliegend nicht zu einer abweichenden Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit führen.

9.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten angefochtenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 sowie den Waren "Spiele, Spielzeug" der Klasse 28 bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die angefochtenen Waren der Klasse 25 und die Waren "Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind" ist indessen von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die reinen Wortmarken "Adi" (Widerspruchsmarke) und "ADI DASSLER" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

3.

Reine Wortmarken geniessen Schutz für jede verkehrsübliche bildliche Wiedergabeform, was gängige Schrifttypen und -grössen, Fett- und Kursivschrift, Gross- und Kleinbuchstaben, gesperrte und schmaIe Laufweiten einschIiesst, sodass in Bezug auf die Zeichenähnlichkeit reiner Wortmarken nicht auf die Gross- und Kleinschreibung zu achten ist (vgl. BVGer B-3239/2021, E. 2.3.3 – STOPLANNER / STOA). Dementsprechend fällt der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben gehalten ist, während die Wortelemente der angefochtenen Marke ausschliesslich in Grossbuchstaben ausgeführt sind, gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht, weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (vgl. BVGer B- 4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson, BVGer B-953/2013, E. 2.3 - CIZELLO / SCIELO).

4.

Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit im Schriftbild und im Klang der beiden Zeichen mit sich. Das jüngere Zeichen wird, nicht zuletzt aufgrund des zwischen den einzelnen Elementen enthaltenen Leerschlags, als zweiteiliges Zeichen wahrgenommen und gemäss den allgemeinen Ausspracheregeln unweigerlich auch so ausgesprochen. Mit dem Begriff "ADI" sind die drei prägnanten Anfangsbuchstaben der jüngeren Marke mit der Widerspruchsmarke identisch, womit nicht nur im Schriftbild, sondern, aufgrund der Übereinstimmung der beiden Anfangssilben, auch im Klang des Zeichenanfangs der jüngeren Marke eine starke Ähnlichkeit besteht. Der Umstand, dass die jüngere Marke im Zeichenanfang identisch ist, fällt umso mehr ins Gewicht, als Letzterer gemäss Rechtsprechung besonders gut im Gedächtnis haften bleibt und ihm bei der Beurteilung des Wortklangs und des Schriftbildes in der Regel eine besonders prägende Funktion zukommt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1).

5.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

6.

Den Ausführungen der widersprechenden Partei und einschlägiger Literatur zur Geschichte der Marke Adidas kann entnommen werden, dass es sich bei der die Widerspruchsmarke "Adi" um den Übernamen zum Vornamen "Adolf" des bayrischen Schuhmachers Adolf Dassler, der im Jahre 1920 zusammen mit seinem Bruder Rudolf einen Gymnastikschuh und fünf Jahre später einen Laufschuh erfand, handelt. Dieser Umstand dürfte aber nur einem kleinen Teil der hier massgeblichen Schweizer Durchschnittskonsumenten bekannt sein. Der Vor- resp. Übername "ADI" ist in der Schweiz nur selten anzutreffen, zumal auch der dem Übernamen zugrunde liegende Vorname "Adolf" heutzutage eher selten ist (vgl. Suchabfragen "Adi" resp. "Adolf" in der Datenbank "Die Vornamen der Schweiz" unter https://vornamen.opendata.ch/ , besucht am 15.02.2024). Weiter handelt es sich bei "ADI" auch um einen ebenfalls seltenen Familiennamen (vgl. bzgl. "ADI" als Vor- und Familienname: https://de.wikipedia.org/wiki/Adi_(Name) , besucht am 15.02.2024). Insbesondere dem französisch- und italienischsprachigen Publikum in der Schweiz dürfte "ADI" weder als Vor- noch als Familienname bekannt sein.

Der in der angefochtenen Marke zusätzlich enthaltene deutsche Familienname "Dassler" (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Dassler , besucht am 15.02.2024) ist hierzulande ebenfalls sehr selten. Er kommt laut einer Online-Recherche in der Schweiz gerade zweimal vor (http://tel.search.ch , besucht am 15.02.2024) und wird daher den wenigsten Abnehmern bekannt sein.

7.

Die widersprechende Partei führte aus, dass der als Widerspruchsmarke geschützte Vorname "Adi" im Zeichen der angefochtenen Marke lediglich durch den Nachnamen ihres Gründers ergänzt werde, wobei der Vorname auch aufgrund des verwendeten Leerzeichens klar erkennbar bleibe. Damit würden sich die Zeichen auch vom Sinngehalt her überschneiden, da sich beide Zeichen auf die identische Person beziehen würden. Demgegenüber hielt die widerspruchsgegnerische Partei fest, dass Vornamen bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit eine untergeordnete Bedeutung zukommen würde, was auch gelte, wenn (wie vorliegend) nur eine Marke einen alleinstehenden Vornamen aufweise (mit Verweis auf RKGE [Rekurskommission für geistiges Eigentum] in sic! 2006, 407 – Laura Ashley / mary-kateandashley).

8.

In Anbetracht der obigen Ausführungen erscheint es äusserst fraglich, ob die Abnehmer effektiv die von der widersprechenden Partei vorgebrachte semantische Verbindung zwischen den Vergleichszeichen erkennen. Den Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei ist insoweit zuzustimmen, dass gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung bei einer Zeichenbildung durch Kombinationen von Vor- und Familiennamen in der Wahrnehmung des Publikums gemäss allgemeiner Lebenserfahrung in der Regel der Familienname dominiert (vgl. BGer in sic! 2008, 295, E. 6.4.5 - sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]). Allerdings gilt dieser in konstanter Rechtsprechung verwendete Erfahrungssatz, wonach sich das Publikum bei aus Vor- und Familiennamen gebildeten Marken in der Regel am Familiennamen orientiert, nicht absolut, zumal Marken so zu vergleichen sind, wie sie im Register eingetragen sind (so auch BVGer B-2635/2008, E. 6.3 - monari / ANNA MOLINARI). Gegen die schematische Anwendung des genannten Erfahrungssatzes auf den vorliegenden Sachverhalt sprechen einige Argumente. Die angefochtene Marke hat die Widerspruchsmarke, das prägnante Wortzeichen "ADI", vollständig übernommen. Letzteres wird aufgrund der geringen Verbreitung in der Schweiz lediglich von einem kleineren Teil des Publikums als Vor- oder gegebenenfalls Familienname wahrgenommen, von einem grösseren Teil hingegen als Fantasiezeichen. Gleiches gilt bezüglich der angefochtenen Marke, zumal ein massgeblicher Teil der Abnehmer weder den Vor- resp. Familiennamen "ADI" noch den in der Schweiz wenig verbreiteten Familiennamen "DASSLER" kennt und daher die Wortelemente des jüngeren Zeichens als eine Kombination zweier Fantasiebegriffe wahrnimmt. Soweit das Publikum die Widerspruchsmarke als Fantasiezeichen wahrnimmt, bestehen angesichts ihrer unveränderten Übernahme an den prägenden Anfang der angefochtenen Marke keine rechtsgenüglichen Unterschiede im Sinngehalt, welche die starken Ähnlichkeiten der Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermögen. Gleiches gilt indessen auch, soweit das Widerspruchszeichen vom Publikum als Vorname wahrgenommen wird resp. das jüngere Zeichen als eine Kombination von Vor- und Familienname, weil der Vorname "ADI" derart selten ist, dass seine Verwendung in Verbindung mit einem Familiennamen zur Kennzeichnung gleicher oder (stark)

ähnlicher Waren unweigerlich gedankliche Verbindung mit dem in Alleinstellung verwendeten Vornamen hervorruft.

9.

Wird eine ältere Marke oder einer ihrer kennzeichnungskräftigen und im Gesamteindruck als selbstständiges Element wahrgenommenen Bestandteile in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint (vgl. BVGer B-4612/2019, E. 6.1 – HANA / Hanalytics (fig.), BVGer B- 6432/2019, E. 5.1 – Giardino / giardino (fig.); Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3). Dies ist vorliegend, unabhängig davon, ob das Publikum die Widerspruchsmarke als Fantasiezeichen oder als Vor- resp. Familienname wahrnimmt, nicht der Fall. Das integral übernommene Widerspruchszeichen bleibt in der angefochtenen Marke in beiden Konstellationen als selbständiges Zeichen erkennbar, sodass das Bewusstsein des Publikums nicht, wie gemäss Rechtsprechung erforderlich, von klar unterschiedlichen Gedankenassoziationen beherrscht wird, welche die festgestellte, starke Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermögen. Etwas anderes lässt sich auch aus dem von der widerspruchsgegnerischen Partei zitierten RKGE-Urteil nicht ableiten, zumal in jenem Entscheid ausschlaggebend war, dass der aus der älteren Marke übernommene Familienname im jüngeren Zeichen, aufgrund des Zeichenaufbaus ("kateandashley") gar nicht mehr als Familienname wahrgenommen wurde (vgl. RKGE in sic! 2006, 407, E. 7 – Laura Ashley / mary-kateandashley).

10.

Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

E. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche

Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht und erworben werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln des täglichen Bedarfs" mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

Bei den hier noch massgeblichen Waren handelt es sich um solche der Klassen 25 und 28.

Waren der Klasse 25 im Bereich der Bekleidung, nämlich der "Sportsocken" (Widerspruchsmarke) und "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" (angefochtene Marke), werden gemäss Rechtsprechung im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Gebrauchs tendenziell mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden (vgl. BVGer B- 6732/2014, E. 5.2 – CALIDA / CALYANA). Die Waren der Klasse 28 werden nicht täglich erworben und stellen kein Massengut des täglichen Bedarfs dar, weshalb hier von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen ist (vgl. z.B. Entscheid des Instituts im Widerspruchsverfahren Nr. 102101, III. D. Ziff. 4 – SHELBY / SHELBY, abrufbar in der IGE-Prüfungshilfe).

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

Der Widerspruchsmarke "Adi" kann in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Das Zeichen beschreibt weder die Eigenschaften, die Art oder Zweckbestimmung der hier massgeblichen Waren der Klasse 25 noch den Anbieter der Art nach. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Im Weiteren ist nicht erkennbar, dass "Adi" im Geschäftsverkehr allgemein oder im Zusammenhang mit den hier massgeblichen Waren üblicherweise verwendet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.3.1, 4.4). Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzumfang auf.

4.

Die widersprechende Partei machte diesbezüglich geltend, dass ihre Marke eine enorme Bekanntheit geniesse, sodass von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Bei "Adi" handle es sich um ein von ihr geprägtes Stammelement, welches direkt ihr zugeordnet werde.

Bekannte Marken verfügen über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Im Widerspruchsverfahren kann der Beurteilung einer erhöhten Kennzeichnungskraft indessen nur in beschränktem Umfang von Amtes wegen nachgegangen werden; häufig kommt es vor, dass die widersprechende Partei behauptet, die Widerspruchsmarke sei eine bekannte Marke und habe deshalb eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ohne dem Institut diesbezüglich Belege einzureichen. Verfügt das Institut über keine Anhaltspunkte, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handelt, genügt es nicht, die angebliche Bekanntheit einfach nur zu behaupten. Wer sich auf eine gesteigerte Bekanntheit seiner Marke beruft, hat diese vielmehr auch glaubhaft zu machen, wobei entsprechende Belege einen langjährigen Gebrauch der Marke und intensive Werbung ausweisen müssen, damit eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft bejaht werden kann. Eine Ausnahme ist nur bei Marken gegeben, deren Bekanntheit institutsnotorisch ist (vgl. zum Ganzen Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

Der widersprechenden Partei ist insoweit zuzustimmen, dass die Bekanntheit ihrer Marke "ADIDAS" institutsnotorisch ist, handelt es sich doch um eine der weltweit bekanntesten Marken im Bereich von Sportschuhen und Sportbekleidung (vgl. hierzu auch BVGer B-505/2009, E. 6 – adidas (fig.) und ADIDAS / Adissasport home fitness (fig.) mit Hinweisen). In Bezug auf die vorliegend massgebliche Widerspruchsmarke "Adi" verfügt das Institut jedoch über keine diesbezüglichen Anhaltspunkte. Aus der Bekanntheit der Marke "ADIDAS" können keine Rückschlüsse auf eine allfällige Bekanntheit der streitgegenständlichen Widerspruchsmarke gezogen werden. Auch kann aufgrund der Aktenlage nicht davon ausgegangen werden, dass die Marke "Adi" durch eine intensive Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Das Vorbringen der widersprechenden Partei ist indessen für den vorliegenden Zeichenkonflikt ohnehin nicht ausschlaggebend, weil der Widerspruch, wie nachfolgend ausgeführt wird, auch unter Annahme des originären, normalen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke im Umfang der festgestellten Warengleichheit resp. -gleichartigkeit gutzuheissen ist.

5.

Die normal kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke wird unverändert an den besonders prägenden Wortanfang der angefochtenen Marke übernommen, was unweigerlich eine ausgeprägte Ähnlichkeit der Vergleichszeichen im Schrift- und Klangbild bewirkt (vgl. hierzu auch BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon). In semantischer Hinsicht ist ausschlaggebend, dass die integral übernommene Widerspruchsmarke "ADI" mit dem nachfolgenden Begriff "DASSLER" nicht zu einem neuen Begriff mit eigenständigem Sinngehalt verschmolzen wird, sondern letztere Bezeichnung erstere höchstens ergänzt resp. präzisiert und das Widerspruchszeichen im jüngeren Zeichen nach wie vor als selbständiges Zeichenelement erkennbar bleibt. Unabhängig davon, ob das Publikum in den Vergleichszeichen eine Kombination von (seltenen) Vor- und Familiennamen oder eine Abfolge zweier Fantasiezeichen erkennt, wird es den im jüngeren Zeichen enthaltenen Begriff "DASSLER" als blosse Ergänzung wahrnehmen, zumal die kennzeichnende Funktion der Widerspruchsmarke in beiden Konstellationen gewahrt bleibt. Dieser Umstand wird aufgrund des in der angefochtenen Marke zwischen den Wortelementen enthaltenen Leerschlags noch zusätzlich verstärkt, zumal das angefochtene Zeichen beim Lesen und Aussprechen unweigerlich in die beiden Elemente "ADI" und "DASSLER" aufgeteilt wird. Auch wenn das Publikum, aufgrund des im jüngeren Zeichen zusätzlich enthaltenen Begriffs, die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es, in Anbetracht der Warennähe sowie der Übereinstimmung der Widerspruchsmarke mit dem am Zeichenanfang der angefochtenen Marke platzierten Element "ADI", falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen, oder im jüngeren Zeichen eine Variante der Widerspruchsmarke erkennt (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Aufgrund der festgestellten Übereinstimmungen und in Anbetracht der lediglich durchschnittlichen bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer, ist die Gefahr von Fehlzurechnungen somit vorliegend für sämtliche angefochtenen Waren der Klasse 25 und die Waren "Turn- und Sportartikel" der Klasse 28 zu bejahen.

6.

Der Widerspruch im Verfahren Nr. 012609 wird daher teilweise gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 630590 "ADI DASSLER" für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren, nämlich für sämtliche Waren der Klasse 25 und die Waren "Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind" der Klasse 28, widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, nämlich bezüglich knapp der Hälfte der angefochtenen Waren und Dienstleistungen, durchgedrungen. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird