Abtretungsklage, Ausstandsbegehren

1. Mit Eingabe vom 21. April 2016 stellte die Beklagte ein Ausstandsbegehren gegen Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi. Mit Stellungnahme vom 27. April 2016 legte Richter Bremi dar, dass und weshalb seines Erachtens kein Ausstandsgrund vorliege, und er erklärte, in keiner Weise befangen zu sein. Mit Schreiben vom gleichen Tag orientierte das Gericht die Klägerin über das Ausstandsbegehren und beide Parteien über die Stellungnahme von Richter Bremi und hielt fest, dass damit ein strittiges Ausstandsbegehren vorliege, über welches die Gerichtsleitung entscheiden werde (Art. 11 GR-PatGer). Eine Reaktion der Parteien erfolgte daraufhin nicht.

2. Zuständig zur Beurteilung von Ausstandsbegehren ist die Gerichtsleitung (Art. 4 Abs. 3 GR-PatGer). Ein Mitglied der Gerichtsleitung, der zweite hauptamtliche Richter Dr. Tobias Bremi, ist in dieser Sache im Ausstand. Damit kommt Art. 4 Abs. 4 GR-PatGer zum Zug: "Ist ein Mitglied verhindert oder von einem Ausstandsgesuch betroffen, so wird es von der Ersatzperson nach Artikel 20 Absatz 2 PatGG vertreten. Ist auch die Ersatzperson oder ein weiteres Mitglied der Gerichtsleitung verhindert oder von einem Ausstandsgesuch betroffen, so wird sie oder es von der juristisch ausgebildeten Richterin oder vom juristisch ausgebildeten Richter mit dem höchsten Dienstalter vertreten; bei gleichem Dienstalter ist das höhere Lebensalter massgebend." Eine Ersatzperson hat das Gericht nicht bestimmt, und das Dienstalter ist bei allen juristischen Richtern gleich, womit das Lebensalter spielt.

Mit Schreiben vom 13. Mai 2016 wurde den Parteien mitgeteilt, welcher Richter als ältester seinerseits nicht von einem Ausstandsgrund betroffene juristischer Richter an Stelle von Richter Bremi in der Gerichtsleitung mitwirken werde. Wegen eines nachträglich erkannten Ausstandsgrundes trat dieser Richter in der Folge seinerseits in den Ausstand, weshalb den Parteien mit Schreiben vom 31. Mai 2016 mitgeteilt wurde, welcher Richter an dessen Stelle amten werde. Allerdings war bei diesem Richter zwischenzeitlich ein Ausstandsgrund eingetreten, so dass, wie den Parteien am 1. Juni 2016 mitgeteilt wurde, schliesslich Richter Dr. iur. Ralph Schlosser eingesetzt wurde.

3. In ihrem Ausstandsbegehren vom 21. April 2016 bedankte sich die Beklagte für die Verfügung vom 16. März 2016, wonach Dr. sc. nat. Tobias Bremi als Referent bestimmt worden sei, und die Parteien darüber informiert worden seien, dass er ein Fachrichtervotum verfassen werde. Dr. Bremi arbeite im Büro Isler & Pedrazzini AG, Patent- & Markenanwälte in Zürich. Die Beklagte habe davon Kenntnis erhalten, dass Isler & Pedrazzini AG Vertreterin der Schweizer Teile von vier Europäischen Patenten der Gilead Gruppe sei:

— EP 2 079 726 (Gilead Connecticut, Inc.),

— EP 2297 105 (Gilead Connecticut, Inc. and Genentech, Inc.),

— EP 2611 790 (Gilead Connecticut, Inc. and Genentech. Inc.) und

— EP 2 611 798 (Gilead Connecticut, Inc. and Genentech, Inc.).

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung sei das offene Mandat der Patentanwaltskanzlei eines Richters bei objektiver Betrachtung geeignet, den Anschein der Befangenheit dieses Richters zu erwecken. Dies gelte für Mandate zwischen der Patentanwaltskanzlei und einer Verfahrenspartei oder einer mit dieser eng verbundenen Person, wie insbesondere Gruppengesellschaften. Dies gelte auch dann, wenn es sich bei dem Mandat um eine unbedeutende Angelegenheit handle, wie zum Beispiel die Vertretertätigkeit im Zusammenhang mit einer schweizerischen Markenanmeldung. Entsprechend habe der betroffene Richter in den Ausstand zu treten (BGE 139 III 433).

4. In seiner Stellungnahme führte Richter Bremi aus, es treffe zu, dass seine Kanzlei, Isler & Pedrazzini AG, als administrative Zustelladresse für Rechtsverlustmitteilungen von Schweizer Teilen der im Ausstandbegehren der Beklagten vom 21. April 2016 genannten Patente eingetragen sei. Im Fall der EP 2 079 726 sei der Patentinhaber Gilead Connecticut, Inc., 36 East Industrial Road, Branford, CT 06405. Isler & Pedrazzini AG sei bei diesem Patent bereits seit Mai 2011 als Vertreterin eingetragen, d.h. lange vor dem vorliegenden Prozess. In weiteren Fällen, wo Isler & Pedrazzini AG eingetragen sei, gebe es mehrere gemeinsame Patentinhaber, nämlich Gilead Connecticut Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, jeweils zusammen mit Genentech, Inc., One DNA Way, South San Francisco, CA 94080.

Prozesspartei sei die Gilead Pharmasset LLC, d.h. sie entspreche nicht den obigen Patentinhabern, möge aber demselben Konzern angehören.

Die Kanzlei Isler & Pedrazzini AG sei jeweils nicht von Gilead Connecticut Inc. direkt als administrative Zustelladresse bestimmt worden, sondern vielmehr vom deutschen Patentanwaltsbüro Boehmert & Boehmert, welches die europäischen Erteilungsverfahren geführt habe, wie sich dies aus dem Europäischen Patentregister ergebe. Isler & Pedrazzini AG sei damit nicht in direktem Kontakt mit Gilead Connecticut Inc. und es handle sich um eine administrative Funktion ohne jede inhaltliche Befassung mit den Patenten.

Isler & Pedrazzini AG sei nicht für die Zahlung der Jahresgebühren verantwortlich (dies werde über eine Drittfirma abgewickelt). Die Kanzlei Isler & Pedrazzini AG sei in allen diesen Fällen lediglich rein administrative Zustelladresse für den hypothetischen Fall, dass in Zukunft einmal eine Rechtsverlustmitteilung vom Institut für Geistiges Eigentum wegen Nicht- Zahlung einer Jahresgebühr ergehen sollte. Grund der Bestellung sei, dass die Zustellung solcher Rechtsverlustmitteilungen an den Patentinhaber ins Ausland mit Risiken verbunden sei, und dieses Risiko so vermieden werden könne. Eine Pflicht zur Bestimmung einer solchen Zustellungsadresse in der Schweiz gebe es aber nicht.

Damit handle es sich vorliegend nicht um laufende Mandate, sondern um eine schlafende Funktion als administrative Zustelladresse, die erst gegebenenfalls aufleben könnte, wenn eine Rechtsverlustmitteilung verschickt würde und danach Isler & Pedrazzini AG mandatiert würde, ein Wiedereinsetzungsgesuch zu stellen o.ä.

Laufende Einnahmen würden aus diesen Funktionen als administrative Zustelladresse entsprechend nicht erzielt.

Würde eine Nichtigkeitsklage gegen eines dieser Patente in der Schweiz anhängig gemacht, würde die Zustellung des Gerichts nicht an die Isler & Pedrazzini AG erfolgen (weil die Isler & Pedrazzini AG eben nicht Vertreterin [d.h. Vertreterin vor dem Bundespatentgericht] sei), sondern auf dem Rechtshilfeweg direkt an die Patentinhaberin.

Richter Bremi erklärt, seines Erachtens stelle dieser Sachverhalt für ihn keinen Ausstandsgrund dar; er fühle sich in keiner Weise befangen.

5. Gemäss Art 49 ZPO hat eine Partei, die eine Gerichtsperson ablehnen will, "dem Gericht unverzüglich ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis erhalten hat".

"Unverzüglich" ist streng zu nehmen. Mit Peter Diggelmann ist davon auszugehen, dass sich schon aus Art. 51 Abs. 1 ZPO ergibt, dass diese Frist in keinem Fall länger als 10 Tage sein kann.1

Massgeblich ist, wann die Partei den Ausstandsgrund kannte oder in welchem Zeitpunkt er der Partei bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit erkennbar gewesen wäre, wobei die Parteien aber nicht nach Ausstandsgründen zu forschen haben.2

6. In ihrem Ausstandsbegehren vom 21. April 2016 macht die Beklagte geltend, ihr sei mit Schreiben vom 16. März 2016 mitgeteilt worden, dass Richter Bremi als Referent bestellt worden sei, und sie habe davon Kenntnis erhalten (ohne Angabe des Zeitpunkts), dass seine Kanzlei die genannten Vertretungen ausübe.

In jenem Schreiben des Gerichts vom 16. März 2016 war indes lediglich im Sinne einer Wiederholung festgehalten worden, dass Richter Bremi als Referent bestellt worden sei; wesentlich war die Ankündigung, dass er nun ein Fachrichtervotum verfassen werde. Über die Einsetzung von Richter Bremi als Referent waren die Parteien bereits mit Schreiben vom 5. März 2015 orientiert worden.

Damit ist zu prüfen, ob die Beklagte den jetzt geltend gemachten Ausstandsgrund damals schon kannte oder bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit hätte erkennen müssen.

Im Nachgang zu BGE 139 III 433, Urteil vom 27. August 2013 in Sachen Société des Produits Nestlé SA gegen Denner AG, hat das Bundespatentgericht, im Bestreben, den Parteien das Erkennen von Ausstandsgründen zu erleichtern und sicherzustellen, dass diese Art von Ausstandsgründen sofort erkannt werden kann, auf seiner Webseite bei jedem Richter (genauer, bei jedem nebenamtlichen Richter und beim zweiten hauptamtlichen Richter Bremi) seine Kanzlei beziehungsweise sein

1 Peter Diggelmann, DIKE-Komm-ZPO, Art. 49 N 3 2 Wullschleger, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. A.,

Art. 49 N 6 mit Verweisen

Unternehmen angeführt.3 Zudem findet sich dort ein Link auf "Hinweise zur Unabhängigkeit der Richter / Richterinnen". Diese Hinweise lauten wie folgt:

"In welcher Form ein Richter, sein Arbeitgeber oder seine Kanzlei (vgl. Tabelle mit Richterinformationen) mit Personen, die Parteien sein könnten oder mit Parteien verbunden sein könnten, in einer Geschäftsbeziehung mit möglicher Auswirkung auf die Frage der Unabhängigkeit des Richters steht, kann durch einfache Abfrage in entsprechenden öffentlichen Registern ermittelt werden.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sei insbesondere auf folgende Register unter Anleitung des Vorgehens hingewiesen:

Schweizer Marken, Patente, Schutzzertifikate, Designs und Topographien:

Abfrage unter www.swissreg.ch.

Um zu prüfen, ob eine Geschäftsbeziehung vorhanden ist, ist das entsprechende Schutzrechtsregister auszuwählen (z.B. "Patente") und ">>Erweiterte Suche" einzustellen. Dann kann die betroffene Person, die Partei sein könnte oder mit Parteien verbunden sein könnte, unter "Anmelder/Inhaber" eingetragen werden, und der Name des Richters, seiner Kanzlei, oder seines Arbeitgebers (und gegebenenfalls damit verbundene Unternehmen) unter "Vertreter/in" eingegeben werden und dann gesucht werden. Die Resultatliste gibt Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte.

Richtername, Kanzleiname, Namen der Kanzleikollegen (auf den Webseiten der Kanzleien verfügbar) und Arbeitgebername sind dabei je einzeln zu prüfen, genau wie die verschiedenen Schutzrechtsregister.

Europäische Patente und Patentanmeldungen:

Abfrage unter: https://register.epo.org/advancedSearch?lng=de.

Es ist analog vorzugehen wie im Schweizer Register, die betroffene Person ist unter "Anmelder" einzutragen" und der Name des Richters, seiner Kanzlei, oder seines Arbeitgebers (und gegebenenfalls damit verbundene Unternehmen) unter "Vertreter". Die Resultatliste gibt Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte.

Zudem kann zur Ermittlung der vom Richter oder dessen Kanzlei resp. Arbeitgeber als Einsprechende oder Vertreter geführten Einspruchsverfahren der Name des Richters, seiner Kanzlei, oder seines Arbeitgebers (und gegebenenfalls damit verbundene Unternehmen) in das Feld "Einsprechender" eingegeben und dann gesucht werden. Die Resultatliste gibt Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte. Richtername, Kanzleiname, Namen der Kanzleikollegen (auf den Web-

3 https://www.bundespatentgericht.ch/das-gericht/richter-richterinnen/ seiten der Kanzleien verfügbar) und Arbeitgebername sind dabei je einzeln zu prüfen."4

Die Vornahme solcher Abfragen ist für Parteien, wie die Beklagte, die dauernd mit Patenten zu tun haben, reine Routine und ist bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit jeweils durchzuführen, sobald das Bundespatentgericht die Gerichtsbesetzung bekannt gibt. Diese Abfrage ist auch kein „Forschen nach Ausstandsgünden“, sondern lediglich ein Abklären eines angesichts der Konstellation mit den nebenamtlichen Fachrichtern sich aufdrängenden möglichen Ausstandsgrundes.

Hätte die Beklagte im März 2015 auf www.swissreg.ch unter "Patente" und "Erweiterte Suche" als Anmelder "Gilead" und als Vertreter "Isler Pedrazzini" oder sogar nur "Isler" oder nur "Pedrazzini" eingegeben – eine Sache von wenigen Sekunden – so wäre sie sofort auf die Vertreterfunktion von Isler & Pedrazzini AG bei der EP 2 079 726 gestossen.

Wenn die Beklagte diesen Sachverhalt erst jetzt vorbringt, ist das eindeutig nicht "unverzüglich" im Sinne von Art. 49 ZPO. Mit der Botschaft zur ZPO ist davon auszugehen, dass mit der Säumigkeit der Anspruch auf Ausstand verwirkt ist.5 Dies entspricht auch der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichts: "Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben muss […] eine Ablehnung unverzüglich geltend gemacht werden, sobald der Ausstandsgrund bekannt ist, andernfalls der Anspruch auf Ablehnung verwirkt ist".6

7. Ob bei dieser Sachlage noch von Amtes wegen zu prüfen ist, ob ein Ausstandsgrund vorliegt, wie dies in der Literatur vorgeschlagen wird,7 kann offen bleiben, weil auch dies zu einer Abweisung des Ausstandsbegehrens führen würde:

Wie das Bundesgericht festgehalten hat, kommt es dann, wenn eine Beziehung des Richters (beziehungsweise seiner Kanzlei) nicht zu einer Prozesspartei, sondern zu einer Konzerngesellschaft gegeben ist, auf die konkreten Verhältnisse an: "Die richterliche Unparteilichkeit kann sodann gefährdet sein, wenn der nebenamtliche Richter zwar nicht unmittelbar für eine Verfahrenspartei anwaltlich tätig ist, aber für eine mit dieser eng ver-

4 https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/web-dateien/

5 Botschaft ZPO, BBl 2006 7273 6 BGE 121 I 225 E. 3 mit Verweisen; David Rüetschi , BK ZPO, Art. 49 N 16 7 David Rüetschi, BK ZPO, Art. 49 N 17 bundene Person, so insbesondere eine Konzerngesellschaft. Angesichts der Vielfalt möglicher Verbindungen zwischen verschiedenen Gesellschaften wäre ein streng schematisches Vorgehen verfehlt: Weder kann ohne Weiteres von der Befangenheit des nebenamtlichen Richters ausgegangen werden, wenn ein offenes Mandatsverhältnis zu einer mit der Prozesspartei irgendwie verbundenen Konzerngesellschaft besteht, noch wäre es im Hinblick auf den massgebenden Gesichtspunkt des Anscheins der Befangenheit bei objektiver Betrachtung angebracht, unbesehen der Konzernwirklichkeit ausschliesslich auf die rechtliche Unabhängigkeit der Verfahrenspartei abzustellen. Vielmehr ist unter Berücksichtigung der konkreten Umstände zu beurteilen, ob das offene Mandatsverhältnis zwischen dem nebenamtlichen Richter bzw. seiner Kanzlei und einer Konzerngesellschaft mit einer vergleichbaren Nähe zur mit dieser verbundenen Verfahrenspartei einhergeht".8

Die Beklagte macht geltend, die Patentinhaberinnen Gilead Connecticut, Inc. und Genentech, Inc. gehörten zur "Gilead Gruppe". Die Beklagte hatte in der Klageantwort eine Pharmagruppe Gilead mit der Konzernmutter Gilead Sciences Inc. erwähnt, welche die Pharmasset LLC erworben und in Gilead Pharmasset LLC unbenannt habe, wie die Klägerin heute heisse. Irgendwelche weitere Ausführungen zu dieser Gilead Gruppe oder zum Verhältnis der drei Gesellschaften Gilead Connecticut, Inc., Genentech, Inc. und Gilead Pharmasset LLC zueinander oder zur Gilead Gruppe macht die Beklagte nicht und sie reicht auch keinerlei Unterlagen dazu ein.

Auch dem Gericht ist diesbezüglich nichts bekannt. Gerichtsnotorisch ist einzig, dass die Genentech Inc. vor einigen Jahren zu einem Preis von einigen Dutzend Milliarden Franken von der F. Hoffmann-La Roche AG vollständig übernommen wurde, weshalb die Zugehörigkeit von Genentech Inc. zu einer anderen Pharmagruppe als Roche nicht als glaubhaft erscheint.

Das heisst, vorliegend besteht nach Wissen des Gerichts bestenfalls, sollte die Darstellung der Beklagten zutreffen, ein – um die Formulierung des Bundesgerichts zu verwenden – offenes Mandatsverhältnis zu mit der Prozesspartei irgendwie verbundenen Konzerngesellschaften. Eine vergleichbare Nähe zur mit diesen verbundenen Partei ist nicht zu erkennen. Damit kann bei Richter Bremi nicht auf das Vorliegen eines Ausstandsgrundes im Sinne von Art. 48 Abs. 1 Bst. f ZPO geschlossen werden.

8 BGE 139 III 433 E. 2.1.6

Schliesslich ist es gerichtsnotorisch, dass eine Patentanwaltskanzlei in der Grössenordnung von Isler & Pedrazzini AG bei mehreren Tausend Patenten als Vertreter gegenüber dem IGE eingetragen ist. Daraus erhellt, dass aus der blossen Existenz einer solchen Vertretung, ohne Kenntnis der weiteren Umstände, nicht auf eine Beziehung zur betreffenden Partei geschlossen werden kann, die einen Ausstandsgrund darstellen könnte.

Endlich kommt dazu, dass sich im vorliegenden Fall die Vertretertätigkeit darauf beschränkt, als administrative Zustelladresse eine allfällige Rechtsverlustmitteilung des Amtes entgegenzunehmen und – unbearbeitet – weiterzuleiten. Ob die Kanzlei danach mit einer aktiven Vertretertätigkeit beauftragt wird, welche dann auch in Rechnung gestellt werden könnte, und welche einen Ausstandsgrund darstellen würde, ist völlig offen. Aber in dieser Situation als potentieller Beauftragter befindet sich eine Patentanwalts- (und auch Rechtsanwalts-) Kanzlei gegenüber allen potentiellen Klienten, sprich gegenüber allen im Patentbereich tätigen Gesellschaften oder Personen, welche als Auftraggeber in Frage kommen. Das kann von vornherein keinen Ausstandsgrund darstellen.

8. Damit ist das Ausstandsbegehren abzuweisen.

9. Ausgangsgemäss sind die Kosten des Ausstandsverfahrens der Beklagten aufzuerlegen.

Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen, nachdem die Klägerin sich nicht geäussert hat.