ACJC/1539/2013

1.

1.1 Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a CPC et de l'art. 120 al. 1 let. a LOJ, la Cour statue en instance unique sur tout litige portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits.

Les conclusions de la demanderesse tendent à la consA______tion de la nullité d'une marque suisse et sont fondées sur les art. 52 et 12 al. 3 LPM. La Cour de justice est donc compétente à raison de la matière.

1.2

En raison du siège à l'étranger de la partie demanderesse, la cause revêt un caractère international. Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence des tribunaux genevois. En vertu de l'art. 1 al. 2 LDIP, la loi fédérale sur le droit international privé n'est applicable que sous réserve des traités internationaux. En matière de compétence, la Suisse est partie à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011 (ci-après : CL). En vertu de l'art. 22 al. 4 CL, sont seules compétentes, sans considération de domicile, notamment en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception, les juridictions de l'Etat lié par la CL sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument communautaire ou d'une convention internationale. La présente action a notamment pour objet de faire constater le non-usage prolongé de la marque enregistrée au Registre suisse des marques détenue par la partie défenderesse, à l'effet d'obtenir qu'elle soit radiée dudit registre. Comme le relève DUCOR, les actions en déchéance pour défaut d'usage d'une marque (art. 12 LPM) posent un problème particulier car elles ne concernent pas directement l'inscription ou la validité du droit de propriété intellectuelle (DUCOR in Bucher, Commentaire romand LDIP-CL, 2011 n. 59 ad. art. 22 CL). Or, si l'art. 22 ch. 4 CL soumet à la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé les litiges en matière d'inscription ou de validité de droits de propriété intellectuelle donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, c'est parce que ce type de litige met en jeu le fonctionnement du service public de dépôt ou d'enregistrement, lequel relève de la souveraineté de l'Etat. Il est dès lors logique que les tribunaux de cet Etat, qui bénéficient en outre d'une plus grande proximité avec l'affaire, soient exclusivement compétents (DUCOR, op.cit., n. 50 ad. art. 22 CL).

Ce nonobstant, DUCOR préconise, au vu de leur nature particulière, de soumettre les actions en déchéance pour défaut d'usage (art. 12 LPM) à la Convention de Lugano et particulièrement à l'art. 22 ch. 4 qui leur est ainsi applicable, même si elles ne concernent pas directement l'inscription ou la validité de droits de propriété intellectuelle (DUCOR, op. cit., n. 59 ad. art. 22 CL).

L'art. 22 CL s'applique, "sans considération de domicile" (BUCHER, Commentaire romand LDIP-CL, 2011 n. 6 ad. art. 4 CL et Ducor op.cit., n. 50 ad. art. 22 CL). La marque dont la radiation est requise étant enregistrée dans le Registre suisse des marques, la compétence exclusive pour connaître du litige revient donc aux juridictions de l'Etat où la marque est enregistrée, à savoir les juridictions suisses. Lorsque la Suisse est désignée par l'art. 22 ch. 4 CL, l'art. 109 al. 1 LDIP est alors applicable pour déterminer le for, c'est-à-dire la juridiction suisse localement compétente (DUCOR, op. cit., n. 51 ad. art. 22 CL et réf. citées). A teneur de l'art. 109 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription suisse de droits de propriété intellectuelle. Compte tenu du siège à Genève de la défenderesse, la Cour de justice est également compétente à raison du lieu.

2.

La défenderesse réclame 34'540 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens.

2.1

La demande de sûretés est soumise à la procédure sommaire La requête au sens de l'art. 99 CPC doit en principe être formée au plus tard avec la réponse au fond en première instance, des sûretés précédemment ordonnées pouvant toutefois être augmentées, réduites ou supprimées par le Tribunal en cas de nouvelles circonstances (art. 100 al. 2 CPC; SUTER/VON HOLZEN, in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO KOMM., N. 12 S. AD ART. 99 CPC; URWYLER, in DIKE-Komm-ZPO, n. 4 s. ad art. 99 CPC).

2.2

A teneur de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : a) il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; b) il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défauts de biens; c) il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; d) d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. A teneur du texte légal, l'obligation de fournir des sûretés incombe au "demandeur" exclusivement.

2.3

Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux peuvent toutefois exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC), notamment lorsque cette obligation est liée exclusivement au domicile du demandeur dans un Etat signataire notamment de la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (RS 0.274.12; art. 17 à 19), ou de celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès à la justice (RS 0.274.133; art. 14), à condition qu'ils résident dans l'un de ces pays. La dispense de fournir une sûreté peut également être prévue par un traité bilatéral, généralement dans un traité d'établissement, conclu entre la Suisse et un Etat dont le demandeur étranger serait ressortissant.

2.4

En l'espèce, la requête de sûretés a été déposée à la suite de la demande formée par la demanderesse et avant la détermination de la défenderesse. La requête a ainsi été formée en temps utile. Il n'est pas contesté que la demanderesse a son siège en Inde. L'Inde n'est partie à aucune des conventions multilatérales de la Haye précitées, dont les dispositions ne peuvent en conséquence bénéficier à la demanderesse. Par ailleurs, l'Inde n'a conclu avec la Suisse aucun traité bilatéral permettant de dispenser les plaideurs ressortissants d'Inde ou domiciliés dans cet Etat de fournir une cautio judicatum solvi, lorsqu'ils forment une action en justice en Suisse. Préalablement, il convient de préciser que la demanderesse ne peut pas être dispensée de la fourniture de sûretés sur la base de la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne en matière de procédure civile (RS 0.274.183.671), celle-ci n'étant pas applicable à l'Inde, contrairement à ce que la demanderesse prétend (cf. art. 8 de la convention et la note no 3 y relative et art. 9). En outre, le Traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque du 14 août 1948 conclu entre la Suisse, Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et de l'Irlande et des Dominions Britanniques au-delà des mers, au nom du Dominion de l'Inde (RS 0.142.114.231), contrairement aux Conventions de la Haye précitées (consid. 2.2 ci-dessus), ne contient aucune clause dispensant les plaideurs de fournir des sûretés ou garantissant l'exécution réciproque des jugements en ce qui concerne les frais et dépens, ce qui est le pendant nécessaire de la renonciation à l'exigence d'une cautio judicatum solvi (cf. ATF 121 I 108 consid. 2 et 3 et les réf. citées = SJ 1996, p. 129; 94 I 363 consid. 4; ATF 76 I 111 consid. 3; 60 I 220 consid. 5).

2.5

Il convient en premier lieu d'examiner si l'existence de "société affiliées" dispenserait la demanderesse de fournir des sûretés, selon les dispositions du CPC. Aux termes de l'art. 99 al. 1 let. a CPC, la demanderesse qui n'a pas son siège en Suisse doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. A la connaissance de la Cour de justice, le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si l'existence d'un établissement ou d'une succursale suisse suffit à faire obstacle à la requête de sûretés. Les auteurs de doctrine sont divisés sur cette question. D'après TAPPY, malgré le for de l'action civile de l'art. 12 CPC, le devoir de constituer des sûretés selon l'art. 99 al. 1 let. a CPC subsiste, d'une part en raison de l'absence de réserve contraire dans le texte légal, d'autre part du fait qu'un tel établissement ne crée pas nécessairement un for de poursuite pour une dette sans rapport avec cet établissement (cf. art. 50 al. 1 LP a contrario) et ne garantit pas l'existence de biens réalisables en Suisse (TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, éd.]2011, n. 20 ad art. 99 CPC et réf. citées; cf. également SUTER/VON HOLZEN, op. cit., n. 19 ad art. 99 CPC). RÜEGG a exprimé une opinion inverse, estimant qu'une société étrangère ayant une succursale en Suisse ne devrait pas fournir de sûretés, pour autant qu'elle dispose de biens suffisants en Suisse (RÜEGG; in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], 2010, n. 8 ad art. 99 CPC; cf. également STERCHI, in Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerische Zivilprozessordnung Band I, 2012, n. 15 ad art. 99 CPC). L'art. 62 al. 2 LTF prévoit à l'instar de l'art. 99 al. 1 let. a CPC que la demanderesse qui n'a pas de domicile fixe en Suisse doit fournir des sûretés en garantie des dépens. A cet égard, d'après CORBOZ, une succursale en Suisse devrait suffire pour exclure les sûretés si l'affaire concerne la succursale (CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne, 2009, n. 32 ad art. 62 LTF). D'après GEISER, seul un siège "effectif" en Suisse permet d'exclure des sûretés; une succursale en suisse sans personnalité juridique ne suffit pas (GEISER; in Commentaire bâlois LTF, n. 26 ad art. 62 LTF). En l'absence de jurisprudence du Tribunal fédéral et au vu des opinions divisées

en doctrine, la Cour retient qu'en l'espèce l'existence de diverses "sociétés affiliées" au groupe A______ ayant leur siège en Suisse ne suffit pas à exclure les sûretés. D'une part, il n'est pas allégué que l'affaire concerne une succursale suisse de la demanderesse, de sorte que celle-ci ne pourrait être poursuivie en Suisse pour les dettes sans lien avec elle. D'autre part, il n'est pas davantage allégué que les "sociétés affiliées" au groupe A______ constituent des succursales suisses de la demanderesse. Pour le surplus, même s'il y a lieu de retenir que la société demanderesse a des liens avec la Suisse, le texte de l'art. 99 CPC, contrairement à l'art. 103 aLPC, ne prévoit pas de dispense si le demandeur possède dans le canton des biens suffisants pour assurer le paiement desdits dépens. En tout état de cause, il n'est pas allégué que la demanderesse possèderait des biens en Suisse suffisants pour couvrir les dépens auxquels elle pourrait être condamnée. Il s'ensuit que la demanderesse doit fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens dans le cadre de la présente procédure, les exceptions prévues à l'art. 99 al. 3 CPC n'étant pour le surplus pas réalisées.

2.6

Reste dès lors à en déterminer le montant.

2.6.1

Les sûretés doivent couvrir les dépens présumés de première instance que la demanderesse aurait à verser à la défenderesse en cas de perte totale du procès. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC. Il ne s'agira pas uniquement du défraiement d'un représentant professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC (TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC). Ces dépens devront être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge, y compris pour d'éventuels débours selon l'art. 95 al. 3 let. a CPC (TAPPY, op. cit. n. 7 et 9 ad art. 100 CPC). Le tarif des frais, qui comprend celui des dépens, est fixé par les cantons (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève entré en vigueur le 1er janvier 2011, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). A teneur de l'art. 85 RTFMC, une valeur litigieuse entre 300'000 fr. et jusqu'à 600'000 fr. donne lieu à des dépens de 19'400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr., auxquels sont ajoutés les débours (3%) et la TVA (8%) ainsi que le prévoient les art. 25 et 26 LaCC. A teneur de l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. L'art. 23 LaCC prévoit en outre que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus. Sans préjudice de l'art. 23 LACC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC).

2.6.2

Les conclusions litigieuses portent sur la radiation de la marque "B______" exclusivement et ne comportent pas de conclusions condamnatoires. La demanderesse estime la valeur litigieuse à 300'000 fr., considérant que la marque visée n'est pas une marque de haute renommée. En outre, elle fait valoir que la marque contestée a d'ores et déjà été partiellement radiée, ce qui doit être pris en compte dans le calcul de la valeur litigieuse. La défenderesse estime celle-ci à 1'000'000 fr. au minimum, considérant que la marque contestée est de haute renommée à l'instar de "Nestlé" ou de "Maggi", ce qu'elle s'attachera à démontrer dans sa réponse. D'après le Tribunal fédéral, la valeur litigieuse doit être comprise entre 50'000 fr. et 100'000 fr. pour des signes d'importance secondaire, dans le cadre d'un litige portant sur l'enregistrement d'une marque et dans la mesure où il n'y a pas d'indications particulières d'une valeur supérieure ou inférieure de la marque contestée (ATF 133 III 490 consid. 3.3, JdT 2008 I 393; cf. également PFLEGER,

Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs von Marken mittels Benutzungrecherche, in SIC ! 11/2008, p. 807). Selon MEYER, la valeur litigieuse est supérieure lorsqu'il s'agit d'une "marque forte" ("solide Hausmarke"), la valeur litigieuse peut être fixée à 300'000 fr. et, pour ce qui est des marques de haute renommée, elle peut être estimée de 900'000 fr. à 3'000'000 fr. dans le cadre d'une action en annulation de la marque (MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, in SIC ! 6/2001, Korrigendum, p. 563).

2.6.3

En l'espèce, la question de savoir si la marque contestée est une marque de haute renommée sera tranchée dans l'arrêt au fond, étant précisé que la défenderesse n'a pas répondu à la demande au fond et qu'elle a indiqué dans sa requête de sûretés qu'elle s'attacherait à démontrer ce fait. Au vu du dossier et en considérant que le droit suisse s'applique au présent litige, la valeur litigieuse doit être en l'état estimée à 300'000 fr., à l'instar de ce que soutient la demanderesse. En application de l'art. 85 RTFMC, le défraiement du conseil de la défenderesse pourrait donc s'élever prima facie à 21'534 fr. (débours et TVA inclus). Comme le suggèrent les parties, il y a lieu de majorer ce montant de 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC, ce conformément à l'art. 85 al. 1 RTFMC. Les dépens présumés de la défenderesse pourraient ainsi être estimés à environ 25'000 fr. Partant, la demanderesse sera condamnée à fournir des sûretés fixées à 25'000 fr., étant précisé qu'à teneur de l'art. 100 al. 2 CPC, les sûretés pourront être augmentées, réduites ou supprimées, notamment si le déroulement du procès (multiplication des audiences et des écritures, administration des preuves) montre que l'évaluation initiale des dépens supposés était trop faible ou, au contraire, trop importante (TAPPY, op. cit., n. 12 ad art. 100 CPC; RÜEGG, op. cit., n. 3 ad art. 100 CPC).

2.7

Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. La garantie elle-même devra prendre la forme d'une garantie inconditionnelle et non limitée dans le temps de payer, le cas échéant à la place du demandeur, les dépens mis à sa charge dans la procédure dont il s'agit, à concurrence d'un maximum correspondant au montant en capital des sûretés exigées (TAPPY, op. cit., n. 4 ad art. 100 CPC). Le Tribunal impartit un délai pour la fourniture des sûretés. Si les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le Tribunal n'entre pas en matière sur la demande (art. 101 al. 1 et 3 CPC).

En l'espèce, compte tenu du siège à l'étranger de la demanderesse, l'octroi d'un délai de deux mois pour réunir et communiquer les sûretés fixées dans la présente décision paraît suffisant. Par conséquent, la demanderesse sera condamnée au paiement de 25'000 fr. à titre de sûretés dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente décision.

3.

Lorsque les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance du délai supplémentaire imparti par le Tribunal, ce dernier n'entre pas en matière sur la demande (art. 101 al. 3 CPC). Lorsqu'une requête de sûretés est déposée, on doit déduire de l'art. 101 al. 3 CPC que le reste de la procédure au fond est suspendu, dès lors que si les avances ne sont pas fournies à l'échéance du délai imparti pour ce faire le Tribunal n'entre pas en matière sur la demande (BOHNET, Les défenses en procédure civile suisse, in Société suisse des juristes (éd.), Unification de la procédure civile, RDS II 2009, p. 285). Aussi, le défendeur qui requiert des sûretés ne doit pas avoir à procéder au fond, notamment en déposant une réponse selon l'art. 222 CPC; un nouveau délai devra lui être fixé d'office dès droit connu sur ladite requête (TAPPY, op. cit., n. 26 ad art. 101 CPC). Au vu de ce qui précède, ce n'est que lorsque la demanderesse aura fourni les sûretés requises dans le délai imparti que la Cour impartira à la défenderesse un nouveau délai pour répondre à la demande. La suite de la procédure est ainsi réservée.

4.

La décision sur les frais concernant la présente décision sera renvoyée à la décision finale (art. 104 CPC).

5.

Le présent arrêt, qui ne constitue pas une décision finale, peut être porté au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF.

*****