55 I 262

1. Le Tribunal fédéral est compétent pour statuer sur le recours : art. 4 lettre c de la loi fédérale sur la juridiction administrative et disciplinaire (du 11 juin 1929) et chiffre I, 1 de l'annexe de ladite loi.

Le recours a été adressé au Tribunal fédéral dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 13 de la loi fédérale sur la juridiction administrative et disciplinaire (du 11 juin 1928}, soit en temps utile.

2. La société recourante a son établissement en Angleterre, Etat qui fait partie, ainsi que la Suisse, de l’Union internationale pour la protection de Ia propriété industrielle ; la marque dont elle demande l’admission au dépôt en Suisse à été régulièrement enregistrée en Angleterre ; l’enregistrement en Suisse ne saurait donc lui être refusé que dans l’un des cas prévus par l’art. 6 al. 2 de la convention de l’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911 et à La Haye le 6 novembre 1925 (art. 3 et 6 al. 1 et 3 de ladite convention (OSTERRIETH, Die Washingtoner Konferenz p. 62 ; SELIGSOHN, 3m édit. p. 342).

D'après l’art. 6 al. 2 ch. 2 de la convention « … pourront être refusées ou invalidées : 20 les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine des produits ou l’époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée ; dans l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l’usage de la marque … » L'expression « pourront être refusées » veut simplement dire qu’il est loisible aux législations nationales de prévoir le refus des marques semblables à celles que la convention énumère ; si la législation nationale ordonne le refus, l’autorité n’a pas le choix de refuser ou non la marque et doit prononcer le refus. En d’autres termes, l’art. 6 al. 2 de la convention limite le principe de l’admission au dépôt et de la protection telle quelle dans tous les pays de l'Union de la marque régulièrement enregistrée dans le pays d’origine, par une réserve en faveur des législations des pays dans lesquels le dépôt ou la protection sont demandés, et non par une réserve en faveur des autorités des pays dans lesquels le dépôt ou la protection sont demandés. La recourante n’est pas d’une autre opinion, quoi qu'en pense le bureau fédéral de la propriété intellectuelle ; à que les marques tombant sous le coup du chiffre 2 pourront être refusées ; il ne s’agit donc pas d’une obligation pour 268 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

les Administrations nationales, mais d’une possibilité régie par les lois nationales. » Le litige soulève donc les deux questions suivantes :

a) La marque dont la recourante demande l’enregistrement en Suisse est-elle composée exclusivement d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner le lieu d’origine des produits, au sens de l’art. 6 al. 2 de la convention ?

b) En cas de réponse affirmative à cette première question, la législation suisse, en faisant usage de la faculté à elle accordée par l’art. 6 al. 2 de la convention, prévoitelle le refus de l'enregistrement d'une marque composée exclusivement d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner le lieu d’origine des produits ?

3. Au sujet de cette dernière question, il y a lieu de noter, préliminairement, qu’au moment où la demande de dépôt est arrivée au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, soit le 27 avril 1928, la loi fédérale du 21 décembre 1928 modifiant, entre autres, celle du 26 septembre 1890 sur la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles, n’était pas encore entrée en vigueur : cette loi est entrée en vigueur seulement le 15 mai 1929, aux termes d'un arrêté du 24 avril 1929 du Conseil fédéral.

Le 27 avril 1929 l’art, 14 al. 1 ch. 2 de la loi fédérale du 26 septembre 1890 sur la protection des marques de fabrique et de commerce avait donc encore la teneur suivante :

« Sous réserve de recours à l’autorité administrative supérieure, l'Office doit refuser l’enregistrement :

« 29 lorsque la marque comprend, comme élément essentiel, une armoirie publique ou toute autre figure devant être considérée comme propriété publique, ou lorsqu'elle contient des indications de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ; le département fédéral compétent pourra ordonner d'office la radiation d’une pareille marque enregistrée par erreur … » Registersachen. NS 44, 269 Par Ia loi fédérale du 21 décembre 1928, entrée en vigueur le 15 mai 1929, la disposition a été modifiée comme il suit :

« L'office doit refuser l'enregistrement d’une marque : …

2. Lorsque Ia marque comprend comme élément essentiel, un signe devant être considéré comme étant du domaine public ou lorsqu'elle est contraire à des prescriptions de la législation fédérale ou aux bonnes mœurs … » D'après le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, l’art. 14 al. 1 ch. 2 modifié renfermerait une prescription intéressant l’ordre public : il serait dès lors applicable rétroactivement à la demande de la recourante, quoique celle-ci aït été présentée avant le 15 mai 1929.

La question peut être laissée ouverte. Le législateur, en remplaçant les mots « tout autre figure devant être considérée comme propriété publique » par l'expression « un signe devant être considéré comme étant du domaine public » dans le texte de l’art. 14 al. 1 ch. 2 de la loi fédérale du 26 septembre 1890, n’a en réalité apporté aucun changement au fond du droit : il s’est borné à améliorer une rédaction. L'art. 14 al. EI ch. 2, ancitn, excluait de l’enregistrement les marques renfermant une armoirie publique, dans le cas seulement où celle-ci constituait un élément essentiel de la marque ; on a voulu supprimer cette restriction lors de la revision du 21 décembre 1928 : on a consacré aux armoiries un article 13 bis nouveau ; cet article nouveau « traitant à part les armoiries publiques et autres signes publics, le chiffre 2 (de l’art. 14 al. 1) ne mentionne plus que les signes devant être considérés comme étant du domaine public ou contraires aux bonnes mœurs. Il mentionne, en outre, comme autre motif de refuser l'enregistrement, le fait pour la marque d’être contraire à des prescriptions légales fédérales. On veut ainsi, par précaution, conformer la procédure d'enregistrement des marques à toutes les interdictions de la future loi sur la protection des armoiries, même si celles-ci, quant à leur contenu, devaient aller au delà de l’art. 14 nouveau (qui 270 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspilege.

est devenu l’art. 13 bis nouveau) de la loi sur les marques. » C’est le Conseil fédéral qui s’exprime ainsi dans son message du 15 février 1928 (Feuille féd. 1928 vol. 1 p. 203). L'art. 14 al. 1 ch. 2 a donc été modifié : a) pour soumettre à une réglementation spéciale différente les armoiries publiques et autres signes publics ;: b) pour prévoir comme autre motif de refuser l'enregistrement, à côté du fait pour la marque d'être contraire aux bonnes mœurs, le fait d’être contraire à des prescriptions de la législation fédérale. Mais en parlant de signe du domaine public et non de figure devant être considérée comme propriété publique, le législateur n'a pas voulu modifier le fond du droit. Pour se convaincre d'ailleurs que, dans son ancienne rédaction, la loi employait indifféremment les termes de « signe » et de « figure », il suffit de rapprocher de son art. 14 al. 1 ch. 2 l’art. 3 al. 2 : « Les armoiries publiques et tous autres signes devant être considérés comme propriété d’un Etat ou propriété publique, qui figurent sur les marques des particuliers, ne peuvent être l’objet de la protection légale. »

4. Les deux questions énoncées dans le considérant 2 ci-dessus se ramèênent en réalité à une seule. D’une part, en effet, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les motifs qui, aux termes de la loi fédérale sur les marques (du 26 septembre 1890), justifient le refus de la protection légale sont matériellement identiques aux motifs prévus par l’art. 6 al. 2 ch. 2 de la convention internationale (arrêt du 16 janvier 1929 Georges La Monte & Son c. Artist. Institut Orell-Füssli A.-G., RO 55 IT p. 59 et sv., et arrêt du 30 avril 1929 Valvoline Oil Comp. c. Indian Refining Comp., RO 55 IT p. 151 et sv., voir en outre les précédents rappelés dans ces deux arrêts). La loi du 26 septembre 1890, d’autre part, comme on vient de l’exposer, n’a pas été touchée, quant au motif de refus invoqué en l'espèce, par la revision du 21 décembre 1928.

La question litigieuse est donc, en définitive, de savoir si Tunbridge Wells, nom de la localité où la recourante a son établissement, doit être considéré, en tant qu’indication « pouvant servir, dans le commerce, pour désigner … le lieu d’origine de: produits », comme « un signe … du domaine public », non susceptible dès lors de servir de marque, du moins lorsqu'il est écrit, comme c’est le cas en l'espèce, en caractères ordinaires d'imprimerie, sans aucun élément figuratif.

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (RO 43 II p. 93 et sv.) l'indication de provenance est la propriété commune de tous les producteurs de la même localité.

Un nom de localité (supposé que celle-ci ne soit pas la propriété privée exclusive du titulaire de la marque) ne peut, dès lors, être employé, à lui seul, comme marque pour désigner un produit, à moins, toutefois, qu'il n’ait aucun rapport avec le produit, ce qui est le cas lorsqu'il indique, sans fraude d’ailleurs, une provenance purement imaginaire, reconnaissable d'emblée comme telle par le publie (cirage à souliers Congo, bitter des Diablerets, ice-cream Pôle-Nord, cigarettes Cavour). 11 s’agit alors de dénominations de fantaisie appartenant exclusivement à ceux qui en font usage les premiers, en dehors de tout signe spécial, de toute forme distinetive.

Cependant, hormis le cas où la marque indique une provenance purement imaginaire, la règle suivant laquelle le nom du lieu de production ne saurait constituer une marque valable comporte une exception en faveur des marques qui sont au bénéfice d’un usage de longue durée dans leur pays d’origine. Cette exception vaut tout au moins pour les rapports entre pays de l’Union — hypothèse réalisée en l’espèce.

Aux termes de l’art. 6 al. 2 ch. 2 in fine, de la convention internationale, « dans l'appréciation du caractère distinctif d’une marque, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l’usage de la marque ». D’après le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, la genèse de cette disposition montrerait « que le législateur avait en vue, lors de son introduction, 272 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspfloge.

non pas des marques constituées par des indications de provenance … mais des marques d’une forme très simple, constituées par exemple par des lettres ou des chittres ». " Il est vrai que la preseription ne figurait pas dans le programme soumis par le bureau international à la conférence de Washington et qu'elle fut introduite par celle-ci dans la convention pour tenir compte des desiderata de la Suède, pays où il « à été déposé un certain nombre de marques fort importantes et d’une grande valeur pour les industries du fer et du bois, marques qui sont composées exclusivement de simples lettres » (actes de la conférence de Washington, p. 195, 197, 299, 300 et 308).

Il est vrai, aussi, que l’art. 6 al. 2 ch. 2 de 1a convention a en vue trois sortes de marques :

a) les marques dépourvues de tout caractère distinctif ;

b) les marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine des produits ou de lieu de production ;

c) les marques composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée.

Il est vrai, enfin, qu’à un point de vue purement littéral, la phrase finale de l’art. 6 al. 2 ch. 2 semble se rapporter uniquement aux marques (lité. «) dépourvues de tout caractère distinctif (« dans l'appréciation du caractère distinctif d’une marque ..»). Mais la rafio legis exige qu’on étende l’application de l’art. 6 al. 2 ch. 2 de la convention aussi aux marques groupées sous lettre b (sic FINGER, Warenzeichengesetz p. 590 ; SELIGSOHN, Warenzeichenrecht 3me éd. p. 343 et une décision du 21 juin 1913 du Patentamt allemand publiée dans le Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht vol. XVIII, année 1913 p. 181 et sv.; sic encore OSsTERRIETH, Die Washingtoner Konferenz p. 66, et LABORDE, Marques de fabriques p. 267; contra, HAGENS, Warenseichenrecht, p. 344 et deux décisions autrichiennes, la première du Ministerium für ôffentliche Arbeiten, du 7 août 1916, la seconde du Verwaltungsgerichtshof, publiées dans le Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, vol. XXIV année 1918, p. 61 et sv. et vol. XVIIT année 1922, p. 167 et sv.). Certaines marques qui, au premier examen, auraient dû être considérées comme non susceptibles de remplir leur rôle, consistant à garantir pour le tiers acheteur l’origine ou simplement la provenance de la marchandise, en quelque lieu et en quelques mains qu'elle se trouve, ont en réalité très bien rempli ce rôle. Dans ce cas, le législateur veut que les faits priment le raisonnement théorique. Il arrive parfois, dans la pratique, que le long usage neutralise les conséquences d’un défaut qui peut aussi bien consister dans la forme très simple d’une marque constituée par des lettres et des chiffres que dans le fait qu’une marque est constituée par une indication de provenance. On ne voit pas pourquoi l’usage devrait couvrir légalement le vice dans le premier cas mais non dans le second.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle objecte encore que « d’après Osterrieth …, il faudrait un usage très prolongé, même de plusieurs siècles ». Mais Osterrieth (Die Washingtoner Konferenz, p. 65) n’énonce pas un semblable principe ; il se borne à rappeler que, à la conférence de Washington, la délégation suédoise a cité le cas de marques suédoises de fer, dépourvues théoriquement de caractère distinctif suffisant, et pourtant employées « seit Jahrunderten ». Il est évident que la durée de l’usage de la marque, dont parle l’art. 6 de la convention revisée, varie selon les circonstances : tout ce qu'on peut dire, c'est que la durée doit avoir été suffisante pour faire acquérir à la marque un caractère distinctif dans le monde économique. Or le Patent Office anglais, Trade Marks Branch, affirme précisément que la marque Tunbridge Wells de la recourante est « devenue distinctive par suite d’un long usage » ; par suite de ce long usage, Tunbridge 274 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

Wells signifie, pour le public anglais, non pas des biscuits d’un certain genre qui seraient fabriqués ou mis dans le commerce à Tunbridge Wells par plusieurs maisons, mais * les biscuits fabriqués et mis dans le commerce par la recourante.

L'art. 6 al. 2 ch. 2 in fine de la convention n’est pas, enfin, un simple conseil donné aux juges et que ceux-ci sont libres de suivre ou de ne pas suivre, c’est une prescription qui les lie (v. OSTERRIETH, Die Washingtoner Konferenz, p. 66).

Il y a donc lieu d'admettre l’enregistrement en Suisse de la marque « Tunbridge Wells» dela recourante, pour biscuits.

Quant à la déclaration des représentants de la recourante, dans leur lettre du 28 mai 1929 au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle : « Nous sommes d’accord que les demandeurs ne pourront jouir que d’une protection limitée pour l’emploi de leur marque, car ils ne pourront empêcher une autre personne domiciliée à Tungridge Wells d’en faire usage ou de la faire enregistrer » (déclaration répétée en termes quelque peu différents à p. 2 et sv. du recours), elle ne doit pas être prise à la lettre. La marque est le signe servant à distinguer une marchandise (art. 1er loi féd. du 26 septembre 1890), et elle n’a plus ce pouvoir si elle peut être employée par tous les fabricants et commerçants d’une même ville. Si tout fabricant et commerçant établi à Tunbridge Wells a le droit de se servir de la marque en litige, c’est que celle-ci n'en est plus une. Mais une telle interprétation serait en contradiction avec le but même du recours, qui est d'obtenir en Suisse la protection de la marque Tunbridge Wells à l'égard de qui que ce soit, fût-il un commerçant ou un fabricant établi à Tunbridge Wells. Sainement interprétée, ladite déciaration signifie sans doute que tout fabricant ou négociant de biscuits établi à Tunbridge Wells pourra introduire le nom de cette localité dans sa marque, pourvu que celle-ci, dans son ensemble, se distingue suffisamment de la marque de A. Romary & C° Ltd.

I convient de relever que le présent arrêt se place exclusivement sur le terrain de la convention internationale et des rapports entre pays de l’Union, il ne résout donc pas la question de savoir si le principe énoncé à l’art. 6 al. 2 ch. 2 de la convention doit aussi être appliqué dans les rapports internes, comme c’est le cas en Allemagne (décision du 7 mai 1903 du Patentamt, dans BI. für Patent, Muster- und Zeichenwesen, XIX p. 195, autres décisions dans le même sens, XXVI p. 26, XX VIII p. 29).

Le présent arrêt, rendu en matière administrative, ne préjuge pas l'issue d’un procès éventuel en radiation de la marque, qui serait porté devant le juge après l’enregistrement.