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I. I. Markenschutz; Art. 1, 3, 24 MSchG.

1. Der Umstand, dass fiir eine Warengattung noch keine allgemein geliufige Bezeichnung besteht, berechtigt nicht, einen geschiitzten Markennamen dafiir zu verwenden. Erw. 1 a.

2. Umwandlung der geschiitzten Marke in ein Freizei- .chen. Eine Marke bleibt schutzf&hig, wenn sie ihre individualisierende Kraft auch nur in einem der schweizerischen Sprachgebiete bewahrt hat. Erw. 1 b.

3. Markenmàssiger Gebrauch der Marke ; Kriterien. Erw. 2.

4. Die Verwendung eines Markennamens mit Zusàtzen w ie Typ, Fasgon u. dergl. durch Dritte ist erst zuléssig, wenn der Name zum Freizeichen geworden ist. Erw. 3.

IL Unlauterer Wettbewerb u. Persénlichkeitsrechte; Art. 28 ZGB, Art. 48 OR.

Auch die nichtmarkenméssige Verwendung eines Markennamens mit Zusàtzen wie T Yp, Fagon u. dergl. ist Dritten erst nach seiner Umwandlung in ein Freizeichen gestattet. Erw. 4.

A. — Die Kltigerin, S. A. Egidio Galbani in Melzo (Italien), ist Inhaberin der seit 1915 im italienischen und seit 1924 unter No. 34,874 im internationalen Register eingetragenen Kisemarke « Bel Paese ». Gegenstand der Marke bildet eine vom Rechtsvorginger der Kligerin, Davide Galbani, erfundene vollfette Weichkisespezialitàt, die nach und nach grossen Absatz fand und von zahlreichen Késefabrikanten, besonders in Italien, nachgemacht wird.

B. — Gegen Ende 1932 begann die Beklagte, Migros A.-G. in Zirich, eine derartige aus Italien eingefiihrte Nachahmung zu verkaufen. Dabei steckte sie auf den Kése, den sie in den Verkaufslokalen und in den Schau- 250 Markenschutz. N° 39.

festern ausstellte, Tifelchen auf mit der Aufschrift « Tipo Bel Paese » und liess u. a. in der « Neuen Ziircher Zeitung » und im « Tagblatt der Stadt Ziirich » Inserate erscheinen, in denen der Kase bald als « Tipo Bel Paese » oder als « Type Bel Paese », bald als « Weichkise Marke ‘Unica’ (Tipo Bel Paese) » ausgekiindigt wurde. Als die Kligerin dagegen im « Tagblatt der Stadt Ziirich » protestierte, erklirte die Beklagte in derselben Zeitung, dass der von ihr verkaufte Kase nicht der Markenartikel « Bel Paese », sondern &hnlich wie das « Ohéà », « Potz » und der koffeinfreie Kaffee « Zaun » ein Gegenprodukt zur Markenware darstelle und dass sie denn auch von jeher Ty p « Bel Paese » ausgeschrieben habe.

C. — Am 26. Mai 1933 hat die S. A. Egidio Galbani beim Handelsgericht -des Kantons Ziirich gegen die Migros A. G. Klage eingereicht mit den Begehren :

1. es sei der Beklagten zu verbieten, die internationale Marke der Klégerin Nr. 34,874 « Bel Paese » mit Zusitzen wie « Tipo », « Ersatz », « Fagon », « Art », « Marke Unica (Tipo Bel Paese) » fiir Kise zu gebrauchen ;

2. es sei der Beklagten zu verbieten, die Marke « Bel Paese » mit Zusitzen wie « Tipo », « Ersatz », « Fagon », « Art », « Marke Unica (Tipo Bel Paese) » auf Fakturen, Preislisten, sonstigen Geschéftspapieren, in Inseraten, auf Plakaten und zur Reklame fii ir irgendeine Art von Kise zu gebrauchen ;

3. es seien simtliche Fakturen, Preislisten, sonstigen Geschéftspapiere, Plakate und Reklamen jeder Art der Beklagten, welche eine mit vorliegender Klage verbotene Bezeichnung tragen, zu beschiagnahbmen und zu vernichten ;

4. es sei die Beklagte zu verpflichten, der Kligerin als Schadenersatz und Genugtuung 10,000 Fr. zu zahlen ;

5. die Klagerin sei zu erméchtigen, das Urteilsdispositiv je einmal auf Kosten der Beklagten im Inseratenteile der « Neuen Ziircher Zeitung » und im « Tagblatt der Stadt Ziirich» zu veròffentlichen.

Zur Begriindung der Klage macht die Kligerin geltend, die Verwendung der Tàfelchen mit der Aufschrift « Tipo Bel Paese » auf dem nicht von ihr bezogenen Kiise stelle eine Verletzung ihres Markenrechts und die Verwendung dieser und àhnlicher Bezeichnungen in der Reklame eine Verletzung ihrer Persohnlichkeitsrechte und unlautern Wettbewerb dar.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage peantragi und Widerklage erhoben mit dem Antrag, die unter No. 34,874 im internationalen Register eingetragene klàgerische Marke « Bel Paese » sei zu lòschen. Sie behauptet, die Marke « Bel Paese » sei zur Sachbezeichnung und damit zum Freizeichen geworden. Ubrigens habe sie von ihr keinen markenmissigen Gebrauch gemacht. Ebensowenig liege eine Verletzung der klàgerischen Persònlichkeitsrechte oder uniauterer Wettbewerb vor. Da es sich um ein Freizeichen handle, stehe die Verwendung jedermann zu. Ein anderer Name fiir Kàse dieser Art existiere gar nicht. Ausserdem habe sie durch Zusitze dafiir gesorgt, dass nicht der Eindruck entstehen kénne, sie verkaufe das Erzeugnis der Kligerin.

Die Kligerin hat Abweisung der Widerklage beantragt.

D. — Nach Einholung eines Gutachtens beim Kiisefabrikanten Peter Birki in Luzern hat das Handelsgericht des Kantons Ziirich durch Urteil vom 14. November 1933 die Widerklage sowie den markenrechtlichen Teil der Hauptklage abgewiesen und diese im iibrigen in dem Sinne teilweise gutgeheissen, dass es der Beklagten verbot, auf Fakturen, Preislisten, Inseraten, Plakaten, weitern Geschéftspapieren und in Reklamen irgendwelcher Art im deutschen Sprachgebiet die Bezeichnung « Tipo Bel Paese » zu verwenden.

E. — Gegen dieses Urteil haben beide Parteien rechtzeitig und in der vorgeschriebenen Form die Berufung an das Bundesgericht erklàrt.

Die Klagerin verlangt, die Hauptklage sei mit Bezug auf die Rechtsbegehren 1, 2, 3 und 5 in vollem Umfange, 252 . Markenschutz, N° 39.

mit Bezug auf das Rechtsbegehren 4 in dem Sinne gutzuheissen, dass die Beklagte zur Bezahlung einer Schadenersatz- und Genugtuungssumme von 8000 Fr. verpflichtet werde, eventuell sei die Sache zur Aktenvervollstàndigung an die Vorinstanz zuriickzuweisen.

Die Beklagte beantragt vollstindige Abweisung der Klage und Gutheissung der Widerklage, eventuell ebenfalls Riickweisung der Sache an die Vorinstanz.

Diese Antrige sind in der hentigen Verhandlung wiederholt worden.

Das Bundesgericht zieht in Erwigung :

1. — Wie die Vorinstanz unter Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zutreffend ausfihrt, findet auf die Frage, ob die Marke nach ihrem Wesen und ihrer Funktion in der Schweiz materiell schutzfàhig ist, nicht das Recht ihres Ursprungslandes, sondern das schweizerische Anwendung (BGE 55 II S. 151).

a) Die Beklagte spricht dem Wortzeichen « Bel Paese » den Markencharakter in erster Linie deswegen ab, weil es fiir die Weichkésesorte, wie sie ausser von der Kligerin auch vom Lieferanten der Beklagten und ungezàbhliten weitern Produzenten hergestellt werde, gar keine andere Bezeichnung gebe, die angebliche Marke der Kligerin also Gattungsname und damit Freizeichen sei.

Selbst wenn zutrifft, dass eine allgemein gelaàufige Sachbezeichnung fiir diese Kisesorte nicht existiert, so berechtigt das die Konkurrenz aber keineswegs, einfach die Marke der Kligerin dafiir zu verwenden. Dass der Phantasiename Bel Paese nicht die einzig mégliche Bezeichnung ist, liegt ja auf der Hand. Es stehen dafiir eine praktisch unbegrenzte Anzahl anderer Namen zur Verfiigung, seien es freie Phantasiebezeichnungen oder solche, die aus der Beschaffenheit des Produktes abgeleitet werden. Sache der beteiligten Produzenten und Hàndler ist es, eine solche, kein fremdes Rechtsgut verletzende Bezeichnung einzufiihren. Ubrigens ist anerkannt, dass von den zahlreichen Nachahmungen des « Bel Paese » in Italien jede unter einer eigenen Marke (Unio, Aquila, Fiore Alpino, Bel Piano, Bella Milano usw.) in den Handel gebracht wird und die Beklagte selber den von ihr vertriebenen Kése in Italien unter besondern Marken einkauft. Es ist deshalb nicht einzusehen, warum sie ihn nicht auch wieder unter diesen Marken sollte verkaufen kénnen. Freilich mag das Produkt der Kligerin als iiltestes und besteingefiihrtes fiir diese Kisesorte sozusagen am représentativsten sein, weshalb die dafir verwendete Marke als Gattungsbezeichnung besonders vorteilhaft wire. Damit ist jedoch nicht auch schon ein Recht auf den Gemeingebrauch gegeben. Wenn die Klagerin die Art der Herstellung ihres Késes nicht unter Rechtsschutz stellen konnte, sondern der Nachahmung preisgeben musste, so folgt daraus nicht, dass ihr fir die Nachahmungen obendrein auch noch die Marke weggenommen, bezw. dass dieselbe als Sachbezeichnung verwendet werden diirfe. Das wire nichts anderes als Ausbeutung des in der Marke investierten Arbeits- und Kapitalaufwandes, die durch den gesetzlichen Markenschutz gerade verhindert werden soll.

b) Der Freizeichencharakter hingt vielmehr einzig davon ab, ob die Marke durch tatsàchlichen, von der Kligerin geduldeten Gebrauch schon Gattungsbezeichnung geworden ist. Dabei sind grundsàtzlich die schweizerischen Verhiltnisse massgebend (vgl. BGE 57 II S. 605 und die dort angefiihrten Urteile).

Die Vorinstanz stellt fest, dass « Bel Paese » in Verbraucherkreisen vielfach nicht mehr als Marke der Kligerin, sondern lediglich als Sachbezeichnung bekannt sei, dass man dagegen im Gross- und Kleinhandel darunter immer noch die von der Kligerin hergestellte Weichkisespezialitàt verstehe und sich im schriftlichen Verkehr susserster Vorsicht in der Anwendung dieses Namens befleissige, offenbar in Kenntnis der Prozesse, welche die Kligerin in mehreren Nachbarstaaten zum Schutze ihrer Marke mit Erfolg gefiihrt habe. Diese im wesentlichen 254 Markenschutz. No 39, auf die Expertise gestiitzte Feststellung beschligt tatsichliche Verhaltnisse und ist daher, weil sie weder mit den Akten im Widerspruch steht, noch gegen bundesrechtliche Beweisvorschriften verstòsst, fiir das Bundesgericht verbindlich (Art. 81 0G). Dann kann aber auch der rechtlichen Schlussfolgerung der Vorinstanz, dass « Bel Paese » noch nicht zum Freizeichen geworden ist, nur beigepflichtet werden. Denn wie schon in BGE 57 II 606 f. ausgesprochen worden ist, ist die Umwandlung einer geschiitzten Marke in ein Freizeichen erst dann als vollzogen zu betrachten, wenn sie von allen in Betracht kommenden Verkehrskreisen, also nicht nur vom kaufenden Publikum, sondern auch von den Produzenten und Hindlern als Sach- und nicht mehr als Herkunftsbezeichnung genommen wird. Und zwar verdient die Tatsache, dass die Fachleute den Markencharakter immer noch anerkennen, erhòhte Beachtung, da diese ihrem Interesse entsprechend viel leichter als die Konsumenten geneigt sein werden, die Marke wenn méglich als Freizeichen anzusprechen. Ob sie im miindlichen Verkehr, wo sie es praktisch ungestraft tun kénnen, die Zugehòrigkeit der Marke zur Kligerin weniger gewissenshaft respektieren, spielt keine Rolle ; in Betracht fallt einzig, dass ihnen das Bewusstsein dieser Zugehérigkeit geblieben ist, was ihr Verhalten im schriftlichen Verkehr deutlich genug bestiàtigt. Dazu kommt, dass sich die. Bemerkung der Vorinstanz, «Bel Paese » sei in Verbraucherkreisen nicht mehr als Marke bekannt, offensichtlich nur auf die Verhaltnisse in der deutschen und vielleicht noch in der franzòsischen, dagegen nicht auf diejenigen in der italienischen Schweiz bezieht. Im der Tat herrscht dort, wahrscheinlich unter dem Einfluss des regern Verkehrs mit dem benachbarten Italien, auch beim kaufenden

Publikum Klarheit dariiber, dass dieser Name auf die — Herkunft des Produkts hinweist. Ein Markenzeichen bleibt aber schutzfàhig, wenn es seine individualisierende Bedeutung auch nur in einem der verschiedenen Sprachgebiete der Schweiz bewahrt hat (vgl. BGE 55 II 152 f.).

Die Beklagte beruft sich demgegeniiber auf den schweizerischen Gebrauchszolltarif, in dem «Bel Paese» neben Gorgonzola, Stracchino, Camembert usw. als Gattungsbegriff aufgefiihrt ist. Soweit der behòrdliche Charakter des Tarifs in Betracht kommt, ist daraus aber — entgegen der Ansicht der Beklagten — iilberhaupt nichts herzuleiten, weil dem Erlasse der Zweck, auf bestehende Individualrechte hinzuweisen, gànzlich fernliegt (vgl. beziiglich Veròffentlichungen shnlicher Art BGE 57 II 608 und dort zitierte Entscheidungen), und soweit der Tarif ein Indiz fiir die Verkehrsauffassung sein kénnte, weil bei seiner Aufstellung Fachleute mitgewirkt haben, so handelt es sich dabei um eine Frage der Beweiswiirdigung, die durch die Feststellung der Vorinstanz, dass in der K&sebranche « Bel Paese » im allgemeinen noch als Marke gelte, erledigt ist.

c) Ist die Marke «Bel Paese » also jedenfalls heute noch nicht zum Freizeichen geworden, so muss die Widerklage, mit der ihre Lòschung verlangt wird, abgewiesen werden. Fiir die markenrechtlichen Begehren der Hauptklage bleibt weiterhin zu priifen, ob in den Veranstaltungen der Beklagten eine Verletzung der kligerischen Marke liege.

2. — Die Vorinstanz nimmt eine Verletzung nicht an weil der Name « Bel Paese » nicht auf dem Kase selber oder dessen Verpackung, sondern lediglich auf den aufgesteckten Tàafelchen gestanden habe. Damit geht sie von dem richtigen Grundsatze aus, dass als Verletzung nur eine markenméssige Verwendung im Sinne von Art. 1 Ziffer 2 MSchG in Betracht komme, legt aber diesen Begriff zu eng aus.

Das Bundesgericht hat bereits in einem andern Falle (Urteil vom 1. Mai 1934 i. S. S. A. des Anciennes Usines Max Thum c. Frigomatic A. G. und Autofrigor A. G.: BGE 60 II. 161) jede Verbindung der Marke mit dem zu schiitzenden Gegenstande, durch die unmissverstindlich zum Ausdruck gebracht wird, dass dieser Gegenstand geschiitzt sein 256 Markenschutz. N° 39, soll, als markenméssig bezeichnet. Wenn in Art. 1 Ziffer 2 MSchG vom Anbringen der Marke auf dem Gegenstand selber oder dessen Verpackung die Rede ist, so werden damit lediglich die beiden Hauptanwendungsfàille dieses Grundsatzes genannt, ohne dass damit eine andere, gleichwertige Verbindung ausgeschlossen werden wollte. Etwas anderes wére auch gar nicht verstindlich, da der Zweck der Vorsehrift, die Kennzeichnung der Markensache zu gewàhrleisten, ja vollstindig erfiillt wird. Zum gleichen Ergebnis fiihrt iibrigens der Gesetzestext selber, indem er sagt, dass die Marke auf der Sache oder deren Verpackung «in beliebiger Weise » angebracht werden kònne. Das gestattet nicht nur eine unmittelbare, sondern auch eine mittelbare Verbindung ; erforderlich ist nur, dass sie die Beziehung der Marke zur Sache in unzweideutiger Weise kundtut.

Gilt das fiir den Gebrauch der Marke durch den Markeninhaber, so gilt es umgekehrt auch fiir ihren Missbrauch durch einen Dritten. Darnach liegt hier die Markenmissigkeit des Gebrauchs kKlar zutage ; als Gegenstand der vermittelst Tafelchen auf dem Kdise angebrachten Aufschriften konnte und wollte schlechterdings nichts anderes als eben der Kise gemeint sein.

3. — Es frégt sich demnach nur noch, ob die Beklagte, die Markenverletzung nicht deswegen mit Recht bestreitet, weil die Aufschrift « Tipo Bel Paese » und nicht bloss « Bel Paese » lautete. Die Beklagte behauptet, durch diese Ausdrucksweise deutlich zu erkennen gegeben zu haben, dass sie nicht das Produkt der Kliigerin, sondern. ein solches von gleicher Art verkaufe.

Schon diese Behauptung an sich ist nur beschrànkt richtig. Wenn zum Verkauf eines Produktes der Name eines andern mit dem Zusatze Typ..., Genre..., Facon..., System..., Ersatz... oder dergl. verwendet wird, so liegt darin anscheinend allerdings lediglich eine Beschaffenheitsbezeichnung. Im Verkehr wirken solche Angaben aber erfahrungsgemàss hàufig anders. Der fliichtig beobachtende bezeichnung und legt auf den Zusatz kein Gewicht. Es besteht also die Gefahr von Verwechslungen, auf die es vielfach auch gerade abgesehen ist. Wegen dieser Gefahr, die in einem friihern Urteile (BGE 37 II 14 f.) noch nicht in ibrer vollen Tragweite eingeschitzt worden war, ist das Bundesgericht denn auch dazu gekommen, den Gebrauch einer Herkunftsbezeichnung mit dem Zusatz « Typ » { « Typ Burgunder ») fiir den Verkauf von Lebensmitteln gestiitzt auf Art. 3 der Lebensmittelverordnung als unzuléssig zu erkliren (BGE 47 I 202 ff.). Die nimliche Folgerung muss fiir alle derartigen Verbindungen auf dem Gebiete des Markenschutzes gezogen werden, in Anwendung des allgemeinen Grundsatzes, dass keine Zeichen verwendet werden diirfen, die zu Verwechslungen mit der Marke Anlass geben kònnen. Ebenso fiir das deutsche Recht : PinzcerR-HEINEMANN, Das deutsche Warenzeichenrecht, S. 248, und SELIGSOHN, Gesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen, III. Auflage, S. 283; fiir das franzòsische Recht : PovILLET, Traité des marques de fabrique, 6° édition, N° 337, 740 und 791 sv. Abgesehen hievon ergibt sich aber die Notwendigkeit, solche Verwendungen zu untersagen, vor allem noch aus einem andern Grunde. Sie zulassen hiesse nàmlich nichts anderes, als die Umwandlung des Individualzeichens zum Freizeichen fòrdern. Das kaufende Publikum, das einen Markennamen in Verbindungen wie Typ..., Facon... usw. bei einer Mehrzahl, vielleicht sogar bei Dutzenden von Produkten verschiedenen Ursprungs zu lesen bek&me, wiirde sich mit der Zeit daran gewòhnen, ihn iiberall und auch dort, wo er noch die Herkunft angeben sollte, als Gattungsbezeichnung anzusehen. Die Konkurrenten des Markeninhabers hàatten es also in der Hand, auf diesem Umwege selber die Situation herbeizufiihren, die ihnen nachher gestatten wiirde, das Zeichen auch ohne Zusatz in jeder beliebigen Weise fiir sich zu verwenden. Dagegen muss sich der Inhaber zur Wehr setzen kònnen, wenn der Markenschutz nicht eine blosse Illusion sein

258 Markenschutz. N° 39, soll. Er hat ein Recht darauf, dass alles unterlassen werde, was geeignet wire, den Charakter der Marke als Herkunftsbezeichnung zu entwerten. Erst wenn sich die Entwicklung zum Freizeichen infolge mangelnden Widerstandes seitens des Inhabers tatséchlich vollzogen hat und zum Abschluss gekommen ist, steht daher auch dem Gebrauche des Markennamens mit Zusàtzen wie Typ, Facon usw. nichts mehr entgegen.

Die Verletzung der kligerischen Marke durch die Beklagte ist demgemàss zu bejahen und das Begehren der Hauptklage auf kiinftige Unterlassung gutzuheissen.

4. — Mit einem weitern Begehren verlangt die Klàgerin, es sei der Beklagten die weitere Verwendung ihrer Marke mit Zusitzen der genannten Art (Tipo, Fagon usw.) auch auf Fakturen, Preislisten und andern Geschéftspapieren, in Inseraten und jeder Rekiame zu verbieten. Dieser nicht markenmàssige Gebrauch des Markenzeichens ist, weil auf dem Gebiete der Schweiz erfolgt, ebenfalls nach schweizerischem Rechte zu beurteilen, und zwar, wie das Bundesgericht in stàndiger Rechtsprechung entschieden hat, nach den Vorschriften iiber den Schutz der wirtschaftlichen Persénlichkeitsrechte, Art. 28 ZGB, und der Spezialbestimmung iiber den unlautern Wettbewerb, Art. 48 OR (siehe statt vieler BGE 58 II 170).

Wie die auf dem Kàse vermittelst Tifelchen angebrachte Aufschrift « Tipo Bel Paese » begriindet selbstverstindlich — auch eine Auskiindigung dieser Art in Inseraten usw. die Gefahr der Verwechslung mit dem kligerischen Produkt. Es geniigt, in dieser Hinsicht auf die Erwaigungen zu verweisen, die daritber unter dem Gesichtspunkte der markenmàssigen Verwendung angestellt worden sind. Die Vorinstanz nimmt an, dass in der deutschen Schweiz nur der als Fremdwort wirkende italienische Ausdruck « Tipo » die K&ufer irrefiihren kònne, dass dagegen die . deutsche Form «Typ» und ebenso andere deutsche Zusitze wie « Art », « Ersatz » u. dgl. unterscheidungskriftig genug seien. Dieser Auffassung kann nicht zugestimmt werden. Wie schon oben auseinandergesetzt wurde, konzentriert sich die Aufmerksamkeit des gewòhnlichen Kéufers auf den ihm vorgefiihrten Namen, wihrend er derartige Zusitze in der Regel iiberhaupt nicht beachtet, gleichviel ob sie in einer fremden oder in der eigenen Sprache lauten.

Mit der markenmissigen Verwendung hat der Gebrauch in der Reklame sodann weiterhin gemein, dass er geeignet ist, dem Individualzeichen diesen Charakter allmahlich zu entziehen und es in eine dem freien Gebrauch anheimfallende Gattungsbezeichnung iiberzufiihren.

Beide Wirkungen, sowohl die Verwechslungsgefahr wie die Entwertung des Individualzeichens zum Freizeichen, machen aber diese Zeichenbenitzung zum unlautern Wettbewerb und gleichzeitig zu einer Verletzung der wirtschaftlichen Persònlichkeit der Kligerin (vgl. einerseits BGE 58 II 171 Erw. 2, anderseits 50 II 201 Erw. 4; dazu RoseNnTHAL, Reichsgesetz gegen den unlautern Wettbewerb S. 226, und CarL BecHER, Wettbewerbsrecht S. 64).

Das Begehren der Kligerin, der Beklagten die Verwendung des Namens « Bel Paese » mit Zusitzen wie Tipo, Ersatz usw. in der Reklame und auf Geschàftspapieren zu verbieten, ist daher ebenfalls als begriindet zuzusprechen.

5. — (Vernichtung des vorhandenen Reklamematerials usw.).

6. — (Schadenersatz u. Genugtuung.) 7. — (Urteilspublikation.)