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1.

Am 17. April 1896 liessen Kuenzer & Cie., „Fabrikanten in Freiburg i. Br.“, beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum unter Nr. 8296 eine Marke für „Kaffeesurrogate“ eintragen. Diese Marke stellt die Verpackung des in rollenförmigen Paketen zum Verkaufe gelangenden „homöopathischen Kaffeesurrogates“ nach WVngsseite und Stirnfläche dar. Auf der Längsseite ist aufgedruckt „Freiburger (dieses Wort in grossen Lettern auf einer Zeile) homöopathisches Kaffcesurrogat von Kuenzer & Comp.“ (Darunter folgt eine Anpreisung des Produktes.) Die Stirnfläche besteht aus drei ineinanderliegenden, durch breite, chwarze Striche auf hellem Grunde gebildeten Quadraten. Am 17. Juli 1896 liegen Kuenzer & Cie. unter Nr. 8503 eine weitere eidgenössische Marke eintragen, die aus drei ineinanderliegenden, aus sswarzen Strichen gebildeten Quadraten, mit horizontaler, hellerer Schraffierung der Zwischenräume und der Junenflächen besteht. Beide Marken sind, Nr. 8296 als Nr. 13,086, Nr. 8503 als Nr. 13,088, am 25. Februar 1901 auf die Firma Kuenzer & Cie., Gesellschaft mit beschränkter Haftung —- die heutige Klägerin —, übertragen worden, wobei jedoch bei der zweiten Marke die Schraffierung weggelassen worden, Die Beklagte ihrerseits, die „A.-G. Helvetia, Schweiz. Kaffeesurrogatsabriken in Langenthal“, hatte am 9. Januar 1902 eine von der Firma Paul Heidlauff in Pratteln am 12. Juni 4899 unter Nr. 11,153 eingetragene Marke als Nr. 14,187 auf sich übertragen lassen; die Marke zeigte zwei parallel zu einander um ein helles Mittelfeld quadratförmig herumgelegte, gezackte, schwarze Streifen ; sie bildet die Stirnfläche der -— den Pakeien der Klägerin gleichfehenden — Verkaufspakete der Kaffeefurrogate der Beklagten. Am 5. November 1902 hatte die Beklagte sodann unter Nr. 15,451 das Gesamtbild ihrer Aufmachung eintragen lassen. Auf Klage der Klägerin Bundesgerich13 vom 30. Dezember 1904, die Führung dieser Marke und ihrer Etikette untersagt worden, unter Anweisung an das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum, die Marke u löschen, und unter Verfällung der Beklagten zu Schadenersass. Daraufhin Hat die Beklagte unterm 27. März 1905 als Nr, 18,592 eine neue Marke für „Kaffeesurrogate und Nahrungsmittel“ eintragen lafsen, welche folgendes Bild zeigt: Zu beiden Seiten befinden sich gezackte, fchwarze Striche mit weissen Zwischenräumen, so, dass das ganze sägeförmig aussieht; im

Mittelraum zwischen diesen Bändern finden sich Aufschriften. Die Bänder dieser Marke kommen bei der rollenförmigen Verpackung der Pakete der Beklagten auf die Stirnfläche zu liegen, wobei in der Mitte ein Quadrat entsteht. Auf diese Marke bezieht fi die vorliegende Klage.

2.

, Die Beklagte hat der Klage drei Einwendungen entgegengehalten : Erstens bilde die angegriffene Marke der Beklagten keine Nachahmung der klägerischen Marke, zweitens sei die quadratische Kopfverzierung für zylindrische Kaffeesurrogatypakete, für welche die Klägerin Markenschuss beansprucht, Gemeingut ; even: tuell komme für diese Verzierungen nicht der Klägerin die Priori- ¿ât zu, Drittens endlich seien die klägerifGen Marken, weil sie fälschlicherweise — indem dort von der Klägerin nicht mehr fabriziert werde — Freiburg i. Br, als Herkunftsorl angeben, deceptiv und daher nicht schugfähig. Die Vorinstanz hat von diesen Einwendungen nur die dritte geprüft und ift in deren Gulheissung zu vem heute angefochtenen Urteil gelangt.

3.

Vorerst kann feinem Zweifel unterliegen, dass die Klägerin in der Schweiz den schweizerischen Markenschuss geniesst ; das ergibt sich aus Art. 1 und 2 des Übereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland, vom 13. April 1892, ohne weiteres, 640 À. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichfsinstanz.

Klar ist sodann, dass auf die Klagebegehren als solche eidgenössisches Recht Anwendung sindet und in diefer Beziehung die Kompetenz des Bundesgerichts gegeben ist. Aber auch die von der Vorinstanz einzig beurteilte Frage des deceptiven Charakters der flägerischen Marken untersteht dem eidgenössishen Recht. Denn die Einrede macht einen Gefichispunkt geltend, der öffentlich-rechtliche Jnteressen berührt, den Bestand der klägerischen Marken vor der allgemeinen Rechtsordnung betrifft ; diese Einrede aber muss dem Recht unterstehen, dem die Marken an sich unterliegen.

4.

, Mit Recht hat die Vorinstanz auch, entgegen der Auffassung der Klägerin, angenommen, der Beklagten stehe die Legitimation zur Erhebung jener Einwendung zu, und es bedürfe dazu nicht einer besondern Klage. Es genügt, Hiefür auf das Urteil des Bundesgerichts vom 7. Oktober 1904 in Sachen Bähler gegen von Arx & Cie., AS 30 Il Nr. 76 S. 581. ff., spez. S. 583 ff. Erw. 3 f., zu verweisen. Denn wenn dort ausgeführt worden ist, dass eine Nichtigkeitskflage seitens eines rechtlich interessierten gegen eine Marke zulässig sei, die sich darauf stüe, dass die angegriffene Marke das Recht eines Dritten verlege, fo muss a fortiori von jedem rechtlich Jnteressierien der Einwand erhoben werden können, eine Marke sei nichtig, weil sie deceptiv sei oder der allgemeinen Rechtssordnung zuwiderlaufe. Dass eine falsche Herkunftsbezeichnung die Marke zu einer absolut nichtigen macht, erhellt übrigens auch aus Art. 14 Ziff. 4 MSsG, wonach das Amt für geistiges Eigentum die Eintragung einer Marke, die eine offenkundig falsche Herkunftsbezeichnung trägt, ex ofücio zu verweigern hat. Wer aus der Eintragung einer Marke Verbietungs- und Schadenersasszrechte herleitet, muss gewärtigen, dass ihm der Einwand entgegengehalien wird, das behaupteie Markenrecht bestehe nicht — dieser Einwand kann auch einredeweise geltend gemacht werden —z; denn die Eintragung der Marke hat ja nicht konstitutive Wirkung, so dass bis zur Löschung der Markenschuss materiell zu Recht bestände, sondern es kommt ihr nur deklarativer Charakter zu ; ebenso aber auh der Löschung ; eine vorgängige Wschung der Marke ist daher keineswegs nölig. Dass endlich die Beklagte ein rehtliches Juteresse an der Geltendmachung des Einwandes hat, bedarf keiner nähern Ausführung.

5.

Jt sona zu erörtern, ob tatsächlich in der Bezeichnung „Freiburger“ homöopathisches Kaffeesurrogat eine falsche Herkunfts - bezeichnung liege, so ist in erster Linie zu bemerken, dass der Entseid der Vorinstanz auf der Feststellung beruht, dass die Klägerin gegenwärtig nicht mehr in Freiburg fabriziert, sondern in Basel, während sie allerdings den Vertrieb ihrer Produkte von Freiburg aus besorgt. Gestügt auf diese Feststellung is die Vorinstanz in Auslegung des MSG, fpeziell des Art, 20 Ziff. 1, zu der Annahme gekangt, die Herkunftsbezeihnung „Freiburger“ sei deceptiv. Jene tatsächliche Feststellung nun ist von der Klägerin nicht als afktenwidrig angefochten worden und konnte auch nicht als aktenwidrig angefochten werden, da sie den Akten, speziell den Parteianbringen, durchaus konform ist. Dagegen wendet die Klägerin ein, die Verlegung der Fabrikation nah Basel sei nur vorübergehend, und weiter, es komme überhaupi auf den Ort des Vertriebes an, die Fabrikation erfolge in Basel unter der Leitung von Freiburg i. Br.;. endlich macht sie geltend, zur Zeit der Eintragung der Marken sei Freiburg taisählich noch Fabrikationsort gewesen. Vorerst kann nun auf diesen letztern Umstand nichts ankommen. Ob eine Herkunfisbezeichnung falsch sei oder nicht, beurteilt sich nach dem Zeitpunkte, in dem sie verwendet wird und ihre Wirkung nach aussen entfaltet, Des weitern handelt es sich bei der streitigen Frage um eine Auslegung des Art. 18 und insbesondere 20 Ziff. 4 MSchG. Dem Wortlaut nach gestattet das Gesess (Art. 18 Abs. 2) die Anbringung der Herkunftsbezeichnung dem Fabrifanten oder Produzenten des betreffenden Ortes (wie auch dem Käufer), Art. 20 Ziff. 1 statuiert sodann eine Ausnahme, indem er die Anbringung einer Herkunstsbezeichnung auf einem anderwärts verfertigten Erzeugnis dann zulässt, wenn dies für Rechnung eines Fabrikanten geschieht, dessen HauptÖrtlichkeit befindet, Unter diese Ausnahme fällt der Fall der Klägerin offenbar nicht. Nach Wortlaut und Tendenz des MSchG, speziell auch der Bestimmungen über die Herkunftsbezeichnungen, ist anzunehmen, dass am Ort der Herkunftsbezeihnung die Fabrikation der Produkte stattfinden soll ; der Vertrieb von einer Örtlichkeit aus genügt nicht, um die Berechtigung zur Herkunftsbezeichnung zu schaffen (siehe auh Dunant, Traité, Nr. 309, S. 463 f.). Die Ausnahme, die Art. 20 Ziff, 1 aufstellt, ist

strifte zu interpretieren. Dass Freiburg i. Br, für Kaffeesurrogate einen Ruf geniesst, ist wohl für das Bundesgericht verbindlich von der Vorinstanz festgestellt und übrigens notorisch.

6.

Hiernach ergibt sich, dass die Klägerin nicht berechtigt ift, die Herkunfrsbezeichnung „Freiburger“ zu verwenden und dass daher die Marke, die diese Bezeichnung enthält — Nr. 8296/13,086 — allerdings deceptiv ist. Und zwar macht dieser deceptive Bestandteil, wie die Vorinstanz, gestügt auf Kohler, richtig ausgeführt hat, diese ganze Marke nichtig. Dagegen geht nun die Vorinstanz retsirrtümlicher Weise zu weit, wenn sie ohne jede nähere Begründung auch Markte Nr. 13,088 ‘als deceptiv erklärt. Diese Marke als solche enthält die Herkunftsbezeichnung „Freiburger“ gar nicht. Dass sie taisächlich nur in Verbindung mit dieser Bezeichnung, auf der Verpackung, verwendet wird, tut ihrem selbständigen Bestand als Marke keinen Eintrag. Mit Bezug auf diese Marke ist also das von der Vorinstanz angenommene Motiv zur Abweisung der Klage nicht durchschlagend.

- 7, Das hat zur Folge, dass die Sache zu neuer Beurteilung der übrigen von der Beklagten erhobenen Einwendungen und eventuell der Folgen an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Zwar liesse si ein“ Entscheid über die Frage, ob die angegriffene Marke eine Nachahmung der klägerischen Marke Nr. 13,088 bilde, wohl heute schon treffen, da das ein reiner Rechtsentscheid ist, wozu es feiner tatsächlichen Feststellungen bedarf. Da indessen über die Frage des Gemeingutes und der Priorität jedenfalls Aktenvervollständigung stattzufinden hat, empfiehlt es sich, auch. die Frage der Nachahmung der Vorinstanz zur Beurteilung zurückzuweisen.