IGE 100878:

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 25.10.2017, die angefochtene Marke am 17.04.2019 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen, 01.01.2019, [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).

2.

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

3.

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen: 9 Herunterladbare elektronische Daten und Publikationen; Applikationsprogramme; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft. 16 Druckereierzeugnisse aller Art, einschliesslich Zeitungs- und Zeitschriftenbeilagen, insbesondere zum Thema Blockchain-Technologie; Zeitungen, Zeitschriften und Bücher; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft. 35 Zusammenstellen von Daten in elektronischen Datenbanken; Werbung, einschliesslich Vermitteln von Inseraten, insbesondere über das Internet; Publikation von Inseraten (zu Werbezwecken) via Datenverarbeitungsanlagen, insbesondere über das Internet; Zurverfügungstellen von Werbeplätzen im Internet; Marketing; Wartung von Datenbanken, nämlich Aktualisieren des Inhalts; Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, insbesondere Dienstleistungen betreffend Produktinformation zu Werbe- und Verkaufszwecken im Bereich Blockchain-Technologie; Marktforschung und -analyse; Online Bereitstellung von Informationen und Daten via Internet über die Selektion von Waren und Dienstleistungen aller Art; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft. 38 Telekommunikation, einschliesslich Übertragung von Inseraten in jeder Form; Vermieten und kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Datenbanken, insbesondere zum Herunterladen audiovisuellen Materials; Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet; Zurverfügungstellen von Plauderräumen (chatrooms) zur Übermittlung von Nachrichten unter

Computer- und/oder Mobiltelefonbenutzern; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperverbindungen zum Erreichen von Daten und Informationen über globale Netzwerke; Vermieten von Zugriffszeit auf eine elektronische Informationsplattform für das Zurverfügungstellen und Hochladen von Daten, Ton- und Bildaufnahmen sowie von Informationen und Inhalten; Verschaffen des Zugriffs auf eine Internet basierte Kommunikations- und Informationsplattform, welche als Interface zwischen Anbietern von Waren/Dienstleistungen sowie Inserenten einerseits und Abnehmern von Waren/Dienstleistungen sowie Zielpublikum anderseits dient; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Verbreitung und Ausstrahlung von Radio-und Fernsehprogrammen (auch online); Streamen von Ton- und Videomaterial im Internet; Verschaffen des Zugriffs auf eine internetbasierte Kommunikations- und Informationsplattform, welche die Wissensvermittlung im Bereich Blockchain-Technologie bezweckt; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft. 41 Ausbildung; Weiterbildung; Redaktion von gedruckten und elektronischen Medienerzeugnissen; Produktion von Filmen sowie von Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Bereitstellung von interaktiven Informationen über Erziehung, Ausbildung und Unterhaltung, online aus Computerdatenbanken oder im Internet bereitgestellt; Bereitstellung von Aus- und Weiterbildungsinformationen (Lehrmitteln) zu den Themen Blockchain-Technologie und Erziehung; Organisation und Durchführung von Galaveranstaltungen und andern gesellschaftlichen Anlässen (Events), nämlich von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen oder von solchen mit Unterhaltungscharakter sowie von Wettbewerben (einschliesslich Verleihung von Preisen); Unterhaltungsdienstleistungen online erbracht in der Form von Plauderräumen (chatrooms) und via Internet einsehbare Tagebücher und Journale (blogs); alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft. 42 Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting); Aktualisieren, Design, Installation, Wartung und Vermietung von Computersoftware; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

4.

Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen: 16 Branchenverzeichnisse; Fachzeitschriften; Handbücher. 35 Unternehmensberatung, Marketing, Geschäftsprojektmanagement, Beratung in Bezug auf Personalvermittlung, -anwerbung und -management; Unternehmensverwaltung; Vermittlung von Kontaktinformationen in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratung in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsberatung; Lobbyingdienste für wirtschaftliche Zwecke; betriebswirtschaftliche Beratung; Werbe- und Marketingberatung. 36 Vergabe von Darlehen; Projektfinanzierung; Finanz- und Steuerberatung. 41 Organisation und Durchführung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Symposien und Workshops; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften; Veröffentlichung von gedruckten Verzeichnissen; Zurverfügungstellen von Aus- und Weiterbildung; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften, Magazinen, Zeitungen und Mitteilungsblättern; Veröffentlichung von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen auf dem Internet; Online-Publikation von elektronischen Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen. 45 Juristische Dienstleistungen bezüglich der Gründung und Registrierung von Unternehmen; Konfliktlösungsdienste. Angefochtene Waren in Kl. 9

5.

Die angefochtenen herunterladbaren elektronischen Daten und Publikationen sind hochgradig gleichartig zu Branchenverzeichnisse; Fachzeitschriften; Handbücher (Kl. 16) der Widerspruchsmarke. Bei diesen konkurrierenden Waren handelt es um Verlagserzeugnisse, d.h. um Waren, die einen Inhalt aufweisen. Der einzige Unterschied bezieht sich auf deren Form, nämlich gedruckt oder in elektronischer Form. So wie viele Zeitungen heute neben der gedruckten Form auch ein e-paper anbieten, werden auch Bücher in einer elektronischen Form angeboten. Die im Konflikt stehenden Waren stehen in einem Austauschverhältnis, sie weisen die gleiche Zweckbestimmung auf und sie richten sich an die gleichen Abnehmerkreise.

6.

Keine markenrechtlich relevante Gleichartigkeit ist hingegen zwischen den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und den Applikationsprogrammen der angefochtenen Marke auszumachen. Software wird zwar bei der Erbringung von unterschiedlichen Dienstleistungen eingesetzt, u.a. im Bereich der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen in Kl. 35 und 36. Hingegen sind Software und die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in ihrer Art und Zweckbestimmung unterschiedlich. Damit eine Gleichartigkeit bejaht werden könnte, müssten die Abnehmer die Software und die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. Das ist hier nicht der Fall. Die Widersprechende hat diesbezüglich auch nichts vorgetragen. Angefochtene Waren in Kl. 16

7.

Die Branchenverzeichnisse; Fachzeitschriften; Handbücher der Widerspruchsmarke sind identisch bzw. hochgradig gleichartig zu Druckereierzeugnisse aller Art, einschliesslich Zeitungs- und Zeitschriftenbeilagen, insbesondere zum Thema Blockchain-Technologie; Zeitungen, Zeitschriften und Bücher der angefochtenen Marke. Angefochtene Dienstleistungen in Kl. 35

8.

Die Widerspruchsmarke beansprucht u.a. Marketing, Werbe- und Marketingberatung. Diese Dienstleistungen sind identisch bzw. sie weisen klare Überschneidungen mit Werbung, einschliesslich Vermitteln von Inseraten, insbesondere über das Internet; Publikation von Inseraten (zu Werbezwecken) via Datenverarbeitungsanlagen, insbesondere über das Internet; Zurverfügungstellen von Werbeplätzen im Internet; Marketing; Marktforschung und -analyse; der angefochtenen Marke auf. Diese angefochtenen Dienstleistungen gehören alle in den Bereich Werbung und Marketing. Sie verfolgen somit eine identisch bzw. eine äusserst ähnliche Zweckbestimmung, sie werden von den gleichen Unternehmen erbracht und richten sich an die gleichen Abnehmerkreise wie die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke.

9.

Die Dienstleistung Vermittlung von Kontaktinformationen in Handels- und Geschäftsangelegenheiten der Widerspruchsmarke ist hochgradig gleichartig zu den von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistung Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, insbesondere Dienstleistungen betreffend Produktinformation zu Werbe- und Verkaufszwecken im Bereich Blockchain- Technologie. Die Vermittlung von Informationen bzw. das Erteilen von Auskünften stimmen in ihrer Art und Zweckbestimmung weitgehend überein. Zu deren Erbringung ist denn auch ein ähnliches Know-how erforderlich. Für die Beurteilung der Dienstleistungsgleichartigkeit ist es weiter nicht von Belang, dass die angefochtenen Dienstleistungen sich unter anderem auf das Thema Blockchaintechnologie beziehen können. Denn dies wird durch die offene Formulierung der Dienstleistungen der älteren Marke abgedeckt.

10.

Unternehmensverwaltung der Widerspruchsmarke weist klare markenrechtlich relevante Überschneidungen mit den Dienstleistungen Zusammenstellen von Daten in elektronischen Datenbanken; Wartung von Datenbanken, nämlich Aktualisieren des Inhalts der angefochtenen Marke auf. Zu einer erfolgreichen Unternehmensverwaltung gehört auch das Aktualisieren bzw. Systematisieren von Daten. Zur Erbringung dieser Dienstleistungen bedarf es eines ähnlichen Know-hows. Zudem werden diese Dienstleistungen von den gleichen Unternehmen erbracht. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen. Angefochtene Dienstleistungen in Kl. 38

11.

Die von der angefochtenen Marke in Kl. 38 beanspruchten Telekommunikationsdienstleistungen umfassen gemäss den erläuternden Anmerkungen zur Nizza-Klassifikation im Wesentlichen Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Diese Dienstleistungen betreffen somit den technischen Aspekt der Übertragung. Zudem werden Dienstleistungen, die den Zugang zu Datennetzwerken, Datenbanken und Websites verschaffen, ebenfalls als Telekommunikationsdienstleistungen interpretiert und der Kl. 38 zugeordnet (vgl. Richtlinien, Teil 2, Ziff. 4.12 mit Verweis auf BGer in sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL). Diese Dienstleistungen der angefochtenen Marke finden keine Entsprechung in der Waren- und Dienstleistungsliste der Widerspruchsmarke.

12.

In Bezug auf das Verhältnis zwischen Telekommunikation und Werbung hielt das Bundesverwaltungsgericht Folgendes fest: "Als Dienstleistung besteht Werbung hauptsächlich in der Wahl eines Inhalts, der wahrnehmbar und werblich wirkungsvoll dargestellt ist. Dieser Inhalt kann zwar auch als Teil der Leistung in geeigneter Form übermittelt werden. Bildet Telekommunikation insofern einen Bestandteil von Werbung, umfasst sie aber kaum die Übermittlungsleistung im technischen Sinn, sondern besteht sie in der Auswahl des richtigen Übermittlungswegs und Empfängerkreises, um eine maximale Wirkung mit minimalen Kosten zu erzielen. Die betrieblichen Voraussetzungen, um Telekommunikation anzubieten, überschneiden sich mit den betrieblichen Anforderungen an die Dienstleistung Werbung deshalb nicht" (BVGer B-6783/2017, E. 4.2 – UBER / uberall (fig.).

13.

Was für das Verhältnis zwischen Werbung und Telekommunikation festgehalten wurde, gilt mutatis mutandis auch in Bezug auf die restlichen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in den Kl. 35, 36, 41 und 45. Die Möglichkeit, dass einzelne Dienstleistungen der Widerspruchmarke über Internet erbracht werden und folglich der Dienstleistungsadressat über einen Zugriff auf entsprechende Plattformen verfügen muss, macht diese Dienstleistungen noch nicht gleichartig zu Telekommunikationsdienstleistungen. Art und Zweckbestimmung dieser konkurrierenden Dienstleistungen sind denn auch komplett verschieden. Dies gilt auch im Verhältnis zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Branchenverzeichnisse; Fachzeitschriften; Handbücher in Kl. 16. Die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen in Kl. 38 sind somit nicht gleichartig zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Angefochtene Dienstleistungen in Kl. 41

14.

Die Widerspruchsmarke beansprucht in Kl. 41 insbesondere Dienstleistungen betreffend die Durchführung von Konferenzen und Seminaren, Aus- und Weiterbildung sowie Publikationsdienstleistungen. Diese Dienstleistungen der Widerspruchsmarke sind identisch oder zumindest hochgradig gleichartig zu Ausbildung; Weiterbildung; Redaktion von gedruckten und elektronischen Medienerzeugnissen; Bereitstellung von interaktiven Informationen über Erziehung, Ausbildung und Unterhaltung, online aus Computerdatenbanken oder im Internet bereitgestellt; Bereitstellung von Aus- und Weiterbildungsinformationen (Lehrmitteln) zu den Themen Blockchain-Technologie und Erziehung; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

15.

Die Produktion von Filmen sowie von Rundfunk- und Fernsehunterhaltung der angefochtenen Marke weisen relevante Überschneidungen mit den verschiedenen Publikationsdienstleistungen der Widerspruchsmarke auf. Einerseits bestehen Übereinstimmungen im Bereich Dienstleistungserbringer. Grosse Medienhäuser erbringen nicht nur Publikationsdienstleistungen, sondern sie führen teils auch eigene Fernseh- und Radiosender und sie produzieren eigene Fernsehsendungen (vgl. z.B. in der Schweiz Ringier oder die NZZ). Insofern stehen diese Dienstleistungen auch in einem Austauschverhältnis, in dem die inhaltliche Auseinandersetzung mit einem Thema entweder in gedruckter Form oder via Fernseh- oder Radioberichterstattung erfolgen kann.

16.

Die Dienstleistung Organisation und Durchführung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Symposien und Workshops der Widerspruchsmarke ist breit formuliert und entsprechend thematisch nicht eingeschränkt. Im Vergleich zu Organisation und Durchführung von Galaveranstaltungen und andern gesellschaftlichen Anlässen (Events), nämlich von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen oder von solchen mit Unterhaltungscharakter sowie von Wettbewerben (einschliesslich Verleihung von Preisen) bestehen wesentliche Übereinstimmungen. Das erforderliche Know-how ist sehr ähnlich, unabhängig davon ob es sich um die Organisation einer Ausbildungsveranstaltung oder einer Veranstaltung mit Unterhaltscharakter handelt. Dies, weil bei beiden konkurrierenden Dienstleistungen das Organisatorische im Vordergrund steht, z.B. die Anmiete bzw. das zur Verfügung stellen der entsprechenden Lokalitäten, der Technik, der Organisation der Verpflegung der Teilnehmer bzw. Gäste oder die Organisation des Sicherheitsdienstes. Die Abnehmer könnten denn auch davon ausgehen, dass die unter der gleichen Marke angebotenen konkurrierenden organisatorischen Dienstleistungen aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen stammen. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen.

17.

Schliesslich beansprucht die angefochtene Marke in Kl. 41 Unterhaltungsdienstleistungen online erbracht in der Form von Plauderräumen (chatrooms) und via Internet einsehbare Tagebücher und Journale (blogs). Im Vergleich zur Dienstleistung Zurverfügungstellen von Aus- und Weiterbildung der Widerspruchsmarke ist die Gleichartigkeit zu bejahen. Die Grenzen zwischen reiner Unterhaltung und Ausbildung verwischen, wird doch immer häufiger versucht, lehrreiche Inhalte mit einen unterhaltenden Rahmen zu versehen, was mittels "Infotainment" umschrieben wird (vgl. BVGer B-8006/2010, E. 4.3 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.). Es ist denn auch nicht ausgeschlossen, dass die in den Chatrooms eingestellten Inhalte sowie die im Internet einsehbaren Tagebücher und Blogs neben ihrem Unterhaltungscharakter auch einem Ausbildungszweck dienen.

Angefochtene Dienstleistungen in Kl. 42

18.

Die Dienstleistung Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting) sowie Aktualisieren, Design, Installation, Wartung und Vermietung von Computersoftware der angefochtenen Marke finden keine Entsprechung zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Das erforderliche Know-how, deren Art und Zweckbestimmung unterscheiden sich denn auch klar von sämtlichen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Auch die Widersprechende hat nichts vorgebracht, das für die Gleichartigkeit der konkurrierenden Waren und Dienstleistungen sprechen würde.

19.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Waren- und Dienstleistungsgleichheit bzw. starke Gleichartigkeit teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen, nämlich 9 Applikationsprogramme 38 Telekommunikation, einschliesslich Übertragung von Inseraten in jeder Form; Vermieten und kostenloses Vermitteln von Zugriffszeit auf Datenbanken, insbesondere zum Herunterladen audiovisuellen Materials; Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet; Zurverfügungstellen von Plauderräumen (chatrooms) zur Übermittlung von Nachrichten unter Computer- und/oder Mobiltelefonbenutzern; Verschaffen des Zugriffs auf Suchmaschinen und Hyperverbindungen zum Erreichen von Daten und Informationen über globale Netzwerke; Vermieten von Zugriffszeit auf eine elektronische Informationsplattform für das Zurverfügungstellen und Hochladen von Daten, Ton- und Bildaufnahmen sowie von Informationen und Inhalten; Verschaffen des Zugriffs auf eine Internet basierte Kommunikations- und Informationsplattform, welche als Interface zwischen Anbietern von Waren/Dienstleistungen sowie Inserenten einerseits und Abnehmern von Waren/Dienstleistungen sowie Zielpublikum anderseits dient; Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Verbreitung und Ausstrahlung von Radio-und Fernsehprogrammen (auch online); Streamen von Ton- und Videomaterial im Internet; Verschaffen des Zugriffs auf eine internetbasierte Kommunikations- und Informationsplattform, welche die Wissensvermittlung im Bereich Blockchain-Technologie bezweckt; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft 42 Vermietung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte (hosting); Aktualisieren, Design, Installation, Wartung und Vermietung von Computersoftware; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft. bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die kombinierten Wort-/Bildmarken "Crypto Valley ((fig.))" (Widerspruchsmarke) und "CRYPTO VALLEY JOURNAL CVJ.CH ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die

Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3). Das figurative Element der Widerspruchsmarke ist ein rotes C in einem roten Kreis, der sechsmal unterbrochen ist. Dieses Element macht ca. ein Viertel des Gesamtzeichens aus. Bei der angefochtenen Marke sind die Wortelemente CRYPTO VALLEY JOURNAL auf zwei Zeilen angebracht, darunter befindet sich ein dünner Strich, unterbrochen von der Buchstabenfolge "cvj.ch". Das grafische Element der Widerspruchsmarke sowie der Strich mit der Buchstabenfolge "cvj.ch" der angefochtenen Marke sind auf den ersten Blick erkennbar und vermögen den Gesamteindruck zu prägen. Von untergeordneten figurativem Beiwerk kann somit nicht die Rede sein. Ausschlaggebend ist zudem immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3). Das Zeichenelement "Crypto Valley" ist mittlerweile aufgrund seiner üblichen Verwendung für alle von der Widerspruchs- wie von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur schwach kennzeichnungskräftig (vgl. unten III. C. Ziff. 6 und III. D. Ziff. 4 f.). Somit ist im Zeichenvergleich insbesondere auf die Bildelemente sowie die Buchstabenfolge "cvj.ch" abzustellen, wobei letztlich immer der Gesamteindruck der Zeichen, bestehend aus Wort- und Bildelementen, für den Zeichenvergleich massgebend ist.

3.

Die Wortelemente "Crypto Valley" und "Journal" der Konfliktzeichen sind in normaler Druckschrift gehalten. Der Umstand, dass "Crypto Valley" in der Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben, in der angefochtenen Marke hingegen in Grossbuchstaben ausgeführt ist, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B- 953/2013, E. 2.3 - CIZELLO / SCIELO). Die zusätzlichen Elemente der Konfliktzeichen haben nichts gemeinsam. Aufgrund der Übernahme der Wortelemente "Crypto Valley" in die angefochtene Marke bestehen zwar zwangsläufig Ähnlichkeiten im Schriftbild, hingegen sind durch die unterschiedlichen figurativen und Wort-Elemente auch klare Unterschiede auszumachen.

4.

Beim klanglichen Vergleich spielen die figurativen Elemente keine Rolle, da diese nicht ausgesprochen werden. Die Konfliktzeichen weisen vier bzw. zwöfl Silben auf (krɪp-toʊ-væ-li // krɪp-toʊ-væ-li-dʒɜːʳ-nəl-zefau-jot-punkt-ze-ha). Aufgrund der Übernahme der Wortkombination "Crypto Valley" und der dadurch bedingten Übereinstimmung in den ersten vier Silben sind die Konfliktzeichen vom Klangbild her als ähnlich zu beurteilen.

5.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

6.

"Crypto" (auf Deutsch "Krypto) ist ein englisches und französisches Wortbildungselement mit der Bedeutung secret, hidden oder concealed bzw. caché. Zumindest ein Teil der angesprochenen Abnehmer wird "Crypto" im Sinn von geheim verstehen. "Valley" steht für low stretch of land between hills, especially one that has a river flowing through it (vgl. Wörterbuch Collins, auf www.collinsdictionary.com, Le Petit Robert, auf https://petitrobert.lerobert.com, beide abgerufen am 08.04.2020). Dem Zeichenelement kommt somit wörtlich die Bedeutung von "geheimes Tal" bzw. "Kryptotal" zu. Nachdem sich in der Region rund um die Stadt Zug immer mehr Unternehmen im Bereich Kryptowährungen bzw. Blockchaintechnologie ansiedelten, etablierte sich der Begriff "Crypto Valley" als Bezeichnung für die Region rund um Zug und für die Stadt Zug selber. Eine Recherche im online Medienarchiv swissdox zeigt denn auch 4432 Treffer für die letzten vier Jahre. Die Erwähnung von "Crypto Valley" in den Medien erfolgte dabei stets im Sinne eines Hinweises auf die Region bzw. die Stadt Zug. "Crypto Valley" wird somit zumindest von den Fachkreisen im Bereich Kryptowährungen und Blockchaintechnologie als Synonym für die Region und die Stadt Zug verstanden. Der englische und französische Begriff "Journal" bedeutet auf Deutsch Zeitung. Die Buchstabenkombination "cvj.ch" wird als Schweizer Domainname erkannt, wobei "cvj" keine allgemein bekannte Bedeutung zukommt. Der Buchstabe C in einem Kreis ist das gängige Symbol für "Copyright".

Da der Kreis um den Buchstaben C in der Widerspruchsmarke hingegen sechsmal durchbrochen ist, erscheint dieses Zeichenelement als Fantasiezeichen. Durch die Übernahme des Zeichenelements "Crypto Valley" bestehen somit auch Übereinstimmungen auf sinngehaltlicher Ebene.

7.

Obwohl sich die Übereinstimmungen auf ein Zeichenelement konzentrieren, das nur schwach kennzeichnungskräftig ist (siehe unten III. D. Ziff. 3), sind die Zeichen im Gesamteindruck als ähnlich zu qualifizieren und nachfolgend somit die Verwechslungsgefahr zu prüfen

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Bei den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 45 sowie den Publikationsdienstleistungen und der Organisation von Konferenzen überprüfen die Abnehmer Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig und dem Abschluss entsprechender Verträge gehen i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien voraus. Entsprechend wird in der Praxis eine erhöhte Aufmerksamkeit angenommen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6. mit Verweis auf BVGer B- 1009/2010, E. 3.3.1 und 3.3.2 –CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.). Hingegen werden Ausbildungsdienstleistungen mit einer gewissen Regelmässigkeit und daher mit einer normalen Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. BVGer B-3012/2012, E. 4.2.2 –PALLAS / Pallas Seminare (fig.). Das Gleiche gilt auch bezüglich der in Kl. 16 beanspruchten Branchenverzeichnisse; Fachzeitschriften; Handbücher.

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4.

Unter Verweis auf eine Beanstandung im Eintragungsverfahren betreffend die angefochtene Marke macht die Widerspruchsgegnerin in ihrer Stellungnahme geltend, dass beiden Zeichen gemeinsame Element "Crypto Valley" werden vom Institut als Synonym für die Stadt bzw. den Kanton Zug verstanden. Entsprechend gehöre dieses Zeichenelement zum Gemeingut. Die Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke ergebe sich somit nicht aus dem Wortelement, sondern aus dem Bildelement mit dem Buchstaben "C" sowie dem sechsfach unterbrochenen Kreis (Stellungnahme vom 22.10.2020, Ziff. 16 f.).

5.

Wie oben in III. C. Ziff. 6 dargelegt, wird das Zeichenelement "Crypto Valley" insbesondere im Zusammenhang mit Kryptowährungen und der Blockchaintechnologie in der Presse als Synonym für die Region bzw. die Stadt Zug verwendet. Gemäss Praxis sind neben den beschreibenden Angaben auch Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen üblicherweise Verwendung finden. Solche Zeichen gelten als banal. Ihnen fehlt die konkrete Unterscheidungskraft, weil sie ebenso wenig wie beschreibende Zeichen geeignet sind, einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft darzustellen. Zudem besteht an solchen Ausdrücken i.d.R. ein Freihaltebedürfnis (vgl. Richtlinien Teil 5, Ziff. 444 mit Verweis auf BVGer B-1561/2011, E. 3.2 – TOGETHER WE’LL GO FAR; BVGer B-3792/2011, E. 2.5 – FIDUCIA; BVGer B-4762/2011, E. 3.2 – MYPHOTOBOOK). Da sich die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen an Unternehmen im Bereich Blockchain und Kryptowährungen richten können und aufgrund der üblichen Verwendung des Elements "Crypto Valley" ist dieses als banal zu qualifizieren. Man könnte sich in casu gar die Frage stellen, ob es vorliegend um eine Freizeichenkonstellation geht (vgl. Richtlinien, Teil 5 Ziff. 4.4.8). Diese Frage kann aber offengelassen werden, da das Zeichenelement "Crypto Valley" aufgrund seiner Banalität ohnehin nur schwach kennzeichnungskräftig ist.

6.

Der Schutzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen). Vorliegend erschöpft sich die Übereinstimmung der Vergleichszeichen in der Begriffskombination "Crypto Valley" und damit in einem üblichen und somit banalen Element.

7.

Damit aufgrund einer Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit in der Schweiz erlangt haben und der gemeinfreie Markenbestandteil, in casu "Crypto Valley", am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).

8.

Die Widersprechende hat weder die erhöhte Verkehrsbekanntheit ihrer Marke behauptet, noch hat sie entsprechende Belege eingereicht. Entsprechend ist für die Widerspruchsmarke von einer reduzierten Kennzeichnungskraft auszugehen.

9.

Neben dem kennzeichnungsschwachen Element "Crypto Valley" weisen die Vergleichszeichen keine Übereinstimmungen auf. Bedingt durch das figurative Element der Widerspruchsmarke sowie die Buchstabenfolge "cvj.ch" der angefochtenen Marke verfügen die Konfliktzeichen über unterschiedliche Gesamteindrücke. Es sind denn auch diese Elemente, die den beiden Zeichen im Gesamteindruck die nötige Kennzeichnungskraft verleihen. Somit ist eine Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen trotz der teilweise festgestellten Waren- und Dienstleistungsgleichheit zu verneinen. Dies gilt erst recht betreffend die Dienstleistungen, die mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt werden. Der Widerspruch Nr. 100878 ist folglich abzuweisen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird