IGE 101157: WHITE HORSE

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 10.11.1988, die angefochtene Marke am 18.09.2019 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).

2.

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

3.

Die angefochtene Marke ist soweit vorliegend interessierend für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen: 32 Bières; boissons sans alcool. 43 Services de restauration (aliments et boissons); services de bars et bistros; services de cafés-bars

4.

Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen: 33 Whisky Angefochtene Waren in Kl. 32

5.

Die Rechtsprechung hat Wein und Bier regelmässig als gleichartig bezeichnet (vgl. BVGer B-531/2013, E.

4.2

GALLO / Gallay [fig.] mit Verweis auf B-4159/2009, E. 3.2 - Efe/Eve, B-1085/2008, E. 5.2 - Red Bull/Stierbräu; RKGE in sic! 2005 S.129, E.7 - Vismara/Vismara). Dies gilt auch zwischen Whisky der Widerspruchsmarke und den Bières; boissons sans alcool der angefochtenen Marke. Zwar bestehen zwischen diesen Getränken fabrikationstechnische Unterschiede, entscheidend ist indessen, dass die Vertriebswege und der Verwendungszweck der Vergleichswaren sich stark überlagern. So tätigen die massgeblichen Verkehrskreise ihre Einkäufe vielfach in Einkaufsstätten, in denen sämtliche dieser Getränkearten angeboten werden. Zudem stehen Whisky und Bier auch in einem Austauschverhältnis. Unter die boissons sans alcool fallen auch Getränke, die als Basis für Mischgetränke mit Spirituosen dienen. Die Gleichartigkeit ist somit zu bejahen. Angefochtene Dienstleistungen in Kl. 43

6.

Zwischen Wein und services de bar à vin wurde die Gleichartigkeit aufgrund einer zusammenhängenden Wertschöpfungskette, marktüblichen Verknüpfung auf Grund von einheitlichen Waren, ähnlichen Vertriebsstätten mit Degustationen und Weinverkäufen in Gaststätten sowie übereinstimmenden Abnehmerkreisen bejaht (vgl. BVGer B-5530/2013, E. 5.2 – MILLESIMA / MILLEZIMUS). Entsprechend ist auch Gleichartigkeit zwischen Whisky und Services de restauration (aliments et boissons); services de bars et bistros; services de cafés-bars der angefochtenen Marke anzunehmen. Es ist denn auch gängig, dass gewisse Restaurationsbetriebe alkoholische Getränke unter einer dem Restaurationsbetrieb entsprechenden Marke anbieten bzw. „über die Gasse verkaufen“ („to go“). Daher sind die angefochtenen Verpflegungsdienstleistungen gleichartig zu Whisky der Widerspruchsmarke.

7.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die Wortmarke "WHITE HORSE" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort- /Bildmarke "WHITE HORSE Pub RESTAURANT - PUB ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3). Die figurativen Elemente der angefochtenen Marke bestehen aus einer ovalen, etikettenhaften Umrahmung, einer Banderole mit dem Schriftzug "Restaurant – Pub" sowie der Darstellung eines weissen Pferdes und dem Farbanspruch "Bordeaux". Diese Elemente, auch wenn sie einzeln für sich genommen von banaler Natur sind, vermögen dem jüngeren Zeichen durchaus ein eigenes Gepräge zu verleihen. Sie dürfen somit beim nachfolgenden Zeichenvergleich nicht vernachlässigt werden.

3.

Die Übernahme des Widerspruchzeichens in die angefochtene Marke bewirkt praxisgemäss grundsätzlich eine Zeichenähnlichkeit. Dies, weil das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke immer dann ungenügend ist, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Daran ändert auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 mit Verweisen auf die Rechtsprechung).

4.

Die angefochtene Marke übernimmt die Widerspruchsmarke integral, ergänzt diese mit den beschreibenden und somit nicht kennzeichnenden Begriffen Pub und Restaurant. Trotz der zusätzlichen Elemente der Abbildung eines weissen Pferdes, der Banderole und der Anordnung dieser Elemente in einer bordeauxroten Etikette bleibt die Widerspruchsmarke klar erkennbar. Es bestehen mithin Ähnlichkeiten im Schriftbild.

5.

Erst recht ist von klanglicher Ähnlichkeit auszugehen, zumal im klanglichen Vergleich die grafischen Elemente keine Rolle spielen.

6.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

7.

Durch die beiden Zeichen gemeinsamen Elemente "white horse" verfügen die im Konflikt stehenden Zeichen auch über den gleichen Sinngehalt. In der angefochtenen Marke wird dieser Sinngehalt durch die Abbildung eines weissen Pferdes noch verstärkt. Zudem vermögen die beschreibenden Elemente Restaurant und Pub den Gesamteindruck des angefochtenen Zeichens ohnehin nicht zu prägen und sie verändern auch den Sinngehalt des Elements "white horse" nicht.

8.

Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Die strittigen Waren der Widerspruchsmarke der Kl. 33 werden praxisgemäss mit einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad erworben. Obwohl sie von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Verweis auf BVGer B-531/2013, E. 3.3 – GALLO / Gallay (fig.).).

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4.

Die widerspruchsgegnerische Partei macht geltend, dass aufgrund des klaren Bedeutungsgehalts der Widerspruchsmarke nur von einer reduzierten Kennzeichnungskraft auszugehen sei (vgl. Stellungnahme vom 06.02.2020, Ziff. 9). Das Institut kann sich dieser Auffassung nicht anschliessen. "White Horse " kann in der Bedeutung "weisses Pferd" in Verbindung mit den strittigen Waren der Kl. 33 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu. Die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke einzig aus Begriffen der Alltagssprache gebildet ist, macht diese noch nicht schwach kennzeichnungskräftig, weil ein Zeichen nie abstrakt, sondern stets und ausschliesslich in Bezug auf diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen ist, für die es konkret beansprucht wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.3).

5.

Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Mit der integralen Übernahme des Widerspruchzeichens in die angefochtene Marke wird eine klare schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit geschaffen. Zudem steht das beiden Konfliktzeichen gemeinsame Element "WHITE HORSE" auch bei der angefochtenen Marke am Anfang, was insofern ins Gewicht fällt, als letzterem in der Regel eine besondere Bedeutung zukommt (vgl. BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillon, Kamillan; Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Weiter ist zu beachten, dass die Elemente "Restaurant und Pub" aufgrund ihres beschreibenden Charakters den Gesamteindruck der angefochtenen Marke nicht wesentlich zu beeinflussen vermögen. Wird eine ältere Marke in ein jüngeres Zeichen übernommen, kann eine Zeichenähnlichkeit denn auch nur dann verneint werden, wenn das übernommene Zeichen derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass es seine Individualität verliert, mithin im jüngeren Zeichen nicht mehr als selbstständiges Element erscheint. Dies ist in casu klar nicht der Fall.

6.

Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken aus den genannten Gründen identisch ist, ist unter Berücksichtigung der klaren Zeichenähnlichkeit, der Waren- bzw. Dienstleistungsgleichartigkeit und der durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben. Soweit das Publikum, infolge der grafischen Gestaltung und den Elementen "Restaurant und Pub" der angefochtene Marke Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten starken Ähnlichkeiten – zumal es sich bei "White Horse" beim jüngeren Zeichen im Unterschied zu "Restaurant und Pub" um deren normal kennzeichnungskräftiges Element handelt – falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 101157 wird demzufolge vollumfänglich gutgeheissen. Die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 736254 - WHITE HORSE Pub RESTAURANT - PUB ((fig.)) wird teilweise, bezüglich der angefochtenen Klassen 32 und 43, widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird