IGE 101193:

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 21.03.2002 mit Prioritätsdatum vom 27.09.2001 hinterlegt und die angefochtene Marke am 09.01.2019. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht.

Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [Richtlinien] vom 01.01.2019, Teil 6, Ziff.

6.1

ff. unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2 019.pdf).

2.

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

3.

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt: Klasse 9 Strumenti scientifici, di ricerca, di navigazione, di salvataggio e d'insegnamento; strumenti per la riproduzione o l'elaborazione di suoni, immagini o dati; supporti registrati o scaricabili, computer-software, supporti digitali o analoghi per la registrazione e la conservazione vergini; Klasse 16 Materiale per l'istruzione e l'insegnamento in materia di sicurezza informatica, digitale e cibernetica; Klasse 41 Organizzazione e direzione di conferenze in materia informatica e digitale; educazione, formazione; divertimento; attività culturali; Klasse 42 Consulenza in ambito informatico e digitale; servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer;

4.

Klasse 44 Servizi terapeutici per la cura da dipendanza digitale.

5.

Die Widerspruchsmarke ist, soweit hier in erster Linie interessierend, für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen: Klasse 9 Computer; Computerperipheriegeräte, Apparate für die Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und anderen Dateien; magnetische Datenträger; leere Computer- Speichermedien; Computer Software; Klasse 16 Instruktions- und Lehrmaterial im Zusammenhang mit Computern (ausgenommen Apparate); Klasse 41 Erziehung und Ausbildung im Zusammenhang mit Computern und Computerprogrammen; Vorbereiten und Durchführen von Konferenzen im Zusammenhang mit Computern; Vorbereiten und Durchführen von Messen und Versammlungen für Unterhaltungs- und kulturelle Zwecke im Zusammenhang mit Computern und Veröffentlichungen; Klasse 42 Computer Programmierung; beratende und technische Unterstützung (Support) im Bereich Computer; die genannten Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Design und dem Gebrauch von Computer Programmen, Computern, Computer Hardware und Computer Systemen; Planungs- und Entwicklungsdienstleistungen betreffend neuer Produkte für Dritte;

Weiter ist die Widerspruchsmarke noch für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen: Klasse 9 Handcomputer, Computerendgeräte, Persönliche digitale Hilfsgeräte, elektronische Agenden, elektronische Notizblöcke; tragbare digitale elektronische Geräte, Telefone, Computerspielprogramme, Apparate zum Abspielen von Computerspielen, Mikroprozessoren, Speicherplatten, Bildschirme, Sichtfenster (Displays), Tastaturen (Keyboards), Kabel, Modems, Drucker, Telefone mit Bildwiedergabe (Videophones), Antriebsmotoren für Speicherplatten, Kameras, bespielte Computerprogramme für die Bearbeitung persönlicher Informationen, Software für die Bearbeitung von Datenbanken, Software für Zeichenerkennung, Software für Telefonie, Software für elektronische Post und Mitteilungssysteme, Software für Personensuche (Paging), Software für die Synchronisierung von Datenbanken, Computerprogramme für den Zugang, Durchsicht und die Suche nach Online-Datenbanken, Computer Software und Firmware, nämlich Programme für Betriebssysteme, Programme für Datensynchronisierung und Hilfsprogramme für die Entwicklung von Anwendungssoftware; elektronische Handapparate für den kabellosen Empfang, Speichern und/oder Übertragung von Daten, insbesondere von Mitteilungen, und Geräte für die Weiterverfolgung oder die Bearbeitung persönlicher Informationen; Software für die Umleitung von Mitteilungen, elektronischer Post via Internet (Internet E-Mail), und/oder anderen Daten von einem Datenspeicher auf einem Personalcomputer oder einem Server an eine oder mehrere elektronische Handgeräte; Software für die Synchronisierung von Daten zwischen einem entfernten oder abgesetzten Rechner oder Endgerät oder einem eingebauten Rechner oder Endgerät; Computer Hardware und Peripheriegeräte; Fax-Maschinen, Anrufbeantworter, Programmieradapter; Programmieradapterkarten, Verbindungsstücke und Treiber; Computer-Software für die Herstellung, die Verwaltung, das Anzeigen und Drucken von Schriftarten, Schriftbildern, Schrift-Design und Symbolen; Chips, mit Computerprogrammen und Software bespielte Disketten und Bänder; Arbeitsspeicher (RAM), Festspeicher (ROM); Halbleiterspeicher- Apparate; elektronische Kommunikationsgeräte und -instrumente; Computer und elektronische Spiele für Computer; damit verwandte Computergeräte zu deren Gebrauch;

elektronische Spiele für Handcomputer und elektronische Ausrüstungen für Handcomputer; Apparate und Instrumente, die für das Abspielen von Computerspielen geeignet sind; Teile und Zubehör (soweit in Klasse 9 enthalten) für die vorgenannten Waren. Klasse 16 Druckereierzeugnisse, einschliesslich Bücher, Zeitschriften, Kataloge, Zeitungen, Illustrierte, Broschüren, Flugblätter, Journale, Prospekte und andere Publikationen, Instruktionshandbücher und Betriebsanleitungen in Bezug auf Computer; Papier und Papeteriewaren, nämlich Schreibpapier, Notizblöcke, Computerpapier; Schreibtischzubehör, nämlich Kugelschreiber und Bleistifte, Stifthalter und Brieföffner, Briefbehälter, Bostichs; Telefon- und Adressbücher; Agenden; Tagebücher, Kalender, Aufkleber; Abziehbilder; Klasse 28 Spielwaren, Spiele und Spielzeug, einschliesslich elektronischer Spiele (ausgenommen als

Zusatzgeräte für Fernsehapparate, allein operierendes Videospielgerät (Ausrüstung für elektronische Spiele, ausgenommen als Zusatz gerät für Fernsehapprate; Lehr-Spielzeug nicht funktionierende Spielzeugcomputer; Teile und Zubehör (soweit in Klasse 28 enthalten) für die genannten Waren; Klasse 35 Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen und Verwaltung von Geschäftsinformationen; computerisiertes Speichern und Wiederfinden von Daten; Datenspeicherung im Zusammenhang mit Geschäften; On-line Geschäftsinformationen; Detailhandelsdienstleistungen eines Computer Hardware-, Software und Elektronik- Geschäfts; Beratung im Kommunikationsbereich (Öffentlichkeitsarbeit); Vorbereitung und Durchführung von Messen und Versammlungen für wirtschaftliche und Werbezwecke im Zusammenhang mit Computern und Veröffentlichungen; Klasse 36 Versicherungswesen, Finanzwesen; Geldgeschäfte; Darlehen- und Kreditwesen; Immobilienwesen; computerisierte Bankgeschäfte; computerisierte Finanzgeschäfte; Vorbereiten von Krediten; Vorbereiten von Kreditvereinbarungen; Kreditvereinbarungen; Vorbereitung von Kreditversicherung; Bereitstellen von Lieferantenkreditmitteln; Kreditvermittlung; Kreditkarten Zahlungsverarbeitung; Kreditkartendienstleistungen, ;Kreditfinanzierung; Beurteilung von Kreditwürdigkeit; Kreditdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Kauf von Waren und Dienstleistungen; Finanzierung von Abzahlungskrediten; Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Kreditvereinbarungen; Beschaffung von Kredit per Teilzahlungsplan; Stundung von Einzelhandelskredit für den Kauf von Computern und Zubehör; Gutachten und Beratung im Zusammenhang mit den genannten Dienstleistungen; Leasen von Telekommunikationsapparaten; Klasse 37 Installationsarbeiten, Reparatur, Wartungs- und Aufbaudienste; Computer Installationsdienste; Computerwartungsdienste; Computer Reparaturdienste; Gutachten und Beratung im Zusammenhang mit den genannten Dienstleistungen; Klasse 38 Telekommunikationsdienstleistungen; Kommunikation mittels Computer; Kommunikation von Computer zu Computer; Kommunikation mittels Computer-Terminals; Telexdienste; Telegramm- und Telefondienstleistungen; Mieten und Vermieten von Telekommunikationsapparaten; Verschaffen von Zugang zu elektronischen Computer- Bulletintafeln; Beratung im Telekommunikationsbereich; Telefax-, Nachrichten-Sammel- und

Übermittlungsdienstleistungen; Übermittlung von Daten und Informationen via Elektronik, Computer, Kabel, Radio, Fernschreiber, Buchstabenübermittlung (Teleletter), elektronische Post (E-Mail), Telekopierer, Television, Mikrowellen, Laserstrahl, Kommunikations-Satellit oder andere Kommunikationsmittel; Rundfunkübertragung oder Übermittlung von Radio- und Televisionprogrammen; Verschaffen von Zugang zu Telekommunikationsnetzwerken, Computerdatenbanken und zum globalen Computernetzwerk (Internet); Übermittlung (Lieferung) von Digitalbildern; Klasse 39 Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Lagerung in Lagerhäusern, Befrachten und Lieferung von Computern und Zubehör; Lagerung von elektronisch gelagerten Daten oder Dokumenten; Gutachten und Beratung in den genannten Dienstleistungen; Klasse 40 Materialbearbeitung; Entwicklung von Photofilmen; Vergrössern von photographischen Druckerzeugnissen; photographische Filmentwicklung; Drucken von photographischem Film; photographische Bildverarbeitung; Drucken von Photographien; Reproduzieren von Photographien; On-line-Verarbeitung, Entwicklung von Digitalbildern; On-line-Drucken von Digitalbildern auf Photopapier oder Waren; Gutachten und Beratung in den genannten Dienstleistungen; Klasse 41 Vorbereiten und Durchführen von Seminaren im Zusammenhang mit Computern und Programmieren von Computern, Veröffentlichung; Vorbereiten und Durchführen von Kongressen im Zusammenhang mit Computern und Veröffentlichung; Dienstleistungen im Bereich Veröffentlichung; Vorbereiten und Durchführen von Ausstellungen im Zusammenhang mit Computern zum Ausbildungszweck;

Klasse 42 Elektronische Aufnahme (scanning) von photographischen Bildern; Konvertieren von Photographien auf eine Compact Diskoder Videokassette; Vermieten von multiplem Zugang für Anwender zu einem globalen Computer Informations-Netzwerk für den Transfer und die Weitergabe einer grossen Auswahl an Informationen; Vermieten von Zugriff auf Computernetzwerke zum Konsultieren von elektronischen Postfächern; Vermieten von Zugriffszeit auf eine Datenbank mit Informationen über den Zugang zu einer Computerdatenbank.

Klasse 9

6.

Bei den angefochtenen strumenti scientifici, di ricerca, di navigazione, di salvataggio e d'insegnamento handelt es sich, vereinfacht gesagt, um Hardware. Folglich bestehen Überschneidungen mit der Hardware Computer; Computerperipheriegeräte des älteren Zeichens. Aufgrund der Marktnähe und der Übereinstimmungen im Know-how, in den Herstellungsstätten, im Verwendungszweck und in den Vertriebsstätten, besteht eine starke Gleichartigkeit. Zudem funktionieren die angefochtenen strumenti scientifici, di ricerca, di navigazione, di salvataggio e d'insegnamento mittels Software. Die mit dem Widerspruchszeichen eingetragene Computer-Software, Software kann z.B. auch die für die genannten angefochtenen Waren notwendige Software enthalten. Der sachlogische Zusammenhang ist damit erstellt, weshalb die Gleichartigkeit auch aus diesem Grund zu bejahen ist.

7.

Die angefochtenen strumenti per la riproduzione o l'elaborazione di suoni, immagini o dati finden sich identisch in den Begriffen Apparate für die Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und anderen Dateien. Es besteht folglich Gleichheit.

8.

Weiter sind beide Zeichen für Computer-Software eingetragen, weshalb die Gleichheit ebenfalls zu bejahen ist.

9.

Soweit sich die angefochtenen supporti registrati o scaricabili, supporti digitali o analoghi per la registrazione e la conservazione vergini mit den magnetischen Datenträger, leere Computer- Speichermedien des Widerspruchszeichens decken, besteht Gleichheit. Für die angefochtenen Waren, welche über letztere hinausgehen, ist aufgrund der Marktnähe und der Übereinstimmungen im Herstellungs-Know-how, in den Herstellungsstätten, im Verwendungszweck und in den Vertriebsstätten die starke Gleichartigkeit zu bejahen.

Klasse 16

10.

Die angefochtenen materiale per l'istruzione e l'insegnamento finden sich identisch im deutschen Begriff Instruktions- und Lehrmaterial des Widerspruchszeichens. Zudem bestehen Überschneidungen in den jeweiligen Themenbereichen der Waren, da die sicurezza informatica, digitale e cibernetica im weit gefassten Computerbereich eingeschlossen sind. Es besteht folglich Gleichheit.

Klasse 41

11.

Die angefochtenen educazione, formazione finden sich identisch in den deutschen Begriffen Erziehung und Ausbildung des Widerspruchszeichens. Es besteht folglich Gleichheit. Der Umstand, dass die Dienstleistungen des älteren Zeichens sich auf Computer(programme) beziehen, vermag an der Beurteilung nichts zu ändern, da der Themenbereich nichts an der Natur der Dienstleistungen zu verändern vermag, weshalb das Vorgenannte gilt. Zudem können sich die angefochtenen Dienstleistungen auf denselben Bereich beziehen.

12.

Die angefochtenen organizzazione e direzione di conferenze decken sich mit den Vorbereiten und Durchführen von Konferenzen des Widerspruchszeichens. Zudem bestehen Überschneidungen in den jeweiligen Themenbereichen der Waren, da die materia informatica e digitale im Computerbereich eingeschlossen sind. Es besteht folglich Gleichheit.

13.

Soweit sich die angefochtenen divertimento; attività culturali mit den Vorbereiten und Durchführen von Messen und Versammlungen für Unterhaltungs- und kulturelle Zwecke decken, besteht Gleichheit und soweit weitergehend aufgrund der Marktnähe, des gleichen Verwendungszwecks und der Übereinstimmung im Know-how und der Dienstleistungsanbieter Gleichartigkeit. Der Umstand, dass die

Dienstleistungen des älteren Zeichens sich auf Computer und Veröffentlichungen beziehen, vermag an der Beurteilung nichts zu ändern, da der Themenbereich nichts an der Natur der Dienstleistungen zu verändern vermag, weshalb das Vorgenannte gilt. Zudem können sich die angefochtenen Dienstleistungen auf denselben Bereich beziehen.

Klasse 42

14.

Die angefochtenen consulenza in ambito informatico e digitale; servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer und die Computer Programmierung; beratende und technische Unterstützung (Support) im Bereich Computer; die genannten Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Design und dem Gebrauch von Computer Programmen, Computern, Computer Hardware und Computer Systemen; Planungs- und Entwicklungsdienstleistungen betreffend neuer Produkte für Dritte des Widerspruchszeichens gehören demselben Markt an. Sofern sich erstere mit letzteren decken, ist die Gleichheit zu bejahen. Sofern erstere über letztere hinausgehen, ist aufgrund Übereinstimmung im Verwendungszweck, und Know-how die starke Gleichartigkeit zu bejahen. Weiter besteht zwischen den angefochtenen servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi und der Software des Widerspruchszeichens Gleichartigkeit, weil es Unternehmen gibt, welche schwerpunktmässig Dienstleistungen des Industriedesigns und der technischen Recherche für Dritte anbieten, aber gleichzeitig auch mit Endprodukten auf dem Markt präsent Andererseits betreiben gerade grosse Hersteller von diversen elektronischen Waren auch Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen und dies nicht nur für die eigene Produktion, sondern auch für Dritte. Beispielsweise ist es in der Computerbranche nicht ungewöhnlich, dass sich Konkurrenten zusammentun und gemeinsam neue Produkte entwickeln.

Klasse 44

15.

Zwischen den angefochtenen servizi terapeutici per la cura da dipendanza digitale und den Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 35 bis 42 des älteren Zeichens bestehen jedoch keine markenrechtlich relevanten Berührungspunkte. Auch bestehen aufgrund der Aktenlage keine Hinweise, dass ein im Waren- und Dienstleistungsbereich der Klassen 9, 16, 28, 35 bis 42 tätiges Unternehmen üblicherweise in den angefochtenen Dienstleistungsbereich der Klasse 44 diversifiziert und umgekehrt. Aus diesen Gründen wird das Publikum die angefochtenen Dienstleistungen servizi terapeutici per la cura da dipendanza digitale der Klasse 44 und die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 35 bis 42 des älteren Zeichens nicht dem gleichen Unternehmen zuordnen, weshalb die Gleichartigkeit zu verneinen ist. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1).

16.

Selbst eine allfällige Bekanntheit der Widerspruchsmarke vermöchte an der Beurteilung nichts zu ändern und eine nicht bestehende Gleichartigkeit zu kompensieren (vgl. BGer in sic! 2010, 353, E. 5.6.1 – Coolwater / cool water).

17.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichartigkeit bezüglich der angefochtenen servizi terapeutici per la cura da dipendanza digitale (Kl. 44) zu verneinen ist. Für diese ist der Widerspruch bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen angefochtenen Waren der Klassen 9, 16, 41, 42 ist die Gleichheit respektive (starker) Gleichartigkeit auszugehen, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die Bildmarke (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "dieta digitale" (angefochtene Marke) gegenüber. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Bildelementen sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen (vgl. auch Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, N 195 zu Art. 3). Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2).

3.

Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um eine reine Bildmarke in Form eines stilisierten Apfels. Auf der rechten Seite ist eine Einbuchtung auszumachen, welche den Eindruck vermittelt, der Apfel sei angebissen. Weiter verfügt er über ein nicht mit dem Apfel verbundenes Blatt, welches nach rechts zeigt und über eine kleine Einbuchtung am unteren Ende, etwa dem Stempel entsprechend.

4.

Die angefochtene Marke besteht neben den verbalen italienischen Elementen "dieta digitale" (auf Deutsch: digitale Diät; vgl. www.ponds.de; Suchabfrage vom 25.05.2020) aus einer Grafik in Form eines Apfels. Dieser zeigt oben den Stiel und eine kleinere Einbuchtung am unteren Ende. Weiter verfügt das Bildelement über ein mit dem Apfel verbundenes Blatt, welches nach links zeigt. Der Apfel weist in der Mitte ein durchgehend weisses Band mit einer Skala auf. Es handelt sich hierbei um einen Ausschnitt von einem Messband, bei welchem die Zahlen von 24 bis 27 erkennbar sind (vgl. Registereintrag der angefochtenen Marke auf www.swissreg.ch; Suchabfrage vom 25.05.2020). Der Apfel weist jedoch keine Einbuchtung an der rechten Seite auf.

5.

Die angefochtene Marke stimmt mit den Widerspruchsmarken dahingehend überein, als dass auch sie über ein grafisches Element in Form eines Apfels verfügt. Es besteht somit Übereinstimmung im Grundmotiv. Die konkrete Ausgestaltung dieses Elements ist, jedoch, wie aufgezeigt, beim jüngeren Zeichen klar unterschiedlich. Weiter verfügt die angefochtene Marke über verbale Elemente, welche zumindest die Hälfte der Gesamtgrösse des Zeichens ausmachen und den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens wesentlich beeinflussen (vgl. BVGer B-6573/2016, E. 7 – Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.] unter www.bvger.ch). Zudem vermittelt die Widerspruchsmarke den Abnehmern den Sinngehalt "angebissener Apfel" (vgl. BVGer B-1176/2017 E. 6 – apple [fig.] / leaf [fig.] u. j [fig.] unter www.bvger.ch). Dieser Sinngehalt findet sich nicht im jüngeren Zeichen. Dort wird das Bildelement als "Apfel mit Messband" bzw. auch aufgrund der Wortelemente als "Apfel auf Diät" wahrgenommen. Vorliegend ist somit lediglich von einer entfernten Zeichenähnlichkeit auszugehen. Nachfolgend ist somit die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Die Widerspruchsmarke zeigt einen stilisierten Apfel (vgl. III. C. 5. hiervor). Die grafische Gestaltung erschöpft sich nicht in der Darstellung einer geometrischen Grundform. Auch handelt es sich bei der Widerspruchsmarke nicht um die Abbildung einer typischen, "klassischen" Form bzw. eines typischen Motivs der Waren der Klassen 9, 16 (vgl. hierzu auch BVGer B-2668/2016, E. 4.5 [letzter Absatz] – Croco (fig.) / MISS CROCO unter www.bvger.ch). In Zusammenhang mit den strittigen Waren bzw. Dienstleistungen der Widerspruchsmarke kann dem stilisierten Apfel überdies kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Folglich kommt der Widerspruchsmarke grundsätzlich durchschnittliche

Kennzeichnungskraft zu (vgl. hierzu auch BVGer B-1176/2017 E. 6 – apple [fig.] / leaf [fig.] u. j [fig.] und BVGer B-6573/2016, E. 7 – Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.], beide unter www.bvger.ch). Die Frage nach der vorgebrachten Bekanntheit des Apfellogos der widersprechenden Partei kann offenbleiben, da eine Verwechslungsgefahr selbst bei erhöhter Kennzeichnungskraft dieser (ursprünglich normal kennzeichnungskräftigen) Marke zu verneinen wäre, wie nachfolgend unter III. D. 4. aufgezeigt wird.

3.

Der Umstand, dass beide Marken einen stilisierten Apfel zeigen, ist zulässig und führt noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr, weil eine Marke das konkrete Kennzeichen, jedoch nie die dahintersteckende konzeptionelle Idee respektive das Gestaltungsmotiv monopolisiert (vgl. BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 - Armani-Adler [fig] / Glycine [fig.]). Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist folglich zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2 und BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 - Armani-Adler [fig] / Glycine [fig.] und BVGer B-6573/2016, E. 6 bis 7 – Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.] unter www.bvger.ch).

4.

Vorliegend stimmen die Zeichen lediglich im abstrakten Motiv des stilisierten Apfels überein. Zwischen den Vergleichszeichen bestehen jedoch die erwähnten gestalterischen Abweichungen (vgl. III. C. 5 ff. hiervor). Anders als bei der Widerspruchsmarke, welche eine Aussparung auf der rechten Seite aufweist, zeigt der stilisierte Apfel der jüngeren Marke in der Mitte ein durchgehend weisses Messband mit einer Skala. Dabei handelt es sich um ein grafisches Element, das den Gesamteindruck und den Sinngehalt der Marke zu beeinflussen vermag und im verschwommenen Erinnerungsbild ohne weiteres haften bleibt. Die Widerspruchsmarke wird demzufolge als "angebissener Apfel" wahrgenommen und das Bildelement als "Apfel mit Messband (vgl. III. C. 4 hiervor). Das Gesamtbild der angefochtenen Marke weicht folglich, aufgrund der genannten, deutlichen Unterschiede hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung des Bildmotivs, klar von demjenigen der Widerspruchsmarke ab. Die jüngere Marke wird demzufolge nicht als blosse Variation der älteren Marke wahrgenommen. Vielmehr stellt die angefochtene Marke eine eigenständige Gestaltung eines stilisierten Apfel dar und grenzt sich aus den genannten Gründen genügend von der Widerspruchsmarke ab. Die Vergleichszeichen unterscheiden sich folglich im ausschlaggebenden Gesamteindruck rechtsgenüglich voneinander. Angesichts des unterschiedlichen Erinnerungseindrucks ist deshalb nicht zu erwarten, dass – selbst im verschwommenen Erinnerungsbild der Verkehrskreise – ein Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke vermutet wird. In Kombination mit den verbalen Elementen der angefochtenen Marke, die mehr als die Hälfte des Zeichens ausmachen, verfügt die Widerspruchsmarke zusätzlich über einen in dem Masse wesentlich abweichenden Gesamteindruck, weshalb eine rechtsgenügliche Unterscheidbarkeit der Vergleichszeichen gegeben ist (vgl. BVGer B- 6573/2016, E. 7 – Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.] unter www.bvger.ch). Als Gemeinsamkeit bleibt einzig das (abstrakte) Motiv des stilisierten Apfels haften. Da ein markenrechtlicher Motivschutz jedoch ausser Betracht fällt und sich die konkreten Darstellungen voneinander unterscheiden, ist – trotz des aufgrund der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit gebotenen strengen Massstabs (vgl. zur Wechselwirkung Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5) – eine Verwechslungsgefahr aus den genannten Gründen zu

verneinen, auch unter Berücksichtigung der normalen bis erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 und BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.2 - Armani-Adler [fig] / Glycine [fig.]). Der Widerspruch Nr. 101193 wird daher abgewiesen. An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand nichts, dass allenfalls von einer erhöhten Kennzeichnungskraft des Apfellogos (Widerspruchsmarke) für die strittigen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 41, 42 auszugehen ist. Selbst bei diesem Beurteilungsmassstab erscheint es aufgrund der ausgeprägten konzeptionellen Unterschiede im Bildmotiv und der zusätzlichen verbalen Elemente der angegriffenen Marke unwahrscheinlich, dass diese von den massgebenden Verkehrskreisen als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke angesehen wird (vgl. BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.2 - Armani-Adler [fig] / Glycine [fig.] und BVGer B-6573/2016, E.7 – Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.] unter www.bvger.ch).

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

3.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen, weshalb sie kostenpflichtig wird. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt Das zwischen den Parteien parallel geführte Widerspruchsverfahren Nr. 101194 (fig.) / digital diet (fig.) stützt sich auf die identische Widerspruchsmarke und richtet sich gegen eine nahezu identische angefochtene Marke wie vorliegend. Daher konnte die widerspruchsgegnerische Partei ihre Stellungnahmen ähnlich begründen, so dass ihr aufgrund des Umstands, dass zwei Verfahren anhängig gemacht wurden, nicht ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Das Institut erachtet daher vorliegend eine Parteientschädigung von CHF 600.00 für die Stellungnahme als angemessen. Die Widerspruchsgebühr wird der widersprechenden Partei auferlegt.

Aus diesen Gründen wird