IGE 101344: mesosystemMESOPEEL

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 27.07.2007 im internationalen Register eingetragen, die nachträgliche Schutzausdehnung der angefochtenen Marke am 28.11.2019 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1.

Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2.

Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, Ziff. 5.3.2, unter www.ige.ch) oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

3.

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).

4.

Gegen die am 27.07.2007 international registrierte und der Schweiz am 22.11.2007 notifizierte Widerspruchsmarke wurde kein Widerspruch erhoben. Die fünfjährige Karenzfrist war somit zum Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, d.h. am 20.07.2020 seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.2.1). Die widerspruchsgegnerische Partei erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens frist- und formgerecht, in ihrer ersten Stellungnahme vom 20.07.2020. Die widersprechende Partei hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die widerspruchsgegnerische Partei, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 20.07.2015 und dem 20.07.2020, glaubhaft zu machen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.2).

5.

Rechtserhaltend ist nur ein ernsthafter Gebrauch. Bei der Ernsthaftigkeit des Gebrauchs wird in subjektiver Hinsicht die Absicht vorausgesetzt, der Nachfrage des Marktes genügen zu wollen. Massgebend für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie besondere Umstände des Einzelfalls. Nicht als ernsthaft gilt jeder Scheingebrauch, welcher nur deshalb aufgenommen wurde, um durch einen symbolischen Absatz den Verlust des Markenrechts abzuwenden (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.3).

6.

Die Marke muss nicht auf der Ware oder der Verpackung selbst erscheinen. Rechtserhaltend wirkt jedoch nur ein funktionsgerechter Gebrauch der Marke. Es genügt, wenn ein Zeichen vom Publikum als Mittel zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verstanden wird. Ausreichend kann z.B. eine Benutzung der Marke auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen, usw. sein. Der Gebrauch muss sich aber in jedem Fall auf die registrierten Waren und/oder Dienstleistungen beziehen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.4).

7.

Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). In einem ersten Schritt ist dabei zu prüfen, ob die Produkte, für welche die Marke gebraucht wird, sich unter die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen subsumieren lassen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation nur diejenigen Waren abdeckt, die diesen effektiv zugeordnet werden können (sog. Subsumptionsfrage; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.1).

8.

Wird der Gebrauch einer für einen Oberbegriff eingetragenen Marke lediglich für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, für welche Waren oder Dienstleistungen der Gebrauch rechtserhaltend wirkt (Problematik des Teilgebrauchs, vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2). Das Institut wendet dabei die erweiterte Minimallösung an. Unter gewissen Bedingungen wirkt der Gebrauch für bestimmte Waren oder Dienstleistungen auch rechtserhaltend für einen Oberbegriff, der diese Waren oder Dienstleistungen umfasst. Der Schutz kann aber in keinem Fall auf sämtliche gleichartigen Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG ausgedehnt werden. Insbesondere kann der Schutz nicht auf Waren ausgedehnt werden, welche aufgrund des Herstellungsortes oder der Vertriebswege als gleichartig beurteilt werden. Der Schutz kann zudem nicht auf einen semantisch breiten Oberbegriff ausgedehnt werden, welcher eine breite Gruppe von Waren oder Dienstleistungen resp. Waren oder Dienstleistungen verschiedener Art umfasst. Der Schutz der Marke kann sich nicht auf alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen beziehen, sondern nur auf jene Waren oder Dienstleistungen, die nicht so unterschiedlich sind, dass kohärente Gruppen oder Untergruppen gebildet werden können. Waren oder Dienstleistungen gehören dann zur gleichen Gruppe oder Untergruppe, wenn sie unter objektiven Gesichtspunkten mit Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen übereinstimmen. Diese Gruppen oder Untergruppen dürfen nicht ohne Willkür weiter unterteilt werden können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.5.2).

9.

Grundsätzlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz erforderlich. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.1).

10.

Weiter ist die Marke grundsätzlich so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6). Die Rechtsprechung pflegt bei der Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs einer Marke Abweichungen durch ein Hinzufügen von weiteren Elementen in der Regel weniger streng zu beurteilen, als Abweichungen durch Weglassen eingetragener Markenbestandteile. Hinzufügungen hindern den rechtserhaltenen Gebrauch grundsätzlich nicht, wenn das Zeichen im Gebrauchskontext auf Anhieb erkannt wird und nicht in einem "Zeichenwald" verschwindet (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.6).

11.

Hat die Widersprechende den Gebrauch ihrer Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Der Widersprechende hat im Widerspruchsverfahren den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.5.2). Hat er den Gebrauch seiner Marke glaubhaft gemacht, sind die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 MSchG zu beurteilen. Ist der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.6, mit weiteren Hinweisen).

12.

Zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs der Widerspruchsmarke legte die widersprechende Partei mit Replik vom 21.12.2020 (nachfolgend Replik) folgende Belege ins Recht.

• Katalog aus dem Jahr 2015 Beilage 1

• Produktkatalog «The spirit of Beauty» (07/2015) Beilage 2

• Company Profile der Widersprechenden Beilage 3

• Rechnung Nr. FAI 2015/379 vom 17.11.2015 Beilage 4

• Rechnung Nr. FAI 2016/233 vom 13.6.2016 Beilage 5

• Rechnung Nr. FAI 2020/345 vom 30.4.2020 Beilage 6

• Rechnung Nr. FAI 2019/385 vom 7.5.2019 Beilage 7

• Rechnung Nr. FAI 2019/622 vom 10.7.2019 Beilage 8

• Rechnung Nr. FAI 2016/146 vom 15.4.2016 Beilage 9

• Rechnung Nr. FAI 2017/797 vom 29.11.2017 Beilage 10

• Rechnung Nr. FAI 2017/99 vom 16.2.2017 Beilage 11

• Rechnung Nr. FAI 2018/308 vom 7.5.2018 Beilage 12

• Rechnung Nr. FAI 2020/345 vom 30.4.2020 Beilage 13

• Rechnung Nr. FAI 2020/221 vom 4.3.2020 Beilage 14

• Rechnung Nr. FAI 2016/485 vom 31.10.2016 Beilage 15

• Rechnung Nr. FAI 2016/572 vom 12.12.2016 Beilage 16

• Rechnung Nr. FAI 2017/619 vom 6.10.2017 Beilage 17

• Rechnung Nr. FAI 2019/99 vom 4.2.2019 Beilage 18

• Rechnung Nr. FAI 2020/453 vom 4.6.2020 Beilage 19

• Rechnung Nr. FAI 2016/195 vom 23.5.2016 Beilage 20

• Rechnung Nr. FAI 2018/236 vom 6.4.2018 Beilage 21

13.

Zu den eingereichten Belegen wird wie folgt Stellung genommen: der Produktkatalog 12/2015 (Beilage 1) ist ausschliesslich in Englisch gehalten. Hinweise, dass dieser auch für den Schweizer Markt bestimmt ist, können dem Katalog nicht entnommen werden. Zudem steht bei den einzelnen Produktkategorien nicht die Widerspruchsmarke "mesosystem", sondern "MESO", gefolgt vom Vermerk ™ und weiteren Elementen wie "Mandelic", "Salicyclic" oder "Pyruvic". Der einzige Hinweis auf die Widerspruchsmarke findet sich unten auf der letzten Seite des Produktkataloges. Das Weglassen des Elements "system" und die Hinzufügung des Hinweises "TM" kann dabei nicht als nebensächliche Änderung qualifiziert werden. Durch diese Änderung setzt der angesprochene Abnehmer das abweichend benutzte Zeichen nicht mehr mit der eingetragenen Marke gleich. Bei der alleinigen Erwähnung der Widerspruchsmarke auf der letzten Seite des Produktkatalogs fehlt es zudem an einem kennzeichnenden Gebrauch für die beanspruchten Waren, da der Zusammenhang zwischen Marke und Produkt nicht mehr gewährleistet ist. Ein rechtserhaltender Gebrauch der Widerspruchsmarke geht somit aus Beilage 1 nicht hervor.

14.

Das Company Profile (Beilage 3) zeigt zwar an verschiedenen Stellen die Widerspruchsmarke "mesosystem". Hingegen ist dieses Dokument nicht datiert. Zudem wird in der Replik nicht aufgezeigt, ob dieses Dokument zu Werbezwecken verwendet wurde und den Kunden zugestellt wurde. Es stellt sich deshalb die Frage, ob gestützt auf dieses Dokument ein funktionsgerechter Gebrauch der Widerspruchsmarke vorliegt. Die Beantwortung dieser Frage kann in casu aber offenbleiben, da es auch an weiteren Voraussetzungen des rechtserhaltenden Gebrauchs fehlt.

15.

Der Produktkatalog «The spirit of Beauty» (07/2015) [Beilage 2] ist in Englisch, Spanisch und Portugiesisch gehalten. Auch für diesen Katalog liegen keine Hinweise vor, dass dieser für den Schweizer Markt bestimmt ist und dieser den Konsumenten abgegeben wurde. An verschiedenen Stellen wird im Produktbeschrieb die Widerspruchsmarke "mesosystem" erwähnt. Auch auf einzelnen Produktabbildungen kann die Marke bei genauem Hinsehen erkannt werden. Auf einem Grossteil der Produkte ist hingegen nicht die Widerspruchsmarke aufgedruckt, sondern das Kennzeichen "ms" (fig.) bzw. die Marke "MESO" oder auch "MELANOout". Es gilt in der Folge zu prüfen, ob dieser Katalog allenfalls in Verbindung mit den eingereichten Rechnungen als rechtserhaltenden Gebrauch qualifiziert werden kann.

16.

Die als Beilagen 4 bis 21 eingereichten Rechnungen fallen in die relevante Gebrauchsperiode und sie sind an Schweizer Abnehmer gerichtet. Hingegen wird die Widerspruchsmarke auf keiner dieser Rechnungen aufgeführt. Der jeweils oben links unter dem Firmenlogo MC CM (fig.) angebrachte Schriftzug "MESOSYSTEMS S.A." gefolgt von der Bankverbindung ist als rein firmenmässiger Gebrauch zu qualifizieren, was nicht als rechtserhaltend gilt (vgl. BVGer B-5530/2013, E. 2.3 – MILLESIMA / MILLEZIMUS). Auch bei den einzelnen Rechnungspositionen fehlt die Widerspruchsmarke. Ob mit Hilfe des als Beilage 2 eingereichten Produktkatalogs eine Zuordnung einzelner Rechnungspositionen zu Produkten, die unter der Widerspruchsmarke "mesosystem" vermarktet werden, möglich ist und ob ein allfälliger Gebrauch als ernsthaft zu beurteilen wäre, kann in der Folge aus folgenden Gründen offen bleiben:

17.

Zwar muss ein Markeninhaber sein Zeichen nicht in jedem Fall selbst gebrauchen. Er kann sich den Gebrauch von Dritten anrechnen lassen. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt denn auch als Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Die Zustimmung hat aber zu erfolgen bevor der Dritte die Marke benutzt. Sie kann vertraglich, beispielsweise im Rahmen eines Lizenz-, Vertriebs- oder Franchisevertrages, erteilt werden. Als rechtserhaltend gilt auch eine Benutzung der Marke durch Tochter- und andere wirtschaftlich eng verbundene Unternehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8 mit Verweisen auf die Rechtsprechung).

18.

Dabei ist gegenüber dem Institut die Zustimmung des Markeninhabers glaubhaft zu machen, auch die "stillschweigende", sei es durch Einreichung des Vertrages oder durch Aufzeigen der Unternehmensstruktur (Holdingstruktur) (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 5.3.8).

19.

Inhaberin der Widerspruchsmarke ist gemäss Eintrag im internationalen Register Ana Maria Alves Casas. Die eingereichten Rechnungen stammen hingegen von der MC CM Mesosystem S.A. In welchem Verhältnis diese zu Frau Alves Casas steht geht weder aus den Gebrauchsbelegen hervor, noch enthält die Replik vom 21.12.2020 diesbezügliche Ausführungen.

20.

Da sich beim Widerspruchsverfahren zwei Parteien gegenüberstehen und das Institut die Aufgabe hat, diese gleich und gerecht zu behandeln (Art. 29 Abs. 1 BV), unterstehen diese Verfahren auch dem Grundsatz der Waffengleichheit. Folglich und aufgrund der Verhandlungsmaxime führt das Institut im Rahmen von Widerspruchsverfahren kein eigentliches Beweisverfahren durch, weil verhindert werden muss, dass die Abklärungen des Instituts die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden. Vermag eine Partei die Tatsache, aus der sie Rechte für sich ableitet nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat sie in Anwendung von Art. 8 ZGB die Folgen zu tragen (vgl. z.B. BVGer B-40/2013, E. 2.2 – EGATROL / EGATROL).

21.

In casu ist somit die Zustimmung der Markeninhaberin zum Drittgebrauch nicht glaubhaft gemacht. Entsprechend können die auf die MC CM Mesosystem S.A. lautenden Rechnungen zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht herangezogen werden. Eine Gesamtwürdigung der eingereichten Gebrauchsbelege lässt somit nicht auf eine Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs schliessen.

22.

Da der Gebrauch nicht glaubhaft gemacht ist, wird der Widerspruch auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt. Der Widerspruch ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen. Es hat ein zweifacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 2'400.00 als angemessen.

Aus diesen Gründen wird