IGE 101804:

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 04.02.1993 hinterlegt und die angefochtene Marke am 30.09.2020. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [Richtlinien] vom 01.01.2019, Teil 6, Ziff.

6.1

ff. mit weiteren Hinweisen unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2

2.

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen: Klasse 25 Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Mäntel; Damenkleider; Handschuhe [Bekleidung]; Hüte; Stirnbänder [Bekleidung]; Jacken; Strickwaren [Bekleidung]; Leggings [Hosen]; Oberbekleidungsstücke; Sandalen; Schals; Hemden; Schuhe [Halbschuhe]; Röcke; Skorts; Socken; Pantoffeln; Sweater; T-Shirts; Strumpfhosen; Hosen; Leibwäsche; Bekleidung für Babys; Lätzchen (ausgenommen aus Papier); Mützen; Stiefel; Gürtel [Bekleidung]; Strandschuhe; Strandanzüge; Badeschuhe; Babyhöschen [Unterwäsche]; Stiefeletten; Regenbekleidung.

3.

Die Widerspruchsmarke ist ihrerseits, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen: Klasse 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

4.

Die angefochtenen Kopfbedeckungen, Bekleidungsstücke, Schuhwaren finden sich identisch im Warenverzeichnis des Widerspruchszeichens wieder, in den französischen Begriffen vêtements, chaussures, chapellerie. Es besteht demzufolge Gleichheit.

5.

Weiter ist das jüngere Zeichen, vereinfacht gesagt, für Kopfbedeckungen, Bekleidungsstücke und Schuhwaren eingetragen wie Mäntel; Damenkleider; Handschuhe [Bekleidung]; Hüte; Stirnbänder [Bekleidung]; Jacken; Strickwaren [Bekleidung]; Leggings [Hosen]; Oberbekleidungsstücke; Sandalen; Schals; Hemden; Schuhe [Halbschuhe]; Röcke; Skorts; Socken; Pantoffeln; Sweater; T-Shirts; Strumpfhosen; Hosen; Leibwäsche; Bekleidung für Babys; Lätzchen (ausgenommen aus Papier); Mützen; Stiefel; Gürtel [Bekleidung]; Strandschuhe; Strandanzüge; Badeschuhe; Babyhöschen [Unterwäsche]; Stiefeletten; Regenbekleidung. Diese fallen definitionsbedingt entweder unter die vêtements, chaussures oder chapellerie des Widerspruchszeichens. Die Gleichheit ist folglich ebenfalls zu bejahen.

6.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Gleichheit vorliegt. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

Die Grundlage für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit und Verwechselbarkeit der Zeichen bildet der Registereintrag und nicht die (aktuelle) Art und Weise der Verwendung der Marken im Verkehr (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4).

3.

In casu stehen sich eine Bildmarke (Widerspruchszeichen) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "Huili" gegenüber. Weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

4.

Beim angefochtenen Zeichen ist oberhalb des Wortelements "Huili" ein Bildbestandteil erkennbar – eine stilisierte, schwarze Linie mit einer auf der linken Seite eckigen, doppelhakenähnlichen Form, die an einen liegenden Grossbuchstaben F erinnert – welcher grösser gehalten ist als das Wortelement und somit nicht nur als untergeordnetes, figuratives Beiwerk verstanden wird. Folglich kommt sowohl dem Wort- wie auch dem Bildelement Gewicht zu.

5.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Bildelementen sind die grafischen Gestaltungen und Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit zu prüfen (vgl. auch Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, N 195 zu Art. 3). Massgebend sind jeweils der Gesamteindruck und die diesen prägenden Bestandteile (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2).

6.

Das Widerspruchszeichen enthält eine schwarze Linie mit einer auf der linken Seite geschwungenen halbbogenähnlichen Form, welche an ein Gutzeichen erinnert und nach links oben zeigt, wobei die Linie rechts oben ansetzt und gegen links unten verläuft und dort dicker wird. Dieses Bildelement hat einen eigenen Namen und heisst "Swoosh" (vgl. III. 13 der Widerspruchsschrift vom 29.12.2020). Das Bildelement des angefochtenen Zeichens zeigt demgegenüber eine schwarze Linie mit einer auf der linken Seite eckigen, doppelhakenähnlichen Form, welches an einen liegenden Grossbuchstaben F erinnert. Die Linie setzt zwar ebenfalls oben rechts an und verläuft nach links unten. Die Form des jüngeren Zeichens ist jedoch eckig gehalten und diejenige des Widerspruchszeichens rund und geschwungen. Erstere weist zudem links zwei parallel verlaufende, senkrechte Striche auf und letztere lediglich einen geschwungenen Halbbogen auf.

7.

Die angefochtene Marke stimmt mit dem Widerspruchszeichen dahingehend überein, als dass auch sie über ein grafisches Element verfügt, welches eine stilisierte, schwarze Linie zeigt mit einer Form auf der linken Seite. Es besteht somit Übereinstimmung im Grundmotiv. Die konkrete Ausgestaltung dieses Elements ist, jedoch, wie aufgezeigt, beim jüngeren Zeichen klar unterschiedlich. Das Widerspruchszeichen enthält eine schwarze Linie mit einer auf der linken Seite geschwungenen halbbogenähnlichen Form. Das Bildelement des angefochtenen Zeichens zeigt demgegenüber eine schwarze Linie mit einer auf der linken Seite eckigen, doppelhakenähnlichen Form. Das jüngere Zeichen zeigt somit auf der linken Seite zwei parallel verlaufende, senkrechte Striche und das ältere Zeichen einen geschwungenen Halbbogen. Ferner erinnert das Bildelement des älteren Zeichens an ein rundes Gutzeichen und diejenige des jüngeren Zeichens an einen liegenden Grossbuchstaben F. Vorliegend ist somit lediglich von einer entfernten Zeichenähnlichkeit auszugehen. Nachfolgend ist somit die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche

Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Die Widerspruchsmarke zeigt als Grafik eine schwarze Linie mit einer geschwungenen halbbogenähnlichen Form auf, welche an ein Gutzeichen erinnert (vgl. III. C. 6. hiervor). Die grafische Gestaltung erschöpft sich nicht in der Darstellung einer geometrischen Grundform. Auch handelt es sich bei der älteren Marke nicht um die Abbildung einer typischen, "klassischen" Form bzw. eines typischen Motivs der hier interessierenden Waren der Klasse 25 (vgl. hierzu auch BVGer B-2668/2016, E. 4.5 [letzter Absatz] – Croco (fig.) / MISS CROCO unter www.bvger.ch). In Zusammenhang mit den strittigen Waren der Widerspruchsmarke kann dem Bildelement überdies kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Folglich kommt der Widerspruchsmarke grundsätzlich durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Die Frage nach der vorgebrachten Bekanntheit der Widerspruchsmarke kann offenbleiben, da eine Verwechslungsgefahr selbst bei erhöhter Kennzeichnungskraft dieser (ursprünglich normal kennzeichnungskräftigen) Marke zu verneinen wäre, wie nachfolgend aufgezeigt wird.

3.

Der Umstand, dass beide Marken eine stilisierte, schwarze Linie mit einer Form auf der linken Seite enthalten, ist zulässig und führt noch nicht zu einer Verwechslungsgefahr, weil eine Marke das konkrete Kennzeichen, jedoch nie die dahintersteckende konzeptionelle Idee respektive das Gestaltungsmotiv monopolisiert (vgl. BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 – Armani-Adler [fig] / Glycine [fig.]). Eine Übereinstimmung im abstrakten Bildmotiv ist folglich zulässig, sofern sich die angefochtene Marke als eigenständige Gestaltung des gleichen Motivs und nicht bloss als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke präsentiert (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.2 und BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.1 – Armani- Adler [fig] / Glycine [fig.] und BVGer B-6573/2016, E. 6 bis 7 – Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.] unter www.bvger.ch).

4.

Vorliegend stimmen die Zeichen lediglich im abstrakten Motiv der stilisierten Linie mit einer Form auf der linken Seite überein. Zwischen den Vergleichszeichen bestehen jedoch die erwähnten gestalterischen Abweichungen (vgl. III. C. 3 ff. hiervor). Anders als bei der Widerspruchsmarke, deren Bildelement eine schwarze Linie mit einer auf der linken Seite geschwungenen halbbogenähnlichen Form aufweist, welche an ein Gutzeichen erinnert, zeigt die jüngere Marke eine stilisierte Linie mit einer auf der linken Seite eckigen, doppelhakenähnlichen Form, welche wie ein liegender Grossbuchstabe F erscheint. Das Bildelement der Widerspruchsmarke ist zudem rund und geschwungen gehalten und dasjenige des jüngeren Zeichens erscheint eckig. Das jüngere Zeichen zeigt somit auf der linken Seite zwei parallel verlaufende, senkrechte Striche und das ältere Zeichen einen geschwungenen Halbbogen. Bei den vorgenannten Gestaltungen handelt es sich um grafische Elemente, die den Gesamteindruck der Marke zu beeinflussen vermögen und im verschwommenen Erinnerungsbild ohne weiteres haften bleiben.

5.

Die Widerspruchsmarke wird demzufolge als "geschwungene, halbbogenähnliche Linie" wahrgenommen und die jüngere Marke als "eckige, doppelhakenähnliche Linie" (vgl. III. C. 6 hiervor). Das Gesamtbild der angefochtenen Marke weicht folglich, aufgrund der genannten, deutlichen Unterschiede hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung des Bildmotivs, klar von demjenigen der Widerspruchsmarke ab. Die jüngere Marke wird demzufolge nicht als blosse Variation der älteren Marke wahrgenommen. Vielmehr stellt die angefochtene Marke eine eigenständige Gestaltung eines stilisierten Linienform dar und grenzt sich aus den genannten Gründen genügend von der Widerspruchsmarke ab. Die Vergleichszeichen unterscheiden sich folglich im ausschlaggebenden Gesamteindruck rechtsgenüglich voneinander. Auch bestehen keine Übereinstimmungen im weiteren Zeichenelement der angefochtenen Marke, dem Fantasiewort "Huili" ohne klaren auf der Hand liegenden Sinngehalt (vgl. einschlägige Nachschlagewerke und z.B. www.munzinger.de; Suchabfrage vom 26.07.2021). Angesichts des unterschiedlichen Erinnerungseindrucks ist deshalb nicht zu erwarten, dass – selbst im verschwommenen Erinnerungsbild der Verkehrskreise – ein Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke vermutet wird. Die angefochtene Marke verfügt aus den genannten Gründen über einen in dem Masse wesentlich abweichenden Gesamteindruck, weshalb eine rechtsgenügliche Unterscheidbarkeit der Vergleichszeichen gegeben ist (vgl. BVGer B-6573/2016, E. 7 – Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]). Als Gemeinsamkeit bleibt einzig das (abstrakte) Motiv der stilisierten Linie, welche links oben ansetzt und nach rechts verläuft, wobei die Linie des Widerspruchszeichens zu einer runden halbbogenähnlichen Form und diejenige der jüngeren Marke zu einer eckigen, doppelhakenähnlichen Form verläuft. Da ein markenrechtlicher Motivschutz jedoch ausser Betracht fällt und sich die konkreten Darstellungen aufgrund der konzeptionellen Unterschiede im Bildelement rechtsgenüglich voneinander unterscheiden, ist – trotz des aufgrund der Gleichheit gebotenen strengen Massstabs (vgl. zur Wechselwirkung: Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5) – eine Verwechslungsgefahr aus den genannten Gründen zu verneinen, auch unter Berücksichtigung der leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 und BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.2 –

Armani-Adler [fig] / Glycine [fig.]). Der Widerspruch Nr. 101804 wird daher abgewiesen. An diesem Ergebnis ändert auch der Umstand nichts, dass allenfalls von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die strittigen Waren der Klasse 25 auszugehen ist. Selbst bei diesem Beurteilungsmassstab erscheint es aufgrund der festgestellten, ausgeprägten konzeptionellen Unterschiede im Bildelement der angegriffenen Marke unwahrscheinlich, dass diese von den massgebenden Verkehrskreisen als Variation oder Bearbeitung der Widerspruchsmarke angesehen wird (vgl. BGer in sic! 2020, 93, E. 3.4.2 – Armani-Adler [fig] / Glycine [fig.] und BVGer B-6573/2016, E. 7 – Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]). Denn die Widerspruchsmarke wird, wie ausgeführt, als "geschwungene, halbbogenähnliche Linie" wahrgenommen und die jüngere Marke als "eckige, doppelhakenähnliche Linie", weshalb im Lichte der genannten, höchstrichterlichen Rechtsprechung, selbst unter Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft, eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. Weiter ist zu beachten, dass im Rahmen des Art. 3 MSchG selbst eine bekannte Marke nicht vor Rufausbeutung usw. geschützt ist: Namentlich die qualitative Wertschätzung eines Zeichens, ihr Ruf im Sinne von Art. 15 MSchG und eine allfällige Nachahmungsabsicht der widerspruchsgegnerischen Partei können, im Unterschied zu einem auf Art. 15 MSchG geschützten Zivilverfahren, bei der vorliegenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht berücksichtigt werden (vgl. BVGer in sic! 2009, E. 7 – Red Bull / Stierbräu, Bull / Stierbräu. BVGer B-19995/2011, E. 6 – Coca-Cola [fig.] / Caffé così [fig.] unter www.bvger.ch).

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung, pro Schriftenwechsel CHF 1'200.00, zugesprochen. Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr jedoch auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2 und 7.3.2.3).

3.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nicht durchgedrungen, weshalb sie kostenpflichtig wird. Da die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr jedoch im Lichte vorgenannter Ausführungen keine Parteientschädigung zugesprochen. Es werden folglich keine Kosten gesprochen. Die Verfahrenskosten werden der widersprechenden Partei auferlegt.

Aus diesen Gründen wird