IGE 102038: CLER

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 10.06.2016 hinterlegt und die angefochtene Marke am 08.09.2020. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [Richtlinien], 01.01.2019, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken/Richtlinien_Marken_D_2

2.

Die angefochtene Marke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen: Klasse 36 Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.

3.

Die Widerspruchsmarke ist ihrerseits, soweit hier interessierend, für folgende Dienstleistungen eingetragen: Klasse 36 Geldgeschäfte; Finanzwesen; Versicherungswesen; Immobilienwesen.

4.

Die angefochtenen Dienstleistungen Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen finden sich identisch im Verzeichnis des Widerspruchszeichens. Der Umstand, dass die angefochtenen Dienstleistungen schweizerischer Herkunft sind, vermag an der Beurteilung nichts zu ändern. Da diejenigen des Widerspruchszeichens mangels Einschränkung ebenfalls schweizerischer Herkunft sein können, weshalb auch diesbezüglich Übereinstimmung bestehen können. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

D. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die reine Wortmarke "CLER" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort- /Bildmarke "Klarpay ((fig.))" (angefochtene Marke) gegenüber. Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

3.

Beim jüngeren Zeichen erschöpft sich die grafische Gestaltung in der Verwendung einer stilisierten Computerschrift. Rechts davon ist ein weisses Kreuz auf einem roten abgerundeten Rechteck erkennbar. Diese Gestaltung wurde im Markeneintragungsverfahren als verwechselbar mit dem Schweizer Kreuz angesehen, weshalb das jüngere Zeichen lediglich mit der Einschränkung «alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft» ins Markenregister eingetragen wurde. Die grafische Ausgestaltung des Zeichens ist, wie nachfolgend aufgezeigt, kennzeichnungsschwach und vermag folglich nicht vom Wortbestandteil abzulenken und diesen in den Hintergrund zu drängen. Somit ist beim Zeichenvergleich das Augenmerk in erster Linie auf das Wortelement «Klarpay» des angefochtenen Zeichens zu richten.

4.

Das erste Wortelement «Klar» der angefochtenen Marke besteht ebenfalls aus vier Buchstaben wie die Widerspruchsmarke «CLER» und weist annährend die gleiche Konsonantenfolge auf. Auch enthält es an dritter Stelle ebenfalls einen Vokal. Die Silbenzahl und Kadenz sind ebenfalls gleich. Diese Gemeinsamkeiten führen zwangsläufig zu Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild, trotz der Endung «pay» des angefochtenen Zeichens. Der Umstand, dass das ältere Zeichen im Unterschied zum jüngeren in Grossbuchstaben gehalten ist, hat kennzeichenrechtlich keine Auswirkungen (vgl. BVGer B-5780/2009, E. 6.3 – Lifetex / LIFETEA, unter www.bvger.ch).

5.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

6.

Den Wortelementen kommen folgende Bedeutungen zu: Der Begriff «CLER» des Widerspruchszeichens findet sich in keinem Nachschlagewerk (vgl. einschlägige Wörterbücher und z.B. https://de.pons.com/, https://context.reverso.net/übersetzung; Suchabfragen vom 31.10.2021). Er wird als Fantasiewort oder als rätoromanisches Wort, welches ebenfalls eine Prüfungssprache darstellt, und im Sinne von z.B. «klar» verstanden (vgl. https://de.glosbe.com/rm/de/cler; Suchabfrage vom 31.10.2021). Da die Verkehrskreise (Durchschnittskonsumenten und Fachkreise) jeweils nach einem Bedeutungsinhalt suchen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 4.4.2.4) wird ein Teil der Abnehmer «CLER» dem englischen Pendant «CLEAR» gleichsetzen. Gemäss Prüfungshilfe des Instituts wird letzteres in Kombinationen mit Substantiven je nach Sachzusammenhang als direkt beschreibend im Sinne von «klar, rein, scharf, offensichtlich, frei etc.» verstanden; bei einer Verwendung in Alleinstellung wird dem Begriff in der Regel kein eindeutiger Sinngehalt zukommen (vgl. https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml; Suchabfrage vom 31.10.2021).

7.

Das deutsche Wort «klar» des jüngeren Zeichens steht z.B. für «deutlich, nicht trübe, eindeutig, überlegt» und der englische Begriff «pay» u.a. für «bezahlen». Hierbei handelt es sich um Begriffe des Grundwortschatzes. Demzufolge werden die Verkehrskreise (Fachkreise, Durchschnittskonsumenten) die Zeichenwortelemente als Fantasiewort bzw. im Sinne von «klar, rein» (Widerspruchszeichen) und «eindeutig bezahlen, (kristall)klar bezahlen, deutlich bezahlen» (angefochtenes Zeichen) verstehen.

8.

Ein allfälliger Unterschied auf der Ebene des Sinngehalts vermag eine Ähnlichkeit der Klang- und Bildwirkung nicht schon dadurch zu kompensieren, dass die eine Marke einen Sinngehalt aufweist, welcher demjenigen der anderen Marke nicht entspricht. Die Wahrnehmung einer Marke muss vielmehr sofort und unwillkürlich eine Assoziation zu einem bestimmten Begriff derart bewirken, dass es dem Abnehmer nicht entgehen kann, wenn sich bei einer anderen Marke diese Assoziation nicht oder völlig anderes einstellt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H). Letzteres ist aufgrund der Wortelement «CLER» bzw. «klar», welche, wie oben ausgeführt, übereinstimmende Assoziationen hervorrufen, nicht gegeben. Das Bewusstsein der Verkehrskreise wird somit nicht von klar unterschiedlichen Gedankenassoziationen beherrscht. Folglich ist die Zeichenähnlichkeit auf allen drei Ebenen zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Ist der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch, so ist dies ein Indiz für die Verwechselbarkeit. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden. Grundsätzlich ist somit bereits die Übernahme eines durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Elements geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Kommt dem übernommenen Widerspruchsmarke bzw. dem übernommenen Bestandteil in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kein direkt beschreibender Gehalt zu, so gelten diese als normal kennzeichnungskräftig (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3 u. 6.7 m.w.H.)

3.

Dem Wortelement «CLER» des Widerspruchszeichens kann als Fantasiewort bzw. in der Bedeutung von «klar» in Verbindung mit den hier interessierenden Dienstleistungen Geldgeschäfte; Finanzwesen; Versicherungswesen; Immobilienwesen (Kl. 36) kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden. «CLER» beschreibt weder Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung der strittigen Dienstleistungen noch den Erbringer der Art nach direkt. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzumfang auf.

4.

Auch wird bei den hier interessierenden Dienstleistungen der Klasse 36 von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen, weil die Abnehmer in diesem Bereich Kosten und Nutzen des Vertragsverhältnisses regelmässig überprüfen und dem Abschluss entsprechender Verträge i.d.R. eine aufmerksame Abklärung unterschiedlicher Kriterien vorausgeht (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

5.

Überdies sind die hier interessierenden Dienstleistungen der Klasse 36 gleich, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist nicht der Fall: Zwischen dem ersten Wortelement des jüngeren Zeichens «Klar» und der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke «CLER» bestehen die genannten, starken Ähnlichkeiten, selbst unter Berücksichtigung, dass kürzere Wörter akustisch und optisch leichter erfasst werden und sich leichter einprägen, als längere Zeichen. Die weiteren Zeichenelemente des jüngeren Zeichens, die grafische Gestaltung und der englische Begriff «pay» sind nicht geeignet, der angefochtenen Marke eine eigene Individualität zu verleihen, da sie deren Sinngehalt (vgl. III. C. 8. hiervor) und Gesamtbild nicht genügend zu beeinflussen vermögen. Denn die grafische Gestaltung, welche als Schweizer Kreuz und somit als Herkunftshinweis verstanden wird, ist kennzeichnungsschwach (vgl. III. C. 3 hiervor und Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4.1.1.1). Auch der Wortbestandteil «pay» ist im strittigen Dienstleistungsbereich kennzeichnungsschwach. Bei diesem Begriff handelt es sich in Verbindung mit der hier interessierenden Dienstleistungen der Klasse 36 um einen direkt beschreibenden Hinweis auf deren Art respektive Zweckbestimmung, mithin auf den Umstand, dass die so bezeichneten Dienstleistungen der Abwicklung von Zahlungen oder von Finanztransaktionen dienen (vgl. hierzu auch Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 100576, E. III. C. 6 – CEMBRA / CENTRAPAY unter https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml; Suchabfrage vom 31.10.2021). Solche beschreibenden Bestandteile sind nicht geeignet, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, weil der Verkehr dazu neigt, Zeichen zwecks besserer Merkbarkeit auf die wesentlichen, kennzeichnenden Elemente zu verkürzen. Es ist daher beim vorliegenden Zeichenvergleich davon auszugehen, dass sich das Publikum bei der angefochtenen Marke in erster Linie an der Bezeichnung «Klar» orientieren wird, bei welchem in Bezug auf die Widerspruchsmarke das Vorgenannte gilt. Die Anforderungen an das Differenzierungsvermögen der

Verkehrskreise dürfen zudem nicht überspannt werden. Vielmehr ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches oft verschwommen und unpräzise ist (vgl. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Kennzeichenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, RN 957). Im Lichte vorgenannter Ausführungen ist die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben.

6.

Da der für das Erinnerungsbild relevante Kern der Marken identisch ist, ist unter Berücksichtigung der bestehenden Dienstleistungsgleichheit trotz der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer die Gefahr von Fehlzurechnungen gegeben. Soweit das Publikum, infolge der Grafik und des zusätzlichen Begriffs «pay» (angefochtene Marke) die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt, besteht in Anbetracht der Dienstleistungsgleichheit dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer dienstleistungsspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.4.2). Die jüngere Marke wird als weitere Dienstleistungslinie der älteren wahrgenommen. Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 102038 wird demzufolge gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. CH-Marke Nr. 759601 - Klarpay ((fig.)) vollumfänglich widerrufen. Bei diesem Verfahrensausgang kann die Frage nach der Bekanntheit und erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke offenbleiben.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3). Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen. Unaufgefordert eingereichte Eingaben der Parteien werden nicht entschädigt (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

3.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die unaufgefordert eingereichte Replik ist somit nicht zu entschädigen. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr von CHF 800.00 zu ersetzen. Insgesamt wird der widersprechenden Partei eine Entschädigung von CHF 2'000.00 (einschliesslich Widerspruchsgebühr) zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird