IGE 102088: KARMAKhaMa

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 18.07.2016, die angefochtene Marke am 16.02.2021 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 01.01.2019, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, auf www.ige.ch).

2.

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren eingetragen: 3 Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; nicht medizinische Zahnputzmittel; Parfümeriewaren, ätherische Öle; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel.

3.

Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen: 3 Nicht-medizinische Badesalze, die sprudelnde Materialien, Weichmacher und Hautfeuchtigkeitsmittel enthalten; Seifen; Parfümeriewaren; Parfums; Parfums in fester Form; ätherische Öle; Kosmetika; nicht-medizinische Toilettenpräparate; kosmetische Präparate; Lotionen, Körpermilch, Gels, Puder, Öle, Mousses, Wachs und Cremen für die Haut; Sonnenschutzpräparate (kosmetische Produkte); Zahnpasten; Mundspülungen; Rasierpräparate; Deodronts und Antiperspirantien; Toilettenartikel; Reinigungs- und Gesichtswasser; Gesichtsmasken; Dusch- und Badepräparate; Duschgels; Duschgeel; Präparate für die Haarpflege; Shampoos; Haarconditioner; Gel, Sprays, Mousses, Lotionen und Festiger für das Haarstyling und die Haarpflege; Haarfärbemittel; Makeup-Artikel; Nagelpolituren- und lacke; Poliermittel für den Gebrauch im Gesicht, Körper und/oder Fingernägel; Cremen für den Gebrauch auf der Haut; Körperschrubmittel; Körperwaschmittel; Schaumbäder; Badeschaum; Badetrüffel; Badeöle; Badegele; Massagecremen; Massagelotionen; Massageöle; Schminke; Hautcremen; Hautreinigungsmittel; Hauttoners; Gesichtsfarbbehandlungsmittel; Hautfeuchtigkeitsmittel; Nagelpflegebehandlungspräparate und -cremen; Augencremen; Aromatherapie-Präparate und -Räuchermittel.

4.

Der breite Begriff Kosmetika der Widerspruchsmarke deckt nicht-medizinische Kosmetika der angefochtenen Marke ab. Das Gleiche gilt für Zahnpasten der Widerspruchsmarke im Verhältnis zu nicht medizinische Zahnputzmittel. Es besteht somit Identität.

5.

Ätherische Öle und Parfümeriewaren sind in beiden Warenverzeichnissen identisch enthalten.

6.

Mit den Waren kosmetische Präparate; Lotionen, Körpermilch, Gels, Puder, Öle, Mousses, Wachs und Cremen für die Haut; Sonnenschutzpräparate (kosmetische Produkte); Rasierpräparate; Deodorants und Antiperspirantien; Toilettenartikel; Reinigungs- und Gesichtswasser; Gesichtsmasken; Dusch- und Badepräparate; Duschgels; Duschgel; Poliermittel für den Gebrauch im Gesicht, Körper und/oder Fingernägel; Cremen für den Gebrauch auf der Haut; Körperschrubmittel; Körperwaschmittel; Schaumbäder; Badeschaum; Badetrüffel; Badeöle; Badegele; Massagecremen; Massagelotionen; Massageöle; Hautcremen; Hautreinigungsmittel; Hauttoners; Gesichtsfarbbehandlungsmittel;

Hautfeuchtigkeitsmittel beansprucht die Widerspruchsmarke eine Vielzahl unterschiedlicher Körper- und Schönheitspflegemittel. Es besteht somit Identität oder zumindest hochgradige Gleichartigkeit zu Mittel für Körper- und Schönheitspflege der angefochtenen Marke.

7.

Der Begriff Seifen der Widerspruchsmarke umfasst solche für die Körperpflege als auch solche zum Putzen. "Seifen" stellen im Bereich der Aufzählung der Oberbegriffe in der Nizza-Klassifikation denn auch den Übergang von den Wasch- und Putzmitteln zu den Körperpflegeprodukten dar und können in dieser allgemeinen Formulierung beide Bereiche betreffen. Bei "Seifen" handelt sich also ebenfalls um ein Reinigungsmittel, das flüssig, pulverförmig, pastös oder fest sein kann und u.a. wie alle Reinigungsmittel Tenside, Bleichmittel, Enzyme, Waschlaugen enthalten kann. Insofern kann festgestellt werden, dass Wasch-, Bleich-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel mehr oder weniger die gleichen Substanzen enthalten, je nach Anwendungsbereich in unterschiedlicher Zusammensetzung und Mengenverhältnissen und diese auch über eine ähnliche Zweckbestimmung verfügen, zumal Seifen nicht nur zum Putzen dienen, sondern auch je nach Zusammensetzung über eine Polier- oder Fettentfernungsfunktion verfügen. Weiter besteht auch Überschneidungen im fabrikationsspezifischen Know-how. Folglich besteht zwischen Seifen der Widerspruchsmarke und den Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel der angefochtenen Marke Gleichartigkeit (vgl. BVGer B-4260/2010, E. 6.2.3 – Bally / BALU [fig.], abrufbar unter http://www.bvger.ch).

8.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit beziehungsweise hochgradige Gleichartigkeit zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die reinen Wortmarken "KARMA" (Widerspruchsmarke) und "KhaMa" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

3.

Der Umstand, dass das Wortelement der Widerspruchsmarke durchwegs in Grossbuchstaben gehalten ist, die angefochtene Marke demgegenüber in Gross- und Kleinbuchstaben, fällt gemäss Rechtsprechung kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. Bundesverwaltungsgericht [BVGer] B-4728/2014, E. 5.3.1 - WINSTON / Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (BVGer B-953/2013, E. 2.3 - CIZELLO / SCIELO).

4.

Die Vergleichszeichen verfügen über je fünf Buchstaben, wobei die besonders prägenden ersten und letzten Buchstaben identisch sind. Zudem verfügen beide Zeichen auch noch über die Buchstaben "a" und "m", wobei sich letzterer in beiden Zeichen an identischer Position befindet. Durch die Übereinstimmung in vier von fünf Buchstaben wird trotz der unüblichen Gross-Kleinschreibung des angefochtenen Zeichens eine schriftbildliche Ähnlichkeit geschaffen.

5.

Die Zeichen verfügen über je zwei Silben (kar-ma // kha-ma). Die zweiten Silben sind identisch. Betreffend die Aussprache der ersten Silbe "kha" der angefochtenen Marke gilt es zu berücksichtigen, dass der an zweiter Stelle stehende Buchstabe "h" stumm bleibt. Die einzige Differenz in der ersten Silbe bezieht sich somit auf den dritten Buchstaben "r", der sich in der angefochtenen Marke nicht wiederfindet. Die im Konflikt stehenden Zeichen verfügen somit über eine identische Vokal- und eine sehr ähnliche Konsonantenfolge. Eine Ähnlichkeit im Klang ist somit klar gegeben.

6.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

7.

"Karma" bedeutet das die Form der Wiedergeburt eines Menschen bestimmende Handeln bzw. das durch früheres Handeln bedingte gegenwärtige Schicksal (vgl. Duden Universalwörterbuch, auf www.munzinger.de, abgerufen am 13.12.20210). "Khama" kommt in den Prüfungssprachen keine Bedeutung zu. Es ist aber der Familienname des ersten Präsidenten von Botswana, was aber den Schweizer Abnehmern kaum bekannt sein dürfte. Es ist somit von einem unterschiedlichen Sinngehalt auszugehen. Hingegen ist die klangliche und schriftbildliche Nähe so ausgeprägt, so dass die Unterschiede im Sinngehalt die Gefahr des Verlesens oder Verhörens nicht ausschliessen können.

8.

Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Die strittigen Waren sind sodann Massenartikel des täglichen Bedarfs und werden gemäss Rechtsprechung mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen erworben als Spezialprodukte, welche nur einen beschränkten Absatzmarkt haben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BVGer B-4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU (fig.) mit Verweis auf BGE 122 III 382, E. 3 – Kamillosan / Kamillan).

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4.

Der Widerspruchsmarke "KARMA" kann in der Bedeutung von das die Form der Wiedergeburt eines Menschen bestimmende Handeln bzw. das durch früheres Handeln bedingte gegenwärtige Schicksal in Verbindung mit den strittigen Waren kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Zudem handelt es sich auch nicht um eine übliche Bezeichnung für die Waren der Kl. 3 und entgegen der Ansicht der Widerspruchsgegnerin auch nicht um ein anpreisendes Zeichen. Der Widerspruchmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu.

5.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: durch die Übernahme von vier von fünf Buchstaben, die Übereinstimmungen am besonders prägenden Zeichenanfang und –ende, die gleiche Vokal- und sehr ähnliche Konsonantenfolge besteht eine klare schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen. Auch durch den unterschiedlichen Sinngehalt kann die Gefahr des Verlesens und Verhörens nicht beseitigt werden.

6.

Unter Berücksichtigung des normalen Schutzumfanges der Widerspruchsmarke, der grossen Zeichenähnlichkeit sowie der starken Gleichartigkeit bzw. Warenidentität und der nur geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer ist die Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 102088 wird daher gutgeheissen und die angefochtene Schweizer Marke Nr. 760709 "KhaMa" widerrufen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird