IGE 102309: LABISAN PROTECTIV

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 5.10.1983 hinterlegt. Die angefochtene Marke wurde am 12.04.2021 mit einer österreichischen Priorität vom 1.4.2021 ins internationale Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

3.

Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23bis AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2.

Die angefochtene Marke beansprucht in der Klasse 5 Schutz für produits pharmaceutiques et remèdes naturels (d.h. natürliche Heilmittel). Erstere sind zu den von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten Waren, nämlich chemische Produkte für medizinische Zwecke als gleich zu beurteilen. Bei all diesen Waren handelt es sich um pharmazeutische Produkte. Pharmazeutische Präparate gelten zudem, wie die widersprechende Partei vorbringt, ungeachtet ihrer jeweiligen besonderen Indikation oder allfälliger Rezeptpflicht als gleichartig, da es Überschneidungen im Herstellungs-Know-how gibt. Diese umfassen insbesondere auch homöopatische Arzneimittel (vg. BVGer B-1700/2009, E. 4, Oscillococcinum / Anticoccinum). Diese Waren werden denn auch von den gleichen Unternehmen hergestellt, über die gleichen Vertriebskanäle vertrieben, weisen Gemeinsamkeiten im zu ihrer Herstellung erforderlichen Fachwissen auf und haben die gleiche Zweckbestimmung: Sie dienen der Behandlung von Krankheiten. Somit ist zwischen den angefochtenen remèdes naturels und den chemischen Produkten für medizinische Zwecke der Widerspruchsmarke ebenfalls von starker Gleichartigkeit auszugehen. Gleichartigkeit besteht ferner zwischen Arzneimitteln und Kosmetika, weil diese Waren über die gleichen Vertriebskanäle (Apotheken und Drogerien) verkauft werden und die Grenze zwischen rein pflegenden Produkten (Kosmetika) und solchen mit pflegender Heilwirkung (Pharmaka) häufig fliessend ist. Insbesondere im Hautpflegebereich gibt es einen Trend zu Produkten, die eine Doppelwirkung, d.h. sowohl pflegende als auch heilende oder heilunterstützende Wirkung haben (sog. «cosmeceuticals», vgl. z.B. RKGE in sic! 1997, 299, NEUTROGENA / NEUTRIA; Entscheide in den Widerspruchsverfahren Nr. 101035, E. III., B. 3, W101755, E. III., B. 4, ECHINAFORCE / echinavit, abrufbar unter: unter https://ph.ige.ch/ph). Damit bestehen auch entsprechende Publikumserwartungen an Kosmetikhersteller – das Publikum bringt solche Heilmittel mit der Kosmetikbranche in Verbindung. Somit ist auch zwischen chemische Produkte für kosmetische Zwecke in der Klasse 3 der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Waren von starker Gleichartigkeit auszugehen.

3.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit bzw. starke Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren zu bejahen ist. Nachfolgend ist somit die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die kombinierte Wort-Bildmarke «Labiosan ((fig.))» (Widerspruchsmarke) und die reine Wortmarke «LABISAN PROTECTIV PROTECTIV» (angefochtene Marke) gegenüber. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Gross- und Kleinbuchstaben, die angefochtene Marke demgegenüber in Grossbuchstaben gehalten ist, fällt kennzeichnungsmässig nicht ins Gewicht (vgl. BVGer B-4728/2014, E.

5.3.1

WINSTON // Wilson), weil die Gross- und Kleinschreibung das Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht prägt (vgl. BVGer B-953/2013, E. 2. – CIZELLO // SCIELO).

3.

Die Frage, ob bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Letztlich ausschlaggebend für die Beurteilung ist der Gesamteindruck. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.3).

4.

Da sich die grafische Ausgestaltung bei der Widerspruchsmarke lediglich in einer gewöhnlichen Fettschrift erschöpft, kann sie vorliegend ausser Acht gelassen werden.

5.

Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

6.

Die Widerspruchsmarke «Labiosan» sowie das erste Wort der angefochtenen Marke «LABISAN» bestehen aus acht bzw. sieben Buchstaben und sind somit fast gleich lang. Der Wortbeginn bzw. die ersten vier Buchstaben Labi- sind identisch, ebenso die jeweilige Endung –san. Sie stimmen somit in sieben von acht bzw. von sieben Buchstaben in Art und Stellung vollkommen überein. Phonetisch stimmen sie in den ersten beiden Silben (La-bi) sowie in der Endsilbe (-san) vollkommen überein. Unterschiedlich ist der zusätzliche Buchstabe o bei der Widerspruchsmarke in der Zeichenmitte, welcher bei der angefochtenen Marke fehlt, sowie der Zusatz «PROTECTIV» bei der angefochtenen Marke. Damit sind sich die Vergleichszeichen schriftbildlich und phonetisch sehr ähnlich.

7.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 m.w.H.).

8.

Als Ganzes kommt den Konfliktzeichen jeweils keine Bedeutung zu. Da der Verbraucher auch in Wortneuschöpfungen stets einen Bedeutungsinhalt sucht (vgl. z.B. BVGer B-2147/2016, E. 5.4.1 – DURINOX), werden in casu die Zeichen in die Elemente «Labio», «Labi» und «san» sowie «Protectiv» zerlegt. «Labio» ist ein französisches Präfix, welches sich auf die Lippen bezieht (vgl.

https://fr.wiktionary.org/wiki/labio-, https://www.cnrtl.fr/portailindex/LEXI/TLFI/L, jeweils besucht am 04.05.2022). «Labi» ist unbestimmt, ist dem französischen Adjektiv «labié(e)» für lippenförmig jedoch sehr nahe. Dies gilt wie dargetan ebenfalls für «Labio». Insbesondere die französischsprachigen Abnehmer sehen in den beiden Wortelementen «Labio» und «Labi» einen klaren Hinweis auf «die Lippen». «San» kommt zwar keine lexikalisch nachweisbare Bedeutung zu und wird grundsätzlich als unbestimmte Abkürzung angesehen und nicht als beschreibend (im Gegensatz zu SANO bzw. SANA) im Sinne von gesund oder gute Gesundheit zurückgewiesen. Aufgrund seiner Nähe zum Italienischen «sano» bzw. dem Lateinischen «sanus» wird es von den Abnehmern dennoch als Anspielung auf «gesund» verstanden (vgl. Prüfungshilfe des Instituts, unter https://ph.ige.ch/ph sowie z.B. BGE 122 III 382). Der zweite Zeichenbestandteil «PROTECTIV» der angefochtenen Marke kommt vom englischen Begriff «protective», welcher mit «schützend» ins Deutsche übersetzt wird (vgl. z.B. www.pons.com, besucht am 10.05.2022). In Zusammenhang mit den Waren der Klasse 5 ist dieser Zeichenbestandteil direkt beschreibend betreffend die Wirkungsweise der beanspruchten Waren und folglich als schwach zu qualifizieren.

Insbesondere die französischsprachigen Abnehmer erkennen in den Vergleichszeichen folglich den gleichen Sinngehalt, nämlich eine Anspielung auf «gesunde Lippen». Zudem kann aufgrund der phonetischen und schriftbildlichen Nähe die Gefahr des Überlesens bzw. Überhörens keineswegs ausgeschlossen werden.

9.

Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

3.

Der Schutzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7 mit Hinweisen).

4.

Die Widerspruchsmarke heisst «Labiosan». Wie bereits dargetan (C, Ziff. 8), handelt es sich dabei insgesamt um eine unbestimmte Wortneubildung. Sie setzt sich aus dem französischen Präfix «Labio», welches sich auf die Lippen bezieht, und «san» als Anspielung auf «gesund» zusammen (vgl. C, Ziff. 8). Diese Wortneubildung ist für die Waren der Klasse 3 und 5 an der Grenze zum Gemeingut (indem direkt beschrieben wird, dass die Produkte für die Lippen und gesund sind). Diese etwas spezielle Kombination mit dem französischen Präfix und dem nicht lexikalisch erfassten san führt jedenfalls dazu, dass das Zeichen nicht ganz dem Gemeingut zugerechnet wird, sondern verleiht dem Zeichen eine verminderte, minimale Kennzeichnungskraft.

5.

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie ausgesucht werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei «Massenartikeln des täglichen Bedarfs» mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Gemäss ständiger Rechtsprechung werden Pharmazeutika i.d.R. unabhängig von einer allfälligen Rezeptpflicht sowohl von Fachkreisen als auch von Endverbrauchern mit erhöhter Aufmerksamkeit als Produkte des täglichen Gebrauchs nachgefragt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BVGer B-953/2013, E. 3.2, CIZELLO // SCIELO).

6.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

7.

Dies ist vorliegend nicht der Fall: Die angefochtene Marke stimmt in sieben von acht Buchstaben mit der Widerspruchsmarke vollkommen überein. Die Vergleichszeichen sind genau gleich aufgebaut. Sie beginnen jeweils mit einem Hinweis auf die Lippen («LABIO» bzw. «Labi») und enden beiderseits identisch mit der Endung «san». Gemäss Prüfungspraxis wird «san» grundsätzlich als unbestimmte Abkürzung angesehen und nicht als beschreibend im Sinne von «gesund» zurückgewiesen (vgl. dazu vorne, C, Ziff. 8).

Aufgrund seiner Nähe zum italienischen «sano» wird «san» von den Abnehmern dennoch als Anspielung auf «gesund» verstanden. Zusammen mit «Lippen» liegt die Bedeutung von «gesunden Lippen» somit auf der Hand. In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klassen 3 und 5 ist diese Bedeutung zwar nicht direkt beschreibend, jedoch dem Gemeingut sehr nahe. Auch kennzeichnungsschwache Elemente dürfen nicht einfach ausgeblendet werden. Vorliegend fällt ins Gewicht, dass die Vergleichszeichen nach dem gleichen Muster aufgebaut sind. Diese Übernahme führt dazu, dass die Zeichen verwechselbar ähnlich sind.

8.

Der einzige Unterschied beim quasi übernommenen Zeichenbestandteil ist der mittlere Buchstabe o der Widerspruchsmarke, welcher bei der angefochtenen Marke fehlt. Im Übrigen werden sowohl sämtliche Buchstaben als auch der Aufbau der Marke telquel in die angefochtene Marke übernommen. Dieser einzige Unterschied im mittleren Buchstaben o führt nicht zu einer rechtsgenüglichen Abweichung im Gesamteindruck der jüngeren Marke, zumal die Gefahr des Überlesen, Überhörens besteht. Diese Unterschiede im mittleren Buchstaben o sowie der beschreibende Zusatz «Protectiv» führen nicht zu einer rechtsgenüglichen Abweichung im Gesamteindruck der jüngeren Marke, zumal die Gefahr des Überlesen, Überhörens besteht. Diese Unterschiede sind folglich zu gering, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Dies gilt auch unter der Prämisse, dass Pharmaprodukte mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt werden (vgl. Ziff. 5 hiervor).

9.

Unter Berücksichtigung des engen Schutzumfanges der Widerspruchsmarke, der sehr grossen Zeichenähnlichkeit sowie Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Vergleichswaren ist die Verwechslungsgefahr trotz der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 102309 wird daher gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1604383 «LABISAN PROTECTIV» wird der Schutz in der Schweiz verweigert.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Vorliegend wurde ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt. Es wurden gestützt auf dieselbe Widerspruchsmarke zwei sehr ähnliche Widersprüche eingereicht (W12310 und W12309). Aufgrund der Aktenlage ist davon auszugehen, dass der Widersprechenden bei der Begründung in den beiden Verfahren nicht ein doppelter Aufwand erwachsen ist. Aus diesem Grund rechtfertigt es sich, in diesen beiden Verfahren eine um einen Viertel reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen. Die Parteientschädigung wird somit in Anwendung der oben genannten Kriterien um einen Viertel gekürzt und für dieses Verfahren auf CHF 900.00 festgesetzt. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen. Die Parteikosten werden daher auf CHF 1'700.00 (inkl. Widerspruchsgebühr von CHF 800.00) festgesetzt.

Aus diesen Gründen wird