IGE 102812: MOODSMOODS

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 23.03.1994 hinterlegt und die angefochtene Marke am 12.11.2021. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

2.

Die erfolgte Adressänderung der widerspruchsgegnerischen Partei zeitigt keine Rechtsfolgen, zumal die Firma gleichbleibt und somit nicht als Inhaberwechsel zu beurteilen ist.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleiche Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, wie diese.

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien in Markensachen [Richtlinien], Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen unter https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/d/richtlinien_marken_archiv/Richtlinien_Marke

2.

Die angefochtene Marke ist, soweit hier interessierend, für folgende Waren eingetragen: Klasse 5 Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische Präparate; Hanfextraktprodukte für medizinische Zwecke; Hanf-Öl für medizinische Zwecke; diätetische Präparate, die Hanf-Öl enthalten; nikotinhaltige Kaugummis; nikotinhaltige Beutel zur Verwendung als Hilfsmittel zur Raucherentwöhnung; nikotinhaltige Pflaster für medizinische Zwecke; tabakfreie Zigaretten für medizinische Zwecke; Tabakersatzstoffe für medizinische Zwecke; Kräuter für medizinische Zwecke, einschliesslich getrockneter Kräuter, flüssiger Kräuterextrakte und Kräuterkapseln;

Nikotinpräparate für medizinische Zwecke; transdermale Pflaster; Klasse 34 Elektronische Zigaretten und Verdampfer zum Inhalieren für Raucher; Flüssigkeiten für elektronische Zigaretten; Snus (orale Nikotinbeutel) mit oder ohne Tabak.

3.

Die Widerspruchsmarke ist ihrerseits für folgende Waren eingetragen: Klasse 34 Rohtabak; Tabak; Rauch-, Kau- und Schnupftabak; Tabakfabrikate; Zigarren, Zigarillos, Stumpen, Zigaretten; Zigarettenfilter, Zigarettenhülsen, Zigarettenpapier; Raucherartikel, sämtliche nicht aus Edelmetallen und nicht plattiert, nämlich Tabakpfeifen, Tabakbeutel und sonstige Behälter für Tabake, Pfeifenständer, Pfeifenreiniger, Pfeifenbestecke, Zigarrenabschneider, Zigarren- und Zigarettenspitzen, Etuis und Ascher für Tabakwaren, Feuerzeuge; Zigarettenmaschinen zum Selbstdrehen von Zigaretten und Zigarettenstopfmaschinen soweit in Klasse 34 enthalten; Zigarren- und Zigarettenschachteln und -kästen soweit in Klasse 34 enthalten; Tabakwarenbefeuchter und Feuchthalter für Tabakwaren; Schnupferzubehörartikel, nämlich Schnupftabakflaschen und -pinsel, Holz-, Metall-, Horn- und Kunststoffbehältnisse für Schnupftabak; Streichhölzer.

Angefochtene Waren der Klasse 34

4.

Die angefochtenen elektronischen Zigaretten fallen unter die breit gefassten Waren Zigaretten des Widerspruchszeichens, welche in dieser offenen Formulierung jede Art von Zigaretten und folglich auch die angefochtenen umfassen. Es besteht demzufolge Gleichheit.

5.

Soweit der angefochtene Snus (orale Nikotinbeutel) mit oder ohne Tabak sich mit dem Tabak des Widerspruchszeichens deckt bzw. darunterfällt, besteht Gleichheit. Soweit erstere Waren über letztere hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund der Marktnähe und der Übereinstimmung im Knowhow, im Verwendungszweck, in den Herstellungsstätten und in den Abnehmerkreisen zu bejahen.

6.

Die angefochtenen Waren Verdampfer zum Inhalieren für Raucher, Flüssigkeiten für elektronische Zigaretten gehören ebenfalls demselben Markt an wie die Waren Zigaretten, Raucherartikel usw. des Widerspruchszeichens. Weiter stellen sie mehrheitlich nützliche und teils sogar notwendige Ergänzungen zum Hauptangebot des Widerspruchszeichens dar. Überdies werden die sich gegenüberstehenden Waren in der Regel von denselben Herstellern produziert, richten sich an dasselbe relevante Publikum und können auch an denselben Verkaufsstellen erworben werden. Zudem können, aufgrund der Marktnähe und des ähnlichen Verwendungszwecks, Gemeinsamkeiten im Know-how ausgemacht werden. All diese Gründe sprechen für die starke Gleichartigkeit.

Angefochtene Waren der Klasse 5

7.

Demgegenüber ist die Gleichartigkeit zwischen den angefochtenen Waren pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische Präparate; Hanfextraktprodukte für medizinische Zwecke; Hanf-Öl für medizinische Zwecke; diätetische Präparate, die Hanf-Öl enthalten; nikotinhaltige Kaugummis; nikotinhaltige Beutel zur Verwendung als Hilfsmittel zur Raucherentwöhnung; nikotinhaltige Pflaster für medizinische Zwecke; tabakfreie Zigaretten für medizinische Zwecke; Tabakersatzstoffe für medizinische Zwecke; Kräuter für medizinische Zwecke, einschliesslich getrockneter Kräuter, flüssiger Kräuterextrakte und Kräuterkapseln; Nikotinpräparate für medizinische Zwecke; transdermale Pflaster und den Waren wie Tabak, Zigaretten, Raucherartikel der Klasse 34 der Widerspruchsmarke zu verneinen. Diese Produkte unterscheiden sich, entgegen den Ausführungen der widerspruchsgegnerischen Partei, insbesondere im Verwendungszweck, in den Vertriebskanälen und auch im Herstellungs-Know-how von den Waren der Klasse 34 der Widerspruchsmarke. Auch werden sie nicht von denselben Herstellern produziert und nicht an denselben Verkaufsstellen erworben. Es handelt sich nämlich bei Ersteren um Arzneimittel, Waren zur Raucherentwöhnung oder Produkte für therapeutische Zwecke, die z.B. auf ärztliche Verschreibung geliefert und in Apotheken erworben werden, dies im Unterschied zu den Waren der Klasse 34 der Widerspruchsmarke, bei welchen es sich um Genussmittel handelt, die z.B. am Kiosk, in Supermärkten oder spezialisierten Tabakgeschäften gekauft werden. Diese Waren sind daher verschieden (vgl. hierzu Widerspruchsentscheid des Instituts Nr. 15547 TRUE SPIRIT / VAPOR SPIRIT [fig.], E. III. B. 6 unter der Prüfungshilfe des Instituts: https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml).

8.

Zur Bejahung der Gleichartigkeit zwischen den Waren der Klasse 5 und der Klasse 34 verweist die widersprechende Partei auf den Entscheid des EUIPO im Verfahren B 1158049. Letzterer ist zwar nicht präjudiziell für das Institut (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 3.10). Ausländische Entscheide können aber als Indizien berücksichtigt werden. Von Bedeutung ist jedoch, dass gemäss Schweizerischer Auffassung viele Argumente, wie oben ausgeführt, gegen die Gleichartigkeit sprechen. Zudem spricht sich auch das EUIPO gegen die Gleichartigkeit zwischen den Waren der Klasse 5 und der Klasse 34 aus. Vergleiche hierzu den Widerspruchsentscheid B 2 143 959 des EUIPO vom 25.11.2013.

9.

Der weitere von der widersprechenden Partei aufgeführte ausländische Entscheid, d.h. derjenige der Beschwerdekammer des EUIPO (Fall Nr. R 1874/2020-2) betrifft die Gleichartigkeit innerhalb der Klasse 5, weshalb er als Indiz für die Gleichartigkeit zwischen der Klasse 5 und 34 unbehilflich ist. Auch gilt betreffend ausländische Entscheide das Vorgenannte.

10.

Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. zum Spezialitätsprinzip, Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1). Weiter ist zu beachten, dass selbst eine gegebenenfalls erhöhte Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens eine fehlende Gleichartigkeit nicht zu kompensieren vermöchte (vgl. BGer in sic! 2010, 252 E. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater / cool water), weshalb die Frage nach der vorgebrachten Bekanntheit der Widerspruchsmarke offenbleiben kann.

11.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit der Waren teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den folgenden, als nicht gleichartig beurteilten Waren bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Klasse 5 Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische Präparate; Hanfextraktprodukte für medizinische Zwecke; Hanf-Öl für medizinische Zwecke; diätetische Präparate, die Hanf-Öl enthalten; nikotinhaltige Kaugummis; nikotinhaltige Beutel zur Verwendung als Hilfsmittel zur Raucherentwöhnung; nikotinhaltige Pflaster für medizinische Zwecke; tabakfreie Zigaretten für medizinische Zwecke; Tabakersatzstoffe für medizinische Zwecke; Kräuter für medizinische Zwecke, einschliesslich getrockneter Kräuter, flüssiger Kräuterextrakte und Kräuterkapseln; Nikotinpräparate für medizinische Zwecke; transdermale Pflaster.

12.

In Bezug auf die angefochtenen Waren der Klasse 34 ist von Gleichheit respektive starker Gleichartigkeit auszugehen, weshalb nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

C. Zeichenidentität

1.

Die Zeichen sind identisch: Das ältere Zeichen MOODS stimmt vollständig mit dem jüngeren überein. Letzteres weist keine zusätzlichen Elemente auf.

2.

Für die angefochtenen Waren der hier noch interessierenden Klasse 34, welche in den Gleichheitsbereich des älteren Zeichens fallen, ist der Widerspruch gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG bereits gutzuheissen, ohne dass das Bestehen einer Verwechslungsgefahr geprüft werden muss.

3.

Für die angefochtenen Waren der hier noch interessierenden Klasse 34, welche in den Gleichartigkeitsbereich der älteren Marke fallen, ist gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG noch zu prüfen, ob sich eine Verwechslungsgefahr ergibt.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken verwechselbar sind, ist stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Der Schutzumfang einer Widerspruchsmarke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile banal sind oder sich eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.7).

3.

Bei der Widerspruchsmarke MOODS handelt es sich um die Pluralform des englischen Begriffs MOOD und kann z.B. mit die Launen, Stimmungen übersetzt werden (vgl. www.pons.de, Suchabfrage vom 27.12.2022). MOODS in Alleinstellung ist unbestimmt und interpretationsbedürftig, da nicht bezeichnet wird, welcher Art die Stimmungen / Launen sind. Somit wird auch nicht direkt die Wirkung bzw. der Zweck der beanspruchten Waren beschrieben, da diese nicht einfach in Stimmungen, sondern in eine bestimmte Stimmung versetzen (z.B. good mood / positive mood: vgl. www.pons.de, Suchabfrage vom 27.12.2022). Es fehlt dem Zeichen ein Element, das bezeichnet, ob die Launen verbessert werden sollen.

4.

MOODS beschreibt folglich in Alleinstellung weder direkt die Eigenschaften, die Art, die Zweckbestimmung der strittigen Waren der Klasse 34 noch den Anbieter der Art nach direkt. Zudem stellt dieser Begriff keinen Qualitätshinweis und keine reklamehafte Anpreisung dar. Die Widerspruchsmarke ist daher durchschnittlich kennzeichnungskräftig und weist einen normalen Schutzumfang auf.

5.

Im Weiteren ist zu berücksichtigen, dass hinsichtlich der Klasse 34 von einer normalen, durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen ist: Als Genussmittel richten sich die hier interessierenden Waren wie z.B. Zigaretten, Tabak und Raucherartikel an ein breites Publikum, von dem bei der Prüfung hinsichtlich Markenunterschiede keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6).

6.

Die Vergleichszeichen sind vorliegend identisch (vgl. III. C. hiervor), weshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund der Wechselwirkung zwischen Markenähnlichkeit und Gleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtenen Waren umso stärker von denjenigen des Widerspruchszeichens abheben müssen (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend, in Anbetracht, dass die hier noch interessierenden Waren der angefochtenen Marke der Klasse 34 gleich bzw. stark gleichartig sind (vgl. III. B. 12), nicht der Fall, so dass die Gefahr der Verwechslung des jüngeren Zeichens mit der identischen und normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke besteht. Es besteht somit, auch unter Berücksichtigung der normalen Aufmerksamkeit der Abnehmer, die Gefahr von Fehlzurechnungen.

7.

Der Widerspruch Nr. 102812 wird daher im Lichte vorgenannter Ausführungen teilweise, d.h. bezüglich der angefochtenen Warenklasse 34, gutgeheissen und die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 781188 MOODS in diesem Umfang widerrufen. Bei diesem Prozessausgang kann die Frage nach der vorgebrachten Bekanntheit der Widerspruchsmarke offenbleiben.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Hat die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens keine Parteientschädigung zugesprochen (vgl.

Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren nur teilweise durchgedrungen, d.h. bezüglich vier Waren der Klasse 34 von insgesamt 17 Waren der Klassen 5 und 34. Folglich ist sie mehrheitlich unterlegen, weshalb sie grundsätzlich kostenpflichtig ist. Da die widerspruchsgegnerische Partei keine Stellungnahme eingereicht hat und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr jedoch keine Parteientschädigung zugesprochen. Es werden folglich keine Kosten gesprochen.

Aus diesen Gründen wird