IGE 103666: MICHAEL JACKSON

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 22.02.1985 hinterlegt, die angefochtene Marke am 03.04.2023 im internationalen Register eingetragen. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

3.

Wer an einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren nach Markenschutzgesetz beteiligt ist und in der Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, muss ein Zustellungsdomizil in der Schweiz benennen oder einen hier niedergelassenen Vertreter bestellen (Art. 42 Abs. 1 MSchG). Kommt die Widerspruchsgegnerin einer entsprechenden Aufforderung (wie in casu) nicht fristgemäss nach, wird sie gemäss Art. 21 Abs. 2 MSchV vom Verfahren ausgeschlossen und das Verfahren wird von Amtes wegen weitergeführt (vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 1, Ziff. 4.3, unter www.ige.ch). Das Dispositiv des Entscheids wird ihr gemäss Regel 23bis AusfO (Ausführungsordnung zum Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, SR 0.232.112.21) über die WIPO eröffnet.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen).

2.

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren geschützt: 25 Vêtements; costumes de bain; chaussures; articles de bonneterie; cravates; layettes [vêtements]; chaussures de football américain; chapeaux; gants [vêtements]; ceintures en cuir [vêtements].

3.

Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28 und 30 eingetragen: Toilettenseifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Kosmetika. Brillen und Sonnenbrillen; Grammofonplatten und bespielte Tonbänder, Diapositive sowie Film- und Fotospulen, Radioempfänger, Plattenspieler und Tonbandgeräte. Schmuckwaren. Posters, Kalender, Aufkleber. Reisekoffer, Tragtaschen. Becher, Geschirr, Trinkgläser. Bettücher und -decken. Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen. Knöpfe, Aufnäher, Stickereien. Spiele und Spielwaren, Puppen. Kaugummi, Backwaren und Süsswaren.

4.

Die Widerspruchsmarke beansprucht mit Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen die Oberbegriffe der Klasse 25. Diese umfassen die angefochtenen Vêtements; costumes de bain; chaussures; articles de bonneterie; cravates; layettes [vêtements]; chaussures de football américain; chapeaux; gants [vêtements]; ceintures en cuir [vêtements]. Es besteht somit Warengleichheit.

5.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gleichheit zu bejahen ist. Nachfolgend ist daher die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die Wortmarke "MICHAEL JACKSON" (Widerspruchsmarke) und eine Bildmarke (angefochtene Marke) gegenüber. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit einer Wortmarke mit einer Bildmarke steht die Prüfung der Sinngehalte der Marken auf ihre Verwechselbarkeit im Vordergrund, zumal im geschäftlichen Verkehr Bildmarken regelmässig nicht ausgesprochen werden. Gemäss deutscher Rechtsprechung liegt eine Markenkategorien übergreifende Kollision zwischen einer Wort- und einer Bildmarke vor, wenn die Wortmarke aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise die "naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der zu vergleichenden Markengestaltung" darstellt (vgl. BSK MSchG-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, Art. 3 N 107 mit Verweis u.a. auf BGH vom 26.02.1971, I ZR 67/69, GRUR 1971 251 f. – Oldtimer). Willi setzt voraus, dass der gewählte Begriff naheliegend und eine vollständige und erschöpfende Benennung des Bildmotivs ist (Christoph Willi, Kommentar MSchG, Art. 3 N 99). Marbach bejaht die Zeichenähnlichkeit zwischen einer Wortmarke und einer Bildmarke, wenn sich aufgrund des Begriffs eine konkrete Darstellung nahezu aufdrängt (Marbach, SIWR III/I, N 933). Eine Zeichenähnlichkeit kann dabei auch dann gegeben sein, wenn der Sinn des Wortes nicht nur durch das konkrete angefochtenen Vergleichsbild wiedergegeben werden kann, sondern auch in anderer Weise (Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14, Auflage, § 9 N 334). Alle Lehrmeinungen betonen dabei, dass bei Kollisionen zwischen Wort- und Bildmarken darauf zu achten ist, dass über die Ähnlichkeit im Sinngehalt nicht ein Motivschutz gewährt wird (vgl. statt vieler BSK MSchG-Städeli/Brauchbar Birkhäuser, Art. 3 N 107).

3.

Die Widerspruchsmarke setzt sich aus der Kombination eines englischen Vor- und Familiennamens zusammen. Michael Jackson war ein US-amerikanischer Pop-, Soul-, R&B-, Funk-, Disco- und Rocksänger, Tänzer, Songwriter, Autor, Musik- und Filmproduzent sowie Musikmanager. Gemäss der Online Enzyklopädie Wikipedia zählt M. Jackson mit über 500 Millionen verkauften Tonträgen zu den kommerziell erfolgreichsten Musikern aller Zeiten (vgl. https://de.wikipedia.org, abgerufen am 16.05.2024). Es ist denn auch institutsnotorisch, dass das Widerspruchszeichen auf einen der bekanntesten Musiker der Popmusik verweist. Die angesprochenen Abnehmer erkennen demnach in der Widerspruchsmarke ohne Zweifel den Namen dieses erfolgreichen Musikers.

4.

Die angefochtene Bildmarke zeigt das Bild eines Mannes mit verschränkten Beinen, einem ausgetreckten rechten Arm, die linke Hand am Herz. Der Mann schaut nach rechts und trägt einen Hut, der seine Augen verdeckt. Die widersprechende Partei geht davon aus, dass die Bildmarke eine berühmte Tanzpose von Michael Jackson aus dem Musikvideo zum Song "Black or White" zeige. Diese Pose sei sogar zu einem Markenzeichen des Sängers geworden.

5.

Aus den von der widersprechenden Partei eingereichten Anlage 5 geht hervor, dass aufgrund der weiten Verbreitung des obenerwähnten Musikvideos und der grossen Bekanntheit des Künstlers diese Pose Michael Jackson zugeschrieben wird. Eine Internet-Recherche zur Begriffskombination Tanzpose Michael Jackson zeigt zwar verschiedene Posen. Darunter findet sich aber mehrfach auch die hier zur Diskussion stehende Pose (vgl. Google-Recherche, durchgeführt am 16.05.2024). Entscheidend ist in casu einerseits, dass es sich bei der Widerspruchsmarke nicht um eine beliebige Kombination eines Vor- und Familiennamens handelt, sondern dass die angesprochenen Abnehmerkreise eine klare Vorstellung davon haben, wer hinter dem Namen Michael Jackson steht. Andererseits stellt die Bildmarke eine der ikonischen Tanzposen dieses Künstlers dar. Mit anderen Worten, drängt sich aufgrund der sehr konkreten Begriffskombination die konkret gewählte Darstellung nahezu auf.

6.

Da für das Institut kein Zweifel besteht, dass ein wesentlicher Teil der angesprochenen Abnehmer in der angefochtenen Bildmarke den Künstler Michael Jackson erkennt, weisen die Vergleichszeichen somit einen übereinstimmenden Sinngehalt auf. Dass der Künstler dabei auf unterschiedliche Art und in verschiedenen Tanzposen dargestellt werden kann, spielt für die Beurteilung des Sinngehalts der Konfliktzeichen, wie oben ausgeführt, keine Rolle. Zudem kann in casu die Bejahung der Zeichenähnlichkeit nicht mit einem, dem Markenrecht fremden, Motivschutz gleichgestellt werden. Von einem Motivschutz müsste z.B. dann gesprochen werden, wenn eine Wortmarke "Tänzer" als ähnlich zu einem Bild eines Tänzers beurteilt werden würde. Hiervon sind wir hingegen weit entfernt. Die Wortmarke Michael Jackson bezeichnet nicht irgendeinen Mann dieses Namens, sondern einen äusserst bekannten US-amerikanischen Künstler. Weiter zeigt die Bildmarke nicht eine beliebige Pose eines nicht näher definierten Tänzers, sondern eine der charakteristischen Posen von Michael Jackson. Die konkrete Darstellung drängt sich somit aufgrund des klaren Begriffs geradezu auf.

7.

Somit ist die Zeichenähnlichkeit zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Waren der Klasse 25 werden im Vergleich zu Massenartikeln des täglichen Bedarfs tendenziell mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit nachgefragt, weil sie vor dem Kauf oft anprobiert werden (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BVGer B-1342/2018, E. 6.2 – APPLE / APPLE BOUTIQUE;).

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4.

Die widersprechende Partei verweist auf den Bundesgerichtsentscheid 4C.141/2002, in dem festgehalten wurde, dass DJ Bobo über einen berühmten Künstlernamen verfüge. Da DJ Bobo als berühmt gelte, habe dies erst recht für Michael Jackson zu gelten.

5.

An dieser Stelle gilt es festzuhalten, dass das Bundesgericht im oben erwähnten Entscheid einzig die Frage des Namensschutzes gemäss Art. 29 ZGB zu beurteilen hatte. Die Frage nach der Kennzeichnungskraft des fraglichen Zeichens war somit nicht Prozessthema. Gegenstand des Widerspruchsverfahrens nach Art. 31 MSchG ist denn auch allein die Frage, ob die Voraussetzungen gemäss Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. D.h., es ist gestützt auf ein ältere, eingetragene Marke zu beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr besteht. Ein Widerspruch kann somit nicht auf eine Namensrecht gestützt werden.

6.

Weiter gilt es zu beachten, dass im Widerspruchsverfahren der erweiterte Schutz der berühmten Marke nach Art. 15 MSchG nicht geltend gemacht werden kann (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 1). Aber auch die Frage nach der erhöhten Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Rahmen der Prüfung der Kennzeichnungskraft kann nicht gestützt auf die allfällige Berühmtheit des Namens Michael Jackson entschieden werden. Da im Markenrecht das Spezialitätsprinzip gilt, wäre eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke einzig in Verbindung mit den für den Fall massgebenden Waren der Klasse 25 relevant. Eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke für Kleider, Schuhe und Kopfbedeckungen wurde hingegen durch die widersprechende Partei nicht dargetan. In diesem Verfahren bleibt es somit bei der originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

7.

Der Widerspruchsmarke "Michael Jackson" kann in der Bedeutung als Kombination eines Vor- und Familiennamens in Verbindung mit den strittigen Waren der Klasse 25 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Der Widerspruchmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu.

8.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall.

9.

Zwar erstreckt sich der Schutzumfang einer Wortmarke grundsätzlich nicht auf das abstrakte Bildmotiv (vgl. BVGer B-6573/2016, E. 6 – Applelogo / ADAMIS GROUP (fig.). Es ist hingegen nicht ausgeschlossen, dass im Einzelfall die Verletzung einer Wortmarke auch durch ein Bild vorliegen kann. Zu beachten gilt es in diesem Zusammenhang, dass eine Übereinstimmung zwischen dem abstrakten Bildmotiv und dem Sinngehalt der Wortmarke aber zulässig ist, zumal im Markenrecht ein Motivschutz als solcher nicht existiert. Entsprechend vermag allein eine Übereinstimmung im abstrakten Motiv keine Verwechslungsgefahr zu begründen. Je abstrakter die jüngere Wortmarke ist und je weniger genau sie die kennzeichnungskräftigen Bestandteile der Bildmarke benennt, desto weniger ähnlich sind sich die Marken. Verletzungen sind aber möglich, wenn die wörtliche Wiedergabe die naheliegende und erschöpfende Benennung der Bildmarke ist (vgl. Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG],

2.

Auflage, Bern 2017, N 216 zu Art. 3, mit Hinweisen). Wie oben aufgezeigt, wird in der Widerspruchsmarke nicht eine beliebige Vor- und Familiennamenkombination erkannt, sondern vielmehr der Namen eines berühmten US-amerikanischen Pop-Künstlers. Da auch in der angefochtenen Bildmarke klar dieser Künstler erkannt wird, ist von einer Übereinstimmung im Sinngehalt zwischen den beiden Konfliktzeichen auszugehen, da in beiden von den angesprochenen Abnehmerkreisen ein direkter Hinweis auf eine und dieselbe Person und mithin auf eine bestimmte betriebliche Herkunft erkannt wird.

10.

Die angefochtene Marke hält somit den geforderten Zeichenabstand nicht ein. Aufgrund der klaren Übereinstimmung im Sinngehalt, der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Warengleichheit ist die Verwechslungsgefahr auch bei leicht erhöhter Aufmerksamkeit zu bejahen. Der Widerspruch Nr. 103666 ist demnach vollumfänglich gutzuheissen.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren vollständig durchgedrungen. Es hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 als angemessen. Zudem hat die widerspruchsgegnerische Partei der widersprechenden Partei die Widerspruchgebühr zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird