IGE 103812: TALTALM

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Die Widerspruchsmarke wurde am 22.08.2023 unter Berücksichtigung einer französischen Priorität vom 15.05.2023 gemäss Art. 4 PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, SR 0.232.04) im internationalen Register eingetragen, die angefochtene Marke am 10.12.2020 hinterlegt. Die widersprechende Partei ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. Materielle Beurteilung

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. Eine übereinstimmende Klasseneinteilung der beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen nach dem Nizza-Abkommen vermag für sich allein noch keine Gleichartigkeit zu begründen, weil diese Klasseneinteilung eine rein administrative Hilfsfunktion erfüllt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (vgl. vgl. Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], Teil 6, 6.1 ff. mit weiteren Hinweisen, unter www.ige.ch).

2.

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "service après vente"), weil zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird (Richtlinien, Teil 6, 6.1.3).

3.

Die angefochtene Marke ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt: Klasse 3: Produits cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté, savons, gels et shampooings; produits pour les soins de la peau et des ongles; huiles de toilette, huiles cosmétiques, huiles capillaires, huiles de massage; sérums de beauté, sérums à usage cosmétique, sérums à usage capillaire, sérums pour apaiser la peau (produits cosmétiques); patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique, patchs cosmétiques pour la peau; baumes autres qu'à usage médical, crèmes de beauté sous forme de baumes; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer; Klasse 5: Produits pharmaceutiques et préparations médicales, vitamines prénatales, vitamines postnatales, tisanes médicinales, herbes médicinales, infusions médicinales; produits et préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des vergetures; produits hygiéniques pour la médecine; produits hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les produits de toilette; articles absorbants destinés à l'hygiène personnelle; couches pour bébés et pour personnes incontinentes; shampooings, savons, lotions et dentifrices médicamenteux; aliments et substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; substituts de repas, aliments et boissons diététiques à usage médical; compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; désinfectants; Klasse 44: Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; services de soins cosmétiques; services de soins post-partum; services de soins postnatals pour femmes; services de massage, services de massage prénatal, services de conseils en matière de massage; conseils en matière d'accouchement, informations sur l'allaitement maternel.

4.

Die Widerspruchsmarke ist für folgende Waren eingetragen: Klasse 3: Savons; produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux; produits de soin non médicaux pour la peau, les cheveux et le corps; lotions et crèmes non médicaux pour les mains, le visage, le corps et les pieds; préparations de soin pour les lèvres; préparations pour le soin des ongles; lingettes et produits nettoyants pour la peau, les cheveux et le corps; gels de douche, shampooings, sels de bain, préparations cosmétiques pour le bain; déodorants et antitranspirants à usage personnel; crèmes de protection solaire; Klasse 5: Désinfectants.

Angefochtene Klasse 3:

5.

Die Waren "Produits cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux; savons; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles" finden sich identisch im Warenverzeichnis der beiden sich gegenüberstehenden Marken. Lediglich die Wortwahl weicht leicht ab, indem der Begriff "préparations de toilette" der Widerspruchsmarke im Warenverzeichnis der jüngeren Marke durch "produits de toilette" ersetzt wird.

6.

Fast alle übrigen angefochtenen Waren, nämlich "préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté, savons, gels et shampooings; produits pour les soins de la peau et des ongles; huiles de toilette, huiles cosmétiques, huiles capillaires, huiles de massage; sérums de beauté, sérums à usage cosmétique, sérums à usage capillaire, sérums pour apaiser la peau (produits cosmétiques); patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique, patchs cosmétiques pour la peau; baumes autres qu'à usage médical, crèmes de beauté sous forme de baumes", fallen unter diese Oberbegriffe und sind im Übrigen teilweise sehr ähnlich formuliert wie die weiter im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten Waren "produits de soin non médicaux pour la peau, les cheveux et le corps; lotions et crèmes non médicaux pour les mains, le visage, le corps et les pieds; préparations de soin pour les lèvres; préparations pour le soin des ongles; lingettes et produits nettoyants pour la peau, les cheveux et le corps; gels de douche, shampooings, sels de bain, préparations cosmétiques pour le bain". Auch bezüglich dieser Waren besteht somit Gleichheit.

7.

Die angefochtenen Waren "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer" finden sich nicht im Warenverzeichnis der Klasse 3 der Widerspruchsmarke. Allerdings ist das Saubermachen oder das Entfetten eine typische, wenn nicht sogar wesensbedingte Eigenschaft von Seifen (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-4260/2010, E. 6.2.3 – Bally / BALU [fig.]; abrufbar unter www.bvger.ch). «Seifen» resp. die "Savons" der Widerspruchsmarke stellen im Bereich der Aufzählung der Oberbegriffe in der Nizza-Klassifikation den Übergang von den Wasch- und Putzmitteln zu den Körperpflegeprodukten dar und können in dieser allgemeinen Formulierung beide Bereiche betreffen. Folglich besteht zumindest hochgradige Gleichartigkeit. Darüber hinaus geniesst die Widerspruchsmarke auch Schutz für Desinfektionsmittel in Klasse 5 (Désinfectants). Eine rechtsgenügliche Abgrenzung der Desinfektionsmittel der Widerspruchsmarke von den Putz- und Reinigungsmitteln der angefochtenen Marke ist jedoch nicht möglich, da Letztere auch der Desinfektion resp. dem Entfernen von Pilzen oder Insekten dienen können. Folglich besteht auch hier Gleichartigkeit.

Angefochtene Klasse 5:

8.

Den verschiedenen angefochtenen Waren stehen in der Klasse 5 lediglich die Desinfektionsmittel der Widerspruchsmarke gegenüber. Letztere sind identisch mit den angefochtenen "désinfectants" und wiederum gleichartig mit den auch in der Klasse 5 angefochtenen "savons" (vgl. Ziff. 7 hiervor).

9.

Zudem verfolgen Desinfektionsmittel den Zweck, Krankheiten zu behandeln, vorzubeugen und deren Übertragung zu verhindern, indem sie z.B. die menschliche Haut, Flächen und Arbeitsmaterial vor Infektionserregern desinfizieren und reinigen (vgl. den Internettreffer unter https://pflegewiki.eu/index.php/Desinfektionsmittel, abgerufen am 06.09.2024). Weiter gelten insbesondere die Desinfektionsprodukte zur Wundversorgung und zur präoperativen Hautdesinfektion als Arzneimittel (vgl. den Internettreffer unter https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/de/home/themen/pflichthersteller/zulassung-biozidprodukte/uebergangszulassung/zulassung-zn/zulassungsverfahren-zndesinfektionsmittel/erlaeuterungen-rechtlichen-situation-desinfektionsmittel.html; abgerufen am 06.09.2024). Zwischen den angefochtenen Waren "produits pharmaceutiques et préparations médicales; tisanes médicinales, herbes médicinales, infusions médicinales; produits hygiéniques pour la médecine; produits hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les produits de toilette" und den Waren "désinfectants" der Widerspruchsmarke bestehen demzufolge Berührungspunkte (vgl. BVGer-Urteil B- 5119/2014, E. 5.4 – VISUDYNE / VIVADINE). Weiter können auch medizinische Tees und Kräuter eine antiseptische Wirkung haben (wie z.B. Salbei(tee), vgl. beispielhaft https://www.klosterfrau.de/natuerlicheheilkraft/salbei.html; abgerufen am 09.09.2024). Soweit die genannten Waren über die reinen Desinfektionsmittel der Widerspruchsmarke hinausgehen, ist die starke Gleichartigkeit aufgrund der Marktnähe, der Übereinstimmungen im Know-how, in den Herstellungsstätten und in der Zweckbestimmung zu bejahen (vgl. die Entscheide des Instituts in den Verfahren Nr. 102662, III. B. Ziff. 4 – TAL / LIPTAL sowie Nr. 102575, III. B. Ziff. 11 – ultraliq / HYDROLIQ [fig]; abrufbar in der Prüfungshilfe [Widerspruch] des IGE [nachfolgend Prüfungshilfe] unter https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml). Dies gilt im Weiteren auch für die angefochtenen "articles absorbants destinés à l'hygiène personnelle". Der Umstand, dass diese für die persönliche Hygiene bzw. absorbierend sind, vermag an der Beurteilung nichts zu ändern. Diese Einschränkung äussert sich lediglich über die Zweckbestimmung bzw. eine Wirkungsweise der angefochtenen Waren, ändert aber nichts an der Natur

der Produkte, für welche das Vorgenannte gilt (vgl. den Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 102575, III. B. Ziff. 11 – ultraliq / HYDROLIQ [fig]; abrufbar in der Prüfungshilfe).

10.

Zudem kann heutzutage gemäss Praxis davon ausgegangen werden, dass Körperpflegeprodukte mehrheitlich über die gleichen Vertriebskanäle verkauft werden wie pharmazeutische Präparate und dass folglich zwischen den kosmetischen und Körperpflegeprodukten der Klasse 3 der Widerspruchsmarke und den pharmazeutischen Präparaten der Klasse 5 der angefochtenen Marke Gleichartigkeit besteht. Des Weiteren ist die Grenze zwischen rein pflegenden Produkten (Kosmetika) und solchen mit heilender Wirkung (Pharmaka) fliessend. Vor allem im Hautpflegebereich gibt es einen Trend zu Produkten, die sowohl pflegende als auch heilende oder heilungsunterstützende Wirkung haben (sogenannte

«cosmeceuticals»). Damit bestehen auch entsprechende Publikumserwartungen an Kosmetikhersteller – das Publikum bringt solche Heilmittel mit der Kosmetikbranche in Verbindung (vgl. RKGE in sic! 1997, 298, E. 4 – Neutrogena / Neutria; vgl. auch die Entscheide des Instituts in den Verfahren Nr. 12594 III. B. Ziff. 5 – FAIR & WHITE PARIS [fig.] / FAIR & BRITE [fig.] und Nr. 102662, III. B. Ziff. 4 – TAL / LIPTAL; abrufbar in der Prüfungshilfe). Dies trifft vorliegend auf das Verhältnis zwischen den Waren "Savons; produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux; produits de soin non médicaux pour la peau, les cheveux et le corps; lotions et crèmes non médicaux pour les mains, le visage, le corps et les pieds; préparations de soin pour les lèvres; préparations pour le soin des ongles; lingettes et produits nettoyants pour la peau, les cheveux et le corps; gels de douche, shampooings" der Klasse 3 der Widerspruchsmarke und den in der Klasse 5 angefochtenen Waren "Produits pharmaceutiques et préparations médicales; produits et préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des vergetures (Schwangerschaftsstreifen); produits hygiéniques pour la médecine; produits hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les produits de toilette; shampooings, savons, lotions et dentifrices médicamenteux" zu.

11.

Zwischen den restlichen, in der Klasse 5 angefochtenen Waren, den "couches pour bébés et pour personnes incontinentes" sowie den "vitamines prénatales, vitamines postnatales; aliments et substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; substituts de repas, aliments et boissons diététiques à usage médical; compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé" einerseits und den verschiedenen Waren in der Klasse 3 und den Desinfektionsmitteln in der Klasse 5 der Widerspruchsmarke ergeben sich hingegen keine rechtsgenüglichen Berührungspunkte. Diese angefochtenen Waren haben weder eine kosmetische Komponente, noch kommt ihnen eine desinfizierende Wirkung zu. Windeln ("couches") stimmen weder im Verwendungszweck noch im erforderlichen herstellungstechnischen Know-how mit den Kosmetika (Klasse 3) resp. Desinfektionsmitteln (Klasse 5) der Widerspruchsmarke überein und werden auch in grösseren Warenhäusern in speziellen Rayons angeboten. Diätische Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und Säuglingsnahrung sind für Personen mit einem besonderen, medizinisch bedingten Nährstoffbedarf bestimmt. Da diese von der Nahrungsmittelindustrie hergestellten Produkte gemäss Rechtsprechung selbst zu den pharmazeutischen Präparaten nicht gleichartig sind, kann kein markenrechtlich relevanter Bezugspunkt oder sachlogischer Zusammenhang zu den beanspruchten Waren der Klassen 3 der Widerspruchsmarke hergestellt werden (vgl. auch BVGer B-5119/2014, E. 5.3 – VISUDYNE / VIV-ADINE und B-1084/2015, E. 4.3 Drospira / PROSPIRE; vgl. auch: Newsletter 2016/04-05 Marken; verfügbar auf deutsch/newsletter-201604-05-marken). Daran ändert auch nichts, dass einzelne Unternehmen sowohl Körperpflegeprodukte wie auch Nahrungsergänzungsmittel herstellen, wie von der widersprechenden Partei vorgebracht. Denn die alleinige Übereinstimmung im Verkaufsort und die Diversifizierungsbestrebungen einzelner Unternehmen genügen noch nicht, um eine Gleichartigkeit zu begründen. Sowohl das herstellungstechnische Know-how als auch der Verwendungszweck und die Eigenschaften der Waren sind denn auch grundsätzlich verschieden. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen

besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. zum Spezialitätsprinzip, Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.1).

Angefochtene Klasse 44:

12.

Gemäss Rechtsprechung besteht Gleichartigkeit zwischen kosmetischen Produkten in der Klasse 3 und Dienstleistungen im Bereich der Körper- und Schönheitspflege in der Klasse 44, bei welchen jene Waren verwendet werden (vgl. BVGer B-6821/2013, E. 5.2 – CLINIQUE / DERMACLINIQUE BEAUTY FARM [fig.] unter www.bvger.ch). Denn von den Abnehmern würden diese Waren und Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen (vgl. auch Entscheid des Instituts im Verfahren 102327, III. B. Ziff. 17 – DEVEE / DEWEE; abrufbar in der Prüfungshilfe). Vorliegend trifft dies auf das Verhältnis zwischen den angefochtenen Diensleistungen "Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; services de soins cosmétiques" und insbesondere den Waren "produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits de parfumerie; produits de soin non médicaux pour la peau, les cheveux et le corps; lotions et crèmes non médicaux pour les mains, le visage, le corps et les pieds" der Klasse 3 der Widerspruchsmarke zu.

13.

Verneint wurde diese Gleichartigkeit von der Rechtsprechung hingegen in Bezug auf die Dienstleistungen "servizi di sauna, servizi di centri dimagranti, servizi di solarium; bagni turchi; servizi di bagni termali; fisioterapia e massaggi, servizi medici" der Klasse 44, da die Anwendung und Verfügbarkeit kosmetischer Produkte zwar nicht ausgeschlossen, aber eben auch nicht erwartet werden könne (vgl. BVGer B- 6821/2013, E. 5.2 – CLINIQUE / DERMACLINIQUE BEAUTY FARM [fig.]). Gleiches hat vorliegend für die angefochtenen Dienstleistungen "services de soins post-partum; services de soins postnatals pour femmes; services de massage, services de massage prénatal, services de conseils en matière de massage; conseils en matière d'accouchement, informations sur l'allaitement maternel" zu gelten.

14.

Ebenso wenig besteht eine Marktüblichkeit, dass Hersteller der Produkte der Klassen 3 und 5, wie z.B. Kosmetik- und Pharmahersteller, selber Gesundheitspflegedienstleistungen für Dritte (in Kl. 44) erbringen (vgl. BVGer B-2269/2011, E. 6.5.2 – [fig.] / Bonewelding [fig.]). Auch zwischen den Waren der Klassen 3 und 5 der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Dienstleistungen "services de soins post-partum; services de soins postnatals pour femmes; services de massage, services de massage prénatal, services de conseils en matière de massage; conseils en matière d'accouchement, informations sur l'allaitement maternel" besteht somit keine Gleichartigkeit. Das erforderliche Fachwissen für die Herstellung respektive Erbringung der jeweiligen Waren und Dienstleistungen unterscheidet sich erheblich und sowohl die notwendige Infrastruktur als auch die Vertriebs- respektive Erbringungsorte sind verschieden. Der Konsument nimmt diese Waren und Dienstleistungen folglich nicht als sinnvolles Leistungspaket wahr. Die Gleichartigkeit ist daher zu verneinen (vgl. den Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 102327, III. B. Ziff. 18 – DEVEE / DEWEE; abrufbar in der Prüfungshilfe).

15.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Warengleichheit bzw. (starke) Gleichartigkeit der angefochtenen Waren und Dienstleistungen teilweise bejaht wird. Weil die Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG kumulativ Produktegleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit voraussetzt, ist der vorliegende Widerspruch in Zusammenhang mit den als nicht gleichartig beurteilten Waren in Klasse 5 ("vitamines prénatales, vitamines postnatales; couches pour bébés et pour personnes incontinentes; aliments et substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; substituts de repas, aliments et boissons diététiques à usage médical; compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé") und den nicht gleichartigen Dienstleistungen in Klasse 44 ("services de soins post-partum; services de soins postnatals pour femmes; services de massage, services de massage prénatal, services de conseils en matière de massage; conseils en matière d'accouchement, informations sur l'allaitement maternel") bereits wegen fehlender Gleichartigkeit abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5). Für die übrigen Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen ist von Gleichheit respektive Gleichartigkeit auszugehen und nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren resp. Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

2.

In casu stehen sich die reinen Wortmarken "TAL" (Widerspruchsmarke) und "TALM" (angefochtene Marke) gegenüber. Der Gesamteindruck von Wortzeichen wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt, wobei gemäss Rechtsprechung eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen in der Regel genügt, um eine Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen anzunehmen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1; BGer in sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).

3.

Die beiden streitverfangenen Marken stimmen in den ersten drei (von drei respektive vier) Buchstaben und damit dem in der Regel besonders prägenden Zeichenanfang überein (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff.

6.3.1; BGE 122 III 388, E. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon). Sie weisen dementsprechend denselben Wortstamm, dieselbe Silbenzahl und denselben einzigen Vokal "A" auf. Sie unterscheiden sich lediglich im hinzugefügten Schlussbuchstaben "M" in der jüngeren Marke. Daraus ergibt sich eine hohe Ähnlichkeit auf der klanglichen und der schriftbildlichen Ebene, zumal beide Zeichen als Wort ausgesprochen und gelesen werden können und somit nicht als Akronyme aufgefasst werden. Ungeachtet des Umstands, dass die angefochtene Marke im Schriftbild einen Buchstaben länger als die Widerspruchsmarke ist, führt bereits die vollständige Übernahme einer Marke grundsätzlich zu einer Zeichenähnlichkeit auf der klanglichen und auf der schriftbildlichen Ebene (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3).

4.

Im Schriftbild fällt der Schlussbuchstabe "M" zwar aufgrund seiner Breite etwas mehr ins Gewicht, wie auch die widerspruchsgegnerische Partei ausführt. Dasselbe gilt jedoch nicht in Bezug auf die Aussprache: Hier handelt es sich beim Buchstaben "M" um einen am Schluss eines Wortes unbetonten, kaum hörbaren Buchstaben. Dies ist im Deutschen insbesondere bei einem Schlussbuchstaben "M", der einem anderen Konsonanten folgt, der Fall (z.B. Psalm, Film, Helm, Farm, Sturm). Im Französischen ist die Bildung mit der Endung "-lm" gänzlich unüblich, da zwecks Aussprache des Schlussbuchstabens "M" meist ein Schlussbuchstaben "E" ergänzt wird (z.B. "calme"). Bei vielen französischen Wörtern mit der Endung auf "M" wird letzterer gar nicht ausgesprochen (z.B. faim, parfum, nom). Es kann folglich keine Rede davon sein, dass die jüngere Marke, wie von der widerspruchsgegnerischen Partei vorgebracht, zweisilbig (also tal-em oder tal-me) ausgesprochen würde. Der Unterschied zwischen der Aussprache von "TAL" und "TALM" fällt dementsprechend weder auf Deutsch noch auf Französisch kaum auf.

5.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist ein Wortzeichen einen derartigen Sinngehalt auf, der sich im anderen Zeichen nicht wiederfindet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen).

6.

Die Widerspruchsmarke besteht aus den drei Buchstaben "TAL", welche im deutschen als Substantiv die Bedeutung "(in der Regel durch einen Wasserlauf hervorgerufener) tiefer Einschnitt in der Erdoberfläche von mehr oder weniger grosser Längenausdehnung; Gesamtheit der Bewohner eines Tals" aufweist (vgl. Duden online unter https://www.duden.de/rechtschreibung/Tal; abgerufen am 09.09.2024). Weiter kann "TAL" eine mittelalterliche Siedlung in Verbindung mit einer Burg, eine traditionelle koreanische Maske oder unbekannte Gemeindeteile bezeichnen und wird u.a. als Vor-/Nachnamen verwendet. Auch kommen der Widerspruchsmarke als Abkürzung unterschiedliche Bedeutungen wie "Transaldolase, Teilnehmeranschlussleitung, Template Attribute Language, Transalpine Ölleitung, Transaction Application Language, Transoceanic Abort Landing" zu (https://www.duden.de/rechtschreibung/TAL, http://www.abkuerzungen.de/result.php?searchterm=tal&language=de; abgerufen am 09.09.2024). Die Widerspruchsmarke wird von den deutschsprachigen Abnehmerkreisen am ehesten im Sinne des Einschnittes der Erdoberfläche verstanden (vgl. den Entscheid des Instituts im Verfahren Nr. 102662, III. B. Ziff. 4 – TAL / LIPTAL). Die anderssprachigen Abnehmerkreise werden dem Zeichen keinen klaren Sinngehalt entnehmen können und das Zeichen a priori mit einem Fantasiezeichen oder allenfalls mit einem Namen assoziieren (vgl. https://fr.wikipedia.org/wiki/Tal und https://it.wikipedia.org/wiki/Tal; abgerufen am 09.09.2024).

7.

Die angefochtene Marke besteht aus den vier Buchstaben "TALM", wobei sich für diese Buchstabenfolge in keiner der Prüfungssprachen ein Sinngehalt eruieren lässt (vgl. Duden online, Larousse online, Merriam Webster online und Treccani online). Der einzige Hinweis ist die Abkürzung für "Talmud", wobei sich diese Abkürzung "Talm." mit einem Punkt schreibt und lediglich in Zitaten von Talmudstellen nachweisbar ist (vgl. Treccani online unter https://www.treccani.it/enciclopedia/sambation_(Enciclopedia-Italiana)/ und https://www.treccani.it/enciclopedia/rabbi_(Enciclopedia-Italiana)/; abgerufen am 09.09.2024). Ohne diesen Bezug – und insbesondere im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5 und 44 – wird dieser Sinngehalt von den relevanten Abnehmerkreisen folglich nicht erkannt.

Der von der widerspruchsgegnerischen Partei vorgebrachte Sinngehalt "to all the mamas" ist lexikalisch nicht erfasst und erschliesst sich den Abnehmern somit nicht ohne Weiteres.

8.

Auf der sinngehaltlichen Ebene ist somit keinerlei Überschneidung zwischen den beiden Marken feststellbar. Andererseits weist auch keine der sich gegenüberstehenden Marken einen Sinngehalt auf, der in allen Sprachregionen direkt erkannt würde.

9.

Somit ist die Zeichenähnlichkeit insbesondere auf der klanglichen und der schriftbildlichen Ebene zu bejahen und nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.5).

2.

Im Weiteren ist auch von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Vergleichswaren richten und mit welcher Aufmerksamkeit sie in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei "Massenartikeln" des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen ist als bei Spezialprodukte, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Bei den in der Klasse 3 beanspruchten Waren handelt es sich gemäss ständiger Rechtsprechung (vgl. z.B. BVGer B-5868/2019, E. 3.1 – NIVEA (fig.) / NEAUVIA; BVGer B- 4260/2010, E. 7 – BALLY / BALU) (fig.)) um Hygiene- und Kosmetikprodukte und damit um solche Massenartikel des täglichen Bedarfs, die mit einer geringen Aufmerksamkeit erworben werden. Beim Erwerb von Pharmazeutika ist hingegen von erhöhter Aufmerksamkeit auszugehen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BVGer B-1760/2012, E. 4.2 – ZURCAL / ZORCALA). Die Dienstleistungen der Klasse 44 werden mit gewisser Regelmässigkeit und mit einer durchschnittlichen bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit in Anspruch genommen (vgl. Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.6; BVGer B-5868/2019, E. 3.2 – NIVEA (fig.) / NEAUVIA und den Entscheid des IGE im Verfahren Nr. 102406, III/IV D Ziff. 2- vita [fig.] / Vita [fig.]; abrufbar in der Prüfungshilfe).

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 6, Ziffer 6.7).

4.

Der Widerspruchsmarke "TAL" ist in den unter Abschnitt III. C. Ziff. 5 hiervor aufgeführten Bedeutungen im Zusammenhang mit den Waren der Klassen 3 und 5 als unbestimmt und mithin als nicht direkt beschreibend zu qualifizieren. Denn ohne weitere Präzisierung ist nicht klar, um welches Tal und damit welche Gegend es sich dabei handeln soll. Ein Hinweis auf eine konkrete Herkunft der beanspruchten Waren ergibt sich daraus folglich nicht. Dem Hinweis der widerspruchsgegnerischen Partei, es handle sich um eine klare Anspielung auf die schweizerischen Berge, kann nicht gefolgt werden. Hierfür sind die angeführten Toponyme zu unbekannt und der Sinngehalt des Einschnitts in die Erdoberfläche zu unbestimmt. Der Widerspruchmarke kommt daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein normaler Schutzumfang zu.

5.

Die Vergleichszeichen werden für gleiche respektive ausgeprägt gleichartige Waren und Dienstleistungen beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein besonders strenger Massstab anzulegen ist und sich die angefochtene Marke umso stärker vom Widerspruchszeichen abheben muss (vgl. auch Richtlinien,

Teil 6, Ziff. 6.5). Dies ist vorliegend nicht der Fall: die jüngere Marke übernimmt die Widerspruchsmarke nicht nur integral, sondern auch am besonders prominenten Zeichenanfang (vgl. III. C. Ziff. 3 hiervor). Der zusätzliche Schlusskonsonant "M" wirkt sich phonetisch nicht derart auf die Aussprache der angefochtenen Marke aus, dass dieser besonders auffällt. Vielmehr ist die phonetische Ähnlichkeit erheblich, so dass die Gefahr des Überhörens hoch ist. Auch im Schriftbild ist die Abweichung in nur einem Buchstaben am Wortende nicht derart auffällig, dass sie die Verwechslungsgefahr auszuschliessen vermag (vgl. Ziff. III. C. 6 oben). Auf der sinngehaltlichen Ebene sind keine rechtsgenüglichen Unterschiede auszumachen, welche die festgestellten Ähnlichkeiten im Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermögen: Keine der beiden Marken verfügt über einen markanten Sinngehalt, der sich beim Hören und Lesen dem Bewusstsein in allen Sprachregionen der Schweiz ohne Weiteres aufdrängen würde (vgl. hierzu Richtlinien, Teil 6, Ziff. 6.3.1). Von einer Verschmelzung der Widerspruchsmarke mit dem Buchstaben "M" zu einem neuen Begriff mit eigenständigem Sinngehalt kann deshalb auch nicht die Rede sein.

6.

Es besteht somit insbesondere auf der klanglichen Ebene die Gefahr des Verhörens und somit von Fehlzurechnungen, zumal ein Grossteil der Waren mit einer niedrigen Aufmerksamkeit erworben wird. Diese Gefahr besteht aber auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass ein Teil der strittigen Waren und Dienstleistungen mit einer zumindest leicht erhöhten Aufmerksamkeit ausgesucht werden (vgl. III. D. Ziff. 2 hiervor), weil die Anforderungen an das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen des Publikums auch bei (leicht) höherer Aufmerksamkeit nicht überdehnt werden dürfen. Ein hoher Aufmerksamkeitsgrad führt zwar zu einem geschärften Erinnerungsbild und vermag wohl Unterschiede zwischen den Zeichen deutlicher zutage treten lassen, nicht aber die Zeichenähnlichkeit aufzuheben. Vorliegend ist auch punkto Sinngehalts kein rechtsgenüglicher Abstand gewahrt (vgl. Ziff. III. C. 8 oben).

7.

In Anbetracht der festgestellten ausgeprägten Zeichenähnlichkeit ist der erforderliche Zeichenabstand zur normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke nicht gewahrt und die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

8.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens kann offenbleiben, ob die Widerspruchsmarke, wie von der Widersprechenden sinngemäss vorgebracht, aufgrund ihrer angeblichen Verkehrsbekanntheit über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und über einen entsprechend erhöhten Schutzumfang verfügt.

9.

Der Widerspruch Nr. 103812 wird daher teilweise gutgeheissen und der angefochtenen internationalen Registrierung Nr. 1755759 "TALM" für die als gleich respektive gleichartig beurteilten Waren und Dienstleistungen, nämlich alle Waren der Klasse 3, die Waren "Produits pharmaceutiques et préparations médicales, tisanes médicinales, herbes médicinales, infusions médicinales; produits et préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des vergetures; produits hygiéniques pour la médecine; produits hygiéniques pour l'hygiène intime, autres que les produits de toilette; articles absorbants destinés à l'hygiène personnelle; shampooings, savons, lotions et dentifrices médicamenteux; désinfectants" (Klasse 5) sowie die Dienstleistungen "Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; services de soins cosmétiques" (Klasse 44), der Schutz in der Schweiz definitiv verweigert.

IV. Kostenverteilung

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff GebV-IGE und Anhang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (vgl. Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.3).

3.

Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll, wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'200.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2).

4.

Die widersprechende Partei ist mit ihrem Begehren lediglich teilweise, mithin für knapp zwei Drittel der angefochtenen Waren und Dienstleistungen, durchgedrungen. Es wurde ein einfacher Schriftenwechsel angeordnet. Vorliegend sind keine Gründe für eine Abweichung von der vorerwähnten Praxis ersichtlich. Die Parteikosten werden daher wettgeschlagen (vgl. diesbezüglich auch BVGer B-6734/2023, E. 9.3 – BURGER KING / Burek BK King (fig.)) und die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird