IGE 10497: GADOVISTGadogita

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Registrierungsdatum der Widerspruchsmarke ist der 10. Mai 1995. Die angefochtene internationale Registrierung wurde am 15. September 2008 in das internationale Register, mit Schutzausdehnung auf die Schweiz, eingetragen. Die Widersprechende ist demnach Inhaberin einer älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Das angefochtene Zeichen wurde in der „Gazette“ Nr. 2/2009 vom 5. Februar 2009 publiziert. Der Widerspruch wurde am 2. Juni 2009 innerhalb der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1.

Gemäss Art. 12 Abs. 1 MSchG kann ein Markeninhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, wenn er die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht hat, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.

2.

Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

3.

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV).

4.

Vor Ablauf der Karenzfrist ist die Einrede des Nichtgebrauchs gemäss Art. 32 MSchG unzulässig und deshalb nicht zu beachten (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3).

5.

Ist die Einrede des Nichtsgebrauchs erhoben worden, ist der Gebrauch der Marke während der letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen (Richtlinien,Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Hinweisen).

6.

Bei der internationalen Registrierung Nr. 637 325 „GADOVIST“ (Registrierungsdatum 10. Mai 1995) ist die fünfjährige Karenzfrist seit längerem abgelaufen (vgl. zur Berechnung der Karenzfrist bei Schweizer Marken Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.1). Die Widerspruchsgegnerin erhob die Einrede des Nichtgebrauchs des Widerspruchszeichens in ihrer ersten Stellungnahme vom 19. Januar 2010. Die Widersprechende hat somit den Gebrauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin, d.h. für den Zeitraum zwischen dem 19. Januar 2010 und dem 19. Januar 2005, glaubhaft zu machen (vgl. Art. 12 Abs. 1 MSchG; Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2, mit Verweis auf BVGer in sic! 2008, 219 Ŕ Exit (fig.) / Exit One).

7.

Was die Parteien im Sachverhalt übereinstimmend vorbringen, nämlich dass die Marke gebraucht wird, bindet das Institut und muss von diesem als Urteilsgrundlage so hingenommen werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2). Die Widerspruchsgegnerin anerkennt in ihrem Schreiben vom 19. Januar 2010, dass die Widerspruchsmarke für Kontrastmittel in der Schweiz gebraucht werde. Die von der Widersprechenden am 26. Juli 2010 ins Recht gelegten Belege beziehen sich, wie die Widersprechende selbst ausführt, ebenfalls ausschliesslich auf Kontrastmittel, womit sich deren Prüfung erübrigt. Wird die Marke nur für einen Teil der eingetragenen Produkte gebraucht, ist sie auch nur insoweit geschützt. Die Benutzung für einen Teil der von der Marke beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen stellt keine Benutzung für die übrigen Waren und Dienstleistungen dar. Insbesondere vermag der Gebrauch für einzelne Produkte in der Regel nicht als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff zu gelten (Richtlinien, Teil 5, Ziffer 6.4.5). In casu kann der Gebrauch für Kontrastmittel keinen rechtserhaltenden Gebrauch für die Oberbegriffe Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimiques pour l'hygiène begründen.

8.

Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob zwischen Kontrastmittel und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsgegnerin eine markenrechtlich relevante Gleichartigkeit gegeben ist.

C. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1, mit Hinweisen).

2.

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. „service après vente“). Allen diesen Fallgruppen gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht. Nur solche Waren und Dienstleistungen sind von Bedeutung, welche vom Markeninhaber auch tatsächlich gewerbsmässig angeboten werden. Die sogenannten Hilfswaren oder auch Hilfsdienstleistungen, welche lediglich zur Förderung des Absatzes der Hauptware erbracht werden, gehören nicht dazu (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3).

3.

Kontrastmittel sind „Substanzen, die zur Steigerung optischer Kontraste bei Röntgen- oder anderen bildgebenden Untersuchungen verwendet werden; sie werden zugesetzt, wenn verschiedene Körpergewebe die Strahlung nicht unterschiedlich stark absorbieren, wenn also keine ausreichenden natürlichen Absorptionsunterschiede bestehen. (…) (Brockhaus - Die Enzyklopädie in 30 Bänden. 21., neu bearbeitete Auflage.). Sie gelten als Arzneimittel und gehören zur Gruppe der Diagnostika. In Klasse 5 beansprucht die angefochtene internationale Registrierung die Schutzausdehnung auf die Schweiz für Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que préparations médicales, à savoir réactifs de diagnostic pour applications médicales, produits de contraste radiologiques à usage médical, diagnostics nucléaires et par ultrasons, substances à marquage radioactif à usage diagnostique, produits radiopharmaceutiques et substances à marquage radioactif à usage thérapeutique. Nach dem Oberbegriff Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que préparations médicales folgt das präzisierende und ausschliessende „à savoir“, „nämlich“, die darauf folgenden Waren sind Diagnostika, mitunter explizit auch Kontrastmittel (produits de contraste radiologiques à usage médical). In Klasse 5 werden die Vergleichszeichen demnach für identische bzw. stark ähnliche Waren beansprucht. Die Widerspruchsgegnerin beansprucht des Weiteren in Klasse 42 die angefochtenen Dienstleistungen services d'ingénieurs dans le domaine des radiodiagnostics, de l'actinothérapie et de la médecine nucléaire. Soweit die Widersprechende bezüglich dieser Dienstleistungen auf Gleichartigkeit schliesst, verkennt sie, dass keine Marktüblichkeit besteht, dass Pharmahersteller solche Dienstleistungen als selbständig kommerzialisierte Produkte anbieten. Falls Pharmaziehersteller überhaupt Forschungs-, Entwicklungs- oder Analysedienstleistungen erbringen, handelt es sich um intern erbrachte Dienste zur Förderung der eigenen Produktentwicklung und nicht um Dienstleistungen für Dritte (Forschungsmethoden und –resultate werden als Geschäftsgeheimnisse behandelt oder, soweit dies möglich ist, rechtlich geschützt). Es handelt sich damit um wirtschaftlich unselbständige Hilfsdienstleistungen, die keine Gleichartigkeit zu begründen vermögen, womit eine Verwechslungsgefahr bereits mangels Produktegleichartigkeit ausgeschlossen ist

(vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG; Richtlinien, Ziff. 7.5). Der Widerspruch wird folglich in Bezug auf diese Dienstleistungen abgewiesen. Bezüglich der Waren in Klasse 5 werden nachfolgend die Zeichen verglichen.

D. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, mit Hinweisen).

2.

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Die Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen genügt in der Regel, um eine Verwechselbarkeit bei Wortmarken anzunehmen. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

3.

Beide Vergleichszeichen sind Wortmarken und bestehen aus acht Buchstaben, wobei die ersten vier, GADO, und der sechste, I, identisch sind und an derselben Stelle stehen. Dies bewirkt, dass sich die Marken auf der schriftbildlichen Ebene ähnlich sind.

4.

Phonetisch bildet die Widerspruchsmarke drei Silben „GA-DO-VIST“, die angefochtene deren vier, „GA-DO-GI-TA“. Die ersten zwei Silben der Vergleichszeichen sind identisch. Die Übereinstimmung im Zeichenbestandteil „GADO“ erwirkt ebenfalls eine Ähnlichkeit beim klanglichen Vergleich.

5.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weisen die Wortbestandteile einer Marke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

6.

Das gemeinsame Element „GADO“ ist gemäss den Richtlinien zur Benutzung von internationalen Freinamen für pharmazeutische Substanzen (Guidelines on the use of internationale Nononproprietary names INN for pharmaceutical use) ein Präfix, welches bei Pharmazeutika angibt, dass Diagnostika Gadolinium enthalten. Die Endungen –Vist, bzw. -Gita bewirken bei den Marken keinen unterschiedlichen Sinngehalt.

7.

Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die Übereinstimmung beider Marken im Bestandteil „Gado“ und die damit einhergehenden festgestellten Ähnlichkeiten im Schriftbild und auf der klanglichen und begrifflichen Ebene eine Verwechslungsgefahr begründen. E. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5).

2.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

3.

Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzumfang einer Marke zu ermitteln. Denn ohne Klärung des Schutzumfangs der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen. Die Eintragung einer Marke sagt noch nichts über ihre Kennzeichnungskraft aus. Dies insbesondere deshalb, weil gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen sind, da im Streitfall die Überprüfung eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

4.

Der Markenbestandteil „Gado“ ist, wie die Widerspruchsgegnerin zutreffend ausführt, im Zusammenhang mit Pharmazeutika und speziell mit Diagnostika, worunter Kontrastmittel fallen, gemeinfrei. Neben den unter Buchstabe D Ziffer 6 aufgeführten expliziten Erwähnung in den INN-Richtinien gibt es in der INN-Datenbank 13 Substanzen, die dieses Präfix im Namen tragen (http://mednet.who.int/SearchInn.aspx?c=1f216b1a-c080-46a1-9a39- c33717387926). Der Schutzumfang jeder Marke ist durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt, denn was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Die beiden Vergleichszeichen beziehen ihre Unterscheidungskraft aus der Kombination des gemeinfreien Markenbestandteils „Gado“ mit den unbestimmten Annex „VIST“ bzw. „GITA“. Auch wenn das Element „GADO“ vollständig in der angefochtenen Marke enthalten ist, so gilt auch in diesem Fall, dass sich der Schutz nicht auf Sachbezeichnungen oder Beschaffenheitsangaben, erstrecken kann (vgl. zum Ganzen auch RKGE in sic! 1999, 420 – COMPAQ // CompactFlash; sowie B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 ECO-CLIN // SWISS ECO CLEAN (fig.), unter http://www.bvger.ch). Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke ist damit entsprechend eingeschränkt. Unter Berücksichtigung der deutlichen Unterschiede zwischen „VIST“ und „GITA“ kann auf Grund der Übernahme des gemeinfreien Präfix „Gado“ weder eine mittelbare noch eine unmittelbare Verwechslungsgefahr begründet werden. Weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist damit gegeben. Der Widerspruch Nr. 10497 ist deshalb abzuweisen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (vgl. Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff. IGE- GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO u. Richtlinien, Ziff. 9.3, 184). Gemäss Art. 34 MSchG hat das Institut mit dem Entscheid über den Widerspruch auch darüber zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Der obsiegenden Partei wird in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich nach Art. 8 VKEV (Art. 24 Abs. 1 MSchV). Die vom Gesetzgeber angestrebte Kostengünstigkeit des Verfahrens ist auch in diesem Zusammenhang zu beachten (RKGE in sic! 1998, 305 – Nina de Nina Ricci / Nina). Das Institut spricht in einem Verfahren mit einfachem Schriftenwechsel in ständiger Praxis eine Parteikostenentschädigung von Fr. 1'000.00 zu. Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt (vgl. Richtlinien, Ziff. 9.4).

2.

Der Widerspruch wird abgewiesen, weshalb die Widersprechende als unterliegende Partei kostenpflichtig wird. Vorliegend wurde ein zweifacher Schriftenwechsel durchgeführt. In Anwendung der obgenannten Kriterien rechtfertigt es sich, der Widerspruchsgegnerin für ihre Eingaben eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird