IGE 10657: CSCSSUPPORT

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren

Marke gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 16. Juni 2005 hinterlegt. Die angefochtene Marke am 21. Januar 2009. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Produkte bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1.

Will der Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtgebrauchs nach Art. 32 MSchG erheben, muss er dies in seiner ersten Stellungnahme tun (Art. 22 Abs. 3 MSchV). In einem späteren Stadium des Verfahrens bleibt diese Einrede unberücksichtigt. Die Behauptung des Nichtgebrauchs muss klar und unmissverständlich aus der Widerspruchsantwort hervorgehen. Es genügt beispielsweise nicht, dass die Ausführungen nur den Schluss zulassen, der Widerspruchsgegner sei offenbar von einem beschränkten Gebrauch der Widerspruchsmarke ausgegangen, ohne dass er diese Behauptung klar aufstellt (Richtlinien in Markensachen, Bern 1.1.2010 [nachfolgend Richtlinien], Teil 5, Ziff. 6.2, einsehbar unter: marken01012010.pdf).

2.

Die Widerspruchsgegnerin führte in ihrer Eingabe vom 4. November 2009 aus, der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke würde nicht ununterbrochene fünf Jahre andauern. Dieser Umstand sei nicht ausser Acht zu lassen, bemerkte sie weiter. Damit hat sie den Formerfordernissen der Einrede des Nichtgebrauchs nicht genüge getan, denn mit diesen Aussagen wurde die Behauptung des Nichtgebrauchs nicht unmissverständlich dargetan. Im Gegenteil hat sie mit der Feststellung des nicht ununterbrochenen fünfjährigen Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke den Nichtgebrauch von sich aus verneint (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.3.3). Daran ändert auch die nachträgliche Eingabe vom 18. Dezember 2009 nichts, mit der die Widerspruchgegnerin mitteilte, die Widersprechende habe sich seit Ja- nuar 2006 "von der Marke CS richtiggehend distanziert". Auch mit dieser Bemerkung ist der Nichtgebrauch nicht klar geltend gemacht worden.

3.

Soweit der Gebrauch wie im vorliegenden Fall nicht bestritten ist, sind die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen für die Gleichartigkeit massgebend, auch wenn die Marke tatsächlich nicht oder nur für einen Teil der eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen gebraucht wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.2).

C. Streitgegenstand

Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist nach Art. 31 MSchG allein die Prüfung, ob die Voraussetzungen des Art. 3 MSchG vorliegen, um eine Marke vom Markenschutz auszuschliessen. Dabei geht es ausschliesslich um die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr und nicht um lauterkeits-, firmen- oder namensrechtliche Fragen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 1.3).

Die Widerspruchsgegnerin machte in Ihrer Stellungnahme vom 4. November 2010 geltend, die Widersprechende würde mit dem betreffenden Widerspruch gegen die Marke "CSSUPPORT" rechtsmissbräuchlich handeln, indem sie damit den Vergleich vom 2. Dezember 2008 betreffend die Firma "CSSUPPORT GmbH" verletzen würde. Dabei handelt es sich um eine firmenrechtliche Frage, die nicht Gegenstand dieses Verfahrens kann, sondern gegebenenfalls im Rahmen eines Zivilverfahrens zu bestreiten ist.

D. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt. In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, die erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1, mit weiteren Hinweisen). Dass die von den Vergleichszeichen beanspruchten Dienstleistungen bzw. Waren verschiedenen Klassen angehören, bedeutet nicht a priori, dass sie ungleichartig sind. Es sind auch Konstellationen denkbar, in denen Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen verschiedener Klassen besteht.

2.

In Bezug auf die für die angefochtene Marke in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten muss differenziert werden: Büroarbeiten sind sogenannte Hilfsdienstleistungen, die von einem Finanzdienstleistungserbringer wie die Widersprechende nicht gewerbsmässig angeboten werden und auch kei- ne solche Erwartungen beim Schweizer Publikum wecken (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3). Diese sind somit mit den Finanzdienstleistungen der Klasse 36 nicht gleichartig. Hingegen ist festzustellen, dass zwischen den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35 im Bereich der Unternehmensberatung, nämlich Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung, und dem Dienstleistungsbereich des Finanzwesens respektive der Vermögensverwaltung der Widersprechenden (Klasse 36) teilweise ähnliche Bedürfnisse nach Beratungsdiensten befriedigt werden und somit nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Publikum auf den Gedanken kommt, dass sie aus ein und demselben Betrieb stammen. Die in der Dienstleistungsbranche zunehmende Tendenz zur „Beratung aus einer Hand“ bzw. „Allfinanzberatung“ ist ebenfalls geeignet, solchen Gedankenverbindungen Vorschub zu leisten. Banken, Treuhandgesellschaften und Versicherungen bieten heute vermehrt umfassende Beratungsdienste an. Die Grenzen zwischen Management- und Unternehmensberatung und der Beratung im Bank-, Versicherungs- und Immobilienwesen sind fliessend und werden je länger desto mehr verwischt, weil die Entwicklung eindeutig in Richtung von umfassenden Beratungsdiensten geht (RKGE in sic! 2000, 797 ff. – Kiss / K.i.s.s. [fig.]). Bei der Unternehmensberatung durch Banken, Versicherungen und dergleichen handelt es sich auch nicht um Hilfsdienstleistungen. Vielmehr werden sie von Banken und Versicherungen als branchenübliche Erweiterung des Dienstleistungssortiments gewerbsmässig angeboten und haben deshalb eine eigenständige Bedeutung (RKGE in sic! 2005, 749 ff. – ZURICH PRIVATE BANK /// FIRST ZURICH PRIVATE BANK [fig.]). Folglich sind ein Teil der von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35, nämlich Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung, als gleichartig zu den Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung der Klasse 36 der Widerspruchsmarke zu qualifizieren.

3.

Schliesslich sind die angefochtenen Waren der Klasse 9, nämlich Magnetaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Computer-Software, und die Finanzdienstleistungen der Widerspruchsmarke zu vergleichen. Die Widersprechende schliesst wiederum auf Gleichartigkeit, weil sämtliche Vergleichsprodukte dem Zahlungsverkehr dienten bzw. weil die betreffenden Waren im Zusammenhang mit der Ausübung der Dienstleistungen eingesetzt würden. Sie verkennt, dass sich der produktspezifische Exklusivitätsbereich der Widerspruchsmarke im Bereich des Finanzwesens respektive der Geldgeschäfte bewegt. In Zusammenhang mit der Abwicklung von Geldgeschäften benötigen Bankinstitute zweifellos auch Bancomate und die entsprechende Software. Dem Publikum ist indessen durchaus bekannt, dass Banken respektive Kreditinstitute weder in der Produktion noch in der selbständigen Kommerzialisierung von solchen Waren tätig sind. Hier sind höchstens thematische Berührungspunkte zu erkennen, welche noch keine Gleichartigkeit zu begründen vermögen.

4.

Als Zwischenergebnis ist damit festzuhalten, dass für den nachfolgenden Zeichenvergleich für einen Teil der angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35, nämlich für Geschäftsführung und Unternehmensberatung, von Gleichartigkeit auszugehen ist. Bezüglich der angefochtenen Waren der Klasse 9 und der restlichen angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 35, nämlich Büroarbeiten, ist die Gleichartigkeit hingegen zu verneinen und der Widerspruch ungeachtet des Resultats der Prüfung der Zeichenähnlichkeit abzuweisen (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG).

E. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren und Dienstleistungen interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2.

Das Hinzufügen zusätzlicher Bestandteile zum kennzeichnenden Hauptelement einer bestehenden Marke ist immer dann ungenügend, wenn die neuen Elemente nicht geeignet sind, den Gesamteindruck des neu geschaffenen Zeichens wesentlich zu bestimmen, wenn somit die Marken in ihrem wesentlichen Bestandteil übereinstimmen. Daran ändert auch nichts, wenn die Marke durch ein eigenes Kennzeichen ergänzt wird. Dieses Vorgehen führt zu Fehlzurechnungen und somit zu einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Zur Schaffung einer neuen Marke darf nicht einfach eine ältere Marke unverändert übernommen und mit dem eigenen Kennzeichen ergänzt werden (Richtlinien, Ziff. 7.3).

3.

Vorliegend ist die Zeichenähnlichkeit der beiden Wortmarken „CS“ (Widerspruchsmarke) und „CSSUPPORT“ (angefochtene Marke) zu beurteilen. Bei Wortmarken wird der Gesamteindruck zunächst durch deren Klang und das Schriftbild bestimmt (Richtlinien, Ziff. 7.3.1). Schriftbildlich ist festzustellen, dass die Widerspruchsmarke bestehend aus dem Akronym „CS“ integral in die angefochtene Marke übernommen wurde. Dies sticht auch deshalb ins Auge, weil bei der angefochtenen Marke das Akronym „CS“ in Kombination mit dem Begriff "SUPPORT" auftritt und am Anfang der Wortkombination steht. In klanglicher Hinsicht sind die sich entgegen stehenden Marken ebenfalls ähnlich, da in Kombination mit dem Begriff "SUPPORT" das Akronym "CS" nicht anders ausgesprochen wird als in Alleinstellung.

4.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Marke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1 mit Verweisen auf die Rechtsprechung).

5.

Die einschlägigen Akronymsuchdienste wie www.abkuerzungen.de und www.acronymfinder.de liefern unter dem Suchbegriff „CS“ zahlreiche Treffer, in Bezug auf Finanzdienstleistungen bzw. Unternehmensberatung drängt sich aber keine Sachbezeichnung auf. Es fällt auf, dass beide Verzeichnisse unter anderem die „Credit Suisse“, d.h. die

Widersprechende, aufführen. Es kann davon ausgegangen werden, dass für die Schweizer Abnehmer diese Deutung, zumindest im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen und Unternehmensberatung aller Art, im Vordergrund steht. Der Begriff „SUPPORT“ wird auf Deutsch und Englisch geläufig im Sinne von „Unterstützung“ gebraucht und verstanden. Insbesondere ist dieser Begriff im IT-Bereich und im Finanzwesen verbreitet (vgl. www.pons.de – Online Wörterbuch). Im Zusammenhang mit den streitigen Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung wird der Begriff „SUPPORT“ im Sinne von "Unterstützung" ohne Gedankenaufwand als die Art der Dienstleistung verstanden. Diesem eignet somit lediglich eine schwache Kennzeichnungskraft und ist nicht geeignet, im Erinnerungsvermögen der Abnehmer einen prägenden Eindruck zu hinterlassen. Kennzeichnungsmässiger Schwerpunkt bildet auch bei der angefochtenen Marke das Akronym "CS", das im Gesamteindruck als prägendes und selbständiges Zeichenelement wahrgenommen wird. Der Begriff "SUPPORT" schafft in der angefochtenen Marke auch auf der Sinngehaltsebene keinen rechtsgenüglichen Unterschied zur integral übernommenen Widerspruchsmarke „CS“.

6.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die beiden Zeichen aufgrund des identischen Zeichenbestandteils „CS“ phonetisch und visuell sowie auch vom Sinngehalt her äusserst ähnlich sind. Nachfolgend bleibt somit zu prüfen, ob die festgestellte Ähnlichkeit der konfligierenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr zu begründen vermag.

F. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind.

2.

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht im diesem Zusammenhang von Wechselwirkung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Die Vergleichszeichen werden für gleichartige Dienstleistungen beansprucht, weshalb festgestellt werden kann, dass bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit aufgrund des Wechselspiels zwischen Markenähnlichkeit und Warengleichartigkeit ein durchschnittlicher Massstab anzulegen ist.

3.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Insbesondere sind Akronyme gemäss Lehre und Rechtsprechung grundsätzlich gleich zu behandeln wie andere Marken. Es ist somit bei Akronymmarken nicht a priori von einem eingeschränkten Schutzumfang auszugehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3268/2007 vom 25. Januar

2008 E. 5 MBR / MR (fig.); RKGE in sic! 2001, 651 f. – MPC by Tenson [fig.] / MDC; RKGE in sic! 2000, 509 – DK / dk Daniel Kramer Cosmetics). Dies gilt indessen nur so lange, als das konkrete Zeichen im relevanten Produktbereich nicht zur gängigen Abkürzung für eine gemeinfreie Sachbezeichnung geworden ist respektive als Kurzbezeichnung eine eigenständige Bedeutung erlangt hat (Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.5.2).

4.

In Verbindung mit den hier massgebenden Dienstleistungen der Klasse 36 kann dem Akronym „CS“ keine klare Bedeutung und damit auch kein direkt beschreibender Sinngehalt beigemessen werden (vgl. III. E. 5. hiervor). Folglich kann bezüglich der Widerspruchsmarke mindestens von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden. Darüber hinaus handelt es sich bei der Widerspruchsmarke institutsnotorisch um eine schweizweit bekannte Marke (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Aufgrund der Tatsache, dass die angefochtene Marke die Widerspruchsmarke unverändert übernommen hat, der mindestens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Gleichartigkeit der sich gegenüber stehenden Dienstleistungen, besteht die Gefahr, dass das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen kennzeichnen (zur sogenannten mittelbaren Verwechslungsgefahr vgl. Richtlinien, Ziff. 7.4.2). Der Widerspruch Nr. 10657 ist daher teilweise gutzuheissen und die Schweizer Marke Nr. 587 109 „CSSUPPORT“ teilweise zu widerrufen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Wird der Widerspruch lediglich teilweise gutgeheissen, wird die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel je zur Hälfte auferlegt und die Parteikosten werden wettgeschlagen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

3.

Der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen. Die Widersprechende ist mit ihrem Begehren demnach teilweise durchgedrungen und die Widerspruchsgegnerin in diesem Umfang zur unterliegenden Partei geworden. Aus diesem Grund erachtet das Institut die Wettschlagung der entstandenen Parteikosten als angemessen. Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 800.00 werden den Parteien je hälftig auferlegt.

Aus diesen Gründen wird