IGE 10869: EDUCATIS

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG). Hinterlegungsdatum der Widerspruchsmarke ist der 25. August 1999, die angefochtenen Marken wurden am 8. Dezember 2009. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien des Instituts in Markensachen, nachfolgend „Richtlinien“, 01.01.2011, Teil 5, Ziff. 7.1).

2.

Grundlage der Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden die im Register eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen. Der aktuelle Marktauftritt der Parteien ist grundsätzlich nicht massgebend (vgl. Richtlinien, Teil 5., Ziff. 7.1.4). Insofern sind die Ausführungen der Widerspruchsgegnerin, dass sich die Dienstleistungen auf dem Markt an verschiedene Abnehmerkreise richteten, unbeachtlich.

In Klasse 16 beanspruchen beide Parteien identische Waren, nämlich Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate). In Klasse 41 ist die Widerspruchsmarke für Ausbildung und Weiterbildung, Aus- und Fortbildungsberatung, Veranstaltung und Durchführung von Seminarien eingetragen. Diese Dienstleistungen lassen sich unter den Ober- begriff Ausbildung subsumieren. In Klasse 41 beanspruchen die angefochtenen Marken Schulung, Ausbildung, Weiterbildung und Fortbildung; Veranstaltung und Durchführung von Kongressen, Konferenzen, Seminaren und Workshops; Dienste im Bereich der Unterhaltung, Erziehung und Ausbildung, eingeschlossen On-line angebotene Dienste ab Computer, Internet oder anderen elektronischen Netzwerken; Aus- und Fortbildungsberatung; Publikation und Vermietung von Erziehungs- und Ausbildungsmitteln. Diese Dienstleistungen lassen sich unter die Oberbegriffe Ausbildung, Erziehung und Unterhaltung subsumieren. Zwischen Erziehung und Ausbildung gibt es viele Berührungspunkte und keine klare Trennlinie. Das Wörterbuch definiert „Erziehung“ folgendermassen: „1. das Erziehen: seinen Kindern eine gute E. geben; er hat ihre E. vernachlässigt. 2. in der Kindheit anerzogenes Benehmen, anerzogene gute Manieren: ihm fehlt jede, jegliche E.; vergiss deine gute E. nicht!“ (Duden - Deutsches Universalwörterbuch. Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 6., überarbeitete Auflage). Erziehungsdienstleistungen für Dritte erbringen etwa Kinderkrippen oder Grundschulen, wobei die Vermittlung von Manieren wie auch von klassischem Schulstoff zum Angebot gehört. Somit ist von einer Gleichheit bzw. Gleichartigkeit zwischen Ausbildung der Widersprechenden und Schulung, Ausbildung, Weiterbildung und Fortbildung; Veranstaltung und Durchführung von Kongressen, Konferenzen, Seminaren und Workshops; Dienste im Bereich der Erziehung und Ausbildung, eingeschlossen On-line angebotene Dienste ab Computer, Internet oder anderen elektronischen Netzwerken; Aus- und Fortbildungsberatung; Publikation und Vermietung von Erziehungs- und Ausbildungsmitteln auszugehen. Die Dienste im Bereich der Unterhaltung, eingeschlossen On-line angebotene Dienste ab Computer, Internet oder anderen elektronischen Netzwerken sind ebenfalls gleichartig zu der Dienstleistung Ausbildung der Widersprechenden. Ausbildung kann auf spielerische,

unterhaltsame Weise angeboten werden, auch hier ist eine klare Abgrenzung schwierig vorzunehmen und die Berührungspunkte begründen die Gleichartigkeit. Schliesslich beanspruchen die angefochtenen Marken in Klasse 42 Zur Verfügungstellung von Software für den Bildungsbereich; Entwicklung von Computer-software; Vermietung von Computer- Software; wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten. Zwischen Entwicklung von Computer-software und Erstellen und Warten von Computersoftware der Widerspruchsmarke besteht Dienstleistungsidentität. Zur Verfügungstellung von Software für den Bildungsbereich; Vermietung von Computer-Software ist gleichartig zu Erstellen und Warten von Computersoftware, Anbieter, die für Dritte Computerprogramme erstellen, können diese auch vermieten und zur Verfügung stellen. Schliesslich beansprucht die Widerspruchsgegnerin wissenschaftliche Dienstleistungen und Forschungsarbeiten. Bezüglich der Nähe dieser Dienstleistungen und Ausbildung sind folgende Überlegungen anzustellen: Die grossen Forschungslaboratorien an Universitäten, Universitäts- und Kantonsspitälern bieten regelmässig auch öffentliche Weiterbildungsveranstaltungen an, ebenso führen einige naturwissenschaftliche Forschungslabors branchenspezifische Aus- und Fortbildung für interessierte Dritte (Studenten und Praktiker) durch. Diese Dienstleistungen richten sich nicht in erster Linie an ein breites Publikum, sondern an spezialisierte Fachkreise, mithin jene Kreise, die auch die Forschungsdienste in Anspruch nehmen. Damit ist das Zielpublikum für beide Dienstleistungsarten deckungsgleich. Forschung und wissenschaftliche Dienstleistungen und Ausbildung sind von ihrer Zweckbestimmung her zwar nicht direkt austauschbar, dienen aber beide mittelbar der Erhöhung des Wissensstandes und damit der wissenschaftlichen Entwicklung. Auch bezüglich des dahinterstehenden Fachwissens besteht eine gewisse Nähe: Zur Vermittlung eines Stoffes an Lernwillige gehört auch eine vertiefte Kenntnis des zu vermittelnden Stoffes. Insgesamt sind die Berührungspunkte derart eng, dass das interessierte Publikum davon ausgeht, dass diese Dienstleistungen vom selben Erbringer angeboten werden können. Sie sind daher gleichartig.

3.

Die Vergleichszeichen sind für identische und gleichartige Waren und Dienstleistungen registriert womit nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen ist.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, welche geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3).

2.

Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

3.

Die Widerspruchsmarke ist eine Wortmarke, „EDUCATIS“. Die angefochtenen Marken sind kombinierte Wort- Bildmarken, die sich optisch jedoch nur darin voneinander unterscheiden, dass die Angabe in W1 „Akademie der Treuhand-Kammer“ in W2 auf Französisch (Académie de la Chambre fiduciaire ) und in W3 auf Italienisch (Accademia della Camera fiduciaria) aufgeführt ist. Oberhalb dieser Angabe steht in etwa doppelt so grossen Kleinbuchstaben „educaris“. Rechts davon befindet sich eine Grafik. Diese besteht aus drei blauen und drei grünen Quadraten, die auf einer Spitze stehen und ein einfaches Karomuster bilden. Auf Grund der Buchstabengrösse ist das visuell dominierende Wortelement der angefochtenen Marken das Wort „educaris“. Vergleicht man dieses Markenelement mit der Widerspruchsmarke „EDUCATIS“ fällt auf, dass diese bis auf den drittletzten Buchstaben identisch sind. Dies führt zu einer bildlichen Ähnlichkeit bezüglich dieser Elemente. Die farbige Grafik beeinflusst durchaus auch den Gesamteindruck der angefochtenen Marken, doch wird sich der Abnehmer gesprächsweise an den Wortelementen orientieren, wobei eine schriftbildliche Ähnlichkeit zwischen diesen Komponenten festzustellen ist. Bei der Prüfung des Klangbilds dieser Zeichenelemente ergibt sich, dass diese aus je vier Silben (E-DU-CA-TIS // e-du-ca-ris) bestehen, wobei sich nur die Schlusssilben geringfügig unterscheiden. Dieser minime Unterschied kann selbst einem aufmerksamen Zuhörer entgehen.

4.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weisen die Wortbestandteile einer Marke einen derar- tigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

5.

Im Lateinischen ist „EDUCATIS“ der Dativ oder Ablativ Plural von „educatus“, welches wiederum das Partizip Perfekt von „educare“ ist. Es steht für „den Erzogenen/Gebildeten“ oder „durch die Erzogenen/Gebildeten“. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass der Abnehmer in den Elementen „EDUCATIS“ bzw „educaris“ der Vergleichszeichen Wortneuschöpfungen ohne unmittelbar erkennbaren Sinngehalt erkennt. Hingegen ist offensichtlich, dass sich diese Neologismen an das Wort „Edukation“ (frz. „éducation“) anlehnen. Edu|ka|ti|on, die; - [lat. educatio, zu: educare, →Edukt] (bildungsspr.). Erziehung (Duden Universalwörterbuch) éducation: „Mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain; ces moyens eux-mêmes“ (LE PETIT ROBERT ELECTRONIQUE). Auf der begrifflichen Ebene können diese Zeichenbestandteile vergleichbare gedankliche Verbindungen auslösen. Die angefochtenen Zeichen verfügen zudem über die Angabe „Akademie der Treuhand-Kammer“ (W1) bwz. der französischen (W2) und italienischen (W3) Übersetzung hierzu. Dies ist eine Angabe über die Art, „Akademie“, und den Hersteller bzw. Erbringer (Treuhand-Kammer) der strittigen Waren und Dienstleistungen. „Kammer“ bezeichnet eine „berufsständische Körperschaft“ „Treuhand“ steht kurz für „Treuhandschaft“ und „Akademie“ bezeichnet eine „[Fach]hochschule“ (Duden Universalwörterbuch). Der Abnehmer wird dies als beschreibende Angabe verstehen, und in diesem Hinweis per se keine bestimmte betriebliche Herkunft erkennen.

6.

Es wird somit festgestellt, dass die Widerspruchsmarke „EDUCATIS“ und das kennzeichnungsmässige Wortelement der angefochtenen Marken, „educaris“, sowohl schriftbildliche wie auch phonetische und begriffliche Ähnlichkeiten aufweisen. Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob diese Ähnlichkeiten eine Verwechslungsgefahr begründen.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil - im engeren oder im weiteren Sinne - verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziffer 7.3).

2.

Der Schutzumfang einer Marke definiert sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 mit weiteren Hinweisen).

3.

Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzumfang einer Marke zu ermitteln. Denn ohne Klärung des Schutzumfangs der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen. Die Eintragung einer Marke sagt noch nichts über ihre Kennzeich- nungskraft aus. Dies insbesondere deshalb, weil gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen sind, da im Streitfall die Überprüfung eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7).

4.

Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und/oder Dienstleistungen richten und mit welcher Aufmerksamkeit die Waren gekauft bzw. die Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. So geht die Rechtsprechung davon aus, dass bei „Massenartikeln des täglichen Bedarfs“ mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen ist, als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.6).

5.

„EDUCATIS“ ist, wie ausgeführt, in Bezug auf die Landessprachen ein Neologismus, der an das lateinische „Educatio“, bzw. an das französische „éducation“ und das deutsche „Edukation“ anklingt. Dasselbe gilt für das Wortelement „educaris“ der angefochtenen Marken. Sprachliche Neubildungen, die sich an beschreibende Begriffe anlehnen, sind nicht zwangsläufig schwache Marken, deren Schutzbereich sich auf die analoge Widergabe beschränkt. Auch allusiven Marken kann ein normaler Schutzumfang zukommen, wenn im Gesamteindruck zwar eine gedankliche Verbindung ausgelöst wird, die Neubildung an sich aber unbestimmt ist. Dies ist vorliegend der Fall. Die festgestellten erheblichen Ähnlichkeiten zwischen der Widerspruchsmarke „EDUCATIS“ und dem auffallenden Wortelement der angefochtenen Marken, „educaris“, führen dazu, dass der Abnehmer einer Verwechslung unterliegen kann. Dies selbst dann, wenn angenommen wird, dass die strittigen Waren und Dienstleistungen mit erhöhter Aufmerksamkeit erworben werden. Wer etwa mit einer Bildungseinrichtung gute Erfahrungen gemacht hat, wird diese auch mit Mund zu Mund Propaganda weiterempfehlen, Missverständnisse sind nicht ausgeschlossen. Zudem ist die Formulierung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen in beiden Verzeichnissen offen gehalten und umfasst demzufolge auch Angebote, die sich an die breite Masse richten, wie beispielsweise Fahrunterricht oder Nachhilfestunden jedweder Art. Die angefochtenen Marken enthalten ferner die Angaben „Akademie der Treuhandkammer“ bzw. die französische und italienische Entsprechung. Diese rein beschreibende Aussage ist nun aber nicht geeignet, wie die Widerspruchsgegnerin anführt, den angefochtenen Marken einen prägenden Sinngehalt zu verleihen. Die Widerspruchsgegnerin führt hierzu aus, dass der Begriff „Akademie der Treuhand Kammer“ Schweiz weit bekannt sei, was von der Widersprechenden nicht in Abrede gestellt wird. Hierzu ist einerseits anzumerken, dass die von der Widerspruchsgegnerin in der ersten Stellungnahme eingereichten Belege nichts über eine allfällige Bekanntheit des Ausdrucks „Akademie der Treuhand Kammer“ bzw. „Treuhand Kammer“ dokumentieren. Letzterer wird offenbar

mit einer kennzeichnenden Grafik verwendet. Doch selbst wenn das Publikum in der Bezeichnung „Akademie der Treuhand Kammer“ einen Hinweis auf die Inhaberin der angefochtenen Marken sehen sollte, besteht dennoch die Gefahr, dass es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermutet, sei dies im Sinne einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen und Verbindungen (sog. "mittelbare Verwechslungsgefahr"; vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2). Die Widersprüche Nr. 10869-10871 sind daher gutzuheissen und die Eintragungen der Schweizer Marken 595 070 „educaris Akademie der Treuhand-Kammer (fig.)“ Nr. 595 071 „educaris Académie de la Chambre fiduciaire (fig.), Nr. 595 072 „educaris Accademia della Camera fiduciaria” (fig.), zu widerrufen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i. V. m. Art. 1 ff IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden von der unterliegenden Partei zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1‘000.00 zugesprochen.

3.

Ist die obsiegende Partei, wie in casu, nicht vertreten wird ihr lediglich ein Spesenersatz zugesprochen, falls die Spesen den Betrag von CHF 50.00 übersteigen. Vorliegend gibt es keinen Grund zur Annahme, dass der Widersprechenden Spesen von über CHF 50.00 entstanden sind. Es wird daher keine Parteientschädigung gesprochen. Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden jedoch die Widerspruchgebühren von CHF 2‘400.00 (3xCHF 800.00) zu erstatten.

Aus diesen Gründen wird