IGE 10945: GREENLEAF GENETICS

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 20. Oktober 2006, die angefochtene Marke am 15. Oktober 2009 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

3.

Wird eine vom Institut angesetzte Frist nicht eingehalten, bestimmt sich die Rechtsfolge nach Massgabe der Verfügung (Art. 23 VwVG). Da die Widerspruchsgegnerin innert der in der Verfügung vom 12. Februar 2010 angesetzten Frist keine Stellungnahme einreichte, wird das Verfahren von Amtes wegen fortgesetzt.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

1.

Waren und / oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und / oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 2010, Teil 5, Ziff. 7.1, unter: marken01012010.pdf).

2.

In der Markenpraxis haben sich gewisse Indizien herausgebildet, welche erfahrungsgemäss als Argument für oder gegen die Gleichartigkeit gelten können. Zu diesen Indizien gehören insbesondere die Substituierbarkeit, gleiche Zweckbestimmung, gleiche Technologien in der Herstellung und gleiche Vertriebskanäle. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass eine Marke nur für solche Waren- und Dienstleistungen Schutz geniessen kann, für welche sie eingetragen ist (sog. Spezialitätsprinzip) (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1, mit weiteren Hinweisen).

3.

Gleichartigkeit kann nicht nur innerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsbereichs bestehen, sondern auch im Verhältnis zwischen Waren und Dienstleistungen. Wegen des unterschiedlichen Charakters von Waren und Dienstleistungen ist der Wert der üblichen Abgrenzungskriterien jedoch erheblich relativiert. Es gilt also zu prüfen, ob das Publikum annehmen kann, dass der Inhaber der Dienstleistungsmarke sich auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb von Waren befasst, bzw. dass der Inhaber eines Warenzeichens auch die zu diesem Warenbereich gehörende Dienstleistung erbringt. Zur Feststellung dieser Verkehrsauffassung kann es sinnvoll sein zu prüfen, ob die Dienstleistung für die Waren von besonderem Nutzen ist, indem sie zu deren Erhaltung oder Veränderung dient, und somit die Konsumenten Ware und Dienstleistung als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen. So können etwa Wartungs- und Reparaturdienstleistungen, welche das Warenangebot ergänzen, mit den Waren gleichartig sein (sog. "Service après vente"). Die Gleichartigkeit wäre auch zu bejahen bei Zweitverwertungen der eigenen Dienstleistung wie bei Unterhaltungsdienstleistungen und CDs, DVDs etc. Allen diesen Fallgruppen gemeinsam ist der Umstand, dass zwischen Waren und Dienstleistungen aus der Sicht der Konsumenten gewissermassen eine marktlogische Folge gesehen wird, die über bloss thematische Berührungspunkte und einen bloss funktionellen Zusammenhang hinausgeht (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1.3, mit weiteren Hinweisen).

4.

In casu gilt es abzuklären, ob zwischen den Waren und Dienstleistungen der Klassen 31 und 42 der Widerspruchsmarke und den Waren der Klasse 31 der angefochtenen Marke Gleichheit resp. Gleichartigkeit besteht.

5.

Zwischen den angefochtenen Waren "produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, compris dans cette classe; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles" (Klasse 31) und den Waren "land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen" (Klasse 31) der Widerspruchsmarke besteht nicht weiter zu erläuternde Gleichheit.

Die "aliments pour les animaux" (Klasse 31) können landwirtschaftliche Produkte wie Gras, Mais, Getreide, Zuckerrübenschnitzel, etc. umfassen und sind folglich zu den "produits agricoles" (Klasse 31) der angefochtenen Marke als zumindest gleichartig einzustufen.

6.

Gemäss den erläuternden Anmerkungen zur internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (9. Ausgabe der Nizza-Klassifikation) enthält Klasse 31 im Wesentlichen die nicht zum Verzehr zubereiteten Bodenprodukte, lebende Tiere und Pflanzen sowie Tiernahrungsmittel (vgl. diesbezüglich https://www.ige.ch/d/marke/documents/m12109d.pdf, S. 25). Die seitens der Widersprechenden beanspruchten Waren in Klasse 31 gehören folglich zu den nicht zum Verzehr zubereiteten Bodenprodukten und den lebenden Pflanzen und sind in erster Linie Waren pflanzlicher Natur. Mithin ist zu den angefochtenen "animaux vivants" (Klasse 31) aufgrund ihres tierischen Ursprungs keine Gleichartigkeit mehr gegeben.

7.

Malz ist durch Mälzung gekeimtes und getrocknetes Getreide. Dieses wird von Mälzereien hergestellt und hauptsächlich von Brauereien zur Bierproduktion eingesetzt. Bei den Waren der Klasse 31 der Widersprechenden handelt es sich hingegen um unverarbeitete, pflanzliche Erzeugnisse, die a priori von Gärtnereien und landwirtschaftlichen Betrieben produziert werden. Im Hinblick auf den unterschiedlichen Verarbeitungsgrad und den vorhandenen Unterschied im Verwendungszweck als auch in den Abnehmerkreisen besteht zwischen den Waren der Klasse 31 der Widersprechenden und dem angefochtenen "malt" (Klasse 31) keine Gleichartigkeit.

8.

Weiter zu eruieren gilt es, ob zwischen den Dienstleistungen der Klasse 42 der Widerspruchsmarke und den Waren "animaux vivants, malt" (Klasse 31) Gleichartigkeit besteht. Dem Institut ist keine Marktübung bekannt, dass Forscher und Entwickler im Bereich der Landwirtschaft für die Entwicklung von Technologien für Sämereien auch in die Herstellung und Vermarktung von lebenden Tieren und Malz für Dritte diversifizieren. Selbst wenn Dienstleistungsanbieter der Klasse 42 lebende Tiere und Malz herstellen würden, handelt es sich um wissenschaftliche Prototypen, welche für gewöhnlich nicht vermarktet und mithin nicht Dritten angeboten werden. Folglich würde es sich um Hilfswaren zur Unterstützung und zum Ausbau der jeweiligen Hauptdienstleistungspalette handeln, die nicht als gleichartig erachtet werden. Bei einer anderen Beurteilung würde das Spezialitätsprinzip, wonach der Markenschutz nur für diejenigen Waren und / oder Dienstleistungen besteht, für die das Zeichen hinterlegt und eingetragen wurde, denn auch gesprengt werden (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.1).

9.

Die Gleichartigkeit ist somit bezüglich den "animaux vivants, malt" (Klasse 31) der angefochtenen Marke zu verneinen. Kann eine Gleichartigkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Waren ausgeschlossen werden, ist es nicht mehr nötig, die Zeichenähnlichkeit zu prüfen, da in diesem Fall eine Verwechslungsgefahr aufgrund ausdrücklicher Gesetzesvorschrift von vornherein ausgeschlossen ist (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5, mit weiteren Hinweisen).

Das Widerspruchsverfahren Nr. 10945 wird folglich im Zusammenhang mit den angefochtenen "animaux vivants, malt" (Klasse 31) aufgrund fehlender Warengleichartigkeit abgewiesen. In Bezug auf die angefochtenen Waren "produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, compris dans cette classe; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux" (Klasse 31) wurde die Gleichheit resp. Gleichartigkeit zu den Waren der Klasse 31 der Widerspruchsmarke bejaht, mithin nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen ist.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3, mit weiteren Hinweisen).

2.

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

3.

Von Bedeutung ist bei Wortmarken schliesslich deren Länge, Kurzwörter werden akustisch und optisch leichter erfasst und prägen sich leichter ein als längere Wörter. Damit verringert sich die Gefahr, dass dem Publikum Unterschiede entgehen. Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei kurzen Zeichen seltener vor (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

4.

Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

5.

Vorliegend stehen sich die Wortmarke "GREENLEAF GENETICS" (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Marke "GREEN LEAF" (fig.) (angefochtene Marke) gegenüber. Die Graphik der angefochtenen Marke besteht aus einem Quadrat, welches mittels Zebramuster ausgestaltet und mit einem Blatt versehen worden ist. Das Wortelement "GREEN LEAF" wurde in weisser Schrift unterhalb des Blattes angebracht. Das Bildelement verleiht der angefochtenen Marke aufgrund seiner Grösse zweifellos ein eigenes Gepräge und kann bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht einfach ausser Acht gelassen werden. Es ist aber davon auszugehen, dass sich das Publikum im (mündlichen) Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen orientieren wird. Es ist somit beim Vergleich der Widerspruchsmarke mit der angefochtenen Marke in erster Linie auf die Wortbestandteile " GREENLEAF GENETICS" und "GREEN LEAF" als solches abzustellen.

Die Vergleichszeichen stimmen – wenn vom Abstand zwischen den Wortbestandteilen "GREEN" und "LEAF" abgesehen wird – im Element "GREENLEAF" überein. Dieser Bestandteil ist in beiden Zeichen als eigenständiges Element zu erkennen. Aufgrund der Übernahme des Zeichenbestandteiles "GREENLEAF" besteht somit wegen der klang- und schriftbildlichen Übereinstimmungen eine Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen.

6.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch deren Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1, mit weiteren Hinweisen).

7.

Die Widerspruchsmarke besteht aus den englischen Begriffen "GREEN" (= "Grün; umweltfreundlich, ökologisch"), "LEAF" (= "Blatt") und "GENETICS" (= "Genetik") und wird insgesamt im Sinne von "Genetik des grünen Blattes" verstanden (zu den Bedeutungen der einzelnen Elemente vgl. www.pons.de). Die angefochtene Marke setzt sich auch aus der Bezeichnung "GREEN LEAF" zusammen. Im Vergleich zur Widerspruchsmarke resultiert folglich eine Abweichung beim Sinngehalt. Abzuklären bleibt, ob dieser Unterschied ausreichend ist, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil – im engeren oder im weiteren Sinne – verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann. Andererseits ist zu berücksichtigen, für welche Waren und Dienstleistungsgattungen die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Man spricht in diesem Zusammenhang von Wechselwirkung (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5, mit weiteren Hinweisen).

2.

Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den Schutzumfang einer Marke zu ermitteln. Denn ohne Klärung des Schutzumfanges der älteren Marke kann eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch im Widerspruchsverfahren nicht erfolgen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7, mit weiteren Hinweisen).

3.

Nachfolgend ist demnach zu prüfen, ob die festgestellte Übereinstimmung im Markenelement "GREENLEAF" eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken zu bewirken vermag.

Der Schutzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Im Zusammenhang mit den in casu relevanten Waren der Klasse 31 der Widerspruchsmarke ("land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen") beschreibt das Element "GREENLEAF" der Widerspruchsmarke in der Bedeutung von "grünes Blatt" einen Bestandteil resp. das Resultat direkt und ist als gemeinfrei einzustufen. Die Abnehmer verstehen ohne weiteres, dass die vorgenannten Waren grüne Blätter aufweisen oder (nach der Keimung) zu Pflanzen mit grünen Blättern führen. Die Widerspruchsmarke konnte folglich einzig im Gesamteindruck aufgrund des zusätzlich vorhandenen Wortbestandteiles "GENETICS" zum Markenschutz zugelassen werden. Auch in Bezug auf die als gleich resp. gleichartig beurteilten Waren der Klasse 31 der angefochtenen Marke ist der englische Begriff "GREEN LEAF" als gemeinfrei einzustufen. Die angefochtene Marke konnte einzig wegen der Graphik registriert werden. Da sich die Kennzeichnungskraft der Vergleichszeichen im Gesamten in erster Linie aus der Kombination mit den übrigen Elementen (zusätzlicher Wortbestandteil "GENETICS" / Graphik) ergibt, kann sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf den als gemeinfrei einzustufenden Bestandteil "GREEN LEAF" der angefochtenen Marke erstrecken. Bei schwachen Marken reichen bereits bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7). Insgesamt führt somit das zusätzlich vorhandene Wortelement "GENETICS" der Widerspruchsmarke resp. das grafische Element der angefochtenen Marke vorliegend auf visueller, klanglicher und sinngehaltlicher Ebene zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck der Vergleichszeichen. Das jüngere Zeichen unterscheidet sich mithin trotz teilweiser Warengleichheit resp. –gleichartigkeit

rechtsgenüglich von der Widerspruchsmarke, weshalb das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.

4.

Zudem ist die mittelbare Verwechslungsgefahr in Bezug auf kennzeichnungsschwache bzw. zum Gemeingut gehörende Markenbestandteile auszuschliessen (RKGE in sic! 2000, 379 – Assura (fig.) / Assurpoint). Da der Markenbestandteil "GREENLEAF" der Vergleichszeichen im Zusammenhang mit den zur Diskussion stehenden Waren der Klasse 31 als gemeinfrei eingestuft wurde, kann in Bezug auf die angefochtene Marke auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr ausgemacht werden. Der Widerspruch Nr. 10945 ist folglich abzuweisen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen. Hat die Widerspruchsgegnerin keine Stellungnahme eingereicht und sich auch sonst nicht aktiv am Verfahren beteiligt, wird ihr auch im Falle des Obsiegens grundsätzlich keine Parteientschädigung zugesprochen (Richtlinien,

Teil 5, Ziff. 9.4).

3.

Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei wird kostenpflichtig. Da die obsiegende Widerspruchsgegnerin jedoch innert der in der Verfügung vom 12. Februar 2010 angesetzten Frist keine Stellungnahme eingereicht hat, wird ihr keine Parteientschädigung zugesprochen.

Aus diesen Gründen wird