IGE 11081: ARGONAUT

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).

2.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b MSchG kann der Inhaber einer zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04) notorisch bekannten Marke gegen die Eintragung einer Marke Widerspruch erheben. Aus Art. 6 VwVG folgt, dass die Widersprechende, die sich auf ein von ihr benutztes, angeblich notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, zur Einreichung des Widerspruchs befugt ist, sofern sie Trägerin dieses Rechtes ist. Ob das behauptete Recht besteht, ist eine materiell-rechtliche Frage (Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2000, 699 ff. – internet.com / InternetCom [fig.]; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B- 2323/2009 vom 15. Oktober 2009 E. 1.2 Circus Conelli, unter http://www.bvger.ch ; Richtlinien in Markensachen [nachfolgend: Richtlinien], 1. 1. 2011, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.1, unter

Aus den mit den Widerspruchsschriften ins Recht gelegten Unterlagen ist ersichtlich, dass die Widersprechende in Schottland unter dem Zeichen "ARGONAUT CAPITAL PART- NERS LLP" firmiert (vgl. Widerspruchsbeilage Nr. 2) und im Zeitpunkt der Einreichung der vorliegenden Widersprüche unter anderem Inhaberin der Gemeinschaftsmarke Nr. 005837489 "ARGONAUT" (u.a. für Dienstleistungen der Klasse 36) ist (vgl. Widerspruchsbeilage Nr. 3). Ihre Aktivlegitimation bezüglich der gestützt auf die angeblich notorisch bekannte Marke "ARGONAUT" eingereichten Widersprüche ist damit erstellt.

3.

Die Widersprüche wurden innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühren wurden rechtzeitig bezahlt. Auf die Widersprüche ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Notorietät des Zeichens "ARGONAUT"

1.

Die Bestimmung zum Schutz der notorisch bekannten Marke soll den Inhaber einer in der Schweiz notorisch bekannten ausländischen Marke vor missbräuchlichen Markenaneignungen im Inland schützen. Der Schutz der notorisch bekannten Marke ist Ausfluss einer Interessenabwägung, wonach es sich unter besonderen Umständen rechtfertigen kann, vom Eintragungsprinzip abzuweichen und dem Inhaber einer im Inland bekannten Marke Rechtsschutz zu gewähren, obwohl die Marke im Inland nicht eingetragen ist. Art. 6bis PVÜ sowie Art. 16 Abs. 2 TRIPS wurden im Bestreben geschaffen, eigentlicher Markenpiraterie entgegenzuwirken. Auf Grund der erwähnten speziellen Interessenlage und des von Art. 6bis PVÜ angestrebten Ziels ist der Sonderschutz der notorisch bekannten Marke nur ausländischen Marken zu gewähren. Es wird also insoweit ein internationaler Sachverhalt vorausgesetzt, als sich auf eine notorische Marke nur ein Inhaber einer (älteren) ausländischen Marke berufen kann, dessen Marke in der Schweiz notorisch bekannt ist. Kann sich der Widersprechende nicht auf eine im Ausland geschützte Marke stützen, ist der Widerspruch, ohne weitere Prüfung der erforderlichen Bekanntheit des Widerspruchszeichens, bereits aus diesem Grund abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.2). Vorliegend hat sich die Widersprechende mittels mit der Widerspruchsschrift eingereichter

Schutztitelkopien als Inhaberin diverser ausländischer Markenregistrierungen ausgewiesen. Dazu gehören unter anderen die bereits erwähnte Gemeinschaftsmarke Nr. 005837489 "ARGONAUT" (vgl. II. Ziff. 2 hiervor) sowie die Gemeinschaftsmarken Nr. 005838008 "ARGONAUT CAPITAL" (fig.) und Nr. 005837778 "ARGONAUT CAPITAL", welche alle (unter anderem) für Finanzdienstleistungen der Klasse 36 eingetragen sind (vgl. Widerspruchsbeilage Nr. 3). Der erforderliche Auslandsachverhalt ist damit ohne weiteres erstellt. Entgegen der Ansicht der Widerspruchsgegnerin kann es bei der Frage des erforderlichen Auslandsachverhaltes keine Rolle spielen, dass die erwähnten ausländischen Marken erst im Juli 2009 auf die Widersprechende übertragen wurden: Ausschlaggebend ist einzig, ob der Auslandsachverhalt im Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs erstellt ist. Diese Frage kann vorliegend bejaht werden und ist von der (nachfolgend zu prüfenden) Frage der erreichten notorischen Bekanntheit zu unterscheiden.

2.

Der massgebliche Zeitpunkt für die Frage der erreichten notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarke ist jener der Hinterlegung der angefochtenen Marke. Die PVÜ spricht im französischen Originaltext in Bezug auf den Begriff "notorisch bekannte" Marke von "marque notoirement connue" bzw. in der amtlichen englischen Übersetzung von "wellknown mark". Entsprechend genügt die blosse Bekanntheit einer Marke noch nicht zur Inanspruchnahme der Vorteile gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG, sondern eine in der Schweiz nicht eingetragene Marke muss vielmehr "notorisch" bekannt sein, um im Widerspruchsverfahren berücksichtigt werden zu können. Mit anderen Worten sind für das Erreichen der notorischen Bekanntheit höhere Anforderungen anzusetzen, als bei einer eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdringung der Schutzumfang einer bekannten Marke zuerkannt werden soll. So hält auch das Bundesgericht fest: "la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire" (BGer in sic! 2001, 318 – Central Perk). Entsprechend setzt die notorische Bekanntheit mehr als nur eine vage Kenntnis der Existenz der Marke im Inland voraus. Nach der Gemeinsamen Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken der WIPO beurteilt sich die Notorietät einer Marke nach den Umständen des Einzelfalls, wobei namentlich die folgenden Kriterien massgebend sein sollen (Art. 2 Gemeinsame Empfehlung betreffend Bestimmungen zum Schutz notorischer Marken, in sic! 2000, 48 f.): Der Bekanntheitsgrad der Marke in den betroffenen Verkehrskreisen, die Dauer, der Umfang und die geografische Ausdehnung des Markengebrauchs und der Markenbewerbung, die Dauer und die geografische Ausdehnung erfolgter oder beantragter Markenregistrierungen, der bisherige Schutz des Markenrechts, insbesondere durch Anerkennung der Notorietät durch die zuständigen Instanzen einzelner Vertragsstaaten sowie der mit der Marke verbundene Wert. Als massgebende Verkehrskreise werden exemplarisch die Konsumenten, die Vetriebskanäle sowie die Händler genannt (Felix LOCHER, WIPO/PVÜ: Gemeinsame Empfehlung zum Schutz notorischer und berühmter Marken in sic! 2000, 41 ff.). Das Bundesgericht hat erkannt, dass die notorische Bekanntheit einer Marke deren Gebrauch in der Schweiz

nicht voraussetzt und sich lediglich nach dem Bekanntheitsgrad in den betroffenen Verkehrskreisen beurteilt (BGE 130 III 276 – Tripp Trapp). Es genügt, wenn die Marke dem beteiligten Verkehrskreis notorisch bekannt ist (BGE 130 III 281 – Tripp Trapp). Den massgeblichen Verkehrskreisen muss offenkundig sein, dass das Zeichen als Marke von einem bestimmten, wenn auch nicht unbedingt namentlich bekannten Markeninhaber beansprucht ist. Die Notorietät der Marke muss bei jenem Teil der schweizerischen Öffentlichkeit vorliegen, der als Abnehmer der betreffenden Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt. Dies bedingt, dass die Marke in der Schweiz entweder intensiv gebraucht oder wenigstens intensiv beworben wird (RKGE in sic! 2007, 521 – Richemont / Richmond Swiss Watch). Die blosse Präsenz des Zeichens auf dem schweizerischen Markt – mag sie auch zahlenmässig nicht unbedeutend sein – genügt für sich alleine nicht, um notorische Bekanntheit zu schaffen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.3, mit Hinweisen).

3.

Als Belege für die angebliche Notorietät des Zeichens "ARGONAUT" für Finanzdienstleistungen der Klasse 36 legte die Widersprechende mit dem Widerspruch, nebst den bereits erwähnten Kopien ausländischer Markenregistrierungen (Widerspruchsbeilage Nr. 3), fol- gende Dokumente ins Recht:

• Vereinfachter Prospekt des "Resolution International Argonaut European Dividend Income Fund" (Beilage 6)

• Vereinfachter Prospekt des "Britannic International Argonaut European Alpha Fund" (Beilage 7)

• Verfügung der EBK (Eidgenössische Bankenkommission) vom 3. April 2006 (Beilage 8)

• Schreiben der FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) vom 6. September 2006 (Beilage 9)

• Schreiben der FINMA vom 12. Januar 2009 (Beilage 10)

• Anhang zum Prospekt des "Ignis International Argonaut European Alpha Fund" (Beilage 11)

• Anhang zum Prospekt des "Ignis International Argonaut European Dividend Income Fund" (Beilage 12)

• Ausdrucke Telekurs vom 23. April 2010 (Beilage 13)

• Grafische Darstellung der Berechtigung an den Fonds (Beilage 14)

• Lizenzvertrag zwischen "Argonaut Capital LLP" und "Ignis Fund Managers Limited" vom

3.

und 14. Juli 2009 (Beilage 15)

• Gebrauchsbelege (Beilage 16)

• Liste von Kunden der beiden Argonaut-Fonds (GEHEIM) (ausgesonderte Beilage 17)

• Liste von Marketingdokumenten, welche in Zusammenhang mit Argonaut gebraucht wurden und werden sowie Liste von potentiellen Kunden (GEHEIM) (ausgesonderte Beilage 18)

• Karte mit Orten, von welchen aus die Webseite der Widersprechenden abgerufen wurde ("hits") (Beilage 19)

• Artikel über die Widersprechende bzw. die ARGONAUT-Fonds, welche in CITYWIRE erschienen sind (Beilage 20) Die als Beilagen 6 bis 14 eingereichten Dokumente lassen lediglich darauf schliessen, dass in den Jahren 2006 bis 2010 (durch die Widersprechende) in der Schweiz Finanzprodukte ("Fonds") angeboten wurden, zu deren Bezeichnung das Widerspruchszeichen "ARGONAUT" als Element verwendet wurde (z.B. "Britannic International Argonaut European Alpha Fund" und "Ignis International Argonaut European Alpha Fund"). In keinem der Belege wird das Zeichen jedoch in Alleinstellung zur Bezeichnung eines Finanzproduktes verwendet und es ist auch nicht ersichtlich, welche Verbreitung die Finanzprodukte, welche "ARGONAUT" als Namenselement enthalten, in der Schweiz gefunden haben. Aus der Kopie des Lizenzvertrags zwischen "Argonaut Capital LLP" und "Ignis Fund Managers Limited" vom 3. und 14. Juli 2009 (Beilage 15) ist nur ersichtlich, dass die "Ignis Fund Managers Limited" als Lizenznehmerin befugt ist, diverse (europäische und britische) Marken der Widersprechenden, welche das Widerspruchszeichen enthalten oder diesem entsprechen (z.B. die Gemeinschaftsmarke Nr. 005837489 "ARGONAUT"), in der Schweiz und unter den im Vertrag umschriebenen Voraussetzungen und Bedingungen zu gebrauchen. Das Dokument gibt jedoch naturgemäss keinen Aufschluss darüber, in welcher Form und Intensität der Gebrauch des Zeichens "ARGONAUT" letztlich erfolgte. Bei den als Beilage 16 ins Recht gelegten Gebrauchsbelegen erscheint das Widerspruchszeichen wiederum praktisch durchwegs in Kombination mit grafischen Elementen oder weiteren Wortelementen (z.B. "Ignis International Argonaut European Alpha Fund"). Aus den Belegen ist zudem nicht ersichtlich, welchen Grad der Marktdurchdringung die entsprechenden Dienstleistungsprodukte in der Schweiz erlangt haben. Letzteres gilt auch bezüglich der eingereichten Liste von Kunden der beiden Argonaut-Fonds (ausgesonderte Beilage 17) und der ausgesonderten Beilage 18 (Liste von Marketingdokumenten, welche in Zusammenhang mit Argonaut gebraucht wurden und werden sowie Liste von potentiellen Kunden). Diese Dokumente lassen höchstens darauf schliessen, dass einem Teil der massgeblichen Abnehmer in der Schweiz Finanzprodukte, welche unter dem

  Widerspruchszeichen angeboten werden resp. das Widerspruchszeichen in ihrem Produktenamen enthalten, bekannt sind. Sie sind indessen nicht geeignet, das Erfüllen der für die Annahme einer notorischen Bekanntheit erforderlichen, erhöhten Anforderungen an die Bekanntheit respektive Marktdurchdringung (beispielsweise in Form von Angaben über die Markposition im Vergleich mit Konkurrenzprodukten) zu belegen. Zu den als Beilage 20 ins Recht gelegten "Artikeln über die Widersprechende bzw. die ARGONAUT-Fonds, welche in CITYWIRE erschienen sind" kann festgestellt werden, dass aus ihnen nicht ersichtlich ist, welche Verbreitung die Artikel mittels der Publikation "CITYWIRE", bei welcher es sich gemäss den Ausführungen der Widersprechenden um ein "online Publikationsorgan für professionelle Investoren" handelt, in der Schweiz erfahren haben. Das Bundesgericht verlangt für den Schutz einer notorisch bekannten Marke eine sichere und dauerhafte Kenntnis der Marke, welche nur bei einer etablierten Marke gegeben sei. Das Bundesgericht lehnte es zwar ab, einen festen Mindestprozentsatz der Kenntnis in den massgebenden Verkehrskreisen festzulegen, nannte indessen als Richtwert einen Bekanntheitsgrad von über 50 Prozent (vgl. Gallus Joller in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, N 345 ff. zu Art. 3, mit Hinweisen; BGE 130 III 282 – Tripp Trapp). Mit dem vorgenannten Dokument vermag die Widersprechende das Vorliegen dieser strengen Voraussetzungen genauso wenig zu beweisen wie mit der Beilage 19, einer Karte mit Orten, von welchen aus die Webseite der Widersprechenden abgerufen wurde ("hits"); diese grafische Darstellung vermag für sich allein noch keinen Markengebrauch in der Schweiz zu belegen.

4.

Für die Feststellung des Sachverhalts gilt im Widerspruchsverfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime. Diese wird jedoch relativiert durch die Mitwirkungspflicht der Parteien (Art. 13 VwVG), welche namentlich insoweit greift, als eine Partei das Verfahren durch eigenes Begehren eingeleitet hat (wie im Widerspruchsverfahren) oder darin eigene Rechte geltend macht. Die Mitwirkungspflicht gilt deshalb gerade für Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden, und welche diese ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können. Dieser "eingeschränkte" Untersuchungsgrundsatz gilt auch für die Frage des Bestehens einer notorisch bekannten Marke. So wie vom Widersprechenden in Art. 20 lit. b MSchV verlangt wird, sein eingetragenes oder angemeldetes Markenrecht zu bezeichnen, so muss auch vom Widersprechenden, der sich auf ein nicht eingetragenes, notorisch bekanntes Kennzeichen beruft, verlangt werden, dass er sein Recht nachweist. Das Institut führt trotz der Untersuchungsmaxime keinerlei Beweiserhebungen durch, denn die Untersuchungsmaxime muss dort ihre Grenzen finden, wo Abklärungen oder gar Beweiserhebungen durch das Institut die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden. Vermag der Widersprechende folglich die notorische Bekanntheit seines Kennzeichens nicht rechtsgenüglich nachzuweisen, hat in analoger Anwendung von Art. 8 ZGB diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, die aus der behaupteten Tatsache Rechte für sich ableitet, mithin die widersprechende Partei (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 2.4.1.2.4, mit weiteren Hinweisen).

5.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die von der Widersprechenden eingereichten Dokumente weder einen intensiven Gebrauch noch eine intensive Bewerbung des Wortzeichens "ARGONAUT" für Finanzdienstleistungen der Klasse 36 in der Schweiz belegen. Die ins Recht gelegten Unterlagen lassen namentlich keine Rückschlüsse auf den Grad erreichter Marktdurchdringung des Zeichens zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke zu. Es ist mithin nicht ersichtlich, ob das Widerspruchszeichen bei den massgeblichen Verkehrskreisen über die erforderliche notorische Bekanntheit, welche über die blosse Bekanntheit hinausgehen muss, verfügt. Die gestützt auf die angebliche notorische Bekanntheit des Zeichens "ARGONAUT" eingereichten Widersprüche Nr. 11081 und Nr. 11082 werden daher abgewiesen.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1.

Die Widerspruchsgebühren verbleiben dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE- GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel eine Parteientschädigung zugesprochen. Da das Widerspruchsverfahren einfach, rasch und kostengünstig sein soll wird pro Schriftenwechsel praxisgemäss eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

3.

Die Widerspruchsgegnerin obsiegt, weshalb ihr eine Parteientschädigung zuzusprechen ist. Die Widersprechende erhob vorliegend gegen zwei verschiedene Marken der Widerspruchsgegnerin Widerspruch, mithin sich die Widerspruchsgegnerin mit zwei Verfahren konfrontiert sah und in beiden Verfahren zur Stellungnahme aufgefordert wurde. In Anbetracht, dass sie aufgrund der identischen Problematik in beiden Stellungnahmen dieselben Ausführungen machen konnte, rechtfertigt es sich, ihr für die vorliegenden Verfahren insgesamt lediglich eine einfache Parteientschädigung von insgesamt CHF 1'000.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird