IGE 11173: BALLY

1.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 13. Juni 1984 hinterlegt, die angefochtene Marke am 29. Januar 2010. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften (Art. 20 MSchV) eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Produkte bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Vergleich der Waren

1.

Waren und/oder Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere die Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter der Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und/oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- oder Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziff. 7 mit Hinweisen, unter: (https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/marken.html).

2.

Die Vergleichszeichen beanspruchen in der Klasse 25 identische Waren so „chaussures, chapellerie“ (angefochtene Marke) bzw. „Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ (Widerspruchsmarke). Die „Vêtements de gymnastique; vêtements“ der angefochtenen Marke sind gleich respektive gleichartig mit „gewirkte und gestrickte Ober- und Unterbekleidungsstücke; Ober- und Unterbekleidungsstücke; Leibwäsche; Korsett- und Miederwaren; Krawatten, Hosenträger, Handschuhe, Taschentücher, Schals; Bade- und Strandbekleidungsstücke für Männer, Frauen und Kinder“ der Widerspruchsmarke. Somit erübrigen sich weitergehende Ausführungen.

C. Vergleich der Zeichen

1.

Nach bundesgerichtlicher Praxis ist die Frage, ob sich zwei Marken genügend unterscheiden, aufgrund des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie beim an den fraglichen Waren interessierten Publikum hinterlassen. Dieses wird die Zeichen meist nicht gleichzeitig wahr- nehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf diejenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durchschnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3).

2.

Vorliegend ist die Ähnlichkeit der Wortmarke „BALLY“ (Widerspruchsmarke) und der kombinierten Marke „R SUPPORTED BY VALLY VS“ (fig.) (angefochtene Marke) zu beurteilen.

3.

Die Frage, ob bei kombinierten Marken der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Auch bei kombinierten Wort-/Bildmarken ist für die Beurteilung letztlich der Gesamteindruck ausschlaggebend. Schematische Regeln sind abzulehnen, und weder dem Wort- noch dem Bildelement kommt vermutungsweise ein Vorrang zu. Ausschlaggebend ist vielmehr immer die Kennzeichnungskraft der einzelnen Elemente. Besteht der Bildbestandteil allerdings bloss aus untergeordnetem, figurativem Beiwerk, so kann er vernachlässigt werden (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.3).

4.

Die angefochtene Marke weist grafische Elemente auf: Sie besteht aus einem schwarzen Kreis in dessen Innern ein roter Stern abgebildet ist. In diesem befindet sich – in weisser Farbe – die Silhouette eines Pompomgirls. Auf Brusthöhe des Pompomgirls ist ein roter Stern abgebildet, dessen rechtes Ende eine Schlaufe enthält. Diese Schlaufe kann auch als Buchstabe R gelesen werden. Unter der Frau steht in kleiner, roter Schrift „SUPPORTED BY“ (was auf Deutsch mit „gestützt von“ übersetzt wird und den Blick auf das Wortelement „VALLY“ lenkt). Ganz zuunterst steht – wiederum in weisser Schrift und in viel grösseren Buchstaben – „VALLY“. Im Buchstaben A ist ebenfalls ein kleiner Stern abgebildet. Hinter dem Buchstaben Y steht in sehr kleiner Schrift „VS“. Die angefochtene Marke ist mit dem Farbanspruch „rouge, blanc, noir“ im Register eingetragen.

5.

Dieser grafischen Ausgestaltung kommt, allein schon aufgrund der Grössenverhältnisse, eine den Gesamteindruck prägende Rolle zu. Nichtsdestotrotz wird das in Grossbuchstaben gehaltene und die untere Zeichenhälfte dominierende Wortelement „VALLY“ als selbständiges und den Gesamteindruck prägendes Zeichenelement wahrgenommen. Die über dem Wort angebrachten, viel kleiner geschriebenen Wortelemente „SUPPORTED BY“ sind aufgrund ihrer kleineren Schriftgrösse optisch viel weniger stark wahrnehmbar. Dies gilt umso mehr für das noch kleiner geschriebene Wortelement „VS“.

6.

Vergleicht man die Wortelemente, stehen sich „BALLY“ (Widerspruchsmarke) und „(R) SUPPORTED BY VALLY VS“ (angefochtenes Zeichen) gegenüber. Wie bereits dargetan, sind die Wortelemente „R“ (welcher auch als eine Schlaufe angesehen werden kann), „SUP- PORTED BY“ sowie „VS“ in viel kleinerer Schrift gehalten als das von seiner Position her zentrale und von der Grösse her dominierende Element „VALLY“.

7.

Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und das Schriftbild bestimmt. Der Klang seinerseits wird vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge der Vokale beeinflusst, während das Bild vor allem durch die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1). Wortanfang, Wortstamm und Wortendung haben in der Regel grösseres Gewicht als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 122 III 388 – Kamillosan).

8.

„BALLY“ und „VALLY“ stimmen bis auf den ersten Buchstaben vollumfänglich überein: Sie stimmen in Silbenzahl, Aussprachekadenz und Vokalfolge, sowie auch in der Wortlänge und in vier von fünf Buchstaben überein, was eine grosse Ähnlichkeit in Klang und Schriftbild ergibt. Demgegenüber fällt die Verschiedenheit der Konsonanten B und V kaum ins Gewicht. Diese sind klangschwach und nicht geeignet, die beiden Marken im mündlichen Verkehr (vor allem bei nicht sehr deutlicher Aussprache) klar auseinanderzuhalten. In diesem Sinne hat die RKGE bereits im Fall HICO // BICO entschieden, wo festgehalten wurde, dass die Verschiedenheit der Konsonanten B und H kaum ins Gewicht falle und nicht geeignet sei, die beiden Marken im mündlichen Verkehr klar auseinanderzuhalten (vgl. sic! 1999, 566). Die Buchstaben B und H sind mit den vorliegenden B und V vergleichbar.

9.

Die Buchstaben B und V weisen zwar ein unterschiedliches Schriftbild auf. Was die Aussprache betrifft, ist das Institut der Auffassung, dass bei nicht besonders deutlicher Aussprache, kaum ein Unterschied zwischen BALLY und VALLY wahrgenommen wird, die Anfangsbuchstaben gehen in diesem Sinne etwas unter; hörbar bleibt auf jeden Fall der restliche markante Markenteil –ALLY. In diesem Sinne hat jüngst auch das Bundesverwaltungsgericht in einem ähnlich gelagerten Fall geurteilt (BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 – Bally / Tally, unter http:// www.bvger. ch).

10.

Da der durchschnittliche Markenadressat unwillkürlich auch gedanklich verarbeitet, was er hört und liest, kann für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr Sinngehalt entscheidend sein. In Betracht fallen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbin- dungen, die das Zeichen unweigerlich hervorruft. Markante Sinngehalte, die sich beim Hören und beim Lesen dem Bewusstsein sogleich aufdrängen, dominieren regelmässig auch das Erinnerungsbild. Weist eine Wortmarke einen derartigen Sinngehalt auf, der sich in der anderen Marke nicht wieder findet, so ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sich das kaufende Publikum durch einen ähnlichen Klang oder ein ähnliches Schriftbild täuschen lässt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.3.1).

11.

Der Begriff „BALLY“ besteht aus einem Familiennamen (489 Treffer in Twixtel), welcher den massgebenden Abnehmerkreise kaum bekannt ist und somit als Fantasiezeichen wahrgenommen wird. „VALLY“ ist ein in der Schweiz kaum gebräuchlicher Vorname (70 Treffer in Twixtel), welcher dem Durchschnittskonsumenten ebenfalls kaum bekannt ist. Auch dieser Begriff wird folglich als Fantasiezeichen verstanden.

12.

Damit verfügen die Zeichen zwar über einen Unterschied beim Sinngehalt. In Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeit der Vergleichszeichen bestehen jedoch auf der semantischen Ebene keine rechtsgenüglichen Unterschiede, welche die Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Zeichen zu kompensieren vermöchten, womit nachfolgend die Verwechslungsgefahr zu prüfen ist.

D. Verwechslungsgefahr

1.

Ähnlichkeit resp. Identität der Zeichen ist als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.1 mit weiteren Hinweisen).

Massgebend sind die Umstände des konkreten Einzelfalles wie der Kreis der massgeblichen Abnehmer und deren Aufmerksamkeit, die je nach Art der in Frage stehenden Produkte unterschiedlich zu beurteilen ist, sowie die Kennzeichnungskraft der kollidierenden Zeichen, welche den Schutzumfang der Marken in entscheidender Weise prägt (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5 f.).

2.

Der Schutzumfang einer Marke definiert sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache

Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist damit vorgängig der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu klären (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.7 mit weiteren Hinweisen).

3.

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.5). Dasselbe gilt auch umgekehrt.

4.

Wie bereits dargetan, besteht die Widerspruchsmarke „BALLY“ aus einem Nachnamen, welcher den massgebenden Abnehmerkreise kaum bekannt ist und somit als Fantasiezeichen wahrgenommen wird (vgl. oben, C Ziff. 11). In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 25 ist das Zeichen unbestimmt. Der Widerspruchsmarke eignet somit (mindestens) durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

5.

Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmer kennzeichnen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 7.4.2).

6.

Wie bereits unter Ziffer C. 5 dargetan, kommt der grafischen Ausgestaltung bei der angefochtenen Marke, allein schon aufgrund der Grössenverhältnisse, eine den Gesamteindruck prägende Rolle zu. Nichtsdestotrotz wird das in Grossbuchstaben gehaltene und die untere Zeichenhälfte dominierende Wortelement „VALLY“ als selbständiges und den Gesamteindruck prägendes Zeichenelement wahrgenommen. Auf der phonetischen Ebene ist es sogar das einzige markante kennzeichnungskräftige Element. Die über dem Wort angebrachten, viel kleiner geschriebenen Wortelemente „SUPPORTED BY“ sind aufgrund ihrer kleineren Schriftgrösse optisch viel weniger stark wahrnehmbar. Dies gilt umso mehr für das noch kleiner geschriebene Wortelement „VS“. Das die angefochtene Marke prägende Zeichenelement „VALLY“ unterscheidet sich lediglich im Anfangsbuchstaben von der Widerspruchsmarke. Obwohl der Wortanfang „in aller Regel“ den Gesamteindruck einer Marke stärker prägt als andere Wortbestandteile (vgl. hierzu auch oben, C, Ziff. 3), handelt sich hierbei nur um ein Indiz, welches sich schematischer Anwendung entzieht und im Einzelfall ohne weiteres eine abweichende Beurteilung zulässt (vgl. z.B. RKGE in sic! 2001, 133 – OTOR /// ARTOR). Eine solche differenzierte Sichtweise drängt sich im vorliegenden Fall auf, weil die beiden Anfangsbuchstaben einander – wie oben dargetan – klanglich ähnlich sind und der bei beiden Marken übereinstimmenden Buchstabenfolge –ALLY bei der Bestimmung des Gesamteindrucks durchaus prägendes Gewicht zukommt. Die Identität der im vorliegenden Fall markanten Buchstabenfolge –ALLY und die (bei nicht allzu deutlicher Aussprache) nur wenig unterschiedliche Aussprache des Anfangsbuchstabens führen in klanglicher Hinsicht zu einer grossen Markenähnlichkeit. Weiter kann festgestellt werden, dass sich die beiden Begriffe „BALLY“ und „VALLY“ reimen und dass Wortzeichen, die sich reimen, infolge des ähnlichen Wortklanges meistens verwechselbar sind (vgl. Lucas DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, N. 19, 20 und 22 zu Art. 3). Somit sind sich „VALLY“ und die Widerspruchsmarke „BALLY“ äusserst ähnlich. Da die beanspruchten Waren zudem weitgehend identisch sind, ist eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen und der Widerspruch gutzuheissen.

7.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens, würde sich auch unter Berücksichtigung einer allfälligen Bekanntheit bzw. Berühmtheit der Widerspruchsmarke, welche die Widersprechende geltend macht, keine andere Beurteilung der Verwechslungsgefahr ergeben. Somit kann diese Frage vorliegend offen bleiben.

IV. KOSTENVERTEILUNG

1.

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO).

2.

Der Widerspruch wird gutgeheissen. Die Widerspruchsgegner als unterliegende Partei werden kostenpflichtig. Im Regelfall spricht das Institut bei einem einfachen Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zu (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4). Die Widersprechende beantragt eine Parteikostenentschädigung in der Höhe von CHF 2'000.00.

3.

In casu hat ein einfacher Schriftenwechsel stattgefunden. Das Institut erachtet daher in Anwendung der obgenannten Kriterien eine Entschädigung von CHF 1'000.00 als angemessen. Die Widerspruchsgegner haben der Widersprechenden zudem die Verfahrenskosten von CHF 800.00 zu ersetzen.

Aus diesen Gründen wird