IGE 11647: ANNE FRANKLe journal d'Anne Frank

Gemäss Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG kann nur der Inhaber einer älteren Marke gegen die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim Institut schriftlich und mit Begründung einzureichen. Gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG ist innerhalb dieser Frist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.

Die Widerspruchsmarke wurde am 26. April 1993 nachträglich für das Gebiet der Schweiz ausgedehnt. Die angefochtene Marke wurde am 4. Oktober 2010 hinterlegt. Die Widersprechende ist daher Inhaberin der älteren Marke und gemäss Art. 31 Abs. 1 MSchG zum Widerspruch legitimiert. Der Widerspruch wurde innert der vorgeschriebenen Frist und unter Einhaltung der notwendigen Formvorschriften eingereicht. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig bezahlt. Auf den Widerspruch ist folglich einzutreten.

III. MATERIELLE BEURTEILUNG

A. Widerspruchsgründe

Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Produkte bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.

B. Gebrauch der Widerspruchsmarke

1.

Die Widerspruchsgegnerin machte in ihrer Eingabe vom 9. Mai 2011 gestützt auf Art. 22 Abs. 3 MSchV frist- und formgerecht den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1 MSchG, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).

2.

Die Widerspruchsmarke wurde am 26. April 1993 nachträglich für das Gebiet der Schweiz ausgedehnt. Die Notification erfolgte am 18. Mai 1993. Folglich ist am 9. Mai 2009, im Zeitpunkt der Einrede des Nichtgebrauchs, für die Widerspruchsmarke die Karenzfrist längst abgelaufen (vgl. Richtlinien in Markensachen des Instituts [nachfolgend Richtlinien], 1.1.2011, Teil 5, Ziff. 6.3.1 mit Hinweisen, unter: www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_ Infos/d/rlma/rlma_d.pdf). Die Marke der Widersprechenden ist geschützt, soweit ihr Gebrauch für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin glaubhaft gemacht wird (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.2), d.h. vorliegend für den Zeitraum vom 9. Mai 2005 bis 9. Mai 2010.

3.

Der Widersprechende hat im Widerspruch den Gebrauch seiner Marke nicht strikt zu beweisen, sondern lediglich „glaubhaft“ zu machen. Glaubhaft gemacht ist der Gebrauch, wenn das Institut die entsprechenden Behauptungen überwiegend für wahr hält, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind. Das Institut ist dabei bloss zu überzeugen, dass die Marke wahrscheinlich gebraucht wird, nicht aber auch, dass die Marke tatsächlich gebraucht wird, weil jede Möglichkeit des Gegenteils vernünftigerweise auszuschliessen ist. Glaubhaft machen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck vermittelt wird, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.6.2).

4.

Erforderlich ist ein Gebrauch der Marke in der Schweiz. Eine Ausnahme ergibt sich aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136). Gemäss Art. 5 Abs. 1 dieses Übereinkommens gilt der Gebrauch der Marke in einem Staat auch im andern als rechtserhaltend. Das Schweizer Recht ist jedoch massgebend für die Beurteilung, welche Handlungen in Deutschland als rechtserhaltender Gebrauch zu werten sind (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.4.1).

5.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts können jedoch nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz die Rechte aus diesem Staatsvertrag beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Marke muss zudem in beiden Staaten geschützt sein (Richtlinien, Tei. 5, Ziff. 6.4.1 mit Hinweis auf die Rechtsprechung).

6.

Zur Nutzung der Widerspruchsmarke in der Schweiz führte die Widersprechende aus, dass monatlich ungefähr 1‘000 Benutzer mit Sitz in der Schweiz die Homepage www.annefrank.org der Widersprechenden besuchen würden, welche neben der niederländischen Version auch in den Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch verfügbar sei

(vgl. Analyse der Online Landschaft ANNE FRANK in der Schweiz, Beilagen Nr. 18).

7.

Die Bewerbung von Dienstleistungen im Internet reicht als solche nicht aus, um einen inländischen Gebrauch zu erstellen, insbesondere dann nicht, wenn die relevanten Seiten unter einer generic Top Level Domain (wie vorliegend .org) abrufbar sind. Zudem geht aus den genannten Belegen kein markenmässiger Gebrauch der Widerspruchsmarke hervor und es ist auch keinerlei Bezug zur Hinterlegerin oder zu den beanspruchten Dienstleistungen ersichtlich. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Tatsache alleine, dass eine in der Schweiz ansässige Person eine im Ausland angebotene Ware oder Dienstleistung über das Internet beziehen kann, keinen (markenmässigen) Gebrauch in der Schweiz zu begründen vermag. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz wurde folglich nicht glaubhaft gemacht.

8.

Die Widersprechende macht geltend, dass die Widerspruchsmarke in Deutschland gebraucht werde. Die Widersprechende hat ihren Sitz in den Niederlanden und folglich nicht in einem der beiden Vertragsstaaten. Um die Rechte aus dem Staatsvertrag zu beanspruchen, muss sie somit eine Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz haben (vgl. oben Ziff. 5), wobei es – wie dargetan – für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben. Die Widersprechende führt aus, die Nutzung der Widerspruchsmarke erfolge in Deutschland durch das Anne Frank Zentrum e.V. Dabei handle es sich um einen Verein nach deutschem Recht mit Sitz in Berlin. Die Widersprechende argumentiert, es handle sich dabei um eine Niederlassung von ihr, da der Verein ihrer umfassenden Aufsicht und Kontrolle unterstehe und zwischen ihnen eine enge Kooperation betrieben werde. Gemäss der Homepage des Anne Frank Zentrum e.V. sei dieses die Partnerorganisation des Anne Frank Hauses in Amsterdam, welches von der Widersprechenden unterhalten werde. Auch auf der Homepage des Anne Frank Hauses in Amsterdam finde sich der Hinweis auf die bestehende Partnerschaft. Aufgrund dieser Aufsichts- und Kontrollmechanismen sei das Anne Frank Zentrum e.V. rechtlich als Niederlassung der Widersrpechenden in Deutschland anzusehen.

Als Beweis legt sie ein Schreiben der Widersprechenden an die Vorgängerin des Vereins (den Förderverein Die Welt der Anne Frank 1929-1945 e.V., Beilage Nr. 8) bei, aus welchem hervorgehe, dass die Widersprechende (Anne Frank Stichting) diesem die Nutzungsrechte des Markennamens ANNE FRANK unter gewissen Bedingungen einräume. Dieses Schreiben sei mindestens als Lizenzvertrag zu verstehen. Zudem habe die Widersprechende in einem weiteren Schreiben an die Vorgängerin des Vereins (Beilage 9) bestätigt, dass Letzterer im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Aktivitäten zum Themenkomplex „An- ne Frank“ entfalten dürfe. Ausdrücklich werde die Organisation und Durchführung der Wanderausstellung „Anne Frank – eine Geschichte bis heute“ erwähnt.

Weiter wurden Kopien von Ausstellungsprojekten und Jahresberichten des Anne Frank Zentrum e.V. eingereicht, in welchen jeweils der folgende Satz steht: Wir sind die deutsche Partnerorganisation des Anne Frank Hauses, Amsterdam.

Die Kooperation der Widersprechenden und des Anne Frank Zentrums e.V. unter der Federführung der Widersprechenden spiegle sich schliesslich auch darin, dass der Vorstand des Anne Frank Zentrums e.V. zu 2/5 aus Vertretern der Widersprechenden bestehe. Durch diese Gestaltung des Vorstandes werde sichergestellt, dass die erforderlichen Absprachen, auf die man sich im Jahre 1994 geeinigt habe, problemlos durchgeführt werden könnten und dass die Widersprechende die Kontrolle über die Tätigkeit des Anne Frank Zentrums e.V. habe. Als Beweis wurde ein Protokoll der Vorstandssitzung vom 12. November 2008 eingereicht (Beilage Nr. 10).

9.

Zu den beiden Schreiben ist Folgendes zu bemerken: Im ersten Schreiben (Beilage 8) aus dem Jahre 1994 wird unter Ziff. 4 ausdrücklich festgehalten, dass es der Vorgängerin des Vereins nicht gestattet sei, den Eindruck zu erwecken, als sei sie mit der Anne Frank Stichting in Amsterdam, und/oder dem Anne Frank Fonds in Basel, in irgendeiner Weise, direkt oder indirekt liiert. Im zweiten Schreiben aus dem Jahre 1997 (Beilage 9) steht, dass gemäss einem Vorschlag der Vorgängerin des Vereins bundesweite Anne Frank Aktivitäten in jeweiliger Absprache mit dem Anne Frank Haus in Amsterdam organisiert würden. Zudem geht aber auch daraus hervor, dass es einer weiteren Besprechung bedürfe, um die definitive Form der Zusammenarbeit festzulegen.

Auch das Protokoll der Vorstandssitzung des Anne Frank Zentrums (Beilage 10) hilft in casu nicht weiter: Aus den aufgeführten Namen ist keine Verbindung zur Widersprechenden ersichtlich. Zudem würde der Umstand, dass zwei von insgesamt fünf Mitgliedern Abgeordnete der Widersprechenden wären, an der Unabhängigkeit des Anne Frank Zentrums e.V. nichts ändern. Die Widersprechende würde auf diese Weise nicht über eine Kontrollmehrheit verfügen.

10.

Es wird nicht bezweifelt, dass zwischen dem Anne Frank Zentrum in Berlin sowie dem Anne Frank Haus in Amsterdam eine Art Partnerschaft besteht. Bei der Hinterlegerin handelt es sich aber nicht um das Anne Frank Haus als solches, sondern um die Anne Frank Stiftung. Die Behauptung alleine, dass die Anne Frank Stiftung das Anne Frank Haus in Amsterdam unterhalte, reicht einerseits noch nicht aus, um darzulegen, dass es sich beim Anne Frank Zentrum in Berlin um eine gewerbliche Niederlassung von der Anne Frank Stiftung handelt.

Andererseits reichen die Belege allesamt nicht aus, um darzutun, dass das Anne Frank Zentrum e.V. in Berlin eine gewerbliche Niederlassung oder Handelsniederlassung der Widersprechenden ist. Hierzu bedürfte es einer tatsächlichen und nicht nur zum Schein bestehenden gewerblichen oder Handelsniederlassung (vgl. BGE 124 III 277 ff. – Nike). Eine Partnerorganisation ist keine solche Niederlassung im rechtlichen Sinne. Folglich kann die Widersprechende keine Rechte aus dem Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland für sich beanspruchen.

11.

Auch die weiteren Beilagen, der Ausdruck www.annefrank.de/wirueberuns (Beilage Nr. 6), wo wiederum erwähnt wird, dass das Anne Frank Zentrum in Berlin eine Partnerorganisation des Anne Frank Hauses in Amsterdam sei; der Beleg www.annefrank.org/de/weltweit/ wanderausstellung/partner (Beilage Nr. 7), wo auf einem undatierten Ausdruck festgehalten wird, dass das Anne Frank Haus in Grossbritannien, Deutschland, den USA, Österreich und Argentinien mit festen Partnerorganisationen zusammenarbeite; die Kopie des Ausstellungsprojekts „Anne Frank – eine Geschichte für heute“ des Anne Frank Hauses in Berlin – ohne Datumsangabe (Beilage Nr. 11); der Ausdruck www.annefrank.de/ausstellungberlin/ besucherinformationausdemJahre2011 (Beilage Nr. 12), der Ausdruck Onlineshop annefrank.de ohne Datumsangabe (Beilage Nr. 13); die Jahresberichte 2006-2010 des Anne Frank Zentrums in Berlin (Beilagen Nr. 14-17), wo jeweils erwähnt wird, dass es sich um die deutsche Partnerorganisation des Anne Frank Hauses in Amsterdam handle, vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Bei den undatierten Belegen ist einerseits unklar, ob diese überhaupt in den vorliegend relevanten Zeitraum vom 9. Mai 2005 bis 9. Mai 2010 fallen. Zudem ist – wie bereits dargetan – eine Partnerorganisation keine Niederlassung im rechtlichen Sinne.

12.

Die Widersprechende macht weiter geltend, dass, falls der Verein nicht als Niederlassung angesehen würde, der Gebrauch der Widerspruchsmarke durch den Verein (Anne Frank Zentrum e.V.) als stellvertretender Gebrauch zu beurteilen sei, denn die Marke würde so mit Zustimmung und unter umfassendem Einfluss der Widersprechenden durch eine juristische Person mit Sitz in Deutschland genutzt. Folglich finde der Staatsvertrag dennoch Anwendung. Zudem könnte sie den Verein ermächtigen, als Vertreterin im Widerspruchsverfahren zu handeln. In diesem Falle müsste die Nutzung der Marke durch den Verein ebenfalls als rechtserhaltend gewertet werden.

13.

Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die Widersprechende auch beim stellvertretenden Gebrauch nicht vom Erfordernis befreit ist, eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im jeweils anderen Vertragsstaat zu haben. Dieses Erfordernis wird in casu – wie dargetan – aber gerade nicht erfüllt. Auch eine Er- mächtigung des Vereins als Vertreterin im Widerspruchsverfahren zu handeln, ändert nichts an dem genannten Erfordernis aus dem Staatsvertrag. Der Gebrauch der Widerspruchsmarke durch das Anne Frank Zentrum in Berlin könnte allenfalls als Gebrauch durch einen Dritten berücksichtigt werden. Da sich die Widersprechende aber nicht auf den Staatsvertrag berufen kann (mangels Sitz bzw. tatsächlicher Niederlassung in einem der Vertragsstaaten) müsste der Gebrauch durch das Anne Frank Zentrum in Berlin in der Schweiz glaubhaft gemacht werden können. Dies ist in casu nicht gelungen.

14.

Da der Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz nicht glaubhaft gemacht werden konnte wird der Widerspruch Nr. 11647 auf kein durchsetzbares Markenrecht gestützt und ist daher ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuweisen (vgl. Richtlinien, Teil 5, Ziff. 6.7).

IV. KOSTENVERTEILUNG

Die Widerspruchsgebühr verbleibt dem Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. IGE-GebO und Anhang zu Art. 2 Abs. 1 IGE-GebO). Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das Institut zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind (Art. 34 MSchG). Art. 34 MSchG gibt dem Institut die Kompetenz, im Widerspruchsverfahren wie in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren Parteientschädigungen zuzusprechen. Die Verfahrenskosten werden im Widerspruchsverfahren in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Auch wird der obsiegenden Partei in der Regel pro Schriftenwechsel eine Parteientschädigung von CHF 1'000.00 zugesprochen (Richtlinien, Teil 5, Ziff. 9.4).

Der Widerspruch wird abgewiesen. Die Widersprechende als unterliegende Partei ist somit kostenpflichtig. In casu wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. In Anwendung der obgenannten Kriterien rechtfertigt es sich, der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von pauschal CHF 2'000.00 zuzusprechen.

Aus diesen Gründen wird